OLG Wien 33R37/24i

• Dokumenttyp: Entscheidungstext
• Entscheidungsdatum: 11.06.2024
• ECLI: ECLI:AT:OLG0009:2024:03300R00037.24I.0611.000

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** über den Kostenrekurs der Antragstellerin (angegebenes Rekursinteresse EUR 1.738,44, richtig EUR 1.468,44) gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 28.12.2023, Nm 10/2014, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Kostenrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 377,90 (darin EUR 62,98 USt) bestimmten Kosten des Rekursverfahrens binnen vierzehn Tagen zu ersetzen.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.

Begründung

Begründung

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der österreichischen Marke AT 275811 [...], die mit Priorität vom 16.7.2013 für Dienstleistungen der Klasse 38 (Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen) registriert ist.

Mit Schriftsatz vom 14.3.2014 beantragte die Antragstellerin, gestützt auf die Tatbestände der §§ 30 Abs 1 Z 2 und 34 MSchG, die Löschung dieser Marke. Es bestehe Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die ältere (Unions-)Marke der Antragstellerin, CTM 009562661, mit Priorität vom 30.11.2010; außerdem sei die Anmeldung der Marke böswillig erfolgt, als Reaktion darauf, dass zuvor über Antrag der Antragstellerin mittels einstweiliger Verfügung des Handelsgerichts Wien der F***** Television Ltd, einer Konzernschwester der Antragsgegnerin, verboten worden sei, die Bezeichnung „F***** One“ im EU-Gebiet zu verwenden.

Mit Schriftsatz vom 20.5.2014 beantragte die Antragsgegnerin, das Verfahren zu unterbrechen, weil gegen die Unionsmarke der Antragstellerin, CTM 009562661, zwei Löschungsverfahren anhängig seien. Sie bestritt das Vorliegen von Verwechslungsgefahr und warf ihrerseits der Antragstellerin Böswilligkeit vor. Es sei vielmehr die Antragsgegnerin, die sich seit 2010 weltweit mit ihrem Kennzeichen „F***** One“ etabliert habe, wogegen die Antragstellerin die Marke erst 2013 gekauft habe.

Der Antragstellerin wurde daraufhin der Auftrag erteilt, auf den Schriftsatz der Antragsgegnerin, insbesondere den darin enthaltenen Unterbrechungsantrag, zu replizieren. In ihrem knapp 20-seitigen Schriftsatz vom 3.11.2014 sprach sich die Antragstellerin zunächst gegen die Unterbrechung aus und erstattete ein detailliertes Vorbringen zur Frage der Verwechslungsgefahr. Zur behaupteten Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der jüngeren Marke verwies sie in knappen Ausführungen darauf, dass sie und ihre Lizenznehmer bereits in den Jahren vor Registrierung der Unionsmarke CTM 009562661 das Fernsehprogramm „F***** One“ aufgebaut und dadurch diese Bezeichnung verwendet hätten; der Antragstellerin seien daher im Gegensatz zur Antragsgegnerin keine Schädigungs- oder Behinderungsabsichten, folglich auch keine Böswilligkeit vorzuwerfen.

Nachdem die Unionsmarke der Antragstellerin wegen Nichtbenutzung vom EUIPO gelöscht worden war, schrieb die Nichtigkeitsabteilung für 14.1.2022 eine Verhandlung aus und wies darauf hin, dass nur mehr der auf den Tatbestand der bösgläubigen Anmeldung gestützte Löschungsantrag gegenständlich sei. Mit Schriftsatz vom 5.1.2022 erstattete die Antragsgegnerin zu diesem Punkt ein umfangreiches Vorbringen. Die Antragstellerin habe keine älteren Rechte am Zeichen „F***** One“; sie habe es nie benutzt und sei mit ihren Programmen immer nur unter der Bezeichnung „F***** TV“ aufgetreten. Dagegen seien „F***** One-Unternehmen“ – wie auch die Antragsgegnerin – mit dem Kennzeichen „F***** One“ schon vor dem Prioritätstag der (gelöschten) Unionsmarke der Antragstellerin auf dem österreichischen und europäischen Markt tätig gewesen; im asiatischen Raum sei man innerhalb des Konzerns bereits seit 2009/2010 unter diesem Zeichen aufgetreten; in den USA seien schon 2005 entsprechende Marken und Domainnamen registriert worden. Das türkische Unternehmen, von dem die Antragstellerin die (nunmehr gelöschte) Unionsmarke erst 2013 gekauft habe, habe sich damit hingegen nur an die in der Türkei lebenden Personen gerichtet.

Die Antragstellerin ersuchte daraufhin, die Verhandlung vom 14.1.2022 abzuberaumen und ihr eine Frist einzuräumen, um auf den Schriftsatz der Antragsgegnerin replizieren zu können. Diesem Ersuchen kam die Nichtigkeitsabteilung nach. In ihrer daraufhin am 14.3.2022 erstatteten Äußerung begründete die Antragstellerin die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung unter anderem damit, der Geschäftsführer der Antragsgegnerin habe durch das oben erwähnte Verfahren zwischen der F***** One Television Ltd (einer Konzernschwester der Antragsgegnerin) und der Antragstellerin am Handelsgericht Wien bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung gewusst, dass die Antragstellerin schon lange zuvor das Zeichen „F***** One“ zur Kennzeichnung ihres Fernsehkanals verwendet habe. Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin sei darüber hinaus als „Markentroll“ bekannt; er melde also systematisch Marken – wie die vorliegende – an, ohne diese im geschäftlichen Verkehr benutzen zu wollen, und mahne in der Folge die rechtmäßigen Benutzer des in Frage stehenden Zeichens – gestützt auf die eingetragene Marke – ab. Seine Vorgehensweise sei sogar schon in einem Verfahren vor der Großen Kammer des EUIPO behandelt worden. Außerdem sei der Geschäftsführer der Antragsgegnerin im Jahr 2005 selbst Lizenznehmer für „F***** TV“, das Fernsehprogramm der Antragstellerin, und mit dessen Vermarktung im asiatischen Raum betraut gewesen. Aus einer in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Lizenzvereinbarung vom 13.11.2005 ergebe sich, dass sich der Geschäftsführer der Antragsgegnerin und die B***** Entertainment [...] Ltd, der die Antragsgegnerin angehöre, dazu verpflichtet hätten, die zugunsten der Unternehmensgruppe der Antragstellerin geschützten und von ihr verwendeten Zeichen – wie etwa das der Antragstellerin schon damals zurechenbare „F***** One“ – nicht als Marken eintragen zu lassen.

Darauf erwiderte die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 13.2.2023, dass die erwähnte „Lizenzvereinbarung“ nur ein „Memorandum of Understanding“, somit eine unverbindliche Absichtserklärung sei; deshalb könne daraus nicht auf ein böswilliges Handeln der Antragsgegnerin geschlossen werden, wie das Patentamt und das OLG Wien bereits in jüngeren Entscheidungen zu Parallelverfahren der Parteien bestätigt hätten. Die Löschung der Unionsmarke wegen Nichtbenutzung belege zudem, dass die Antragstellerin nie über (ältere) Kennzeichenrechte verfügt habe – im Gegensatz zur Antragsgegnerin. Deren gegen die Antragstellerin gerichteter Antrag auf Löschung der Unionsmarke sei damit nicht rechtsmissbräuchlich gewesen. Der Einwand der Markenpiraterie sei folglich auch nicht geeignet, den Tatbestand des § 34 MSchG als erfüllt anzusehen, wie die zitierten und unter einem vorgelegten Entscheidungen aus Parallelverfahren ebenfalls festgehalten hätten.

Die Nichtigkeitsabteilung wies mit seiner in der Hauptsache rechtskräftigen Entscheidung den Löschungsantrag ab. Aufgrund seiner grafischen Ausgestaltung unterscheide sich die Marke der Antragsgegnerin deutlich von der – mittlerweile rückwirkend gelöschten – Unionsmarke der Antragstellerin, sodass keine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Folglich lägen auch keine Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin vor. Diese habe außerdem keine Loyalitätspflichten verletzt; schließlich habe sich die angesprochene „Lizenzvereinbarung“ nur auf die Tätigkeit im asiatischen Raum beschränkt und sei nur bis 2009 gültig gewesen; daraus könne nicht abgeleitet werden, dass es der Antragsgegnerin mehrere Jahre nach der Beendigung der Zusammenarbeit nun verboten sei, nicht verwechselbare Marken anzumelden.

Mit seiner Kostenentscheidung verpflichtete die Nichtigkeitsabteilung die Antragstellerin zur Zahlung von EUR 6.361,92 inkl USt unter Zugrundelegung eines Streitwerts von EUR 36.000.

Dagegen richtet sich der Kostenrekurs der Antragstellerin mit dem Antrag, die Kosten der Antragsgegnerin mit EUR 4.893,48 inkl USt festzusetzen. Der Schriftsatz vom 13.2.2023 sei nicht zu honorieren: Zum einen hätte das darin enthaltene Vorbringen entweder bereits in den Schriftsätzen vom 20.5.2014 und vom 5.1.2022 oder anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 14.3.2023 erstattet werden können. Außerdem liege dem Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 13.2.2023 kein Auftrag der Nichtigkeitsabteilung zugrunde.

Die Antragsgegnerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 35 Abs 5 MSchG iVm § 122 Abs 1 PatG ist über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden. Zu beurteilen ist hier ausschließlich der Ersatz der Kosten des Schriftsatzes der Antragsgegnerin vom 13.2.2023. Die Honorierung der anderen Eingaben und Schriftsätze der Antragsgegnerin bemängelt die Antragstellerin im Zusammenhang mit ihrer Berechnung der gegnerischen Kosten (Rekurs S 4) nicht, sodass insofern Teilrechtskraft eingetreten und auf ihre Notwendigkeit nicht näher einzugehen ist (vgl Obermaier, Kostenhandbuch³ Rz 1.94, 1.96).

2. 1 Grundsätzlich sind alle Schriftsätze – unabhängig von ihrer Bezeichnung und ihrer prozessrechtlichen Qualifikation – nur unter dem Erfordernis ihrer Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit zu honorieren. Für Schriftsätze, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder verteidigung nicht notwendig waren, besteht kein Anspruch auf Kostenersatz (Obermaier aaO Rz 3.56).

2. 2 Andererseits erlaubt § 257 Abs 3 ZPO, dass die Parteien „einander in der Klage oder Klagebeantwortung noch nicht enthaltene Anträge, Angriffs- und Verteidigungsmittel, Behauptungen und Beweise, welche sie geltend machen wollen, durch besonderen, spätestens eine Woche vor der vorbereitenden Tagsatzung bei Gericht und beim Gegner einlangenden, vorbereitenden Schriftsatz mitteilen“ können. In dem vom Gesetz gesteckten zeitlichen Rahmen ist die Einbringung bzw der Wechsel vorbereitender Schriftsätze zwischen den Parteien also unbeschränkt zulässig; die Parteien können in dieser Zeit also auch mehrere Schriftsätze wechseln. Über die Zweckmäßigkeit mehrfacher Schriftsätze iSd § 41 ZPO ist damit freilich noch nichts ausgesagt. Eine Honorierung mehrerer Schriftsätze wird in der Regel nur dann in Betracht kommen, wenn in einem Schriftsatz auf neues, insbesondere unerwartetes Vorbringen des Gegners repliziert wird (Kodek in Fasching/Konecny3 III/1 § 257 ZPO Rz 23).

2. 3 Wird ein Schriftsatz aufgetragen, kann dies dessen Notwendigkeit und damit Ersatzfähigkeit begründen, der Höhe nach jedoch immer nur im Rahmen des gerichtlichen Auftrags. Die Einbringung von Schriftsätzen kann aber auch dann zweckmäßig sein, wenn wegen eines außergewöhnlichen Umfangs des Prozessstoffs die Protokollierung erleichtert und verkürzt wird (vgl Obermaier aaO Rz 3.63 f).

3. 1 Der Antragstellerin ist zwar beizupflichten, dass die Antragsgegnerin am 13.2.2023 einen nicht aufgetragenen Schriftsatz erstattet hat. Wenngleich sich darin einige Argumente mit jenen deckten, die die Antragsgegnerin in ihren beiden davor eingebrachten Schriftsätzen vorgetragen hatte, sah sie sich aber veranlasst, zum neuen Vorbringen der Antragstellerin, das diese erst in ihrem Schriftsatz vom 14.3.2022 erstattet hatte, Stellung zu nehmen. Dazu gehörte etwa der Einwand der ihrem Geschäftsführer vorgeworfenen Markenpiraterie; außerdem träfen diesen und die Antragsgegnerin Loyalitätspflichten aus einer Lizenzvereinbarung. Diese Umstände datieren teilweise schon länger zurück, sodass sich auch die Antragstellerin den Vorwurf gefallen lassen muss, warum sie sie nicht schon früher – etwa in ihrer Äußerung vom 3.11.2014 – vorgebracht hat, sodass die Antragsgegnerin beispielsweise schon in ihrem Schriftsatz vom 5.1.2022 darauf hätte reagieren können. Schließlich hatte die Antragstellerin in ihrem Löschungsantrag und im Schriftsatz vom 3.11.2014 vor allem zur Verwechslungsgefahr ausgeführt und ihr Vorbringen zur bösgläubigen Markenanmeldung noch knapp gehalten. Der Antragsgegnerin ist daher im Sinne der Waffengleichheit das Recht zuzugestehen, ihrerseits zum Tatbestand des § 34 MSchG ausführlicher zu replizieren und insbesondere zu den neuen, erst mit Schriftsatz vom 14.3.2022 vorgebrachten Argumenten – die im Übrigen zum Punkt der „Lizenzvereinbarung“ für die Entscheidungsbegründung nicht irrelevant waren – Stellung zu nehmen. Das in der „Erwiderung“ vom 13.2.2023 dazu erstattete Vorbringen war auch nicht so knapp und einfach, dass allein aus diesen Gründen nur ein mündlicher Vortrag in der Verhandlung angemessen und ausreichend gewesen wäre (vgl 7 Ra 3/08z); außerdem wurden neue, das Vorbringen untermauernde Urkunden vorgelegt. Auch ist davon auszugehen, dass dieses Vorgehen die Durchführung der Verhandlung erleichtert und verkürzt hat.

3. 2 Damit ist dem Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 13.2.2023 die Notwendigkeit zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht abzusprechen und die Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung nicht zu beanstanden. Soweit die Antragsgegnerin in ihrer Rekursbeantwortung (nicht rekursgegenständliche) Kürzungen ihrer Kosten beanstandet, steht dem insoweit – mangels Erhebung eines eigenen Rekurses – die Teilrechtskraft der Kostenentscheidung entgegen.

4. Mangels Rekurserfolgs hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin die Kosten der Rekursbeantwortung zu ersetzen (§ 35 Abs 5 MSchG iVm § 122 Abs 1 PatG, §§ 41, 50 ZPO). Das Rekursinteresse beträgt zwar richtig nur EUR 1.468,44, was aber zu keinem Tarifsprung führt, sodass die Kosten des Rekursverfahrens wie von der Antragsgegnerin verzeichnet festzusetzen waren.

5. Der Revisionsrekurs ist gemäß § 42 MSchG iVm § 528 Abs 2 Z 3 ZPO jedenfalls unzulässig.