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89'J C. Civilrechtspflege. Ilm UnfaUntag fobann wat er, ltlie uoer9au:pt fiimtline .3njaaen be agen , aut eftfteUung bet !Borinft(maen meljr obcr ltle" niger betrunfen . .3m femem aoer fte9t feft, baa albl,logeI, Q bcr agen 3uerft Me l,lorerltliiljnte 18ofnung 9inunter, bann uoet ba efeife unb aUf ber Qnbem Eieite wieber bie Q3ofd)ung ljinauffuljr, ljinten tm Qgen Qufrent ftanb. mun ift aUerbin!3 nid)t tent crfid)tli , 00 er etWQ wegen WCQnge an q31a . ftelje muate; bagegen mua immcrljin oemet'lt ltlcrben, baa er rtd) mtt ffi:Mfid)t aUf bie Eitoae, bie bet agen Quf biefer Ueinen Eitrecre erljaLten muate, unb fpeaieU aud) mit ffi:Mfint aUf ben genoffenen 9Ufoljol ljiitte l,lotfeljen foUen, bamit et nid)t ba (eingewid)t edicre. :!)Q gegenteifige !Bcrljaften, inforge beffen bQnn a(b ijoge! in ber at aui bem Qgen ftul'3te, muj) tljm Il i oebeu- tenbe WCtfuerfnu(ben angmd)net wcrben unb tm Eiinne einer ffi:ebuftton ber 6d)abenerfQnfumme in' ewid)t fQUen. 6. a nun bai DuantitQtil,l ber ntfd)iibigung oettifft, 1

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F. Prod'hom, negociant a. la Case de rOncle Tom, a Ge- neve, fabrique un depuratif du sang auquel i1 a donne Ie nom d' Antinosine. Le 27 Septembre 1884 il a opere au bureau federal des marques de fabrique a. Berne, Ie depot d'une marque destinee a. figurer sur ce produit. Cette marque se compose des elements suivants: 1

La denomination Anti- no sine, dont Ie deposant revendique la priorite. 2

L'arran- gemeut general de l' etiquette imprimee soit en noir sur blanc, soit en couleur.

La capsule portant l'empreinte d'un ecusson tenu par deux lions et surmonte d'une couronne a. cinq poiutes, Ie tout entonre des mots Antinosine a la Case de rOncle Tom, Geneve. 40 La forme speciale du flacon contenant Ie produit fabrique. Le 16 Juillet 1892 Prod'hom ouvrit action a. E. Fremiot, epicier-droguiste, a. Geneve, alIeguant que ce dernier vend un pretendu depuratif du sang et qu'll inscrit indument sur l'eti- quette des flacons la mention Antinosine. Prod'hom con- cluait en s'appuyant sur les art. 18 Iitt. d, 20 et 22, al. 4 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique, du 19 Decembre 1879, a. ce qu'il plut au tribunal faire defense expresse au sieur Fremiot de vendre son pretendu depuratif du sang sous Ie nom d' Antinosine, et Ie condamner en outre a payer au requerant : 1

20 francs d'indemnite pour chaque infraction qu'il commettrait a cette defense; 2

2000 francs pour dommage cause a ce jour: dire et prononcer que par et au choix de Prod'hom un extrait du jugement a. intervenir sera publie a. trois reprises dans deux journaux paraissant a Geneve, ce aux frais de Fremiot et sans toutefois que Ie prix de cette insertion puisse depasser 20 francs par insertion.

C. Civilrechtspflege. A l'audieuce du tribunal de premiere instance du 9 Mars

Fremiot a conteste la competence de ce tribunal, en faisant valoir que la loi du 19 Decembre 1879 sur la protec- tion des marques de fabrique a ete abrogee sans reserves, et que c'est la loi du 26 Septembre 1890 sur Ie meme objet qui est applicable; qu'une seule juridiction est admise par cette derniere Ioi pour juger en premier ressort, et que, selon rart. 45, N° 5 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire, cette juridiction est l Cour de jusnice. ., . Par jugement du dlt 9 Mars Ie tnbunal a anlm I excnptlOn d'incompetence, et a renvoye Ie demandeur a mlnnx. agIr: ?e jugement a ete confume par arret de la Cour de Justlce cmle du 27 Mai 1893 ; la dite Cour s'est deciaree competente pour connaitre de la demande de Prod'hom et a retenu l'instance comme re!lllierement liee entre les parties. A. l'audnnce du 2 Septembre suivant Prod'hom a ofi'ert de prouver les faits par lui articules dans son exploit innroduntif d'instance et Ia Cour l'a achemine a prouver les dits faIts, , . reservant a la partie adverse la preuve contrmre. Dans les enquetes devant la dite CouI', Ie temoin dame Bron a Geneve, a depose, en resume, ce qui suit: Le temoin a achete deux fois de l'antinosine chez Fremiot; il a mis lui-meme I'etiquette sur les flacons; cette etiquette etait velte et portait Ie nom de Fremiot; Ie nom d'antinosine etait ecrit a la plume. La dame Brou, surprise du bon marcbe de ces flacons, s'adressa a Prod'hom pour savoir si c'etait de l'antinosine authentique, et remit a ce dernier les flacons, qu'elle avait fournis elle-meme. Ces achats ont eu lieu .en ai et Avril 1892. Apres avoir ete prevenue que cette antinosllle n'etait pas la vraie, la dame Bron n'est pas retournee chez Fremiot. Le temoin Novelle, employe chez Fremiot, a depose, de son cote, en substance: En Mai 1893 M. Fremiot a vendu a la dame Bron de l' elixir de longne vie, et, sur la deman(le de celle-ci, il appose sur Ie flacon une etiquette sur lanuelne il. a ecrit tl nosine. Cette dame avait demande de 1 antlllosllle, et Frenuot III. Fabrik-und Handelsmarken. No 141.

lui a repondu qu'il n'en avait pas, que l'antinosine se vendait en flacons a la Case de rOnele Tom, mais qu'il avait de l'elixir de longue vie, qui n'avait pas la meme composition que l'anti- nosine. Cette dame a voulu qu'on lui mette de l'elixir de longue vie dans son flacon, et une etiquette portant Ie nom d'antinosine. Un monsieur est venu plusieurs fois au magasin demander de l'antinosine dans un flacon etiquete, mais Ie Mmoin a toujours refuse de lui en livreI'. n aurait voulu que Ie temoin remplit ces flacons d'elixir de longue vie et qu'iI y mit une etiquette portant antinosine; Ie temoin, entin, est certain que ce monsieur etait envoye par Prod'hom. En confrontation, dame Bron a maintenu qu'elle a simpIe- ment demande de l'antinosine, et qu'il n'a pas ete question d'elixir de longue vie, et Ie siem Novelle a declare qu'il se trompe sur la personne a Iaquelle son patron a fait la reponse qu'il a mentionnee. Lorsque Fremiot a mis l'etiquette antino- sine sur Ie flacon, il a dit que cela ne devait pas se faire et que ce n'etait que parce que cette dame l'exigeait qu'il y avait consenti. 0' est pourquoi Ie temoin a refuse de vendre de l'elixir de longue vie pour de I'antinosine. A l'audience de Ia Cour de justice civile du 22 Septembre 1894, Prod'hom a repris ses conclusions primitives, en les appuyant sur les art. 24 litt. c, 27 1

et 32 de la Ioi federale concernant la protection des marques de fabrique, du 26 Sep- tembre 1890; Fremiot a conelu a ce que la dite Cour se declare incompetente, et, subsidiairement, a ce qu'illni plaise deb outer Prod'hom de ses conclusions. Par jugement du meme jour, la Cour de justice civile a pro- nonce comme suit: La Cour fait defense a Fremiot de vendre son depuratif du sang sous Ie nom d'antinosine ; condamne Fremiot a payer a Prod'hom tous les depens de l'instance ; deboute les parties de toutes autres ou plus amples conclusions. Oe jugement se fonde, en resume, sur les motifs ci-apres : La question de competence a ete tranchee par l'arret inci- dent du 27 Mai 1893, et la COUI' ne saurait revenir de cette decision; elle est competente pour statuer sur la demande en

C. Civilrechtspllege. tnnt que basee sur une contravention a la legislation sur les marques de fabrique, et pour autant que les faits releves a Ia charge de Fremiot revetent ce caractere. Ces faits constituent bien une infraction a la legislation fe- derale sur les marques de fabrique. Que ce soit la loi de 1879 ou celIe de 1890 sur cette matiere qui doive etre appliquee, il n'en est pas moins constant que Fremiot a, dans nne cer- taine me sure, illite la marque d'autrui de maniere a induire Ie public en erreur, et un fait semblable est prevu comme pouvant donner ouverture a des poursuites civiles ou penales par l'art. 24 de la loi de 1890 aussi bien que par l'art. 18 de Ia loi de 1879. Fremiot n'a, il est vrai, pas imite l'arran- gement general de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie bouchon, ni meme la forme speciale du flacon, mais il a indu- ment reproduit sur l'etiquette Ie mot Alltinosine, un des elements et non Ie moins important de la marque de Prod'hom. II ne s'agit donc que d'une imitation partielle, mais suffisaute pour induire Ie public en eneur, et la loi reprime aussi bien, dans ce cas, une imitation partielle qu'une imitation totale. L'apposition, meme manuscrite, du mot Antinosine est e nature a amener une confusion entre les produits de FremlOt et ceux de Prod'hom, qui a seul Ie droit de mire figurer ce mot sur ses produits. Les faits rei eves contre Fremiot ne pre- sentent en revanche pas un bien grand caractere de gravite; ils n'ont pas cause et n'ont pu causer un prejudice appreciable a Prod'hom; il n'a pas ete etabli en effet que Fn'imiot ant vendu des flacons munis de l'etiquette avec Ie mot AntI- nosine a d'autres personnes qu'au seul temoin qui a depose sur ce point. Dans ces circonstances il suffit de faire defense a Fremiot de vendre un depuratif du sang sous la qualification d'antinosine, et de mettre a sa charge les depens de rins- tance. Les deux parties ont recouru contre ce jugement. Dans son memoire, Prod'hom conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer Ie dit jugement, mais en ce sens seulement qu'il ordonne qu'un extrait de ce jugement sera publie, aux frais de Fremiot, dans deux journaux paraissan t III. Fabrik-nnd Handelsmarkeu. No 141.

a Geneve, au choix du recourant, a trois reprises, sans toute- fois que Ie cout de chaque publication puisse exceder 20 francs. A l'appui de cette conclusion, Ie demandeur Prod'hom fait valoir: L'art. 32 de la loi federale de 1890 laisse aux tribunaux la faculte d'ordonner cette publication; un jugement non public restant inconnu des tiers, n'atteint pas Ie but voulu par Ie legislateur. La pretention de Prod'hom est legitimee par les considerations du message du Conseil federal du 31 Octobre 1879, a l'appui du projet devenu la Ioi du 19 Decembre 1879 sur la protection des marques de fabrique. Si cette loi a ete abrogee et remplacee par celIe du 26 Septembre 1890, Ie 4 de son art. 22, prescrivant que Ie tribunal pourra orclonner Ia pUblication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamne, a ete textuellement reproduit dans l'art. 32, al. 1

de la loi de 1890. Le message federal accompagnant Ie projet de cette derniere loi parle egalement en faveur de la conclusion du recourant. Dans son recours, Ie sieur Fremiot conc1ut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans dire et prononcer : Que c' est par suite d'une appreciation juridique erronee, que, par Ie jugement dont est recours, la Cour de justice a decide qu'en l'espece il y avait lieu a application des lois de

et de 1890 sur les marques de fabrique, et qu' elle a base sur ces lois son jugement condamnant Fremiot aux depens. En consequence reformer ce jugement, deb outer Prod'bom de sa demande basee sur les dispositions de ces lois, Ie con- damner a tous les frais d'instance cantonale et d'instance devant Ie Tribunal federal, y compris !'indemnite prevue par l'art. 225 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale. A l'appui de son recours, Ie defendeur Fremiot invoque les considerations ci-apnns : Les constatations concernant Fremiot devaient dispenser les juges de declarer qu'il n'avait imite ui l'arrangement ge- neral de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie bouchon, ni meme la forme speciale du flacon de Prod'hom. En revanche xx --1894 58

C. Civilrechtspflege. ils auraient dft constater que c'est a la demande expresse du temoin dame Bron que Ie mot Antinosine a ete inscrit sur l'etiquette de Fremiot, et que ce temoin, immediatement apres son premier achat, et sans avoir jamais fait usage du liquide porta immediatement ses flacons chez Prod'hom, ce qui ne l'empecha pas de faire l'achat posterieur d'un nouveau flacon, qu'elle remit egalement a Prod'hom. n resultait de la que dame Bron s'etait faite l'emissaire ou l'agent provocateur de Prod'hom, que dans tons les cas la denomination d' Antino- sine que Fremiot avait donnee au liqnide, ne l'avait pas trompee. Entin les premiers juges auraient dft aussi retenir que Fremiot n'a jamais oftert par prospectus, imprimes, re- clames, enseignes, mise en montre, son produit sous Ie nom d'antinosine. Pour qu'il y ait contrefa ;on, usurpation ou imitation de marque, il faut que la marque contrefaite existe sur Ie prodnit, sur l'enveloppe ou l'etiquette du produit, d'une fa ;on visible, quand ce prodnit est offert en vente, ou mis en vente de ma- niere que Ie public, attire par la marque contrefaite et induit en erreur, la confonde avec la vraie. Rien de semblable dans les faits reproches a Fremiot, l'etiquette n'ayant pas pu servir a induire l'acheteur en erreur, en lui faisant confondre les deux marques. La Cour a confondu l'usage illicite de la deno- mination d'un produit avec la contrefa ;on, l'usurpationet l'imi- tation d'une marque de fabrique et de commerce. Or cet usage illicite pouvait donner lieu a une action en dommages- interets pour concurrence deloyale, mais non it l'application des lois sur les marques de fabrique et de commerce. C'est donc a tort que la Cour a applique ces lois. Statu ant sur ces faits et considerant en droit:

L'instance cantonale a examine la demande seulement comme action touchant une marque de fabrique, et, d'apres les dispositions de la procedure cantonale, elle n'etait, comme instance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du Tribunal federal ne doit par consequent s'exercer que sur la question de savoir si Ie defendeur a commis une violation des prescriptions legales en matiere de marques de fabrique. Ce III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 141.

n'est qu'a ce point de vue juridique que Ie tribunal de ceans peut soumettre la presente action a son examen, et il n'a point a rechercher, dans la procedure actuelle, si les agissements du defendeur apparaissent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils impliquent un acte de concurrence deloyale. Cela resulte de la disposition de l'art. 29 de la loi federale de 1890 sur la protection des marques de fabrique, statuant que les cantons designent Ie tribunal charge de juger, en une seule instance,les proces civiIs auxquels l'application de cette loi donnera lieu, ainsi que de la loi cantonale d'introduction de la loi federale; conformement a. ces dispositions, l'action ex lege speciali, c'est-a.-dire basee sur la loi sur la protection des marques de fabrique peut seule erre poursnivie et tral1- cMe devant l'instance unique cantonale. (Voir arret du Tri- bunal federal en la cause Wille consorts contre Brachschmid, Recueil officiel XIX, N° 40.)

A ce point de vue, seul a considerer en Ia cause, l'on pourrait se demander d'abord si c'est 1a loi de 1879, ou celle de 1890 sur la matiere qui doit etre appliquee, et, Ie cas ecMant, dans quelle mesure. II est toutefois superflu de re- soudre cette question, puisque, d'une part, il n'est pas conteste que la marque du demandeur est susceptible de protection aussi bien d'apres la loi nouvelle que d'apres l'ancienne, et que, d'autre part, Ies dispositions de ces deux lois sont iden- tiques en ce qui touche les consequences d'une imitation de marque de fabrique, comme celle pretendue en l'espece.

La marque de fabrique du demandeur devant etre con- sideree dans ses elements principaux comme susceptible de protection, il y a lieu de rechercher si l'acte cons tate a. la charge du defendeur constitue une atteinte portee a. la dite marque. A cet egaI'd iI est evident qu'une semblable atteinte ne saurait resider dans la circonstance que e defendeur a de- signe verbalement comme Antinosine Ie liquide qu'il a livre a une cliente. Le droit a la marque ne protege en effet que contre son emploi comme designation d'origine, sur la marchandise elle-meme ou sur l'enveloppe du produit, et non contre d'autres manamvres destinees a induire l'acheteur en

C. Civilrechtspflege. erreur. Ces manceuvres peuvent apparaitre comme illicites, comme actes de concurrence deloyale, mais elles ne consti- tuent pas une violation du droit a la marque. C'est ce que Ie tribunal de ceans a reconnu a diverses reprises, entre autres dans son arret Wille consorts contre Brachschmid, deja cite. (Recueil of iciel XIX, N° 40.)

n ne reste donc plus qu'a rechercher si une semblable violation existe par Ie fait que Ie defendeur, a la requete d'une cliente, a colle sur Ie flacon apporM par celle-ci, et ou il avait verse Ie liquide demande, une etiquette sur IaqueHe il avait ecrit a l'encre Ie mot Antinosine. La solution de cette question depend de savoir si l'eti- quette ainsi remplie etait de nature, par son aspect general, a provoquer une confusion avec la marque deposee par Ie de- mandeur, ou si au contraire eUe s'en differenciait suffisamment pour exclure cette confusion. Or il n'est pas douteux que l'eti- quette coHee par Ie defendeur sur Ie flacon en question est, dans son ensemble, essentiellement differente de la marque deposee par Ie demandeur, si I'on considere celle-ci egalement dans son ensemble. L'etiquette dont il s'agit consiste simple- ment en une bande de papier vert contenant, blanc sur vert, au haut et au bas, l'indication de la maison dedroguerie et d'epicerie Fremiot, ainsi que son adresse, et, au centre, un cartouche egalement blauc dans Iequel Ie defendeur avait ins- crit Ie mot Antinosiue. En revanche la marque deposee par Ie demandeur ne se composait pas du seul mot Antino- sine ce qui n' eut pas suffi pour constituer une marque de fabrique susceptible de protection aux termes de la loi fede- rale de 1879, mais elle porte diverses autres indications, telles que les mots depuratif du sang, Geneve, a la Case de rOncle Tom, et, au milieu, une tete de negre dans un me- daillon ovale, acnompagne de la mention deposee. L'ache- teur connaissant cette marque ne pouvait absolument pas la confondre avec l'etiquette collee par Fremiot ; nn seul regard jete sur cette derniere suffit pour Ie demontrer a l'evidence. Meme en admettant, avec l'instance cantonale, que Ie mot Antinosine, ) inscrit sur l'etiquette serait, a lui seul, de na- ture a induire l'acheteur en erreur sur l'origine du produit, il III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 141.

y a lieu de remarquer que, meme dans ce cas, il ne pourrait s'agir d'une erreur par confusion des marques, en suite de l'imitation de la marque deposee du demandeur; l'erreur ne proviendrait que de l'usage illicite du nom d'un produit, acte qui n'impliquerait pas une atteinte portee au droit du dit demandeur a sa marque, et ne rentrerait pas des lors dans ce dernier domaine. Le droit a la marque n'autorise pas celui qui l'a deposee a inter dire tout usage, verbal ou par ecrit, du mot Antinosine 'Ii pour designer un produit ; i1 defend seu- lement d'en faire un usage ayant pour effet de creer une marque dont la ressemblance avec la marque protegee est assez grande pour induire Ie public en erreur. Or tel n'est pas, ainsi qu'il vient d'etre dit, Ie cas dans l'espece. La question de savoir si Ie demandeur a, a d'autres points de vue, Ie droit exclusif de se servir du mot Antinosine comme designation d'un produit ne pouvant, comme on l'a vn, pas etre resolue dans l'instance actuelle, il s'en suit que Ie jugement de la Cour de justice civile repose sur nne erreur de droit; il applique en effet les dispositions de la loi sur la protection des marques de fabrique a un etat de fait qui ne rentre pas so us l'empire de cette loi ; son dispositif, en inter- disant d'une maniere absolue au defendeur de se servir, meme verbalement, de la denomination Antinosine pour designer ses produits, depasse certainement les limites du droit de protection en pareille matiere, telles qu'eHes ont ete pIns haut definies. Le jl1gement de la Cour doit des lors etre reforme, et Ie demandeur deboute des fins de son action. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours du demandeur est ecarte, et celui du defendeur Fremiot est admis. Le jugement de la Cour de justice civile est en consequence reforme en ce sens que les conclusions de la demande du sieur F. Prod'hom sont repoussees, et celles liberatoires du sieur Fremiot accueillies.