Trademark imitation and unfair competition through use of place nameKI-generiert

sprochen hat, die Schwierigkeiten tatsächlicher und rechtlicher Art, die der Prozess bot, und die Wichtig- keit des Streitgegenstandes und so dann allfällig auch besondere Bemühungen, die der Klient von seinem An- walte verlangte, zu berücksichtigen (AS 33 I S. 366; 33 II S. 714, Urteil i. S. Vuille und Dunant gegen Stattel- mann vom 14. Juli 1913). Hievon ausgehend ist darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Fall einfacher Natur war, -das Ur- teil des Bundesgerichts wurde im wesentlichen beein- flusst durch die Feststellung der Vorinstanz über den Beweiswert des ärztlichen Gutachtens, -und dass das eingentliche Streitinteresse nur zirka 10,000 Fr. ausmachte. Ein Grund, wesentlich über die in Art. 222 Abs. 1 OG enthaltenen Taxen hinauszugehen, besteht unter diesen Umständen nicht. Vielmehr ist das eigent- liche Honorar mit zirka 300 Fr. jedenfalls reichlich be- messen. Dazu kommen für zweitägige Zeitversäumnis je 50 Fr., Billetsauslagen von 54 Fr., Hotelkosten von zirka 40 Fr., sodass die Rechnung auf 500 Fr. zu redu zieren ist. Markenschutz. N o 22.

VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE. 22. Sentenza 7 marzo 19Sadella. prima. sezione civile nella causa Säuberli contm Aeschbaoh. Contraffazione di marca di fabbrica. -Elementi distintivi delle due marche. -Indennizzo al titolare della marca contraffatta per concorrenza sieale (art. 48 CO). -Impiego abusivo deI nome deI Iuogo di provenienza. -Determina- zione deI danno secondo il prudente apprezzamento deI giudice (art. 43 CO). La ditta fratelli Säuberli, che tiene una fabbrica di sigari e sigarette in TeufenthaI, depose il 9 agosto 1913 una marca di fabbrica (No 33,945), composta dalla wla parola Cl Castello in lettere grandi. La applica special- mente, sormontata da una corona ma senz'altra designa-' zione, sugli involti per pacchi di sigarette. Il convenuto si rese nel 1918 proprietario di una fab- brica di prodotti analoghi in Castello S. Pietro nel Ticino, azienda di poca entita. Nella pubblicita, che subito intra,. prese, la designazione della ditta E. Aeschbach, su L di ... , a Cash'Uo S. Pietro (Ticino) e apposta al piede deI disegno, in oscuro, di UD castello medioevale, sul quale risalta, in bianco, la parola Castello . Al disopra: Fabbrica di sigari . Questa inserzione ha subito diverse metamorfosi. L'indicazione fabbrica di sigari fu voltata in fra.ncese; si aggiunse la specialita di ( sigarette ll. Le parole S. Pietro Ticino furono messe in lettere chiare ma piccole nel corpo stesso deI disegno, direttamente sotto il norne Castello , che resta scritto in caratteri grandi e chiari. Cade la menzione della suecessione e vi si indicano le specialita della casa ( Helle Virginia.

Markenschutz. N° 22. Feinste handgearbeitete Cigaretten aus rein orien- taUschen Tabaken ). Il 18 febbraio 1919 Aeschbach deponeva la marea N° 43,428, composta da un globo (cireondato dalle parole marque de fabrique deposee , nel mezzo la parola Globus ) ornato da rami di pianta di tabacco in fiore e sormontato, in nero, dalla silhouette di un castello come sopra. Nel mezzo deI disegno, a caratteri grandi e bianchi Ia parola Castello ; al di sotto, pure inbianco, ma in caratteri molto piu pi('coli, S. Pietro-Ticino . All'in- earto si trovano altresi diversi involti di sigarette Aesch- bach. Motivo centralt, in nero, il castello medioevale ; aI di sotto, in lettere meno grandi ma maggiori di quelle t1ella marca deposta, S. Pietro-Tessin . Al di sopra le pJl'ole (e fabrique de cigarettes tabac d'orient e al di sotto : (e E. Aeschbach . Due involti portano, in mezzo, in raratteri dorati e grandi (( Eracos , piu sotto in caratteri minori Handarbeit . Le inserzior i sopr3citate furonG fatte nel maggio deI 1918 e nel gennaio Ifebbraio 1919 nelI' organo ufficiale dei negozianti di tabacco svizzeri ( Le tabac che esce in Basilea. Il N° 7 deI 15 febbraio 1919 contiene la marca difabbrica deI convenuto quale deposta e come venne descritta dianzi. L'azione di Säuberli, tendente aHa eancellazione della marca Aeschbaeh perebe costituente contraffazione ed aHa prestazione di UD indenffi?;zo per eoncorrenza sileale, respinta dal giudiee eantonale (Pretore di Mendrisio), fu aceolta dal Tribunale federale per i seguenti Considerandi :

Non e a torto che l'appellante rimpovera al udice di prima grado di aver ignorato 0 miseonosciuto i prin- cipi fondamentali che, per comune eonsenso, vigono in materia di imitazione di marche di fabbrica e di concor- renza sieale. Descrivendo e mettendo a raffronto le due marche, si e limitato a considerarne i dettagli e le particolarita di seeondo ordine, anzi ehe dar opera ad Markenschutz. N° 22.

estrarne gli elementi essenziali dal punto di vista della pubblicita, eioe quelli che si impongono agli oeehi ed alla mente della clientela e ehe, pertanto, Ie devono restare impressi. L'elemento deeisivo, anzi unico della mt lea dell'attrice, e Ia parola Castello . Ma sfrondato dagli aeeessori di mera natura ornamentale, tale e snche il segno caratteristieo di quella deI convenutG. Il modo in cui e presentata, in Iettere bianehe piu grandi di tutte Ie altre, su sfondo nero, la parola Castelltl e quella ehe anche nella marca deI eonvenuto salta agli oechi deI cliente, di modo ehe nella sua mente restera l'impressione di aver acquistato dei sigari 0 delle sigarette della marea Castello . A ciö nulla mutano gli ornamenti di dettaglio ehe il convenuto ha ereduto aggiungervi; essi stanno piuttosto a dimostrare ehe ha inteso, in modo non privo di abilita, di sfuggire alle censure, ehe l'sttdee poteva muoverg i. Il g obo ed i rami di piarta di tabaeeo in fiore, nei quali i1 eonvenuto ravvisa differenziazione sufficiente, non sono segni earatteristici e debbono essere ritenuti insignifieanti se si considerano dal punto di vista del compratore E, eonsiderato nell'insieme della marca, non appare decisivo neanche il nome deI fabbricante apposto sugli involueri dei prodotti Aesehbaeh. Sigari e speeialmente sigarette vengono comunemente aequistati dal eonsumatore di dettaglio secondo la loro designazione di pubblieita (Tumac, Nadir, Star, Helios, Krim, Nimrod, la Nationale, ece.), non in riguardo al nome deI fabbri- cante. Sta bene ehe su eerti scatolette il eonvenuto ha . fatto stampare in lettere visibili la designazione Eracos ; ma essa figura solo su due delle pareechie scatole agli atti e non e contenuta nella marea stessa. Il disegno deI eastello, che forma la parte centrale della marca querelata, quantunque oggettivamente potrebbe eostituire diffe- renziazione non irrilevante delle due marehe, sta a rin- forzare, non ad attenuare neUa mente deI eliente l'im- pressione della parola casteHo . Se e vero ehe la marea dell'attriee e solo verbale, mentre quella deI convenuto

142 Markenschutz. N° 22. eontiene elementi figurativi, questa differenza, dal punto di vista della eontraffazione della marea edella eoneor- renza sIe ale, non puo eadere in eonsiderazione inmodo deeisivo perehe essa tende piuttosto a provocare ehe non ad eliminare Ia possibilitA di un equivoeo. Maggiore peso potrebbe avere l'indieazione della provenienza (S. Pietro-Ticino), se essa meglio risaltasse nell'insieme deUa marea. Ma non e certo a caso e senza intenzione ehe vi e impressa in caratteri molto meno visibili dell'in- dieazione centrale e per cosi dire assorbente tutte le altre CasteUo . L' atto oggettivamente illedto e Ia eolpa deI eonvenuto -ehe dell'illieeita deU'atto fu a phi riprese avvisato'-essendo pertanto dimostrati, la marea sua No 43,428 eostituisce una eontraffazione di quella dell'attriee e l'uso ehe malgrado i moniti di quest'ultima es so ne ha fatto neUa' sua pubblieitä (involncri, inser- zioni eee.), un atto illeeito a sensi dell'art. 48 CO. 20 -Il eonvenuto obbietta anzitutto -ehe egli ha il diritto di impiegare neUa sua marea il norne deI paese dove fabbriea i suoi prodotti. Cio e ineontestabile e l'attrice glie 10 rieonosee esplieitamente. Ma dove Aeseh- baeh eade in eolpa, si e nel modo in eui fa uso di questa sua faeoita. In altri termini : .esso eommette atto di eoneorrenza sleale e si rende eolpevole di imitazione di marehio altrui usando deI norne deI paese Castello S. Pietro in modo da indurre in errore il eompratore sulla provenienza della meree, ehe puo essere ritenuta pro- dotto dell'attriee. Che a questo riguardo l'agire deI con- venuto non sia privo di artifido e palese. TI norne deI paese dove tiene Ia sua eosidetta fabbriea eonsta di tre parole (Castello San Pietro). Esse hanno eguaI' v810re per Ia determinazione deI luogo, nessuna prevale sul- l'altra; dovrebbero dunque, Iealmente e naturalmente, figurare in lettere non diverse ed a egual titolo ove eon esse si avesse anzitutto mirato a designare il luogo. Il farne risaltare in modo eeeessivo nna di esse ( Castello ) e stampando le altre in modo meno appariscente, di Markenschutz. N° 22.

maniera ehe possano sfuggire all'attenzione deI onsu matore, speeialmente se si tratta di eonsumatore mmuto, e atto artifieioso, eostituisee raggiro onde sorprendere I buona fede deI eliente e non puo sfuggire aHa eensnra dl atto illeeito. . . , Indarno, parimenti, il eon:venuto rilnva la poe . enbta deUa sua fabbrieazione di slgarette di fronte allimpor- tanza dell'azienda dell'attriee. Pure ammette?d .Ia verita di queste asserzioni esse appaiono, per pnnClplO, ineoncludenti in linea di diritto perehe non soppnmono l'atto illedto, ma potrebbero venir solo eonsiderat nelna determinazione deUa misura deI danno. E ehe CIO Sla risulta dal fatto ehe le due fabbriehe hanno, in parte, ia stessa elientela. La eireostanza ehe il eonvenuto nell sua pnbblicita fatta anehe neU' ?rgano eentrale deI tabaecai svizzeri usa parole francesl (ed anehe tedesehe) dimostra ehe i suoi elienti non so no tutti nel Tieino. Per quanto e deHa misura dell'indennizzo non v'ha motivo per non aeeedere anehe su questo pnnto alla domanda dell'attrice. Sta bene ene l'importo,.del danno non fu matematieamente determmato. Ma 1 mdenmzzo ehiesto dall'attrice e affatto modesto e il giudice ha Ia faeolta di determinarlo (art. 43 CO) apprezzando equa- mente le cireostanze del1a eausa e la gravita della coIpa, ovvio dei resto essendo ehe in easi eome l'atnune sarnb?e esigere dalla parte danneggiata prova quasI ImposSlbIle se le si ehiedesse una determinazione esatta deI noeu- mento subito .. Il Tribunale federale pronuncia : L'appello e ammesso. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem