Art. 11 MSchG; transfer of trademark rights together with business use rights; validity of contractual arrangement. The statutory rule of inseparability of the mark from the business is intended to prevent public deception as to origin. It does not preclude an agreement by which the trademark owner transfers the business enterprise, including the mark, for the duration of a contractual relationship and thereby grants the contractual partner the exclusive use of the mark within that business. Such a transaction has only obligatory effect inter partes if no transfer of ownership is intended, but remains valid where the business is genuinely transferred and the mark continues to be used in its designated connection (consid. 1-2). The mere fact that the arrangement is economically unfavorable later does not release the debtor from performance (consid. 3).
78 Markenschutz. N0 16. e hinr in erster Linie auf den Wortklang ankommt, als rIchtIg erscheinen. Denn wenn der Käufer die Wortbe- deutung nicht kennt, so ist er in noch höherem Masse der Vnrwechslung.sgefahr ausgesetzt, welche die Gleichartig- keIt der Geslchts-und Gehörseindrucke in sich birgt (vgl. BGE 36 II 429). Dabei braucht man nicht auf die a:abische .Transkriptionen abzustellen: es genügt, dass die ranzosnschen Benennungen nicht hinlänglich unter- scheIdbar SInd. Das sind sie aber nach den schlüssigen Darlegungen des Experten für den Fellachen vollends nicht, namentlich bei dem im Orient üblichen Verkauf durch Ausruf auf offener Strasse. Auch wenn man jedoch das Hauptgewicht auf das Gesamtbild, d. h. auf die Kombination der beiderseitigen Wort-und Bildmerk- male le , ergib sich kein wesentlicher bildmässiger Unterschied, da dIe Marken in der Anordnung der Haupt- merkmale übereinstimmen, und man nach dem Befund des Experten für die kleinen Verschiedenheiten bei einem ungebildeten Orientalen kein Verständnis voraussetzen darf. 4. - Da somit der Beklagte die Marke Genie der Klägerin in einer das Publikum irreführenden Art und Weise nachgeahmt hat, ist der, Tatbestand des Art. 24 litt. a. MSchG gegeben, und die Unterlassungsklage jeden- falls In Bezug auf die Bezeichnung Genes aber auch hinsichtlich der Übertragung derselben in; Arabische begründet. Denn wenn aueh die arabischen Zeichen nicnt spnziell dnrch Eintragung markenrechtlich ge- schutzt smd, so SInd sie doch als Markenbestandteil ge- braucnt, und zwar uerst von der Klägerin; deshalb steht Ihrem Schutz In Verbindung mit dem eingetra- genen Zeichen in französischer Sprache nichts entgegen. und das Verbot der Anbringung einer das Wort Genes lautlich wiedergebenden arabischen Aufschrift recht- fertigt sich aus der Erwägung, dass die Verwechslungs- gefahr durch eine solche Aufschrift noch erhöht wird. 5. -Ferner bestreitet der Beklagte zu Unrecht, dass Markenschutz. N0 17. 79 er das Markenrecht der Klägerin schuldhaft verletzt habe. Der Umstand, dass er sich bei der Bestellung der Uhren durch Zelnick nicht um die Marke Genie ge- kümmert hat, trotzdem er hiezu alle Ursache hatte, und bei Anwendung der pflichtgemässen Aufmerksam- keit die Rechtswidrigkeit seines Vorgehens hätte er- kennen können, ist ihm als Fahrlässigkeit anzurechnen, und diese macht ihn nach Art. 25 Abs. 3 MSchG der Klägerin gegenüber schadenersatzpflichtig. Auch die Einwendung, die Schadensersatzforderung sei schon im Strafprozess rechtskräftig abgewiesen worden, hält nicht stich, da ja im Dispositiv des Straf- urteils über die Zivilentschädigung nichts gesagt ist. 6. -Der der Klägerin aus der Nachahmung ihrer Marke entstandene Schaden ist nicht ziffermässig nach- weisbar ; wenn die Vorinstanz, in Würdigung der Um- stände. die Schadenersatzsumme auf 450 Fr. festgesetzt hat, so lässt sich hiegegen vom bundesrechtlichen Stand- punkt aus nichts einwenden, und es liegt zu einer Er- höhung kein Grund vor. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Hauptberufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Baselland vom 21. Dezember 1923 wird bestätigt. 17. Urteil der I. Zivila.bteUung vom a4. Kärz 1924 i. S. SeHenfabrik Lenzburg A.-G. gegen K. Schenkel-Wyss. Art. 11 MSchG: Die Einräumung von Fabrikatio -und Vertriebsrechten an einer markenrechtlich geschutzten Ware mit gleichzeitiger Gestattung des Gebrauches der Marke ist zulässig. A. -Die Klägerin, Frau M. Schenkel-Wyss in Zürich, ist Inhaberin der beim eidg. Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Frima u. Manipur fü WäSc?e- reinigungsmittel. Am 29. April 1916 kam ZWIschen lnr und der Beklagten ein Lizenzvertrag zustande, mIt
a Markenschutz. N0 17. folgenden für den vorliegenden Streitfall wesentlichen Bestimmungen:
Für Manipur : 15 Rappen per Kilogramm Verkauf im In-oder Aus- lande. kleinere oder grössere Büchsen im Verhältnis zu ihrem Bruttogewicht. 4. Die Seifenfabrik Lenzburg nimmt per 1. April 1916 der Frau Schenkel-Wyss die sämtlichen Vorräte an fertiger Ware, an Büchsen und Rohmaterialien zum Selbstkostenpreis ab. Ferner übernimmt die Seifenfabrik die mit der Firma E. J. Hoffmann und Söhne in Thun getätigten Abschlüsse für Lieferung von Frima-und Manipurbüchsen und die noch bestehenden Reklame- abschlüsse, ebenso das vorhandene, soweit brauch- Markenschutz. N° 17.
bare Reklamematerial, letzteres zum Selbstkostenpreis. Die Lizenznehmerin tritt ferner mit Wirkung ab
82 Markenschutz. No 17. Vertrag sei, weil gesetzwidrig, nichtig, da nach Art. 11 MSchG eine Marke nur zu Eigentum abgetreten werden könne, und zwar nur in Verbindung mit der gleichzei- tigen Übertragung des Geschäftes des Markeninhabers, welche Voraussetzungen hier nicht erfüllt seien. Die Klägerin habe sich im Vertrage ausdrücklich das Eigen- tumsrecht an den Marken vorbehalten und auch das Ge- schäft nicht auf die Beklagte übertragen. Die Übertra- gung einer Marke zum biossen Gebrauche, wie es hier geschehen sei, gestatte das MSchG nicht. Die Lizenz- erteilung sei nur bei Patenten zulässig. C. -Mit Urteil vom 18. September 1923 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage geschützt. D. -Hiegegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Begehren um Abweisung der Klage. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Recht einzuräumen, die Zeichen zu gebrauchen. Hieran g der Umstand nichts zu ändern, dass der Ver- venna. . trag die rechtsirrtümliche Bezeichnung Liznnzvertrng )) t " gt und im Kontext von einer Lizenz dIe Rede 1st. I: Vordergrunde des Interesses stand vielmehr e dc:n Hauptbestandteil der Vertragsleistung er Klägenn bildende Übertragung des Geschäftsbetnebes a dIe Beklagte in seiner Gesamtheit r eine beschne Zeitdauer. Dies ergibt sich namentlich aus den weItem Bestimmungen in 4 und 5 des Vertranes. Danach gingen die sämtlichen Vorräte anfenger Wa , Büchsen, Rohmaterial und Reklnenate?al auf, die Beklagte über; ferner übernahm SIe dIe mIt der Fll:na E. J. Hoffmann Söhne in Thun bestehendnn V:rtrage über die Lieferung von Frima-und Mampurbuchsen und die Reklameabschlüsse, und trat ohne. besondere Entschädigung in die bestehenden Vertnäge mIt ,O Busch in Wien und Ph. Sieber in Wiesloch em, ;"Obel Ih , das Recht zustand, solche Vertragsverhältnsse. zu losen. Endlich verpflichtete sich die Klägeri : Ihr enn genaues Verzeichnis aller Kunden und ihrer Bezuge zu ubergnben. Damit sind alle diejenigen Bestandteile des Betnebes, auf denen seine Fortführung im wesentlichen. beruhte, auf sie übergegangen. Dass dieser Übergang auch tat- sächlich vollzogen wurde, bestreitet die Beklagte .selbnt nicht. Mit dieser zeitlich beschränkten Nachfolg, m die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin war gemass aus,. drncklicher Willenserklärung der Parteien auch ine solcne in die Inhaberschaft der zum Geschäftsbetnebe geho- renden Marken in dem Sinne verbunden, dass der Be- klagten die ausschliessliche Befugnis eingeräum wurde, di lbe W ährend der Vertrags'dauer für die belden von ese n , . 'ttel ihr hergestellten und vertriebenen Rmmgungsml zu verwenden. . , , 2. -Diese Übertragung erfolgte nun freilich mcnt zu dinglichem Recht. Nach der beschränkendenParte abrede war das Rechtsgeschäft vielmehr bloss auf die Überlassung des Geschäftsunternehmens und der dazu
84 Markenschutz. N0 17.
gehörenden Marken zur Nutzung an die Beklagte, also
auf Begründung eines Pachtverhältnisses gerichtet, und
enzeugte . aher auch nur obligatorische Wirkungen für
dIe BeteIlIgten; insbesondere hat die Beklagte nicht
etwa die Befugnis erlangt, die durch die Eintragung der
Marken begründeten Rechte
und die daraus sich er-
gebenden Ansprüche
Dritten gegenüber geltend zu
machen. Dagegen
hat sie gegenüber der Klägerin, als
er an den Zeichen dinglich Berechtigten, einen persön-
bchnn snruch da.rauf erworben, dass sie ihr gegen
BeemtraChtIgungen
In der Führung der Marken seitens
Dritter Schutz gewähre.
Die
chtliche Zulässigkeit einer solchen Übertragung
des ZeIchenrechts zugleich
mit der nutzweisen Über-
tragung des Geschäftsbetriebes wird in der Doktrin all-
gemein anerkannt (vgl.
KOHLER, Recht des Marken-
schutzes, S.
234; SELIGSOHN, Komm. zum Gesetz betr.
Schutz der Warenbezeichnungen,
OR). Sie unterliegt auch in Hinsicht auf
Art.
! 1 MSchG keinen Bedenken. Diese Bestimmung
statmert den Grundsatz der Unlösbarkeit der Marke
von dem Geschäfte, dessen Erzeugnissen sie
zur Unter-
scheidung dient. Sie erklärt sich aus dem Zweck der
Marke, der darin besteht, eine-Ware als aus einem be-
stimmten Geschäft, von einem bestimmten Produzenten
herrührend, zu bezeichnen .und dadurch von Waren
Anderer zu unterscheiden.
Da das Zeichen nur in dieser
B.eziehung zur Ware den markenrechtlichen Schutz ge-
messt, bildet es
in gewissem Sinne eine Pertinenz zum
Geschäftsbetriebe. Dem entspricht, dass das MSchG den
Übengang der Marke an die gleichzeitige Übertragung des
tnebes knüpft, um dadurch eine Täuschung des Pub-
lIkums über die Herkunft der mit der Marke versehenen
Waren zu verhindern, wie sie die Loslösung des Zeichens
vom Geschäftsbetriebe und die selbständige
ÜbertragmIg
dnsselben naturgemäss zur Folge haben würde. Aus
dlese Grunde muss denn auch eine Lizenzerteilung,
d. h. em Vertrag, durch welchen der Zeicheninhabereinem
Markenschutz. No 17.
andern, ohne Übertragung des Geschäftsbetriebes, den biossen Gebrauch des Zeichens gestattet, als unzulässig erscheinen. Der mit Art. 11 MSchG bezweckte Schutz des Publikums bleibt dagegen in gleicher Weise, wie bei einer Übertragung des Unternehmens und der dazu gehörenden Marke zu Eigentum auf den Erwerber, was wohl die Regel ist, auch bei einer Geschäftsübertragung, deren Rechtsgrund ein Pachtverhältnis bildet, gewahrt, indem das für die Vertragsdauer auf den Pächter mit- übergehende Zeichen seine bestimmungsgemässe Ver- wendung in dem durch die Eintragung bezeichneten Geschäftsbetriebe beibehält, und somit die Sicherheit, welche es für den Ursprung der Ware bietet, nicht ver- loren geht. Die Gefahr einer Beeinträchtigung dieses Schutzzweckes besteht vorliegend übrigens umsoweniger, als die Unterbrechung des Geschäftsbetriebes seitens der Klägerin, wie dargetan, eine vollständige war, und die Klägerin sich bei einer Konventionalstrafe von 10,000 Fr. verpflichtet hat, die durch die Marke geschützte Ware (( Frima)) oder ein verwandtes Produkt während der Vertragsdauer nicht mehr herzustellen. 3. - Handelt es sich danach aber um eine renhtswirk same Übertragung des l( Geschäfts , wie sie Art. 11 MSchG für den Übergang des Markenrechtes erfordert, so muss die auf teilweise Erfüllung des Vertrages ge- richtete Klage in Übereinstimmung mit der Vorinstanz geschützt werden, zumal die Beklagte zureichende Gründe, aus denen sie von ihrer Leistungspflicht nach- träglich befreit worden wäre, nicht dargetan hat. Aus dem Umstand allein, dass sich die Ausführung des Ver- trages nicht mehr lohnend gestaltet, kann sie jedenfalls nichts zu ihren Gunsten herleiten. Die Berufung ist somit als unbegründet abzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. September 1923 bestätigt.
Anhang. ANHANG -APPENDICE Tarif für die Entschädigungen der Parteianwälte gemäss Art. 222, Ziffern 2-4 OG. Infolge der auf den 1. Januar 1924 in Kraft getretenen Errnässigung der Fahrpreise der Bundesbahnen und der dadurch in der Rubrik Billet 2. Klasse mit Zuschlag ) des seit dem 1. November 1921 geltenden Tarifs sich ergebenden Änderungen ist der letztere mit Wirkung ab 20. März 1924 wie folgt revidiert worden. N. B. Bei den mit versehenen Ortschaften muss für den Fall, dass der Anwalt in Lausanne erst gegen 6 Uhr verreisen kann, für Zeit- versäumnis und Reiseauslagen 45 Fr. mehr berechnet werden. r-- Zeitvenäumnis Reise8uslagln Zn- Total- Ortsehaften '11 Tag fr. 26 Billet 2. 1.11/1 Tag 1'/0 Tag sammen 811tsehldigung 'li I Fr. 0081 eder Iatlt I. Zuscblag BaeU 11 Fr. 10 Fr. Fr. Aarau.
35.75
Airolo 3 75 51.85
60 187
I Altdorf 3 75 44.55
60 180
I Altstätten
52.65
70 223
Andelfingen '.
44.45
60 179
Appenzell.
51.05
70 221
Avenches
11.80
40 102
Arbon . 3 75 48.50
60 183
Aigle
8.25
Baar . 2 50 42.10
Baden:
40.30
BaIsthal
30.15
Basel.
40.10
Bellinzona
83.70
70 254
; Bern .
19.50
Bex
9.60
Biasc :
60.-
Biel .
22.-
Bremgartnn
40.10
Brlg ...
29.05
Brugg .
38.80
Bülach.
43.40
Bulle
11.10
Burgdorf .
24.70
Cham ..
42.55
Chäteau-d'Onx
23.10
Chätel-St-Denis .
6.65
40 97
I Chaux-de-Fonds.
22.15
40 112
Chiasso
70.05
70 240
Chur
52.10
Siehe AS 47 II S. 366. Anhang. 87 Zeil'laraäumnis Reiaeauslag8D Zn-Tetal- Ortseillilten 1/.Tag fr.2li I Ulet Uil/l Tag! 1/. Tag sammen ntscbi.digung oder eder Jlukl 1/
I Fr. I. Zuleklag Kac.! JIl 'r. iO Fr. Fr.
86.35 7
Davos . 50 29.70 4 40
Delemont
Dielsdorf .
43.20 6 60
Diessenhofen . . 3
45.45 6 60
Dornach(b.Basel)
50 37.25 4 40
2.80
40 93
Echallens
51.40 6
Einsiedeln 3 Entlebuch
30.75 4 40
Eseholzmatt
28.20 4 40 118
50 11.60
Estavayer
50 44.65
Frauenfeld
14.10
Freiburg
52.40 7 Gais
13.25
40 103
Genf.
46.10 6
Glarus 3
"'Gossau .
50 46.20
24.15
Grenchel1
53.15 7
Heiden
"'Herisau
50 49.55
Herzogenbuchsee.
50 29.05
40 119
44.-
Hinwil ..
Hochdorf
42.10 6
43.20 6 60 178
Horgen
64.-
llanz 40 125
50 34.60
Interlaken 48.90
70 219
KreuzUngen.
44.45
60 179
Lachen
29.70 4 40
LangenthaI . 2
25.85
Langnau .
42.30 7
Laufenburg .
Lausanne
37.60
"'Lenzburg .
Lichtensteig 3
46.15 6
37.75
Liestal .
65.40
70 235
Locarno
Le Locle
23.85
66.60
70 237 Lugano.
41.50
Luzern.
14.25
Martigny.
39.80
Meiringen.
48.35
Mels.
Mendrisio
100 69.-
12.75
Monthey .
5.70
Montreux
6.40
Moudon
27.55
Moutier 40 130
Muri (Aargau)
40.45
12.95
Murten
15.60
Neuenburg .
Neuenstadt .
17.95
8.05
Nyon
33.55
Olten
9.95
Payerne ...
Pfäffikon (Zeh)
43.85
36.75
Porrentruy .
Poschiavo
143.60
Anhang.
r' - I Reiaeauslag I Ortsehaften '/,Tag Pr.1 5 Billel%.ll. I/ t Tag ' , Tag '/t I Fr. !lag oder .der laß! I. Imhl Naßt ID Fr. 10 Rapperswil
44.10
I
"'RheinfeIden
40.45
I
"'Romanshorn
47.40
Romont
8.40
Rorschacl;
49.30
SaigneIegier
30.05
Schüpfheim
32.55
St. Gallen
47.70
St.-Maurice :
11.75
St.Moritz.
96.-
a Stein a. Rh. :
46.-
Steckborn
46.75
Sargans
48.65
Sarnen.
41.50
Schaffhaune
45.45
Schwyz.
43.75
Sitten .
18.65
SoIothurn:
24.70
Stans
50.75
SumiswnId
27.85
Sursee .
38.25
Sierre
22.85
Tenfen:
49.70
Tltun
26.20
Thusis :
63.30
Trogen.
50.10
Uster .
50 43.40
Uznach.
45.20
Vevey . : :
4.70
Wädenswil .
43.40
Wallenstadt.
46.90 . 6
Vangen a. A.
27.70
Weinfelden .
50 45.55
WH
44.65
Willis'a 3
37.45
Winterthu"r :
43.20 4 40 Wohlen (Aarg.)
50 38.95
Yverdon ...
8.05
Zofingen .
33.75
Zug ...
43.85
Zürich ..
42.30
Zweisimmen
35.20 4 40 Zu- Total- umen enlschUigung Fr. Fr.
I
I
I I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 18. trrteU der 11. ZivUabteilung vom 4. Juni 1924 i. S. Karkwalder gegen Scnweiz. Lebensversicherungs-und Bentenanstalt. Ver sie her u n g s ver t rag: Befreiung des Versiche- rers bei absichtlicher Herbeiführung des befürchteten Er- eignisses durch den Begünstigten. Absicht setzt Urteilsfähig- keit voraus. Beurteilung der Frage der U r t eil s u n f ä h i g k e i t weg enG eis t e s k r a n k h ei t: Inwiefern ist psy- chiatrische Begutachtung erforderlich '1 Stellung des kan- tonalen Richters zum Gutachten. Stellung des Bundesge- richts im Berufungsverfahren. Tat-und Rechtsfrage. A. -Mit der vorliegenden Klage verlangt die verwit- wete Klägerin Bezahlung der Summe von 10,000 Fr., für welche ihre Tochter Emmy zu Gunsten der Eltern bei der Beklagten versichert war. Die Beklagte verwei- gert die Zahlung mit der Begründung, die Klägerln selbst habe ihre Tochter absichtlich getötet. Die Klägerin hat eingestanden, ihre Tochter erschossen zu haben, wendet aber ein, dabei wegen Geisteskrankheit urteilsunfähig gewesen zu sein. Die gegen sie erhobene Anklage wegen Mordes hat die Staatsanwaltschaft auf ein psychiatri- sches Gutachten des Dr. Ris, Direktors der Pflegeanstalt Rheinau, hin zurückgezogen, nachdem ein zuvor bei der Heilanstalt Burghölzli eingeholtes psychiatrisches Gut- achten (Bleuler-Bänziger) die Anklageerhebung nicht zu verhindern vermocht hatte. Das Gutachten Bleuler-Bänziger schliesst wie folgt :