Art. 6 Abs. I und II rev. PVÜ; Art. 3 Abs. II MSchG; Schutzfähigkeit und Freizeicheneigenschaft einer Wortmarke richten sich materiell nach dem Recht des Schutzstaates. Die PVÜ gewährleistet bei im Ursprungsstaat eingetragenen Marken die Zulassung als solche, lässt jedoch die Prüfung der materiellen Ungültigkeitsgründe nach nationalem Recht unberührt. Für die Frage der Freizeichenbildung ist auf die Verkehrsauffassung im Inland und auf die maßgebenden Sprachkreise abzustellen; eine beschreibende Anspielung genügt nicht, vielmehr muss das Zeichen als allgemein verständliche Sachangabe erscheinen (consid. 1-2). Die Umwandlung in eine Sachbezeichnung ist erst vollendet, wenn die individualisierende Bedeutung dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise endgültig entschwunden ist; vereinzelte lexikographische Nachweise sind dafür nicht ausschlaggebend (consid. 2).
Eisenbahnhaftpflicht. N0 27. mit einem selbständigen Inhaber eines Holzhandelge- schäftes, d. h. weder mit einem Beamten noch mit einem Arbeiter zu tun hat, und der von der Beklagten gemachte Vorschlag, das Mittel zwischen den für Beamte und für Arbeiter gefundenen Werten zu nehmen, jeder objektiven Fundierung entbehrt. Hievon abgesehen hat die Be- klagte keinerlei Momente, welche eine vorzeitige Herab- setzung der Erwerbsfähigkeit Kälins erwarten lassen könnten, nachgewiesen noch auch nur behauptet. Die Erfahrungen des Lebens sprechen im Gegenteil eher gegen den Standpunkt der Beklagren. Die blesse (kauf- männische und technische) Leitung dieses Geschäftes hätte Kälin allein oder doch mit Hilfe seiner Familie aller Voraussicht nach noch im vorgerückten Alter besor- gen können, da es sich ja dann um einen bereits eingeführ- ten Betrieb gehandelt hätte, dessen Aufrechterhaltung nicht mehr so grosse Anforderungen an den Inhaber gestellt hätte wie die Gründung und die ersten Geschäfts- jahre. Schliesslich ist auch noch daraUf hinzuweisen, dass Kälin zweifellos in der Lage gewesen wäre, einen allfälligen Ausfall in den spätern Jahren durch die nicht unbeträcht- lichen Ersparnisse auszugleichen, die er bis dahin hätte machen können: Es steht fest, dass er von seinen 17,000 Fr. Jahreseinkommen höchstens 5000 Fr. für seine Familie verwendet hat ; auch wenn man die Aufwendungen für seine eigene Person hoch veranschlagt, so bleiben doch immer noch 5-7000 Fr., die er jährlich hätte zurücklegen können. Es besteht daher kein Grund, die Renten aus diesem Gesichtspunkt heraus zeitlich zu beschränken. Markenschutz. N0 28. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 28. Auszug a.us dem T1rtell der I. Zivi1a.btellung vom 30. Aprll 1999 i. S. Va.lvoline Oll Comp. gegen India.n Bef"Uling Comp. Markenschutz:
Markensohutz. N° 28. schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarke Havoline . B. -Die Klägerin erblickte in der Verwendung der Marke der Beklagten eine Verletzung ihrer Zeichenrechte und reichte im Juli 1927 beim Handelsgericht des Kantollß Bern Klage ein, mit den Begehren um :
ursprünglich ein Individualzeichen gewesen, so sei es jedenfalls im Laufe der Jahre zur Sachbezeichnung gewor- den, und zwar speziell in der Westschweiz. O. -Mit Urteil vom 30. November 1928 hat das Han- delsgericht des Kantons Bern die Haupt-und Widerklage abgewiesen. D. -Dieses von beiden Parteien mitteIst Berufung angefochtene Urteil hat das Bundesgericht dahin abge- ändert, dass es die Marke Havoline der Beklagten aIs nichtig erklärte und die einmalige Veröffentlichung des Urteilsdispositivs anf Kosten der Beklagten in zwei von der Klägerin zu bestimmenden Zeinungen anordnete. A U8 den Erwägungen :
Mark,mschutz. No 28. markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6 Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55 II 62 f. ; 53 II 360; 52 II 303 f.). 2. -Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des Wortes ( Valvoline unter Hinweis darauf, dass es nach seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für Schmieröl sei. Da der Markenschutz in der Schweiz beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgericht- licher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigen- schaft geltenden Territorial-oder Nationalitätsprinzip ist es' daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den Charakter als privates Herkunftszeichen bewahrt, im aus- ländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE 39 II 116 ff. ; 42 II 169 f. ; 43 II lOlL ; 50 I 330 f.). Bei der Beurteilung, ob eine Wort marke beschreibender Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derje- nigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tat- sache, dass Valvoline laut den von der Vorinstanz angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprach- gebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handels- gericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemein- gebrauches des Suffixes oline als Bezeichnung für ÖI- produkte, da der der englischen Sprache entnommene wesentliche Wortbestandteil valve im Sprachgebiete der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch Markenschutz. No 28.
das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutz- fähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen Beziehung zUr Ware stehen, die Wortbildung willkürlich und eigenartig genug sei, um individualisierend für das Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute nicht mehr in Abrede gestellt, dass Valvoline in den deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasie- name gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt das Wort valve in mannigfacher Bedeutung vor, so in der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen, Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mecha- nik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRE, Diction- naire de la langue franc;aise; LAROUSSE, illustre). Am bekanntesten ist wohl die Bedeutung von Schale oder Muschel . Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von Klappe oder Ventil , wie er dem Ausdruck in der Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der Wortbestandteil ValV im angefochtenen Zeichen als beschreibende . Hinweis auf die Zweckbestimmung des betreffenden Olproduktes allgemein verständlich wäre; dies umsoweniger, al ! das Wort Valvoline auf den ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehr- deutige französische Hauptwort valve steckt. Bezeich- nend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen Geiger, der nicht wusste, dass Valvoline eine Marke ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest, dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der franzö- sischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus
Markenschutz. No 28. drucks nicht kennen. Jedenfalls wäre die dur(;h das Stamm wort Valv begrifflich geschaffene Beziehung zu der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französi- schen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören ver- möchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestim- mung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zei- chen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeug- nis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Ver- kehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406). Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das ursprüngliche IndividualZeichen Valvoline im Laufe der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an den gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung be- ruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Frei- lich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Klein- abnehmer im allgemeinen Valvoline als Warennamen für huile epaisse ), gleichgültig welcher Herkunft, an- sahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individual- zeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Frei- zeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverstän- digen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinen- teile mit huile epaisse de la marque Valvoline heraus- gegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame und Aufklärung wirksa entgegengetreten, so dass das 'Vort wiederum den Charakter einer Marke angenommen hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange Markenschutz. N0 28. 155 aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzei- chens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise nicht derart entschwunden ist, dass das Wort ßich einer Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Frei- zeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen wer- den (vgl. BGE 42 11 171), ganz abgesehen davon, dass hier die Bezeichnung Valvoline ihre Markeneigenschaft in der VerkehrsauHassung der deutschen Schweiz allge- mein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern (gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachhe- zeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als Valvoline , laut Feststellung der Vorinstanz, in eben- sovielen andern technischen Nachschlagewerken über- haupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der Klägerin genannt wird. 3. -(Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der heiden Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)