Patent case: private expert opinion and lack of inventive stepKI-generiert

Erfindungsschutz. N° 43. d'etre dit, Iui imposant des prestations notablement plus etendues qu'elle ne le voulait en realite (art. 24 eh. 3 CO). A ce propos, il suffit d'observer ce qui suit : L'art. 33 repose sur la consideration que c'est a l'assureur qu'il incombe de rediger le contrat d'assurance de teIle fa90n que les termes en soient clairs et precis. S'il manque a cette obligation, c'est a lui d'en subir les consequences. Chercher a se liberer en invoquant une erreur qui provient precisement de ce que le contrat prete a equivoque, serait une f8.90n de se soustraire a la sanction de la loi incompatible avec les regles de la bonne foi. Par conse- quent ce moyen doit etre rejete conformement a l'art. 25 al. 1 CO. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce : Le recours est rejete et I'arret cantonal entierement confirme. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 48. Auszug a.us dem Urteil der I. Zivila.bteilung vom 11. Juli 1933 i. S. Aghin A.-G. ge'"gen W'mteler 8:. Oie. P a t e n t ver let z u n g ski a g e. Wiinschbarkeit, dass das kantonale Handelsgericht, wenn es schon von der Veranstal tung einer Expertise absehen zu können glaubt, den Befund der ihm angehörenden Sachverständigen für das Bundesgericht protokollieren lässt. 3. -Das deutsche Reichspatentamt thatte die Frage der Erfindungshöhe im Vorprüfungsverfahren bejaht, desgleichen Dr. Arndt als gerichtlicher Experte im Pro- zesse der Vereinigten Zwieseler Pirnaer Farbenglas- werke A.-G. c. Siederer Freudenberg, in dem gegen Erfindungsschutz. No 49.

das deutsche Ta 'Bois-Patent die Einrede der Ungültigkeit erhoben worden war, und der 10. Zivilsenat des Kammer- gerichtes Berlin in seinem Urteil vom 21. Dezember 1932 in diesem Prozess, durch welches das Urteil der Zivil- kammer 16 a des Landgerichtes von Berlin vom 27. Mai 1932 bestätigt wurde. Die Vorinstanz dagegen hat die Frage gestützt auf den Befund ihrer sachkundigen Mit- glieder verneint. Es ist, besonders in Anbetracht dieser voneinander abweichenden Entscheidungen zu bedauern dass nicht nur die Vorinstanz von der V ernnstaJtung de; von der Klägerin beantragten Expertise abgesehen hat, sondern dass die ihr angehörenden zwei Ingenieure es auch unterlassen haben, zur Erleichterung der Aufgabe des Bundesgerichtes die Gründe ihres technischen Befun- des dem Protokoll einzuverleiben; nur ein solches Pro- tokoll hätte für den Richter der Berufungsinstanz bei Beurteilung der mit den Tatsachen eng verknüpften Rechtsfrage der Erfindungshöhe den gleichen praktischen Wert gehabt, wie ein Expertenbericht. Doch hat das Bundesgericht nach dem geltenden Recht auch in Patent- prozessen, trotz ihrer besondern Natur, nicht die Möglich- keit, die Vorinstanz zur Veranstaltung einer Expertise anzuhalten (BGE 38 II S. 689). 49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Sept(mber 1933 i. S. r. Bichter 8:. Cie gegen Buo.olf Eüc.hi. Pa t e nt ver let z u n g skI a g e. Die Einreichung von Pri- vatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestä- tigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrig- keitsriigen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. a und 81. (Erw. 1). Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc. mangels Erfindungshöhe. Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2). A. ,,"'-Die Klägerin, F. Richter Cie in Wil (Kt. St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser Gegen-

Erfindungsschutz. No 49. stände, das am 23. November 1927 angemeldet und am 2. Januar 1929 veröffentlich worden war. Der Haupt- anspruch des Patentes lautet: Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände mit zwei in einigem Abstand übereinander auf Füssen angeordneten Platten, von denen die obere zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes, und die untere als Schirm gegen Wärme- übertragung durch Strahlung von oben dient, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten so miteinander verbunden sind, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist. Die drei Unteransprüche des Patentes lauten:

1. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- net, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der zur Aufnahme des erhitztim Gegenstandes dienenden Platte verbunden ist.
2. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die als Schirm dienende Platte an den Füssen des Rostes befestigt ist.

Rost nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Verbindung der Schirmplatte mit der zur Aufnahme des erhitzten Gegen- standes bestimmten Platte dienenden Bolzen gleichzeitig zur Befestigung der Füsse an der letztgenannten Platte dienen. Der Beklagte, Rudolf Büchi, ebenfalls in Wil, fabriziert auch einen Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände. der dem Erzeugnis gemäss dem Patent der Klägerin ähnlich ist. Nur die Verbindung der beiden Platten miteinander und mit den Füssen des Rostes ist etwas anders gestaltet; die Bänder der Füsse gelangen hier unmittelbar an die obere Platte und sind an ihr befestigt, und die Schirmplatte ist nicht dUrch Bolzen mit der Aufstellplatte verbunden, sondern hinten und vorn umge- bogen und an ihren äussersten Enden selbst an der Auf- stellplatte angebracht. ErfindungAAchutz. N° 49.

B. -Die Klägerin hat im Erzeugnis des Beklagten eine Verletzung ihres Patentrechtes erblickt und am 26. November 1932 folgende Klage gegen Büchi eingereicht: Ist gerichtlich zu erkennen

1. Der Beklagte habe durch die Fabrikation und den Vertrieb eines Rostes zum Aufstellen heisser Gegenstände (speziell Bügeleisen) das Patent Nr. 129863 verletzt und es seien ihm die weitere Fabrikation und der weitere Vertrieb dieses Rostes zu untersagen.

Es seien die vom Beklagten fabrizierten, an seinem Lager befindlichen und soweit möglich auch die verkauften Roste einzuziehen und es seien die zur Nachahmung dienenden Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge, Geräte etc. zu zerstören. 3. Der Beklagte habe der Klägerschaft eine Entschä- digung von 15,000 Fr. eventuell einen Betrag nach rich- terlichem Ermessen zu bezahlen ? 0 ... D. -Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und sich zur Begründung auf Ungültigkeit des Patentes mangels Erfindungshöhe und Neuheit berufen und even- tuell geltend gemacht, es liege keine Verletzung vor. E. -Durch Urteil vom 21. Märzj22. April 1933 hat das Handelsgericht des Kantons St. Gallen die Klage abgewiesen. F. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und Gutheissung der Klage beantragt. In der Berufungserklärung sind verschiedene Akten- widrigkeitsrügen erhoben und es ist dazu ein Gutachten des Prof. Dr. H. Rupp eingereicht worden. G ... Das Bundesgericht zieht in Erwägung : I. -Das von der Klägerin noch im Berufungsverfahren eingereichte Privatgutachten Rupp kann nach dem Urteil des Bundesgerichtes vom 29. Juni 1932 i. S. Orion

Erfindungsschutz. No 49. Automobilwerkstätten gegen Huber (BGE 58 II S. 279 ff.) nicht berücksichtigt werden. Das Recht jedes Beru- fungsklägers, tatsächliche Feststellungen der letzten kan- tonalen Instanz noch im Berufungsverfahren als akten- widrig zu rügen, muss ihm freilich gewahrt bleiben (OG Art. 81). Allein zur Kritik der Aktenwidrigkeit tatsäch licher Feststellungen bedarf es keiner Gutachten, sondern lediglich der Bezeichnung der betreffenden Feststellungen und der Bezeichnung der Urkunden oder Stellen von Urkunden, mit denen die Feststellungen im Widerspruch stehen sollen. Ob eine Aktenwidrigkeit im Sinne des Art. 81 dann wirklich vorliegt, vermag das Bundesgericht auch in Patentstreitigkeiten ohne die Hilfe eines Sach- verständigen zu beurteilen. Es erweist sich daher als eine einfache Umgebung des im zitierten Urteil aufge- stellten Grundsatzes, wenn die Klägerin die trotzdem erfolgte Einreichung eines Privatgutachtens mit ihren Aktenwidrigkeitsrügen begründen zu können glaubte. Die Rügen richten sich übrigens gar nicht gegen tat- sächliche Feststellungen des Handelsgerichtes, sondern gegen rechtliche Erwägungen. Die Klägerin beklagt sich darüber, dass der Vorderrichter die Patentansprüche unrichtig aufgefasst habe, dass er bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung von falschen Erwägungen ausgegangen sei und dass der Rost des Beklagten nicht auf die massgebenden Merkmale der Erfindung der Klägerin untersucht worden' sei. ; Das ist wie gesagt eine rechtliche Kritik des angefochtenen Urteils. 2. -Das Handelsgericht hat erklärt, das Wesen der klägerischen Erfindung sei jedenfalls nicht in der Schräg- stellung der bei den Platten zu erblicken, da im Patent- anspruch -übrigens mit Recht -nicht davon die Rede sei. Es hat sodann der Verwendung zweier Platten, einer Aufnahme-und einer Schirmplatte, den Erfindungs charakter abgesprochen, denn die gleiche Konstruktion sei schon bei den gewöhnlichen Ofentüren und ausserdem i ' vorveröffentlichten Patent Felix für einen Rost ver- Erfindungsschutz. No 49.

wirklicht gewesen. Endlich hat es auch der Kombination von Doppelplatte und Schrägstellung die Erfindungshöhe aberkannt. Die Klägerin macht nun vor Bundesgericht geltend, die Vorinstanz habe das Wesen der Erfindung nicht erfasst; dieses liege weder in der Schrägstellung der beiden Platten, noch überhaupt in der Verwendung zweier Platten, noch in der Kombination beider Elemente, sondern in der Verbindung beider Platten, die so gestaltet sei, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist. Es erscheint zunächst als fraglich, ob diese Behauptung nicht neu und daher gemäss OG Art. a unzulässig sei. Die Behauptung steht allerdings mit dem Hauptanspruch des Patentes selbst im Einklang. Allein weder in der Klageschrift, noch in der Replik wurde davon gesprochen, dass das Wesen der Erfindung in der Art der Verbindung der beiden Platten liege. In der Replik (S. 4) bemerkte die Klägerin im Gegenteil selber: Speziell durch die nicht horizontale Lage der Platte wurde es ermöglicht, dass e warme Luft mit der Tendenz zum Steigen immer nach oben strömt und durch die nachströmende kalte Luft ersetzt wird. Dadurch wird eine wirksame, ununter- brochene und selbständig sich erneuernde Kühlung erreicht, sodass nicht nur die Schutzplatte relativ kalt bleibt, sondern auch die Standplatte nie gefahrdrohend warm wird . Es lag daher nahe, dass die Vorinstanz das Wesen der Erfindung so auffasste, wie die Klägerin selbst es darstellte. Immerhin rechtfertigt es sich nicht, die Be- hauptung der Klägerin als neu und unzulässig zu behandeln. Erstelli' ist in dem von der Vorinstanz mit der Replik zu den Akten genommenen Privatgutachten Isler (S. 3) immerhin davon die Rede, dass die Schutzplatte unter der Sliandptat..-..e derart angeordnet und an ihr derart zweckmässig befestigt sei, dass sie sich nicht wesentlich erwärme. Zweitens konnte der Vorinstanz jedenfalls nicht entgehen, dass diejenigen Elemente, die in einem AS 59 II -1933 22

Erfindungsschutz. N0 49. Patent anspruch vor den üblichen Worten: dadurch gekennzeichnet)) stehen, als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem dadurch gekennzeichnet folgen. Endlich hat die Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt. Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen Erfindungsschutz geniessen. Im Hauptanspruch des Pa- tentes ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung eine möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt, dass die alR Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug auf die Verwendung zweier 'platten ausgeführt hat: Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungs- höhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als Schirm der Unterlage (z. B: des Holztisches) zu dienen, erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte, und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker, ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar, dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe mit möglichst geringem Durchschnitt. Die Verwendung solcher Bolzen lag deshalb nahe, weil die Verwendung einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten

Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständ- lich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachteiles nur einer ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte. 3 ... Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/ 22. April 1933 wird bestätigt. VII. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR 50. Arrit de la Ire Seetion civile du 17 juillet 1933 dans la causa Steenworden contre Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique. . Il suffit que I'autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait 13M donnee par l'ayant droit, en vertu d'une licence obligatoire ou conventionneUe, pour que le fabri- cant ou les acquereurs de ces disques puissent les faire entendre en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d'une taxe speciale (consid. 2). 2. Ce principe prevaut contre toute convention contraire ; il est applicable meme aux disques fabriques a l'etrangar (consid. 3 et 4). Art. 9, 12, 17 sq. at notamment 21, 67 ru. 1 de la loi fooerale du 7 d6cembre 1922 sur le droit d'auteur. -Art. 13 da la con- vention da Berne du 9 septembre 1896, revisee lt. Berlin le

novembre 1908. A. -Henri Steenworden, qui exploite un cafe-brasserie a Geneve, fait executer journellement, depuis janvier 1932, des concerts gratuits au moyen de disques de gramo- phone, dont le son est amplifie par des appareils ad hoc. Les oouvres jouees appartiennent au repertoire" de la SocieM des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique.