Art. 14, 21 PatG; Art. 41, 42 Abs. 2 OR: Umwandlung eines Zusatzpatentes in ein Hauptpatent erweitert dessen sachlichen Inhalt nicht; der Patentschutz bleibt auf den Bereich der durch das frühere Hauptpatent geschützten und durch das Zusatzpatent bloss weitergebildeten Erfindung beschränkt. Eine Patentverletzung scheidet aus, wenn die angegriffene Ausführung die geschützte Kombination nicht verwirklicht. Objektiv unwahre, fahrlässig aufgestellte und gegenüber Dritten verbreitete Behauptungen über Patentschutz und Nachahmung können unlauteren Wettbewerb begründen; die Schadensersatzpflicht setzt nach Art. 42 Abs. 2 OR nicht nur die Schätzung der Schadenshöhe, sondern auch den Nachweis des Schadenseintritts voraus, wobei dieser aus ausreichenden Indizien und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gefolgert werden darf (consid. 1-5).
120 Obligationenrecht. No 22. Dienstherr nur dann aufmerksam zu machen, wenn er z. B. wegen Jugendlichkeit, geistiger Beschränktheit oder mangelnder Einsicht des Dienstpflichtigen damit rechnen muss, dass dieser nicht von sich aus die Gefahr erkennen und sich demgemäss verhalten werde (BGE 56 II S. 280 ; 57 11 S. 168; nicht publizierter Entscheid i. S. Hoch- strasser c. Stadelmann vom 4, Oktober 1933). Dass einer dieser Ausnahmefälle auf ihn zutreffe, behauptet der Kläger indes selber nicht; es finden sich in den Akten auch keine Anhaltspunkte in dieser Richtung. Unter diesen Umständen ist es unerheblich, dass die Beklagte überhaupt nichts vorgekehrt hat, was als Schutz- vorkehr im Sinne von Art. 339 OR gelten könnte, wie z. B. Erlass eines Schiessreglementes, Aufstellen allge- meiner Instruktionen etc. Da angesichts des ganzen Verhaltens des Klägers zu schliessen ist, dass er auch bei Bestehen derartiger Vorschriften nicht anders vorgegangen wäre, so fehlt der nach Art. 339 erforderliche Kausal- zusammenhang zwischen der Nachlässigkeit der Beklagten und dem nachher eingetretenen Unfall. 4. -Fehlt es mithin an den Voraussetzungen für eine Haftbarkeit der Beklagten für den Schaden des Klägers, so ist die Klage in Aufhebung des angefochtenen Urteils abzuweisen, ohne dass auf die Frage der Schadens höhe eingetreteniwerden muss. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird gutgeheissen und demgemäss wird das Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 22. Juni 1933 aufgehoben und die Klage abgewiesen. j Erfindungsschutz. N0 23. IV. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 23. Urteil der I. Zivilabtellung vom a7. Fellruar 1934 i. S. Drayfuss gegen Lamprecht Co. A. G.
Pa t e n t ver let z u n g ski a g e. Umwandlung eines Zu- satzpatentes in ein Hauptpatent ; dieses letztere ist inhaltlich auf den Bereich des früheren Zusatzpatentes beschränkt Pat. Ges. Art. 14 und 21 (Erw. 1). Mit Rücksicht auf diese Beschränkung Verneinung einer Patent- verletzung im vorliegenden Fall (Erw. 2-4). Uni a u t e r 1l r W e t t b ewe r b durch fahrlässige Aufstellung objektiv unwahrer Behauptungen in einem Zirkular. OR Art. 48. Bestätigung der bisherigen Praxis, dass sich Art. 42 Abs. 2 OR nicht nur auf die Höhe, sondern auch auf das Vorhandensein des Schadens bezieht. A. -Der Kläger, der in Lausanne den Beruf eines Zahnarztes ausübt, ist der Erfinder eines besonders gear- teten Gummisaugers für Säuglingsmilchflaschen, der am 16. Januar 1924 vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Hauptpatent 103096 patentiert wurde. Das Patent enthält die folgenden Patentansprüche : Patentanspruch : Biberon, caracterise en ce que ses parties venant en contact avec la bouche de l'enfant sont conformees de mamere que le lait qu'elles conduisent n'en peut etre extrait que par une depression appliquee par l'enfant a l'extremite du canal abducteur du biberon.)) Unteransprüche :
Erfindungsschutz. No 23. 3. Biberon selon la sous-revendication 2, caracterise en ce que le mamelon s'eUnve au centre d'une calotte prevue a l'extremite d'un manchon de fixation. Zu diesem Patent meldete der Kläger am 10. Juli 1923 ein Zusatzpatent an, das ihm am 2. Juni 1924 unter No. 105163 erteilt wurde. Dieses enthält den folgenden Patentanspruch : Biberon selon la revendication du brevet principal, caracMrise en ce que la calotte est creuse et disposee de maniere que le mamelon puisse executer des mouvements dans la direction de l'axe du biberon. Ferner sind 8 Unteransprüche aufgestellt. B. -Die beklagte Firma betreibt eine Gummiwaren- fabrik in Örlikon ; sie stellt u. a. auch Gummisauger her. Am 5. Februar 1930 schrieb ihr Patentanwalt Bovard in Bern als Vertreter des Klägers, es sei durch Kauf in einem Laden festgestellt worden, dass sie Sauger für Kinder- flaschen auf den Markt bringe, die eine servile Kopie des vom Kläger patentierten und unter dem Namen Poupon) im Handel befindlichen Saugers sei, und forderte sie auf, die Fabrikation und den Vertrieb der nachgeahmten Sauger sofort einzustellen und innert 5 Tagen die Zahl der verkauften Sauger anzugeben, damit der dem Kläger zugefügte Schaden geschätzt werden könne. In ihrem Antwortschreiben vom 6. Februar 1930 machte die Beklagte geltend, dass sowohl der vom Kläger ver- triebene, wie auch der von ihr hergestellte Sauger schon längst in ähnlicher Form überall hergestellt und ver- trieben werde. Ausserdem wies sie darauf hin, dass der vom Kläger unter der Patentnummer 103096 vertriebene Sauger weder diesem Patent, noch dem Zusatzpatent 105163 entspreche, und forderte den Kläger auf, diese fälschliche Bezeichnung seines Saugers einzustellen. Patentanwalt Bovard erwiderte am 28. Februar 1930, dass der Sauger gemäss Patent 103096 allerdings nicht mehr fabriziert werde, dagegen ein im gleichen Geist Erfindungsschutz. ) 0 2:1.
",ie derjenige gemäss Zusatz patent 105163 gehaltener. Im übrigen hielt er an der Behauptung fest, dass der Sauger der Beklagten das klägerische Patent verletze. In der Folge wurde einer Reihe von Firmen, die als Abnehmer solcher Sauger in Frage kommen, ein vom Patentanwaltsbureau Bovard Co. unterzeichnetes ge- drucktes Zirkular folgenden Wortlautes zugestellt: P. P. Der Poupon -Sauger, durch die Schweizer Patente 103096 und 105163, sowie durch zahlreiche aus- ländische Patente geschützt, wird seit einiger Zeit von einer Schweizer Firma nachgemacht, welche sich nicht scheut, ihr Fabrikat demjenigen des Inhabers oben genannter Patente als ebenbürtig anzupreisen. Wir sind beauftragt, ohne Nachsicht gegen alle diejenigen vorzu- gehen, welche die Rechte des Patentinhabers verletzen und wir gestatten uns, darauf aufmerksam zu machen; dass das Schweizer Erfindungspatentgesetz nicht nur den Fabrikanten, sondern auch den Verkäufer und den Ver- braucher für den dem Erfinder zugefügten Schaden ver- antwortlich macht. Es ist deshalb im Interesse aller Beteiligten, bloss den patentierten Sauger, welcher die Marke Poupon)) trägt, zu verkaufen. Diese Marke garantiert die Herkunft des Saugers. Mit Schreiben vom 26. Juni 1930 verwahrte sich der Vertreter der Beklagten gegenüber dem Anwalt des Klägers gegen dieses Zirkular. Er vertrat den Stand- punkt, dass sich der Kläger damit des unlauteren Wett- bewerbes im Sinne von Art. 48 OR schuldig gemacht habe, und verlangte sofortige Einstellung dieses Geschäfts- gebarens unter Vorbehalt der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. G. -Am 7. Juli 1930 hat der Kläger gegen die Beklagte beim Handelsgericht Zürich Klage eingeleitet mit den folgenden Rechtsbegehren :
Erfindungsschutz. No 23. ahmung der klägerischen Patente 103096 und 105163 gerichtlich zu untersagen. 2. Es seien die nachgeahmten fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie die zur Nachahmung dienenden Ein- richtungen, Werkzeuge, Maschinen, Geräte und Materia- lien gerichtlich einzuziehen und zu vernichten. 3. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger 12,000 Franken plus 5 % Zins seit 23. Juni 1930 zu bezahlen. 4. Das Urteil sei auf Kosten der Beklagten in einer vom Gerichte zu bestimmenden Anzahl Zeitungen, jeden- falls aber je in einer Tageszeitung der deutschen und der französischen Schweiz, sowie in je einer Fachzeitung beider Landesteile zu veröffentlichen. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und die folgende Widerklage erhoben :
Es seien das schweiz. Hauptpatent No. 103096 und das Zusatzpatent No. 105163 des Klägers sowohl bezüg- lich des Patentanspruches, wie der Unteranspruche nichtig zu erklären.
Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich der Kläger durch die nachfolgenden Äusserungen bezw. Handlungen seiner Person und seiner Vertreter des unlauteren Wett- bewerbes schuldig gemacht habe : a) Der Poupon -Sauger sei durch die schweiz. Patente No. 103096 und 105163, sowie durch zahlreiche auslän- dische Patente geschützt. . b) Der Poupon -Sauger werde von der Widerklägerin widerrechtlich nachgemacht, welche sich nicht scheue, ihr Fabrikat demjenigen des Inhabers oben genannter Patente als ebenbürtig anzupreisen. c) Dass Dreyfuss gegen alle diejenigen (Fabrikant, Verkäufer, Verbraucher) wegen Patentverletzung ohne Nachsicht gerichtlich vorgehen werde, welche das Fabrikat Lamprecht handeln oder benützen. d) Es sei deshalb im Interesse aller Beteiligten bloss den patentierten Sauger, der die Marke Poupon trage, zu verkaufen. '. Erfindungsschutz. N° 23.
Es seien dem Widerbeklagten AuskÜlldigungen der in Ziffer 2 erwähnten Art gerichtlich zu untersagen und er sei zu verurteilen, der Widerklägerin als Schadenersatz und Genugtuung 1000 Fr. zu bezahlen.
Die Widerklägerin sei berechtigt zu erklären, das Urteilsdispositiv in 3 von ihr zu wählenden Tages-bezw Fachzeitungen auf Kosten des Widerbeklagten zu ver- öffentlichen. D. -Das Handelsgericht Zürich hat die Durchführung einer Expertise angeordnet. Der gerichtlich bestellte Experte Armand Braun, Patentanwalt in Basel, hat am
Oktober 1931 ein Gutachten und am 22. März 1933 ein Ergänzungsgutachten erstattet. In der Zeit zwischen diesen beiden Gutachten, nämlich am 20. Februar 1932, hat der Kläger das streitige Hauptpatent No. 103096 löschen Und das Zusatzpatent No. 105163 in ein Haupt- patent umwandeln lassen. Am 4. Juli 1932 hat er sodann das Widerklagebegehren No. 1 mit Bezug auf das gelöschte Hauptpatent No. 103096 anerkannt. Die Beklagte hat daraufhin ihr Widerklagebegehren in dem Sinne abge- . ändert, dass an Stelle des Wortes Zusatzpatent das Wort Hauptpatent No. 105163 genetzt werde. An der Schlussverhandlung hat sie ferner beantragt, es sei die Nichtigkeit des gelöschten Hauptpatentes 103096 im Urteilsdispositiv auszusprechen, damit diese nicht bloss ex nunc, sondern ex tunc festgestellt sei ; daran habe sie ein rechtliches Interesse, weil der Kläger die gegen sie erhobenen Schadenersatz anspruche auch auf angebliche Verletzungen des inzwischen gelöschten Patentes stütze. E. -Mit Urteil vom 4. Mai 1933, den Parteien zuge- stellt am 16. Juni, hat das Handelsgericht des Kantons Zürich, nach Vormerknahme vom Rückzug des Haupt- klagebegehrens Ziffer 4 um Urteilspublikation, die Haupt- klage abgewiesen; das Widerklagebegehren No. 1 hat es in dem Sinne gutgeheissen, dass das Hauptpatent No. 103096 und das Zusatzpatent 105163 auf die im Sinne des neuen Hauptpatentes beanspruchte Anordnung
Erfindungs..chutz. No 23. der beweglichen Hohlkalotte mit kurzer Vollwarze ein- geschränkt und im übrigen nichtig erklärt werde. Ferner hat es dem "Widerbeklagten verboten, gegenüber der Widerklägerin die in seinem Zirkular enthaltenen, einge- klagten Äusserungen zur tun, und hat ihn zur Bezahlung einer Schadenersatzsumme von 1000 Fr. verurteilt; das Widerklagebegehren um Urteilspublikation hat es abge- wiesen. F. -Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und die Gutheissung der Klage- begehren 1-3, sowie die gänzliche Abweisung der Wider- klage, eventuell die Streichung oder doch eine Reduktion der Entschädigung wegen unlauteren Wettbewerbes bean- tragt. In seiner Berufungserklärung hat er verschiedene Aktenwidrigkeitsrügen erhoben, auf die im Verlaufe der rechtlichen Erörterungen einzutreten sein wird. G. -An der heutigen Verhandlung hat der Kläger seine Berufungsanträge wiederholt. Die Beklagte hat auf Abweisung der Berufung und auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides angetragen. H.-.,. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
128 ErtindtmgsSchutz. No 23. Art. 14 ergibt, abzuwenden, sofern der Inhaber dies wünscht. Die nunmehrige Selbständigkeit des neuen Hauptpatentes muss 'jedoch in der Form zum Ausdru lk gebracht werden, und vor allem tritt eine Änderung in der fiskalischen Behandlung ein : Statt der niedrig gehal- tenen Zusatzgebühr muss nun die volle, für Hauptpatente geltende Jahresgebühr bezahlt werden. Dem Inhalte nach bleibt aber das neue Hauptpatent nach wie vor auf den Bereich des Zusatzpatentes . beschränkt. Bei diesem Anlass eine Erweiterung des bisherigen Patent- schutzes eintreten zu lassen, wäre denn auch' durch gar keinen vernünftigen Grund geboten gewesen. 2. -Aus dieser Erwägung ergibt sich ohne weiteres die Umschreibung des klägerischen Patentrechtes in der von der Vorinstanz vorgenommenen Weise. Denn für die Frage, was an der vom Kläger als seine Erfindung in Anspruch genommenen Konstruktion neu sei, muss auf die von der Vorinstanz eingeholte Expertise abgestellt werden. Danach weist die in der klägerischen Konstruk- tion verwendete Saugwarze gegenüber bereits bekannten Lösungen eine besondere Eigenschaft nur darin auf y dass sie als Vollwarze, d. h. massiv ausgestaltet ist, und ferner ist diese Vollwarze als integrierender Bestandteil der mit dem neuen Hauptpatent beanspruchten Kombi- nation der achsial beweglich gemachten Kalotte aufzu- fassen, weil ohne sie die achsialen Bewegungen der Kalotte nicht als gesichert erscheinen. 3. Mit dieser Umschreibung des klägerischen Patent- rechtes und der daraus sich ergebenden Bestätigung des angefochtenen Urteils in diesem Punkte ist aber bereits auch das Schicksal der Hauptklage wegen Nachahmung entschieden, da es ohne weiteres klar ist, dass bei dieser Einschränkung des klägerischen Patentrechtes der Sauger der Beklagten dieses nicht verletzt. Denn nach der ver- bindlichen Feststellung des Experten fehlen dem Sauger der Beklagten die beiden geschützten Elemente des Pouponsaugers gemäss der Kombination des neuen Haupt- ErfindtmgsSchutz. N° 23. 129 patentes, nämlich die gänzlich freie, durch den Munddruck des Kindes in achsialer Richtung bewegliche Hohlkalotte und die zentral daransitzende, kurze Vollwarze. Umsonst versucht der Berufungskläger, sich dieser Schlussfolgerung dadurch zu entziehen, dass er die genannte Feststellung als einen Irrtum des Experten bezeichnet und hierauf gestützt die gleichlautende Annahme der Vorinstanz als aktenwidrig anficht. Der Vorwurf der Aktenwidrigkeit ist gerade deshalb von vorneherein haltlos, weil sich die Vorinstanz nicht in einen Widerspruch zum Gutachten setzt, sondern im Gegenteil auf dieses abstellt. Dass aber die Feststellungen des Experten durch den Inhalt der übrigen Akten offensichtlich widerlegt würden und also in dieser Hinsicht eine Aktenwidrigkeit vorläge, versucht der Kläger gar nicht nachzuweisen, sondern er begnügt sich mit der blossen unbewiesenen Behauptung, der Experte habe für seine Feststellung keinen Beweis erbracht und sie beruhe nach seiner Meinung auf einem Irrtum. Es bleibt daher bei den erwähnten Feststellungen des Experten und damit auch bei der daraus sich ergeben- . den Verneinung einer Patentverletzung durch die Beklagte. 4 .. -Der Kläger behauptet nun allerdings, die Beklagte verletze seine Patentrechte durch die Verwendung einer zwar hohlen, aber der massiv ausgestalteten äquivalenten Saugwarze, wie er selber sie übrigens ebenfalls verwende. Ob und wie weit diese Theorie von den patentrechtlichen Äquivalenten, zu der der Kläger damit Zuflucht nimmt, im schweizerischen Recht überhaupt Geltung beanspruchen kann, braucht hier nicht erörtert zu werden. Denn nach der eigenen Ausführung des Klägers soll das von ihm beanspruchte Äquivalent in der Verwendung einer hohlen Saugwarze an Stelle der vollen bestehen, und nun wäre es doch ein offenbarer Widerspruch in sich selbst,einer- seits die Erfindung deswegen als schutzfähig zu erklären, weil die in ihr verwendete Warze nicht hohl, sondern massiv. gestaltet sei, anderseits aber auch eine blosse Hohlwarze als gleichwertig anzuerkennen und auf diesem
Erfindungsschmz. N° 23. Zirkel ein ausdrücklich als nicht schutzfähig bezeichnetes Konstruktionselement zum Patentschutz gelangen zu lassen. Es könnte sich höchstens fragen, ob die Hohl- warze der Beklagten derart dickwandig konstruiert sei, dass sie im Effekt einer massiven Vollwarze gleichkomme. Allein eine solche Annahme verbietet sich schlechterdings angesichts der Feststellung des Experten, dass die von der Beklagten verwendete Hohlwarze nicht abnormal dickwandig sei, so dass es also direkt ausgeschlossen ist, hier von einer gleichwertigen Konstruktion zu sprechen. 5. -Was die Widerklage anbelangt, mit der die Beklagte den Kläger wegen der in sninem Zirkular enthaltenen Äusserungen auf Schadenersatz wegen unlauteren Wett- bewerbes belangt, so ist zunächst festzustellen, dass der Kläger die Verantwortlichkeit für das von Patentanwalt Bovard unterzeichnete Zirkular -selber übernommen und nicht dem Verfasser überlassen hat. Hinsichtlich des Inhaltes des streitigen Zirkulars ist auf Grund der bisherigen Erwägungen mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Behauptungen, der vom Kläger vertriebene Poupon -Sauger sei in der Schweiz patentrechtlich geschützt, sowie, eine Schweizer Firma ahme diesen nach, objektiv unrichtig sind. Wenn der Kläger heute behauptet, die Beklagte sei in dem Zirkular nicht genannt und es habe der Vorwurf der Nachahmung- nicht auf sie bezogen werde!) müssen, so ist dem entge- genzuhalten, dass der Kläger vor der Vorinstanz nach deren verbindlicher Feststellung nicht bestritten hat, dass damit die Beklagte gemeint gewesen sei, und dies war für die Empfänger des Zirkulars als Wiederverkäufer derar- tiger Artikel auch ohne weiteres erkennbar. Die Auf- stellung dieser . objektiv unwahren Behauptungen in Verbindung mit -der Androhung rechtlicher Schritte auch gegen die Käufer des angeblich nachgemachten Produktes -stellten nun einen Akt unlauteren Wettbewerbes dar; Die Beschwerde des Klägers darüber, dass die Vorinstanz ihm den guten Glauben bei der Aufstellung dieser Behaup:' Erfindungsschutz. o 23.
tungen abspreche, erweist sich als unstichhaltig: Auch wenn er in der Überzeugung gehandelt hat, im Rechte zu sein, so hat er sich eben in fahrlässiger 'Veise von dieser Überzeugung leiten lassen, ohne zu bedenken, dass sie voreilig und gegenüber der angegriffenen Beklagten unberechtigt sein könnte. Ein solches fahrlässiges Ver- halten reicht aber nach Art. 41 OR aus, um eine Schaden- ersatzpflicht nach sich zU ziehen. Gegenüber der Annahme eines Schadens der Beklagten in der Höhe von 1000 Fr. erhebt der Kläger die Rüge der Aktenwidrigkeit mit der Begründung, es gehe aus den Akten kein Anhaltspunkt für eine solche Annahme hervor. Diese Rüge ist jedoch unbegründet. Es handelt sich unbestreitbar um einen ziffermässig nicht nachweisbaren Schaden im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR, und die Vorinstanz war daher berech- tigt, ihn nach ihrem Ermessen abzuschätzen. Denn nach der feststehenden Praxis des Bundesgerichtes bezieht sich diese 'Bestimmung nicht -nur auf die Höhe des Schadens, sondern auch auf dessen Vorhandensein, und dieses muss als erwiesen gelten, wenn die Akten genügende Anhalts- punkte bieten, die geeignet sind, auf seinen Eintri:t schliessen zu lassen, und wenn sich dieser Schluss Imt einer gewissen Überzeugungsgewalt aufdrängt (BGE 43 II . S. 55 f. und dort angegebene frühere Entscheide). Diese Voraussetzungen sind hier aber zweifellos erfüllt, wenn man in Betracht zieht, dass die Befürchtung, vom Kläger belangt zu werden, in hohem Masse geeignet war, Inte- ressenten vom Kaufe des von der Beklagten hergestellten Saugers abzuhalten. Die Schätzung des Schadens auf den Betrag von 1000 Fr. aber entspricht durchaus der Sachlage und kann vom Standpunkte des Bundesrechtes deshalb nicht angefochten werden. Demnach erken-nt das Bunde8gericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 4. lai 1933 wird bestätigt.