Art. 4 PatG; inventive step and novelty; the existence of an invention must be assessed concretely and relatively by reference to the state of the art at the filing date. Novelty under Art. 4 PatG is a separate requirement and does not replace the inquiry whether the claimed solution, compared with the prior art, constitutes a technical advance based on creative activity. A merely summary comparison of the patented object with prior models is insufficient; the court must first establish the relevant technical background and then decide whether the alleged advance is inventive. Industrial applicability is not excluded merely because a garment requires individual fitting (consid. 3-5).
Erfindungssehutz . No 12.
sodass die Beklagte jetzt auch für ihn den Besitz ausüben
würde.
3. -
Wenn auch nicht der erste, so könnte doch der
zweite Klagantrag zugesprochen werden, wenn angenom-
men würde, dem Kläger sei beim Fehlen einer gültigen
Abtretung der Police mindestens der Anspruch auf deren
Herausgabe
abgetreten worden. Allein ein bezüglicher
Wille
ist von den Kontrahenten nicht zum Ausdruck
gebracht worden, zumal nicht vom Sohne der Beklagten.
Ferner kann nicht ein von der Zuständigkeit des Rechtes
losgelöster Anspruch
auf Herausgabe solcher Sachen
anerkannt werden, die nicht trennbar sind von dem
durch sie verurkundeten Rechte, wie gerade die Versi-
cherungspolicen;
hier gibt es keine gültige Abtretung
des Anspruches auf Herausgabe der Police, wo nicht der
Versicherungsanspruch selbst gültig abgetreten worden
ist. Somit
braucht nicht näher geprüft zu werden, inwie-
fern
im allgemeinen die Abtretung des Anspruches auf
Herausgabe einer Sache die Übertragung des Eigentums
dieser Sache zu erset2:en vermag.
Demnach
erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung
wird begründet erklärt, das Urteil des
Obergerichtes des
Kantons Solothurn vom 6. September
1934 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
V.
ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Janua.r 1935
standes. Erw. 3.
Erfindungsschutz. No 12. 45
2. Der t e c h n i s c he F 0. r t s c h r i t t als Erfindungs'
merkmal; Unterschied gegenüber der Ne uh e i t der
Er f i nd u n g im Sinne von Art. 4 PatG. Erw: 4.
3. Rückweisung der Sache an die VDrinstanz zur FeststellUng
der massgebenden tatsächlichen Verhältnisse. Erw. 3-5.
.A.. -Die Klägerin, La Resista Corset Company in
Bridgeport, Connecticut, U. S. A., ist Inhaberin des
schweizerischen Patentes Nr. 157641, das auf Anmeldung
vom
8. September 1931 am 15. Oktober 1932 eingetragen
und am 16. Dezember 1932 veröffentlicht worden ist.
Sie macht als.Prioritätsdatum auf Grund eines Patentes
der Vereinigten Staaten von Nordamerika den 13. Sep-
tember 1930 geltend. Gegenstand des Patentes ist ein
sogenanntes Gleitkorsett.
Der Patentanspruch lautet:
Korsett, bei welchem mindestens der Rückenab-
schnitt .in einen obern und einen untern Teil geteilt ist,
wobei die Teile einander überlappen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
der obere Rückenteil zum Umgürten der
Taille und der oberhalb der Taille liegenden Körperteile
und der untere Rückenteil zum ümgürten der Hüften
und der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind,
wobei die
Enden der benachbarten Kanten von Rücken-
oberteil . und Rückenunterteil an Stellen liegen, die
mindestens
annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu
liegen kommen. ))
Dazu bestehen folgende Unteransprüche :
(( l. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die über die Hüften zu liegen kommenden
Teile des
Korsetts da, wo die Kanten des Rückenoberteils
und des Rückenunterteils enden, aus elastischem Material
bestehen.
2. Korsett nach Patentanspruch und Unteranspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Rand des obern
Rückenteils den obern Rand des untern Rückenteils so
weit
überlappt, dass beim Tragen die Teile teleskopartig
.übereinandergleiten, wobei
der untere Rückenteil auf der
Körperseite des Korsetts liegt.
Erfindungsschutz. No 12. 3. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekenn- zeichnet, dass, sich der obere Rand des untern Rücken- teils des Rückenabschnittes bis über die Taille erstreckt, um am Rückgrat anzuliegen, und der untere Rand des obern Rückenteils sich nicht unter die Taille erstreckt. 4. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- net, dass der vordere Abschnitt des Korsetts aus einem obern Teil zum Umgürten von Teilen des Körpers, die in der Gegend des Zwerchfelles liegen, und einem untern Teil zum Umgürten des Unterleibes besteht und die seitlichen Enden des untern Randes des obern Teils und die seitlichen Enden des obern Randes des untern Teils mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen . Die Beklagte, Biedermann Co, Korsettfabrik in Zürich, bringt seit Frühjahr 1932 ein von ihr fabriziertes Korsett in den Handel, in welchem die Klägerin eine Nachmachung des Patentgegenstandes erblickt. Schon im März 1932 forderte die Klägerin die Beklagte auf, die Fabrikation und den Verkauf dieses Korsetts einzu- stellen. Der Briefwechsel blieb ohne Erfolg, da die Be- klagte die" PatentIahigkeit des klägerischen Korsetts bestritt mangels Neuheit und mangels Erfindungsqualität. B. -Darauhrin hat die Resista Corset Company am 28. August 1933 beim Handelsgericht des Kantons Zürich vorliegende Klage eingereicht mit den Rechtsbegehren : L Es sei gerichtlich festzustellen, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Korsetts mit geteiltem Rückenabschnitt derart konstruiert seien, dass der obere und untere Teil einander überlappen und die Enden der benachbarten Kanten des Rückenober-und -unterteils in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen und dass dadurch das eigenössische Patent Nr. 157,641 verletzt werde, und es sei daher der Beklagten zu verbieten, diese Korsetts weiterzuverkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch Dritte herstellen, verkaufen oder feilhalten zu lassen ; Erfindungsschutz. N° 12. 2. die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin unter Rechnungslegung über ihren Vertrieb an derartigen Korsetts seit dem 15. Oktober 1932 3000 Fr. nebst 5 % Zins seit Datum der Klageeinleitung als Schadenersatz zu zahlen, vorbehältlich des Nachklagerechtes für weitere Anspruche; 3. die Beklagte sei zu verpflichten, für jedes nach der Klageeinleitung verkaufte Korsett, das die in Ziffer 1 angeführte Konstruktion aufweise, der Klägerin 35 % ihres Verkaufspreises zu zahlen ; 4. die bei der Beklagten oder für ihre Rechnung bei Dritten befindlichen Vorräte an derartigen Korsetts seien einzuziehen und zu zerstören ; 5. es sei der Beklagten zu verbieten, Reklamemate- rial und Drucksachen zu verwenden, die Bezug nehmen auf ein nach Ziffer 1 gekennzeichnetes Korsett. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit den Anträgen:
der Korsettfabrik A. G. in St. Gallen, die von der Firma Rosenberg Hertz die Lizenz für das streitige schweizerische Patent erworben habe. Die Litisdenunziaten haben sich am Prozess auf Seiten der Klägeiin beteiligt und sich ihren Anträgen angeschlossen. An der Hauptverhandlung vom 23. Fe- bruar 1934 hat die Litisdenunziatin Nr 1. noch den Even- tualantrag gestellt, der Hauptanspruch sei mit den Unteranspruchen, speziell mit dem zweiten, zu vereinigen. D. -Das Handelsgericht des Kantons Zürinh hat sich
Erfindungsschutz . .No 12. an der Hauptverhandlung das patentierte Korsett und die von der Beklagten und Widerklägerin angerufenen, angeblichneuheitszerstörenden Modelle an Vorführdamen zeigen und erklären lassen. Ferner hat es über die streitigen technischen Fragen -Effekt des. klägerischen Korsetts, technischer Fort- schritt usw. -eine Expertise eingntzt und als Experten H. Meyer in Firma Meyer-Ernst, Sohn, in Zürich, ernannt. Dieser hat sein Gutachten am 30. Mai 1934 erstattet. E. -Nach der Schlussverhandlung vom 6. Juli 1934 hat das Handelsgericht alsdann zunächst beschlossen, die Klagebegehren 2 und 3 abzutrennen und als gesonderten Prozess weiterzuführen, der eingestellt werde bis zur rechtskräftigen Erledigung der übrigen Klagebegehren und der Widerklage.-über diese Klagebegehren und über die Widerklage hat es folgendes Urteil gefällt:
Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Korsetts mit geteiltem Rücken "derart konstruiert sind, dass der obere und untere Teil einander überlappen und die Enden der benachbarten Kanten des Rückenober-und -unterteils in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen und dass dadurch das eidgenössische Patent Nr. 157,641 verletzt wird. 3. Der Beklagten wird verboten, solche Korsetts weiter zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch Dritte herstellen, verkaufen oder feilbieten zu lassen, sowie Reklamematerial und Drucksachen zu verwenden, die Bezug nehmen auf ein nach Dispositiv 2 gekennzeichnetes Korsett. 4. Das Begehren gemäss Streitfrage 4 der Hauptklage wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen. F. -Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Wider klägerin rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Hauptklage sei abzuweisen und die Widerklage gut- zuheissen. ,"" Erfindungsschutz. No 12.
Ferner hat sie angeregt, das Bundesgericht möge sich vorgängig der Hauptverhandlung die in Betracht kom- menden Korsetts am lebenden Model vorführen lassen. G. -Eine von der Beklagten und Widerklägerin eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde ist vom Kassations- gericht des Kantons Zürich durch Entscheid vom 23. November 1934 abgewiesen worden. H. -Am 28. Januar 1935 hat vor Bundesgericht gemäss der Anregung der Beklagten und Widerklägerin eine Demonstration der wichtigsten in Betracht kommenden Kors.ettmodelle an Vorführdamen stattgefunden. J. -Die Beklagte und Widerklägerin erneuert in" der heutigen Verhandlung den schriftlich gestellten Antrag und beantragt eventuell Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz. Die Klägerin und Widerbeklagte stellt den Antrag auf Abweisung der Berufung und beantragt eventuell eben- falls Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Litisdenunziaten schliess.en sich den Anträgen der Klägerin an; die Litisdenunziatiil Nr. 1 wiederholt dazu noch ihren in der Vorinstanz gestellten Eventualantrag, der Hauptanspruch sei mit dem 2. Unteranspruch zu verei- nigen. Das Bunile8gericht zieht in Erwägung :
Erfindungsschutz. N° 12. Ausserdem liegt hier unter allen Umständen ein Haupt- urteil mit Bezug auf die Widerklage vor, mit der die Beklagte Nichtigerklärung des Patentes verlangt hat, wiederum im Unterschied zu dem obgenannten Falle, wo keine Widerklage erhoben, sondern die Nichtigkeit nur einredeweise geltend gemacht worden ist. 2. -In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil ist vorab die Widerklage zu prüfen, da ihre Gut- heissung für die Hauptklage präjudizielle Bedeutung hat. 3. -Die Widerklägerin scheint in erster Linie behaupten zu wollen, die streitige Erfindung betreffe einen Gegen- stand, der mangels gewerblicher Verwertbarkeit seiner Natur nach nicht patentIahig sei, nämlich eine Methode zur Behandlung des menschlichen Körpers. Diese Be- hauptung, wenn sie Wirklich aufgestellt sein sollte, ist gänzlich unhaltbar. Den Gegenstand der Erfindung bildet eine Art Kleidungsstück, das gewerblich her- gestellt wird; also ist die Erfindung gewerblich verwert- bar. Das beweisen die zahlreichen Patente auf diesem Gebiete. auch ohne weiteres. Dass das Korsett, wenn es richtig funktionieren soll, der Trägerin im einzelnen Falle noch angepasst werden muss, schliesst die gewerb- liche Verwertbarkeit nicht aus. Als Nichtigkeitsgründe können vielmehr nur in Betracht kommen der Mangel der Erfindungsqualität und die Nichtneuheit, was beides die Widerklägerin mit Nach- druck geltend macht. 4. -Das Problem, welches den Gleitkorsetts zu Grunde liegt, besteht in der Abhilfe gegen den Übelstand, dass Korsetts bei Bewegungen des Rückens den Verlängerungen und Verkürzungen des Körpers gewöhnlich nicht zu folgen vermögen und dadurch aus ihrer richtigen Lage verschoben werden. Diesem Übelstand suchte man in der Weise abzuhelfen, dass der Korsettrücken quer geteilt wurde in einen obern und einen untern Teil, von dem der eine den andern überlappt . Das ist der Ober- begriff des Gleitkorsetts, von dem das Modell der Wider- j Erfindungsschutz. N0 12.
beklagten eine besondere Art darstellt. Und zwar soll das Erfinderische dieses Modells gegenüber dem gewöhn- lichen Gleitkorsett darin bestehen, dass der Querschnitt an einer ganz bestimmten Stelle des Rückens und in ganz bestimmter Weise angebracht ist. Das sagt der Patentanspruch, der das Wesen des Patentes umschreibt und damit den Schutzumfang des Patentes angibt, mit den Worten: wobei die Enden der benachbarten Kanten von Rückenoberteil und Rückenunterteil an Stellen liegen, die mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kömmen . Was voransteht : , dadurch gekennzeichnet, dass der obere Ryckenteil zum Umgürten der Taille und der oberhalb der Taille liegenden Körperteile und der untere Rückenteil zum Umgürten der Hüften und der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind.... , drückt dagegen nur Selbstverständlichkeiten für derartige Korsetts überhaupt aus, sodass darin eine Erfindung zum vorneherein nicht liegen kann. Dementsprechend erblickt auch die Vorinstanz das Wesen des patentierten Modells darin, dass es auf dem Rücken einen Querschlitz habe, der ungefähr von Hüft- gelenk zu Hüftgelenk reiche. Das betrachtet sie als patentf"ahige Erfindung. Dieser Schluss ist zum mindesten voreilig. Sie zieht ihn einfach, nachdem sie Gegenstand und Wesen des Patentes untersucht und in einem einzigen, kurzen Satze ausgesprochen hat, dass keines der von der Widerklägerin angerufenen Gegenmodelle die mit den Gleitkorsetts angestrengte Wirkung in gleichem, befriedi- gendem Masse zU erzielen vermöge. Mit diesem summa- rischen Vergleich ist aber patentrechtlieh dem entschei- denden Streitpunkt keineswegs Genüge getan. Dazu gehört vielmehr, dass der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung der Erfindung genau festgestellt und daran anknüpfend dann die Frage geprüft werde, ob gegenüber diesem Stand der Technik das streitige Patent einen auf einer schöpferischen Idee beruhenden technischen Fort-
Erfindungsechutz. N° 12. schritt gebracht habe. Dann ob eine Erfindung vorliege, ist nicht eine abstrakte und absolute Frage, sondern eine konkrete und relative, nämlich bezogen auf die Situation, wie sie in der Technik im massgebenden Zeitpunkt bestan- den hat. Diese Frage ist auch nicht identisch mit derjenigen nach der Neuheit im Sinne von Art. 4 PatG. Die Bereiche- rung der Technik, der technische Fortschritt, bildet einen Bestandteil des Erfindungsbegriffs, während die Neuheit im Sinne von Art. 4 lediglich als weitere Voraussetzung hinzukommen muss, damit die Erfindung des Patent- schutzes teilhaftig wird. Wer mit schöpferischer Geistes- tätigkeit ein technisches Problem löst, macht an sich eine Erfindung, ohne Rücksicht darauf, ob das gleiche Problem auch schon von andern gelöst worden ist ; nur fehlt der Erfindung in letzterem Falle unter Umständen die Neuheit. Anderseits kann die Lösung eines Problems nach den Kriterien von Art. 4 neu sein und doch der Erfindungsqualität entbehren, sei es dass sie keine eigent- liche Bereicherung der Technik darstellt, sei es dass sie nicht auf schöpferischer Geistestätigkeit beruht. Das geht aus der Formulierung und dem System des Gesetzes, welches von neuen Erfindungen spricht, also zwischen neuen und nichtneuen Erfindungen unterscheidet, unzwei- deutig hervor. Vgl. hiezu WEIDLICH und BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 1 zu Art. 4, Anm. 20 zu Art. 1 u. f. Was die Widerklägerin mit den zahlreichen Modellen, die sie ins Recht gelegt hat, insbesondere mit dem fran- zösischen Modell Le N eos und dem amerikanischen Modell J 505 Kops Bros. gegen das Patent der Wider- beklagten geltend macht, betrifft denn auch nicht sowohl die Frage der Neuheit im Sinne von Art. 4 PatG, als viel- mehr diejenige des technischen Fortschrittes gegenüber bisherigen Konstruktionen. Es genügte daher nicht, dass die Vorinstanz diese Modelle unter dem Gesichtspunkte der Neuheit untersucht hat, sondern sie hätte in erster . I Erfindungsschutz. No 12.
Linie feststellen müssen, ob und inwiefern durch das Modell der Widerbeklagten die Technik bereichert worden ist. Erst auf dieser Grundlage wäre es dann möglich gewesen, die weitere Frage zu prüfen, ob zur Erzielung des allenfalls vorhandenen technischen Fortschrittes eine schöpferische Geistestätigkeit erforderlich war, ob also überhaupt eine Erfindung vorliegt oder nicht. Da im angefochtenen Urteil diese Feststellungen fehlen, muss die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, damit sie dieselben nachhole. Allen den von der Widerklägerin anhand der Gegenmodelle vorgebrachten Einwendungen nachzugehen, ist nicht Sache des Bundesgerichtes, zumal bei der Entscheidung die Beweiswürdigung eine Rolle spielt (vgl. Art. 82 Abs. 2 OG). Ob die Vorinstanz dabei das vorliegende Gutachten, welches die Frage des tech- nischen Fortschrittes nur unvollständig beantwortet, aus eigener Sachkenntnis ergänzen oder ob sie ein neues Gutachten einholen will, ist nach dem kantonalen Prozess- recht zu entscheiden (vgl. BGE 60 II 473). 5. -In der neuen Entscheidung wird die Vorinstanz dann auch zu berücksichtigen haben, dass das Modell J 505 dem deutschen Patentamt, welches für das Modell der Widerbeklagten das Patent erteilte, nicht vorgelegen hat. Sie hat auf S. 11 des angefochtenen Urteils auf diesen Umstand hingewiesen, lässt ihn dann aber nachher bei der Würdigung der deutschen Patenterteilung, S. 12, ausser Acht. Er erscheint aber umso gewichtiger, als die Vorinstanz selber mit dem Experten das Modell J 505 als unmittelbaren Vorläufer des Modells der Wider- beklagten bezeichnet. Anderseits hat sie nicht Stellung genommen zur Ein- rede der Widerbeklagten und der Litisdenunziaten, dass die von der Widerklägerin vorgelegten Korsetts, welche das streitige Patent entkräften sollen, vor allem die angegebenen Korsetts ( Le Neos und J 505, den betref- fenden Originalmodellen nicht entsprechen, sondern von der Widerklägerin für den Prozesszweck angefertigt und
Markenschutz. No 13. ihrem Modell möglichst angepasst worden seien so S. 18, 19, 21, 40 und, 44 des vorinstanzlichen Protokolls). Ferner ist im angefochtenen Urteil die Behauptung der Wider- beklagten und der. Litisdenunziaten übergangen worden, dass die Konstruktion der Modelle Le N eos und J. 505 durch andere Aufgaben bestimmt sei als diejenige des streitigen Modells (siehe u. 3. die Eingabe der Litisde- nunziatin Nr. 2 an die Vorinstanz vom 4. April 1934, amtliche Akten Nr. 130). Die Vorinstanz wird sich daher zu diesen Einreden ebenfalls noch auszusprechen haben, sofern sie nicht ohnehin wieder dazu gelangt, die Patent- fähigkeit des streitigen Modells zu bejahen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. Juli 1934 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück- gewiesen wird. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 13. trrteU eier I. Zivilabteilung vom 99. Januar 1936 i. S. American Cable Company und Xabelwerke Brugg A..-G. gegen Schweiz. SaUindustrie vorm. C. OechBlin zum Kaneielbaum. Verwechselbarkeit der Warenzeichen Tru-Lay und Ox Lay für Drahtseile ? MSchG Art. 6. (Tatbe8tand gekllrzt.) A. -Die American Cable Company und die Felten- Guilleaume-Carlswerke A.-G. in Köln-Mülheim sind In- haber einer Anzahl von Patenten zur Herstellung von Markenschutz. N° is.
spannungsfreien und drallarmen Drahtseilen (d. h. von Seilen, die nur in geringem Masse dazu neigen, sich aufzu- drehen) ; die Kabelwerke Brugg A.-G. sind Lizenznehmer dieser Patente für die Schweiz. Sie vertreiben diese Drahtseilspezialität unter der Marke Tru-Lay , die seit dem 23. September 1925 unter Nr. 59999 im schweizeri- schen Markenregister eingetragen ist. Die markenmässige Verwendung des Zeichens erfolgt dadurch, dass ein Metall- schildchen mit dem eingeprägten Zeichen an der Ware befestigt wird. Die Schweiz. Seilindustrie vorm. C. Oechslin zum Man- delbaum in Schaffhausen bringt seit dem Jahre 1930 ebenfalls spannungsfreie und drallarme Drahtseile auf den Markt. Sie verwendet für diese das nichteingetragene Zeichen Ox-Lay l) in der Weise, dass sie kleine, runde, in Metall gefasste Kartonscheibchen mit dem aufgedruckten Zeichen an der Ware anbringt. B. -Die American Cable Company und die Kabel- werke Brugg A.-G., die in dem Warenzeichen Ox-Lay eine zu Verwechslungen Anlass gebende und daher uner- laubte Nachahmung ihrer Marke Tru-Lay erblicken, ha- ben mit Klage vom 8. März 1934 verlangt, die Verwendung des Warenzeichens Ox-Lay sei den Beklagten zu unter- sagen, der Vorrat an Markenschildchen sei zu beschlag- nahmen und zu vernichten, die Beklagten seien zur Be- zahlung einer Schadenersatzsumme von 25,000 Fr. zu verurteilen und das Urteil sei auf Kosten der Beklagten in verschiedenen Zeitungen zu publizieren. Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt, da keine Verwechslungsgefahr bestehe; eventuell haben sie die Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit der klä.- gerischen Marke, sowie die Einrede der Verjährung er- hoben. O. -Das Obergericht des Kantons Schaffhausen hat mit Urteil vom 21. September 1934 die Klage abgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen bestehe. D. -Gegen die Abweisung der Klage haben die Klä-