Trademark priority under Swiss law and bad faith useKI-generiert

EIektrizitätshaftpflicht. No 28. sung der S adenersatzbegehren der Klägerschaft. Die Höhe der zuzusprechenden Summe kann im vorliegenden Urteil nioht: festgesetzt werden, da in dieser Beziehung Wesentliches zwischen den Parteien streitig ist und sich die Vorinstanz darüber nicht ausgesprochen hat. Die Sache ist daher zur Bemessung der Höhe des Ersatzes an sie zurückzuweisen. 5. - Ein Anspruch auf Gen u g t u u n g kann nicht auf das EIG, sondern nur auf Art. 47 OR gegründet werden, der hiefür besondere Umstände voraussetzt. Unter diesem Gesichtspunkte könnte grundsätzlich die Behauptung der Klägerschaft Bedeutung erlangen, dass die Beklagte ihre Pflicht gemäss Art. 73 i. f. Vo nicht erfüllt und für die richtige Instruktion der Feuerwehr nichts vorgekehrt habe. Der Vorwurf ist jedoch gegenstandslos, denn Wild war, wie sein Geständnis in der Strafuntersuohung be- weist, über seine Pflicht als Mitglied des Elektrokorps der Feuerwehr vollständig orientiert und bedurfte keiner Instruktion. Darauf, dass er dann im Augenblick der Gefahr sein Wissen präsent habe und seine Pflicht nicht vergesse, hatte die Beklagte keinen Einfluss. Wird sodann berücksichtigt, dass ein dem Werkbetrieb absolut fremder Umstand, der Brand der Scheune, die GeIah.rdung ausge- löst hat, ferner dass es sich um eine Leitung handelte, die wenn auch keine HausinstaJIation oder eine vom Gesetze dieser gleichgestellte Anlage, so doch vom Hauseigentümer selber angelegt und Eigentum des Verunglückten war, wäre es gegenüber der Beklagten, die kein Verschulden trifft, unbillig, ihr noch eine Genugtuungsleistung aufzuerlegen, so schmerzlich für die Kläger der Verlust ihres Ehemannes und Vaters gewesen sein muss. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange- fochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Beur teilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückge- wiesen wird. Markenschutz. No 29. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

29. Extrait da l'arr6t de la Ire Seetion eivile du 19 mai 1937 dans Ja cause Silbermann contre B. O. Weil. I. Enregistrement international dea marqueß. (Arrangement de Madrid du 14 avri11891, revise ala Haye le 6 novembre 1925). La regle jurisprudentielle selon laquelle les questions du droit au fond, teIles que celles de I'imitation, de la priorite, etc. relevent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection est requise, s'applique aussi aux differends decoulant de la Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre 1925 (consid. 1).
30. Art. 4 et 5 loi BUr les marquea. En droit suisse, c'est l'usage effectif, et non l'enregistrement qui crOO le droit a la marque. A cet egard, il est de jurisprudence que le premier usage a l'etranger est assimiIe au premier usage en Suisse. La question de l'abandon de ce dernier principe, dit d'universaliti, au profit du principe de territorialiee est laissee ouverte par le TF. Röle decisif de la bonne foi (consid. 2). Resume des laUs : ß. -Les docteurs R. et O. Weil exploitent a Francfort s/ le Main une fabrique de produits chimiques et pharma- ceutiques. Le 15 decembre 1906, ils ont depose a l'Office allemand des brevets (Reichspatentamt ) une marque Virilium designant une specialite contre l'impuissance masculine. Ce depot a ete renouveIe le 9 decembre 1926. La marque Virilium a ete enregistree au Bureau inter- national de Ja propriete industrielle le 2 septembre 1929 sous n° 65.308. Boris SiIbermann, a Geneve, est le representant general de Ja maison Dr Weiss, fabrique de produits pharmaceu- tiques a Berlin ; cette maison a lance dans le commerce des preparations hormoniques destinees a guerlr l'impuis- sance, preparations dont Silbermann est le depositaire et

122 Markenschutz. N° 29. le distributeur pour la Suisse. En 1928, le Dr Weiss a depose pour, ses produits, aupres de 1'0ffice allemand, la marque Viriline ; mais elle a ete refusee a cause de sa ressemblance avec la marque Virilium . La maison Weiss reussit cependant a faire inscrire en Allemagne pour le meme produit la marque Virilinets , et, pour un produit correspondant destine aux femmes, la marque Fertilinets ; elle adepose en outre la marque Ferti- line-Viriline et les marques derivees Viriline ts ll, les deux dernieres lettres ecrites en petits caracreres, et Viriline(ts) avec un crochet encadrant la terminaison ts ll. La marque Fertiline-Viriline a e16 enregistree au Bureau international a Berne le 23 juillet 1928 sous n° 58.979; le 3 avril 1930, ont e16 deposees les marques Fertilinets et Virilinets sous n OS 68.546 et 68.547. Malgre le refus d'enregistrement de la marque Viriline , la maison Weiss a continue de vendre ses produits en Allemagne sous cette designation, ainsi que sous celle de Virilinets ll. Les Dm Weil ont alors inten16 un proces au Dr Weiss; par jugement du 14 decembre 1934,I'Ober- landsgericht de Francfort si le Main a interdit au defen- deur l'emploi des marques Viriline et Virilinets ; le Dr Weiss s'est en outre oblige a faire radier cette derniere marque ainsi que ses variantes Viriline ts et Viriline(ts)ll avec crochets. Silbermann vend en Suisse les produits de la maison Weiss sous les differentes marques decrites ci-dessus. Les memes designations figurent egalement sur les prospectus et les papiers d'affaires du depositaire. Par lettres des 28 fevrier, 9 mars 1932 et 10 septembre 1935, les fabricants du produit Virilium ont fait defense a Silbermann d'utiliser les marques interdites en Allemagne. Le repre- sentant n'a pas donne suite aces mises en demeure. B. -Se fondant sur les art. 24 ss loi sur les marques et 48 CO, les Drs R. et O. Weil ont ouvert action a Silber- mann, en concluant notamment a ce qu'il soit dit que les marques Viriline , Virilinets J) et Fertiline-Viri- Markenschutz. N° 29.

line constituent des imitations de la marque Virilium lJ, et ace que, partant, il soit interdit au defendeur d'utiliser de n'importe quelle maniere les designations incriminees. Le defendeur a conclu au rejet de l'action et a forme une demande reconventionnelle tendant essentiellement a l'interdiction de la marque Virilium . Il soutient en particulier que, deposee en Suisse avant la marque Viri- Iium , la marque Fertiline-Viriline et les marques qui en derivent sont au benefice de l'an16riorite et ont donc seules droit a la protection (art. 4 loi sur les marques). La Cour de Justice civile de canton de Geneve a admis 1 'action principale et rejete la demande reconventionnelle. O. -Le defendeur a recouru en reforme, en reprenant ses conclusions. Le TF a confirme l'auet attaque. Extrait des motijs :

1. -Les demandeurs r6clament la protection de leur marque en se fondant sur une inscription au registre international des marques. Le defendeur invoque le meilleur droit qui deriverait pour lui d'une inscription anterieure au meme registre. Aux termes de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revise a La Haye le 6 novembre 1925, une marque enregistree au Bureau int-ernational jouit dans chacun des pays contractants, donc egalement en Suisse, de la meme protection que si elle y avait e16 directement deposee. Les conditions auxquelles est soumis l'enregistre- ment international ne jouent aucun role en l'espece; il ne s'agit ici que du contenu des droits conferes par l'inscrip- tion. Or, a cet egard, il est de jurisprudence constante que les questions du droit au fond, teiles que celles de l'imitation, de la priorite, etc. relevent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cette regle s'appIique meme aux differends decoulant de la Convention de Paris du 20 mars 1883, revisee le 6 novembre 1925 (RO 53 II 360, arret non pubIie du 9 decembre

en la cause Schülke Mayr cl Hofmann). Le present

Markenschutz. No 29. litige doit dope etre resolu a la lumiere du droit suisse. 2. -Les deux parties pretendent chacune se mettre au benefice du meilleur droit, la maison demanderesse en se prevalant d'un usage anterieur en Allemagne et a l'etranger, notamment en Suisse, la maison defenderesse en invoquant l'anteriorite d'inscription en Suisse. C'est aux demandeurs que la Cour cantonale a reconnu le droit de ,r6clamer la protection legale. Les premiers juges partent du principe que l'anteriorite d'emploi dans le pays ou a l'etranger prime l'anteriorite d'inscription ; or il resulte, tant du depot de la marque Virilium en 1906 et en 1926 que du jugement de Francfort, que les demandeurs ont utilise leur marque en Allemagne et hors d'Allemagne, en l'apposant sur leurs produits et en la faisant figurer sur leurs prospectus, bien avant que les specialites du Dr Weiss eussent eM introduites sur le marche; il ressort d'autre part d'une declaration Galenica S. A. que le Virilium est vendu en Suisse, en petite quantite, mais d'une maniere reguliere. En droit suisse, ce n'est pas la formaliM de l'inscription qui cree le droit a la marque, mais l'usage effectif d'un signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet d6claratif; il met le premier deposant au benefice d'une simple presomption de legitimiM (art. 5 loi sur les mar- ques). Le Tribunal federal a considere d'autre part qu'en tant que droit individuel, le droit a la marque avait un caracrere universel et qu'a cet egard, peu importait que le premier usage eut lieu en Suisse ou a l'etranger (principe d'universalite, enonce dans l'arret Apollo , RO 26 II 664, confirme a differentes reprises, cf. notam- ment 43 II 98, 47 II 354, 56 II 407). En l'espBce, le premier usage a l'etranger est constate par la Cour cantonale d'une maniere qui lie le Tribunal federal. En revanche il ne ressort pas de l'arret attaque que les demandeurs aient utilise la marque Virilium en Suisse avant le 23 juillet 1928, date de l'inscription de la marque Fertiline-Viriline . Les premiers juges n'ont pas cru devoir preciser ce point, considerant que Markenschutz. No 29.

'l'usage anterieur en Allemagne suffisait, au regard de la jurisprudence, a creer le droit preferable des demandeurs. TI n'y acependant pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complement d'instruction, car le Tribunal federal n'a aucune raison, dans le cas particulier, de se departir de sa pratique constante. Le principe d'universalite, tel qu'il a ete admis par 'le Tribunal federal, a fait, il est vrai, l'objet de diverses critiques (cf. BURKHARDT, J.d.T. 1901 p. 274, apropos de l'arret Apollo ; W ALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht. Zeitschr. f. schw. Recht, 1931 p. 127). Le Tribunal federal ne l'a d'ailleurs conserve qu'en matiere de premier usage; ill'a abandonne quant au point de savoir si une designation eßt devenue un signe libre, un Freizeichen (RO 39 II 112), tout en relevant qu'il s'agit la d'une question bien differente (RO 43 II 98). Mais on a fait observer que la nature du droit individuel n'impliquait pas que celui-ci tUt universei et ne put etre lie a un territoire donne. D'autre part, les differences existant entre les legislations feraient obstacle a l'application du principe d'universaliM : certains pays n'attribuent a l'usage aucun röle ou qu'un role subordonne (par ex.l'Allemagne) ; d'autres, qui admettent le systeme de l'effet declaratif de l'inscription, ne tiennent cependant pas 'compte de l'usage a l'etranger (par ex. la France et l'Angleterre). Ainsi, les Etats qui nous entou- rent n'attacheraient jamais aucune valeur a l'usage en 8uisse, tandis qu'en Suisse l'usage a l'etranger cree le droit a la marque. On a insiste enfin sur les consequences facheuses du principe pour les industriels suisses ; ceux -ci, apres avoir lance a gros frais une marque, pourraient se voir opposer l'existence d'une marque semblable dans un pays lointain. Il conviendrait donc d'adopter le principe de territorialite et de ne prendre en consideration que le premier usage en 8uisse. Ce principe trouverait d' ailleurs son correctif dans les regles de la bonne foi qui ne permet- traient pas a un deposant suisse de mauvaise foi de se prevaloir de son depot. De meme, l'art. 6 bis de la Con-

Markenschutz. N0 29. vention d'Union de Paris assurerait a l'usager etranger une protecti6n suffisante. Il faut tou d'abord relever, en reponse aces critiques, que des motifs d'equite ou des considerations d'ordre pratique pourront, le cas echeant, justifier une exception au principe pose par la jurisprudence (cf. arret ( Apollo in fine). Quant a ce principe lui-meme, le Tribunal federal peut, en l'espece, laisser ouverte la question de son abandon, car, dans les circonstances de la cause, un changement de jurisprudence ne modifierait pas la solution a donner au litige. On est en effet en presence de deux marques allemalldes, partant de deux inrerets aJIemands, voire de deux parties allemandes, car, derriere le defendeur Silbermann, il y a le Dr Weiss. On pourrait a cet egard deja se demander si, meme dans le systeme de la territorialiM, le premier usage a l'etranger ne devrait pas faire regle en Suisse lorsque, comme dans le cas particulier, deux titulaires etrangers entrent en conflit en. Suisse sans qu'aucun interet national soit engage. Mais surtout -et indepen- damment meme de la question d'imitation -le Dr Weiss et son representant Silbermann n'etaient pas de bonne foi en introduisant en Suisse les marques ( Viriline et Virilinets rejetees par 1'0ffice allemand. et interdites par le jugement de Francfort ; le defendeur ne pouvait pas ignorer ces deux dernieres decisions; son attention avait d'ailleurs ere attir6e par diverses mises en demeure. L'attitude de Silbermann apparait donc deloyale ; elle ne Iui permet, sous aucun rapport, de reclamer la protec- tion legale. En effet, a supposer qu'on l'accueillit, le principe de territorialite trouverait lui-meme ses limites dans les regles de la bonne foi (art. 2 00.); c'est ce qu'admet la jurisprudence des pays qui ne tiennent pas compte de l'usage a l' etranger (cf. POUILLET, Traire des marques de fabrique, 6 e edit. n° 36 et n° 630). Les demandeurs sont donc fondes a invoquer la prioriM de leur marque et a en exiger la protection ... Schuldbetreibung!!-und KonkUl'Sl"echt. VIll. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE

Vergl. TII. Teil, Nr. 20. -Voir IIIe partie, n° 20. Lang Druck AG 38110 Bern (Sch iz) ,