Confusing trademark use of “Sandal” for stockingsKI-generiert

218 Motorfahrzeugverkehr. N0 36. leicht zu werten und anteilsmässig mit % hinreichend eingesetzt. 4. -Die Schadenshaftung wird im hier anwendbaren Art. 39 MFG dahin geordnet, dass für Körperschaden dieses Gesetz , d. h. nach der Auslegung der Vorschrift in der Rechtsprechung Art. 37 MFG (BGE 68 II ll8, 76 II 230), und für Sachschaden das Obligationenrecht gilt. Letzteres stellt auf das beidseitige Verschulden ab (Art. 41 ff OR). Der Kläger hat somit 25 % seines Sachschadens selber zu tragen und kann für die restlichen 75 % Ersatz verlangen. Die nämliche Ausscheidung ergibt sich für den Körperschaden aus Art. 37 Abs. 3 MFG, da die Betriebs- gefahren der beiden in den Unfall verwickelten Automobile gleich gross und sonstige Umstände neben dem Verschul- den nicht zu beachten sind (vgl. BGE 78 II 461). Im einzelnen fordert die Klage Fr. 59.30 für Personen- schaden, Fr. 8608.-für Sachschaden und Fr. 8000.- für indirekten Schaden. Alle drei Positionen sind von der Beklagten bestritten. Die Vorinstanz ist darauf, weil sie die Ersatzpflicht verneinte, nicht eingetreten. Damit sie das nachhole, ist die Sache an sie zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 14. November 1952 aufgehoben und die Sache an die Vor- instanz zurückgewiesen zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen.

I Markenschutz. N° 37.

VIII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 37. Arret de la Ire Cour civile du 15 juin 1953 dans Ia cause Terzariol contre La Gaine Scandale S.A. et Sogee S.A. Marques de fabrique et concurrence dewyale. Confusion possible des marques ( Scandale et ( Sandal , desti- nees a des bas. Marken-und Wettbewerbsrecht. Verweehselbarkeit der für Strümpfe bestimmten Marken ( Sean- dale und ( Sandal . Marche di fabbrica e concorrenza steale. Possibilita di eonfusione tra le marche ( Scandale e Sandal J) destinate a ealze. A. -Aux termes d'un contrat conclu le 10 avrll 1933, Bresa S. A., a Geneve, a vendu a la S. A. des bas Occulta, a Lyon, la marque Scandale destimne a devenir l'appel- lation des articles -gaines, corsets, soutien-gorge, etc. -qu'Occulta S. A. se proposait de fabriquer (art. 1 er) ; Occulta S. A. a paye a Bresa S. A. le montant symbolique d'l fr., etant entendu que le droit de propriew de la marque ' Scandale ' reste acquis a Bresa S. A. nonobstant tous depots ou enregistrements que pourrait faire Occulta S. A. (art. 2). Occulta S. A. adepose cette marque le 21 aout 1933 au Bureau international pour des articles de bonneterie et notamment des gaines, corsets, ceintures, soutien- gorge, porte-jarretelles. Le 20 juin 1936, par un second depot, elle etendit la nomenclature des objets soumis a Ia marque. Le 2 decembre 1948, elle modifia sa raison sociale, pour adopter celle de La Gaine Scandale S. A. . Le 26 decembre 1951, La Gaine Scandale S. A. renouvela l'enregistrement de la marque Scandale , notamment pour tous articIes de bonneterie, tels que bas et chaus- settes, gaines, corsets, soutien-gorge, porte-jarretelles .

220 Markenschutz. N0 37. Elle vend ses produits en Suisse par l'intermediaire de Sogec S. A., a Geneve. B. -Remo Terzariol exploite a Geneve un commerce de bas sous l'enseigne Balux . La Gaine Scandale S. A. ayant, des janvier 1952, intensifie sa publicite en Suisse pour le bas Scandale , il fit paraitre dans la Tribune de GeneVe , en mai 1952, des annonces offrant un bas nylon ultra-fin Sandal ; il playa dans sa devanture une pancarte ainsi libelIee : Derniere nouveaute! NY- LoN ultra-fin ' Sandal' 3,95 . Le 13 mai, Sogec S. A. le somma vainement de mettre fin a cette publicite. G. -La Gaine Scandale S. A. et Sogec S. A. ont assi- gne Terzariol, le 3 juin 1952, devant la Cour de justice, pour qu'elle interdise au defendeur d'utiliser le mot Sandal comme appellation d'un bas, qu'elle prononce qu'il a commis des actes de concurrence deloyale, le condamne a leur payer une indemnite de 5000 fr. et ordonne la publication du jugement dans trois journaux. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Il a soutenu, en substance, que Sandal n'est pas une mar- que, mais un terme generique employe depuis 1938 par les fabricants et les commeryants de tous les pays pour designer un bas depourvu de support plantaire renforce et destine a etre porte avec des sandales, des sandalettes ou des souliers deoolletes. D. -Par arret du 16 decembre 1952, la Cour de jus- tice a prononce qu'en usant de la denomination Sandal dans sa reclame, le defendeur avait contrevenu aux art. 24 litt. a LMF et 1 er al. 1 et 2 litt. b et d LCD ; elle lui a fait defense de l'utiliser autrement que comme un terme generique equivalent a pour la sandale , pour la sanda- lette , pour la chaussure decolletee du soir , et de la mettre en evidence par un artifice typographique quelcon- que pour faire croire a l'existence d'une marque Sandal ; elle l'a condamne a payer aux demanderesses solidairement 500 fr. a titre de reparation du prejudice subi, avec inte- Markenschutz. N° 37.

rets a 5 % des le 3 juin 1952, et 250 fr. a titre de partici- pation aux honoraires de leur avocato E. -Contre cet arret, Terzariol recourt en reforme au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions libera- toires. Les intimees concluent au rejet du recours. Gonsiderant en droit :

1. -Les demanderesses se sont fondees a la fois sur l'art. 24 LMF et sur l'art. 1 er LCD. Ces deux actions peuvent concourir (RO 73 II 136).

Le recourant conteste la recevabilite de la pre- miere, car les demanderesses auraient acquis la marque Scandale au mepris de l'art. 11 LMF; il reproche a la Cour genevoise de n'avoir pas aborde la question. Il est exact que la decision attaquee ne l'a pas traitee expressement. Mais elle l'a tranchee implicitement par l'affirmative en admettant la demande. Personne avant La Gaine Scandale S. A. n'avait muni des articles de bonneterie de la marque Scandale . Aussi son droit a cette marque est-il independant de la convention passee avec Bresa S. A. Cette convention a ete conclue a seule fin de prevenir des difficultes ; elle se caracterise d'ailleurs non comme un transfert de marque, mais comme l'octroi d'une licence, qui est licite lorsque le public ne risque pas, comme en l'espece, d'etre induit en erreur sur la pro- venance de la marchandise (RO 72 II 426 consid. a). 3. - Suivant Terzariol, le terme ( sandal ou san- dale semit, applique ades bas, une designation generique appartenant au domaine public. Cette these paralt tres discutable, car n'importe quel bas se porte avec des sandales. Il n'est toutefois pas necessaire d'approfondir ce point, car, en l'espece, le defendeur s'est servi de la denomination Sandal a titre de marque. D'apres l'arret attaque, le mot sandal , dans le commerce des bas, est toujours employe sans majuscule et en caracteres ordinaires, ou tout au moins ne se distin-

Markenschutz. N° 37. guant pas du reste de l'inscription; il est en general accompagne d'un nom commun sandal foot , d'une appellation de fantaisie ( Zephyr sandal ou d'un nom propre Sand Schiaparelli . Le defendeur ne s'est pas conforme a cet usage: il a fait ressortir le vo'cable sandal en le pla9ant entre des guillemets et l'a ecrit ou entiere- ment en capitales ou avec un S majuscule. Il affirme faussement avoir ( simplement annonce la mise en vente d'un bas de qualiM nylon ultra-fin, du genre' Sandal ' , car precisement les mots du genre ne figurent ni dans les annonces ni sur la pancarte exposee dans la vitrine. Les premiers juges en ont deduit avec raison que cette publiciM avait eM con9ue de fa90n a faire croire a l'exis- tence d'une marque de bas ( Sandal . 4. -Pour que l'art. 24 LMF s'applique, il faut encore que cette denomination imite la marque ( Scandale de maniere a induire le public en erreur. Une marque qui ne se distingue pas, par des caracteres essentiels, d'une autre marque deja enregistree en est une imitation (art. 6 al. 1 LMF). Lorsqu'elles revetent toutes deux des mar- chandises identiques, les caracteres distinctifs de la marque nouvelle s'apprecient avec plus de rigueur (RO 73 II 59). Las marques Scandale et Sandal sont purement verbales. Ce qui importe, quand on compare de teIles marques, c'est leur effet auditif et visuel, mais surtout le premier, car c'est en generalle son du mot qui reste dans la memoire de l'acheteur (RO 70 II 190; 73 II 62). L'e final de Scandale etant muet, ce vocable se pro- nonce, comme Sandal , en deux syllabes. L'identiM de I'S initial, du son an et de la terminaison dal cree un risque s6rieux de confusion ; la suppression de la lettre c ne suffit pas a l'eliminer. Visuellement, la clientele non avertie est egalement exposee a se tromper. Elle se compose d'ailleurs d'acheteurs au detail, qui ne pretent pas une grande attention a l'examen des marques ni a la signifi- cation qu'elles peuvent avoir. Il s'ensuit que l'emploi du

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mot ( Sandal en tant que marque tombe SOUS le COUp de l'art. 24 LMF. 5. -L'arret attaque repose en outre sur l'art. ler al. I et 2, litt. b et d LCD. Selon cette derniere disposition, enfreint les regles de la bonne foi celui qui prend des mesures destinees ou de nature a faire naitre une confu- sion avec, notamment, les marchandises d'autrui. Il resulte du considerant precedent que ces conditions sont remplies. On peut des lors se dispenser de verifier si la lettre b de l'art. 1 er al. 2 s'appliquait aussi. Le recourant conteste avoir 13M subjectivement de mauvaise foi. Mais le moyen manque de pertinence, car la concurrence deloyale ne suppose pas la mauvaise foi subjective du defendeur, ni meme sa faute (RO 72 II 398 consid. 6). Ce dernier element est seulement neces- saire en cas d'action en reparation du dommage (art. 2 al. 1 litt. d et e LCD). En l'occurrence, la Cour de justice releve que Terzariol a voulu faire piece a la concurrence du bas Scandale , en la tournant en sa faveur par le profit qu'il comptait retirer de l'equivoque qu'il avait creee et de la publiciM faite par les demanderesses . Cette constatation souveraine etablit simultanement sa mauvaise foi et sa faute. 6. -Le recourant soutient en outre que, sur certains points, les demanderesses n'auraient pas etaye leurs allegations et se plaint que la Cour de justice n'ait pas administre des preuves qu'il avait offertes. Toutefois il ne pretend pas qu'elle aurait meconnu des regles federales en matiere de preuve. Il lui reproche uniquement, a cet egard, d'avoir viole des dispositions de la loi genevoise de procedure civile. Il s'agit donc d'une question de droit cantonal, qui ne saurait etre evoquee dans un recours en reforme (art. 43 et 55 al. I litt. c OJ). Par ces motifs, le Tribunal feiUral, . Rejette le recours, en tant qu'il est recevable, et confirme l'arret attaque.