Markenschutz 1. Voraussetzungen, unter denen eine geographische Bezeichnung (hier: Sihl) nicht als Gemeingut (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 3 MSchG) anzusehen, sondern als Marke schutzfähig ist (Erw. 2). 2. Unterscheidbarkeit der Marken der Parteien (COSIL einerseits, Sihl und SYNTOSIL anderseits). Art. 6 Abs. 1 MSchG (Erw. 3, 4). Unlauterer Wettbewerb 1. Der markenmässige Gebrauch eines nach MSchG als Marke zulässigen Zeichens verstösst nicht gegen Art. 1 UWG (Erw. 5). 2. Begründet die nicht markenmässige Verwendung des Zeichens COSIL für die Erzeugnisse der Beklagten die Gefahr von Verwechslungen mit den durch die Zeichen Sihl oder SYNTOSIL gekennzeichneten Erzeugnissen der Klägerin? Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (Erw. 6). Schutz der Firma, des Namens und der Persönlichkeit. Liegt darin, dass die Beklagte für ihre Erzeugnisse das Wort COSIL verwendet, ein unbefugter Gebrauch der Firma der Klägerin(Art. 956 Abs. 2 OR) oder eine Anmassung ihres Namens (Art. 29 Abs. 2 ZGB), oder wird die Klägerin dadurch in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt (Art. 28 ZGB)? (Erw. 7).
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A.- Die Aktiengesellschaft "Sihl" Zürcher Papierfabrik an der Sihl (hier abgekürzt "Sihl"), die Papier und Papierwaren aller Art herstellt, verarbeitet und in den Handel bringt, hinterlegte im Jahre 1897 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die für Papiere bestimmte Marke Sihl und liess sie in der Folge mit erweitertem Warenverzeichnis wiederholt erneuern, zuletzt am 21. Mai 1953. Ferner ist sie Inhaberin weiterer für Papiere und andere Waren bestimmter schweizerischer Marken mit dem Worte oder der Silbe Sihl, so der Wortmarken Sihl Mills und Sihl Mills PURE LINEN (beide erneuert am 15. April 1955 und 20. März 1964), Sihl Mills FOR TYPE-WRITER (erneuert am 6. Januar 1944 und 5. Dezember 1963), SIHLPLEX (erneuert am 21. Mai 1953), Japon-Surfin-Sihl (hinterlegt am 21. Mai 1953), AN DER SIHL, SUR SIHL, ON SIHL, SULLA SIHL (hinterlegt am 21. Mai 1953) und der Wort und Bild-Marken SIHL VALLEY (hinterlegt am 23. März 1948), SIHL auf vier Wellenlinien stehend (hinterlegt am 21. Mai 1953) und SIHL in der Mitte eines Flusses stehend, der ein von einem Schwan gekröntes Wappen durchquert (erneuert am 25. Juli 1957).
Am 17. September 1960 ersuchte die "Sihl" das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum um den Schutz der Wortmarke SYNTOSIL, die unter anderem für Papier, Pappe, Karton, Zellulose, Artikel aus Zellulose, Fasern enthaltende Gebilde in der Art von Papieren und "bonded fabrics" bestimmt ist.
Am 14. April 1961 hinterlegte die in Stockholm niedergelassene Aktiebolaget Bonnierföretagen beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke COSIL. Sie wurde für Verpackungsmaterial, bestehend aus belegten und unbelegten Stoffen, nämlich Papier, Karton und anderen Fasermaterialien aus Zellulose, Kunstharzfilmen, Metallfolien und Laminaten daraus bestimmt und vom Amt unter Nr. 186 198 registriert. Sie wird zur Kennzeichnung eines kaltsiegelfähigen Hüllstoffes verwendet, den die Firma Jacques Schindler & Co. in Zürich als Lizenznehmerin herstellt.
Die "Sihl" hinterlegte in der Folge beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum weitere für Papiere, Pappe, Karton usw. bestimmte Wortmarken, nämlich am 25. Mai 1963 die Zeichen ARTOSIL und MEDIASIL und am 20. März 1964 das Zeichen SECURSIL.
B.- Die "Sihl" klagte am 23. August 1965 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die AB Bonnierföretagen mit den Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte das Recht der Klägerin an ihrem Firmennamen und Markenzeichen 'Sihl' verletzt und unlauteren Wettbewerb begeht, indem sie in der Schweiz die Bezeichnung 'Cosil' für ihre Papiererzeugnisse, spez. für Verpackungszwecke, deren Verpackung sowie im geschäftlichen Verkehr, insbesondere auch in der Werbung (Inserate, Reklame, Geschäftsdrucksachen und dergleichen) selbst und durch Dritte gebraucht.
Es sei der Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlung gemäss Rechtsbegehren 1 zu untersagen und sie sei zu verpflichten, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, alles unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB zur Bestrafung mit Haft oder Busse im Falle der Zuwiderhandlung.
Es sei die Marke 'Cosil', Nr. 186198/1961, der Beklagten für Verpackungsmaterial, bestehend aus belegten und unbelegten Stoffen, nämlich Papier, Karton und anderen Fasermaterialien aus Zellulose, Kunstharzfilmen, Metallfolien und Laminaten daraus, ungültig zu erklären.
Es sei die Klägerin berechtigt zu erklären, das Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten im Schweiz. Handelsamtsblatt und in drei von ihr zu wählenden Tages- bzw. Fachzeitschriften je einmal in angemessener Form zu veröffentlichen."
Am 18. Februar 1966 ersuchte die Beklagte das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, die Marke Nr. 186 198 mit der Warenangabe "beschichteter, kaltsiegelfähiger Hüllstoff" zu erneuern. Die Klägerin erklärte hierauf, sie ändere das Klagebegehren 3 dahin ab, dass sie es auf die neue Register nummer beziehe.
Das Handelsgericht wies am 9. März 1966 die Klage entspre chend dem Antrag der Beklagten ab.
C.- Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen, und zwar die Klagebegehren 1, 2 und 4 unverändert und das Klagebegehren 3 in folgender Fassung:
"3. Es sei die Marke 'Cosil' Nr. 186198/1961 der Beklagten für Verpackungsmaterial, bestehend aus belegten und unbelegten Stoffen, nämlich Papier, Karton und anderen Fasermaterialien aus Zellulose, Kunstharzfilmen, Metallfolien und Laminaten daraus, erneuert unter Nr. 216230/1966 mit abgeänderter Warenangabe: beschichteter, kaltsiegelfähiger Hüllstoff (IR-Kl. 17, 22, 24), ungültig zu erklären."
Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Die Beklagte hat das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum im Verlaufe des kantonalen Verfahrens ersucht, die Marke Cosil nur noch für beschichteten kaltsiegelfähigen Hüllstoff einzutragen. Dieses Erzeugnis kann aus Papier bestehen, also aus einem Material, dessen Kennzeichnung auch die Marken der Klägerin dienen. Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach die Marken verschiedener Hinterleger sich nicht voneinander zu unterscheiden brauchen, wenn sie für gänzlich voneinander abweichende Erzeugnisse bestimmt sind, kommt daher der Beklagten nicht zugute. Sie beruft sich denn auch nicht auf diese Bestimmung.
Die Klägerin hat die Marken mit dem Wort oder der Silbe Sihl eintragen lassen, bevor die Beklagte das Zeichen COSIL hinterlegte. Die Beklagte hält jedoch diese Marken der Klägerin nicht für schutzfähig, weil Sihl der Name des Flusses ist, an dem die Fabrik der Klägerin steht.
Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, dürfen nicht in das Markenregister eingetragen werden und geniessen den gesetzlichen Schutz als Marken nicht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes unter anderem geographische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als blosse Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware kommt (z.B.BGE 43 II 96,BGE 55 I 271,BGE 72 I 240,BGE 79 II 101, BGE 81 I 299, BGE 82 II 355; vgl. auch BGE 89 I 51, 295, 301). Das Bundesgericht hat jedoch auch entschieden, dass ein die Herkunft kennzeichnender geographischer Name, der während langer Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet wird, die Natur eines Freizeichens verlieren und zum Individualzeichen des betreffenden Unternehmers werden kann (BGE 55 I 271,BGE 59 II 212, BGE 82 II 355 f.). Wie es im Urteil vom 9. Oktober 1951 im Prozesse der Klägerin gegen die Silta Werke AG (BGE 77 II 324ff.) ausführte, hat gerade das Wort Sihl dank seiner selten langen und intensiven firmen-, marken- und wettbewerbsmässigen Ausnützung die Eigenschaft eines geläufigen Kennwortes für das Unternehmen der Klägerin und dessen Erzeugnisse erlangt.
Die Auffassung der Beklagten, die Klägerin habe infolge der seit 1951 eingetretenen Entwicklung ihre Sonderrechte an diesem Worte eingebüsst, hält offensichtlich nicht stand. Die Klägerin erneuerte ihre Marken mit dem Worte Sihl auch seither und schuf weitere Marken mit diesem Bestandteil. Die anderen Zeichen, die sie daneben gebraucht, schwächen seine Kennzeichnungskraft nicht ab. Unerheblich ist auch, dass längs des Flusses, an dem die Fabrik der Klägerin steht, noch andere Unternehmen niedergelassen sind, die das Wort oder die Silbe Sihl in der Firma führen; denn die Beklagte behauptet nicht, diese Unternehmen ständen mit der Klägerin im Wettbewerb.
Die Marken der Klägerin mit dem Worte oder der Silbe Sihl waren somit noch immer schutzfähig, als die Beklagte das Zeichen COSIL hinterlegte. Sie geniessen den Schutz auch heute noch, umso mehr, als die Klägerin die individualisierende Kraft des Wortes Sihl inzwischen noch erhöhte, indem sie laut Handelsregistereintrag vom 18. Juli 1962 ihre frühere Firma Zürcher Papierfabrik an der Sihl durch das vorangestellte "Sihl" ergänzte.
Die Unterscheidbarkeit hängt vom Gesamteindruck ab, den die Marken, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Käufers der Ware hinterlassen (z.B.BGE 46 II 183,BGE 47 II 234,BGE 48 II 140und 299 Erw. 2,BGE 50 II 76f.,BGE 52 II 166,BGE 58 II 455Erw. 2,BGE 61 II 56Erw. 2,BGE 77 II 334Erw. 3,BGE 78 II 380,BGE 79 II 222Erw. 4, BGE 82 II 233, BGE 83 II 220 Erw. 3, BGE 84 II 445, BGE 87 II 36, BGE 88 II 378, 467, 469, BGE 90 II 48).
Der schweizerische Käufer der Erzeugnisse der Klägerin wird beim Lesen oder Hören der Marke oder des Markenbestandteiles Sihl an den Fluss gleichen Namens erinnert. Gerade auf Erweckung dieser Vorstellung ging denn auch die Klägerin von Anfang an aus, indem sie den in ihrer Firma in der Wendung "Papierfabrik an der Sihl" vorkommenden Flussnamen zur Marke machte und später Wortmarken wie Sihl Mills und AN DER SIHL und die Wort- und Bild-Marken SIHLVALLEY, SIHL auf vier Wellenlinien und SIHL in der Mitte eines Flusses auf einem Wappen mit einem Schwan schuf. Die Marke COSIL besteht dagegen aus einem reinen Phantasiewort. Ob sie, wie die Beklagte geltend macht, auf den englischen Begriff coldsealing anspielt und damit andeutet, dass der Hüllstoff der Beklagten kalt versiegelt werde, kann offen bleiben. Jedenfalls erinnert sie auch nicht entfernt an den Fluss Sihl. Die Behauptung der Klägerin, dieser sei auf alten Karten mit Sil und Syl bezeichnet, ändert nichts. Die Klägerin hat sich diese Schreibweise in ihrer Firma und ihren Marken nie zu eigen gemacht, und den Durchschnittskäufern der Erzeugnisse der Parteien ist sie überhaupt nicht bekannt. Auch wer das Wort Cosil nur sprechen hört, denkt nicht an die Sihl. Der Flussname wird gedehnt und betont ausgesprochen, die Silbe sil dagegen kurz und in der Regel unbetont. Im übrigen schliesst die Silbe Co selbst dann, wenn "sil" betont wird, jeden gedanklichen Zusammenhang mit der Sihl aus, weil das Wort Cosil ein charakteristisches Ganzes bildet. Der Einwand der Klägerin, über die Silbe Co müsse hinweggesehen werden, weil sie als Abkürzung von Compagnie vorkomme und freigehalten werden müsse, ist abwegig.Auch die Auffassung, "Cosil" werde als "Co-Sihl" verstanden, weil "Co" wie z.B. in den Begriffen Copilot und Copräsident den Sinn von "mit" habe, hält nicht stand; kein Durchschnittskäufer von kaltsiegelfähigem Hüllstoff und dergleichen wird auf diesen Gedanken kommen. Dass das Bundesgericht "Silta" und "Sihl" als nicht genügend unterscheidbar erachtet hat (BGE 77 II 324ff.), ändert nichts. Im Worte Silta steht Sil als Hauptbestandteil am Anfang und kann die Endsilbe ta leicht als tal oder als Anspielung auf den Begriff Tal verstanden werden, womit der gedankliche Zusammenhang mit dem Sihltal und der sie durchfliessenden Sihl hergestellt ist. Vom Worte Cosil kann Ähnliches nicht gesagt werden. Eine Gefahr der Verwechslung mit der Marke oder dem Markenbestandteil Sihl besteht umsoweniger, als die Vorinstanz verbindlich feststellt, kaltsiegelfähiger Verpackungsstoff sei nicht für die grosse Masse des Volkes bestimmt, sondern nur für Grossverbraucher, Transporteure und dergleichen. Diese Geschäftsleute sind beim Einkaufen aufmerksamer als Personen, die an einem Marktstand oder in einem Warenhaus eine einzelne Sache von geringem Wert erstehen. Sie wissen übrigens in der Regel, aus welcher Fabrik die Ware stammt.
Die Klägerin behauptet denn auch nicht, dass jemals Verwechslungen vorgekommen seien. Sie dachte zunächst auch selber nicht an eine Verwechslungsgefahr, ging sie doch drei Jahre lang gegen die Beklagte nicht vor, obschon sie festgestelltermassen das Erscheinen neuer Marken mit dem Bestandteil sil laufend verfolgte. Ob dieses Zuwarten geradezu als Rechtsmissbrauch gewürdigt werden müsste, kann offen bleiben.
Angesichts der Schwäche der Endsilbe können die Marken SYNTOSIL und COSIL, als Ganzes betrachtet, von den Käufern kaltsiegelfähiger Hüllstoffe und ähnlicher Erzeugnisse nicht verwechselt werden. Erstere besteht aus drei, letztere nur aus zwei Silben, und der hervorstechende Bestandteil Synto der einen weicht vom Bestandteil Co der anderen im Schriftbild und im Klang so stark ab, dass auch die Verbindung mit der gemeinsamen Endsilbe sil in der Erinnerung der Kunden nicht den Eindruck hinterlassen kann, die beiden Marken seien identisch oder gehörten dem gleichen Fabrikanten. Wie das Handelsgericht feststellt, hat denn auch die Klägerin nicht behauptet, die Marken SYNTOSIL und COSIL könnten verwechselt werden. Auch in der Berufung macht sie nicht geltend, die Verwechslungsgefahr bestehe selbst dann, wenn die Silbe sil die Gedanken nicht auf den Flussnamen Sihl und damit auf die Klägerin und ihre Erzeugnisse lenke.
Da sich das Zeichen COSIL unter dem Gesichtspunkt der Art. 6 und 24 lit. c MSchGvon den Marken der Klägerin genügend unterscheidet, kann sein markenmässiger Gebrauch auch nicht dem Art. 1 UWG, besonders Abs. 2 lit. d, widersprechen; denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes darf die Verwendung einer Marke nicht als Verstoss gegen Treu und Glauben gewürdigt werden, wenn das Markenschutzgesetz sie als erlaubt erachtet (BGE 73 II 136).
Soweit die Beklagte das Zeichen COSIL nicht auf der Ware oder ihrer Verpackung anbringen, sondern anderswie im geschäftlichen Verkehr verwenden lässt, besonders in der Werbung, kann sie von vornherein nicht nach dem Markenschutzgesetz belangt werden. Dagegen unterstehen diese Handlungen dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb.
Wenn die Beklagte ihren kaltsiegelfähigen Hüllstoff im Geschäftsverkehr als Cosil bezeichnet, handelt sie diesem Gesetz jedoch nicht zuwider. Insbesondere trifft sie damit nicht im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG eine Massnahme, die bestimmt oder geeignet wäre, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen. Das Wort Cosil enthält auch hier, wo es hin und wieder nur mündlich oder telephonisch mitgeteilt werden mag und daher allenfalls weniger deutlich in Erscheinung tritt als bei markenmässiger Verwendung, keine Anspielung auf den die Erzeugnisse und den Geschäftsbetrieb der Klägerin individualisierenden Flussnamen Sihl. Selbst wenn jemand die Silbe sil gedehnt und betont ausspricht, unterscheidet sich das Wort Cosil genügend von Sihl. Der Hüllstoff der Beklagten wird nur von Geschäftsleuten gekauft, also von Personen, die in erhöhtem Masse darauf achten, welches Erzeugnis sie bestellen und von wem es fabriziert wird. Dazu kommt, dass die Vorinstanz verbindlich feststellt, die Klägerin geniesse ihren Ruf nur als Herstellerin von Feinwaren (Schreibpapieren und dergleichen), nicht auch von Packpapieren. Umso weniger ist zu befürchten, dass sie wegen ihrer Firma, ihrer Sihl-Marken oder ihrer Marke Syntosil als Lieferantin von Cosil angesehen werde.
Ein Eingriff in das Recht auf ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 OR) liegt schon deshalb nicht vor, weil die Beklagte das Wort Cosil nicht als Firma, sondern nur zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet hat. Dagegen könnte an sich trotz dieses Umstandes eine Namensanmassung (Art. 29 Abs. 2 ZGB) oder eine Verletzung in den persönlichen Verhältnissen (Art. 28 ZGB) vorliegen (BGE 44 II 85f.,BGE 63 II 75 Erw. 2,BGE 72 II 188Erw. 6,BGE 76 II 93,BGE 77 II 327, BGE 80 II 140, BGE 91 II 19). Dass die Firma der Klägerin nicht ausschliesslich aus dem Worte Sihl besteht, ändert nichts. Schon in der bis am 18. Juli 1962 gültigen Fassung "Zürcher Papierfabrik an der Sihl" war dieses Wort ein Hauptbestandteil. Die Anmassung eines solchen kann Art. 29 ZGB widersprechen (BGE 44 II 86f., BGE 82 II 342 Erw. 3, BGE 90 II 319). Allerdings folgt daraus nicht, dass die Klägerin ein ausschliessliches Recht auf den Gebrauch des Wortes Sihl habe. Trotz der individualisierenden Kraft, die es zugunsten des Unternehmens und der Erzeugnisse der Klägerin erlangt hat, ist es in dem Sinne Gemeingut geblieben, dass jedermann es als geographische Bezeichnung verwenden darf. Wer das tut, masst sich den Namen der Klägerin nicht an und verletzt die Klägerin auch nicht in den persönlichen Verhältnissen (vgl.BGE 58 II 314, BGE 90 II 319).
Die Beklagte gebraucht das Wort Cosil nicht im Sinne eines geographischen Begriffes, sondern zur Bezeichnung eines Erzeugnisses. Trotzdem kann von einer Namensanmassung oder einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen nicht die Rede sein, weil das erwähnte Wort nicht einmal entfernt an Sihl erinnert. Die Auffassung der Klägerin, unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Namens komme nichts darauf an, ob man Sihl oder Sil schreibe, wie der Fluss früher bezeichnet worden sein soll, hält nicht stand. Die Klägerin hat nur die Schreibweise Sihl in ihre Firma aufgenommen und kann sich daher unter dem Gesichtspunkt des Namens- und Persönlichkeitsschutzes nur auf sie berufen. Auch das Argument, die Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils Sihl werde durch die Verwendung des Wortes Sil geschwächt, hilft der Klägerin nicht, denn die Beklagte nennt ihr Erzeugnis nicht Sil, sondern Cosil.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 9. März 1956 bestätigt.