Entscheiddatum: 18.07.2012Publikationsdatum: 19.10.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Abteilung IIB-1818/2011
Urteil vom 18. Juli 2012 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher. Parteien Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2,DE-40212 Düsseldorf, vertreten durch Fürsprecher Dr. Eugen Marbach,Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern ,Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz Gegenstand Verfügung vom 23. Februar 2011 betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. CH 64429/2008 SAVANNAH
A. Am 25. November 2008 stellte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz ein Gesuch um Eintragung der Wortmarke "Savannah", die für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 beansprucht wird (Markeneintragungsgesuch Nr. CH 64429/2008).
Mit Schreiben vom 6. April 2009 beanstandete die Vorinstanz das angemeldete Zeichen. Savannah sei unter anderem der Name einer Stadt in Georgia (USA) mit über 130'000 Einwohnern. Diese Stadt besitze eine der schönsten Altstädte in den USA, weshalb sie als ein beliebter Touristenort gelte. Da das hinterlegte Zeichen ausschliesslich aus dieser bekannten geografischen Angabe bestehe, beschreibe es direkt die Herkunft der beanspruchten Waren und gehöre zum Gemeingut. Zudem sei das Zeichen irreführend, weil der Abnehmer im Zeichen "Savannah" einen klaren Hinweis auf die USA erkenne und daher zur Annahme verleitet werde, die betreffenden Waren stammten aus den USA.
Die Beschwerdeführerin erklärte mit Eingabe vom 10. Juli 2009, einzig bei solchen Angaben, die bei einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als geografische Angabe verstanden würden, rechtfertige sich die Zurückweisung eines Markeneintragungsgesuchs. Davon könne im Fall der Marke "Savannah" keine Rede sein. Werde ein Zeichen fantasiehaft verstanden, so erfülle es die markenspezifische Unterscheidungsfunktion. Gleichzeitig entfalle jede Täuschungsgefahr, weswegen sich eine Einschränkung im Warenverzeichnis auf US-amerikanische Waren erübrige.
Am 14. Oktober 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte an ihrer Beanstandung vom 6. April 2009 fest.
Mit Schreiben vom 23. April 2010 übermittelte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine demoskopische Studie zum Verständnis des Begriffs "Savannah". Aus der Studie ergebe sich, dass annähernd 70% der Bevölkerung mit dem Begriff "Savannah" keine Assoziation verknüpften. Lediglich eine verschwindend kleine Gruppe von 2% assoziiere auf Grund der Angabe "Savannah" die Stichworte USA und Amerika, wobei dahin gestellt bleiben könne, ob sie die Stadt Savannah auch effektiv kennten. Angesichts der demoskopisch belegten fehlenden Bekanntheit der Stadt Savannah gebe es keinen sachlichen Grund, die Marke nicht im Sinne der sogenannten YUKON-Praxis des Schweizerischen Bundesgerichts einzutragen.
Die Vorinstanz hielt mit Stellungnahme vom 26. Juli 2010 an der Zurückweisung des Zeichens fest.
Mit Eingabe vom 23. November 2010 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch Nr. 64429/2008 mit Verfügung vom 23. Februar 2011 für sämtliche beanspruchten Waren zurück. Zur Begründung führte sie aus, das vorliegende Zeichen bestehe aus dem Wort "Savannah", das mehrere Bedeutungen aufweise. Im vorliegenden Fall stehe indessen der Name der gleichlautenden Stadt im US-Bundesstaat Georgia im Vordergrund. Des Weiteren seien die Voraussetzungen für die weiteren Ausnahmefälle gemäss "Yukon-Praxis" nicht erfüllt. Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass das Zeichen "Savannah" im Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten Waren als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG wahrgenommen werde. Weil die angesprochenen Abnehmer in direkten Herkunftsangaben keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennten, fehle es dem Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft. Zudem sei das Zeichen absolut freihaltebedürftig. "Savannah" gehöre somit zum Gemeingut und müsse gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zurückgewiesen werden. Da das Zeichen eine direkte Herkunftsangabe darstelle, sei es geeignet, bei den Abnehmern eine spezifische Herkunftserwartung zu wecken, nämlich dass die in der Klasse 25 beanspruchten Waren tatsächlich aus der Stadt Savannah bzw. aus den USA stammten. Das eingereichte Umfragegutachten vermöge den Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung nicht glaubhaft zu machen. Da im vorliegenden Fall keine Einschränkung auf Waren US-amerikanischer Herkunft vorgenommen worden sei, könne das Zeichen für die Waren der Klasse 25 gemäss Art. 2 Bst. c MSchG nicht als Marke eingetragen werden.
B. Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 24. März 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke SAVANNAH ohne Einschränkungen ins Markenregister einzutragen. Zur Begründung führt sie aus, auf Grund der von ihr in Auftrag gegebenen demoskopischen Studie stehe fest, dass das Zeichen SAVANNAH aus der Sicht der schweizerischen Bevölkerung im Zusammenhang mit Textil- und Schuhwaren als reines Fantasiezeichen einzustufen sei und folglich auch keine herkunftsbezogene Erwartungen wecke. Trotzdem habe die Vorinstanz eine Registrierung der Marke abgelehnt. Bei bundesrechtskonformer Beweiswürdigung könne kein Zweifel daran bestehen, dass die Beschwerdeführerin den notwendigen Gegenbeweis erbracht habe, wonach SAVANNAH nicht als Herkunftsangabe eingestuft werden dürfe. Bilde SAVANNAH ein Fantasiezeichen im Sinne der Yukon-Praxis, sei dies, weil der Konsument die entsprechende Herkunftsangabe gar nicht kenne und weil er dieselbe im Zusammenhang von Textil- und Schuhwaren nicht herkunftsbezogen verstehe. Entsprechend stelle das Zeichen keine Herkunftsangabe im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dar und sei als Fantasiezeichen eintragbar. Folgerichtig wecke das Zeichen auch keine geografischen Assoziationen, womit auch jegliche Irreführungsgefahr entfalle. Entsprechend erübrige sich die von der Vorinstanz verlangte Einschränkung auf Waren US-amerikanischer Herkunft.
C. Mit Vernehmlassung vom 30. Juni 2011 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die in der angefochtenen Verfügung abgegebene Begründung und äussert sich kritisch zum Umfragegutachten, das von der Beschwerdeführerin eingereicht wurde.
D. Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 15. September 2011 an den in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren fest und bezieht sich in ihrer Begründung auf die von der Vorinstanz angebrachte Kritik zum Umfragegutachten. Zudem gibt sie eine Stellungnahme des beauftragten Meinungsforschungsinstitutes zu den Akten.
E. Mit Duplik vom 22. November 2011 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde fest.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
Der Grund für das Schutzhindernis des Gemeinguts liegt in der fehlenden Unterscheidungskraft eines Zeichens oder dem bestehenden Freihaltbedürfnis an einem Zeichen (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Bei Beurteilung ist auf die Sicht der massgeblichen Verkehrskreise abzustellen. Mit Blick auf die Unterscheidungskraft ist primär die Sicht der Endverbraucher massgeblich, wenn diese die grösste Teilmenge der massgeblichen Verkehrskreise bilden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous).
Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses an einer Marke sind demgegenüber die Branchenmitglieder, insbesondere die Konkurrenten (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).
3.1. Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben fallen gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Jedem Produzenten muss es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Unmittelbare Herkunftsangaben, also die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, bilden daher Gemeingut und sind nicht schutzfähig. Dies gilt nicht bloss soweit sie von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmern als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon).
Eine Marke muss bei den massgeblichen Verkehrskreisen also eine Herkunftserwartung wecken, wenn sie vom Markenschutz ausgeschlossen werden soll. Als Erfahrungssatz, der im Einzelfall widerlegt werden kann, gilt, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, 97 I 80 E. 1 Cusco, 93 I 571 E. 3 Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts, 4A-508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola).
Eine Herkunftserwartung fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 457 ff. E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich nicht nur dann wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, sondern auch, wenn das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.
3.2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind wie bereits erwähnt auch irreführende Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado [fig.], 128 III 454 E. 2.2 Yukon).
In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die strittige Marke wird beansprucht für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25). Diese Waren richten sich an Durchschnittskonsumenten, von denen mit Blick auf die Frage nach der Unterscheidungskraft der vorliegenden Marke als massgebliche Verkehrskreise auszugehen ist. Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise anderer Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Waren herstellen oder vertreiben, massgeblich (vgl. oben unter E.2).
Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass "Savannah" der Name einer US-amerikanischen Stadt ist, und geht davon aus, dass das Zeichen deshalb eine Herkunftsangabe darstellt. Als solche sei die Marke nicht unterscheidungskräftig und zudem freihaltebedürftig. Ferner sei das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 Bst. c MSchG, solange im Warenverzeichnis für die strittige Marke keine Einschränkung auf Waren US-amerikanischer Herkunft erfolge.
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es im amerikanischen Bundesstaat Georgia eine Stadt namens "Savannah" gibt. Sie bestreitet jedoch, dass die massgeblichen Verkehrskreise auf Grund des Zeichens "Savannah" im Zusammenhang mit Textil- und Schuhwaren diese geografische Bedeutung assoziiere. Dabei sei wiederum unbestritten, dass sich die Vorinstanz nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf sogenannte "Erfahrungssätze" abstützen dürfe, so vorliegend den "Erfahrungssatz", dass geografische Angaben typischerweise herkunftsbezogen verstanden werden und daher auch herkunftsbezogene Erwartungen wecken (BGE 135 III 416 Calvi [fig.]). Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, dass dieser Erfahrungssatz vorliegend ohne Bedeutung bleibe, weil sie das fantasiehafte Verständnis ihres Zeichens "Savannah" mittels einer demoskopischer Studie rechtsgenüglich nachgewiesen habe. Im Mittelpunkt des vorliegenden Verfahrens stehe daher die Frage nach dem Stellenwert des von ihr eingereichten demoskopischen Gutachtens zum Verständnis des hinterlegten Zeichens "Savannah".
Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, die von der Beschwerdeführerin eingereichte demoskopische Studie sei weder zum Nachweis der Nichtgeltung des höchstrichterlichen Erfahrungssatzes noch des Vorliegens einer Ausnahmekonstellation im Sinne der Yukon-Rechtsprechung geeignet.
5.1. Es stellt sich somit zunächst die Frage, ob der Erfahrungssatz, wonach geografische Begriffe typischerweise herkunftsbezogen verstanden werden und daher herkunftsbezogene Erwartungen wecken (vgl. E. 3.1), auch dann zur Anwendung kommt, wenn eine demoskopische Studie vorliegt, die sich zu den herkunftsbezogenen Erwartungen eines Begriffes äussert.
5.1.1. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, dass Erfahrungssätze keine Wahrheit spiegelten, sondern eine Hilfestellung im Falle der Beweislosigkeit böten. In diesem Sinne als Hilfsmittel verstanden, seien Erfahrungssätze nützlich. Werde jedoch wie vorliegend Beweis angeboten, so sei das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet, das Beweisergebnis zu würdigen.
5.1.2. Die Vorinstanz hält dafür, dass ein eingereichtes Gutachten auf seine Beweiseignung hin zu prüfen sei. Diese hänge indessen massgeblich von der Formulierung der relevanten Fragen ab. Die eingereichte Umfrage sei aus methodologischen Gründen ungeeignet, die Anwendbarkeit des bundesgerichtlichen Erfahrungssatzes auf den konkreten Fall zu widerlegen. Sie lasse ausser Acht, dass es vorliegend um die Frage gehe, wie eine zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendete geografische Angabe vom Abnehmer wahrgenommen werde.
5.2.
5.2.1. Markenbehörden und -gerichte dürfen ihre Entscheidungen auf "Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfahrung" abstützen, ohne dass darüber Beweis geführt werden muss (vgl. David Aschmann, Der Markenbeweis, in: sic!, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 2008 S. 699 ff. [im Folgenden: Markenbeweis], S. 699, mit Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Wird allerdings ein Gegenbeweis zu einem Erfahrungssatz angeboten, ist dieser abzunehmen (vgl. BGE 115 II 305 f.; Aschmann, Markenbeweis, S. 699, Fussnote 1; Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011 S. 4 ff., S. 12; David Rüetschi, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Beweisrecht N. 7). Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.4/2003 vom 24. Februar 2004 E. 3.4 "Uhrenarmband" [3D]). Indessen ist zu bedenken, dass Erfahrungswissen von den Markenbehörden auch dann anzuwenden ist, wenn sie Beweise würdigen. Beweismittel, zu welchen demoskopische Studien zu zählen sind, können Erfahrungswissen also ergänzen oder korrigieren, aber nicht ausschliessen (Aschmann, Markenbeweis, S. 699; vgl. auch Rüetschi, a.a.O., N. 6). Insofern ist der bundesgerichtliche Erfahrungssatz grundsätzlich anwendbar, kann aber im Einzelfall widerlegt werden (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 4.5 Gerresheimer, B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 4.2 Gap, B-1223/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 2.2 Tourbillon; B 6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 2.2 Capri), etwa mittels einer demoskopischen Studie.
5.2.2. Wird - wie im vorliegenden Fall - eine demoskopische Studie bei Gericht eingereicht, muss letzteres in seiner Entscheidung erkennen lassen, dass es sich damit beschäftigt hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob es im Ergebnis dem Gutachten gefolgt ist oder dessen Ergebnis abgelehnt hat (Rainer Utz, Die demoskopische Befragung als Beweismittel im Markenrecht, Köln 2011, S. 94). Das Gericht ist im Rahmen seiner Beweiswürdigung nicht an die Ergebnisse eines Gutachtens gebunden. Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es fachmännisch erstellt wurde, insbesondere die Kriterien der Wiederhol-, Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden. Werden Fehler und Unstimmigkeiten erkannt, sind diese gegebenenfalls herauszurechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 Oktoberfest-Bier, mit Verweis auf Marbach, a.a.0., N. 463, und Andrej Levin, Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht, Frankfurt 2010, S. 99).
5.2.3. Die von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebene und bei der Vorinstanz eingereichte demoskopische Studie wurde unter dem Projektnamen "Savannah" durch das LINK-Institut vom 25. bis 30. Januar 2010 durchgeführt. Die Stichprobengrösse betrug 504 Netto-Interviews.
Die erste Frage (Frage 31.00) lautete: Was sagt Ihnen der Begriff "Savannah" im Zusammenhang mit Kleidern, Schuhwaren und Hüten? Sagen Sie mir alles, was Ihnen zum Begriff "Savannah" in den Sinn kommt. Die 504 Antworten verteilten sich laut den eingereichten Computertabellen wie folgt: 54 (10.7%) "Produkte", 24 (4.8%) "Kleider", 19 (3.7%) "Schuhe", 9 (1.8%) "Hüte, Hut-Marke", 2 (0.3%) "andere Produkte", 47 (9.4%) "Afrika: Savanne, Dschungel, Wüste", 10 (1.9%) "Mode, Marke", 8 (1.5%) "Ferien und Reisen, Safari", 7 (1.5%) "USA, Amerika", 6 (1.2%) "Kosmetik, Pflegeprodukte", 5 (1%) "Kontinent, Land, Ort", 4 (0.8%) "Farbe(n)", 4 (0.7%) "Tiere", 3 (0.7%) "Natürliches, Bio", 3 (0.6%) "Tropen, tropisch", 1 (0.2%) "Steppe", 1 (0.1%) "Namen, Personen", 1 (0.1%) "TV-Serie", 6 (1.2%) "Sonstiges", 191 (37.9%) "Habe das Wort 'Savannah' noch nie gehört", 154 (30.5%) "Weiss nicht, keine Antwort". Diese Ergebnisse stehen unter der Auswertung "spontane Assoziation - top of mind". Etwas anders lauten die Werte unter dem Blickwinkel "spontane Assoziation - total": 74 (14.7%) "Produkte", 47 (9.3%) "Kleider", 28 (5.5%) "Schuhe", 20 (4.1%) "Hüte, Hut-Marke", 7 (1.5%) "andere Produkte", 69 (3.6%) "Afrika: Savanne, Dschungel, Wüste", 18 (3.5%) "Ferien und Reisen, Safari", 15 (3.1%) "Tropen, tropisch", 14 (2.7%) "Farbe(n)", 12 (2.3%) "Tiere", 10 (1.9%) "Mode, Marke", 9 (1.8%) "Kosmetik, Pflegeprodukte", 9 (1.7%) "USA, Amerika", 7 (1.4%) "Kontinent, Land, Ort", 7 (1.3%) "Natürliches, Bio", 6 (1.2%) "Steppe", 4 (0.8%) "TV-Serie", 3 (0.7%) "Namen, Personen", 3 (0.6%) "Teuer, Teures Preissegment", 12 (2.3%) "Sonstiges".
Die zweite Frage (Frage 32.00), zu welcher keine Antworten in den Akten enthalten sind, lautete: Ich lese Ihnen jetzt 5 Begriffe vor. Bitte sagen Sie mir jedes Mal, ob Sie persönlich "Savannah" mit diesem Begriff in Verbindung bringen oder nicht: Katze/Katzen; Graslandschaft in Afrika; Stadt in den USA; indische Göttin; Produkt von Peek und Cloppenburg.
5.2.4. Ein wichtiger Parameter im Zusammenhang mit demoskopischen Studien ist die Stichprobengrösse. Gemäss schweizerischer Praxis wird eine solche von mindestens 1000 (Netto-)Interviews vorausgesetzt. (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.7 und 6.6 Oktoberfest-Bier, mit Verweis auf Andrea E. Flury, Grundprobleme des Rechts der geografischen Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, 366 f.; Anne Niedermann/Martin S. Schneider, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidfindung im schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke - berühmte Marke, in: sic! 2002, S. 815 ff., S. 817; s. auch die Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2012 [im Folgenden: IGE-Richtlinien], abrufbar unter:
Wie bereits von der Vorinstanz gerügt, ist diese Voraussetzung im vorliegenden Fall mit 504 Netto-Interviews bei weitem nicht erfüllt.
Die Beschwerdeführerin legte in diesem Zusammenhang ein Schreiben des LINK-Institutes vom 23. März 2011 ins Recht. In diesem wird unter anderem festgehalten, mit steigender Fallzahl könne der statistische Fehler gesenkt werden. Bei einer Stichprobe von 500 bzw. 1000 Befragten sei der maximale Stichprobenfehler wie folgt: bei 500 Interviews +/- 4.5%, bei 1000 Interviews +/- 3.2%. Im Fall B-6251/2007 Damassine lag dem Bundesverwaltungsgericht ein ähnliches Schreiben eines anderen Meinungsforschungsinstituts (M.I.S. Trend) vom 24. Januar 2008 vor. Dieses erklärte, die Fehlerquote nehme ab 1000 Personen kaum mehr ab. Bei 1000 Personen betrage sie +/- 3% (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6251/2007 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3.3 Damassine; vgl. auch Niedermann/Schneider, a.a.O., S. 817). Letzteres wies auch auf die Standesregeln des "vsms swiss interview institute" hin, die damals wie heute verlangen, dass für Umfragen, Wahlbörsen und Medien-Analysen zu Wahlen und Abstimmungen, die zur Publikation bestimmt sind, die Ausgangsstichprobe mindestens 1000 Personen umfassen muss (vgl. www.vsms.ch).
Schliesslich ist zu erwähnen, dass das Bundesgericht im Fall "Raclette" einer Umfrage, die bei 1101 Personen durchgeführt worden war, im Vergleich zu einer bei 500 Personen durchgeführten demoskopischen Studie unter anderem wegen der grösseren Stichprobe mehr Gewicht beimass (vgl. BGE 133 II 429 E. 9 Raclette).
Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass angesichts der von der strittigen Marke beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) primär Durchschnittskonsumenten angesprochen sind (vgl. E. 4) und eine diesbezügliche Umfrage somit grundsätzlich auf die gesamte Schweizer Bevölkerung verteilt durchzuführen ist. Auf Grund der Heterogenität der Schweizer Bevölkerung (vgl. etwa Christoph Sicars, Die Schweiz - Föderalismus und direkte Demokratie, München 2006, S. 7) ist für das Bundesverwaltungsgericht die Einschätzung der Fachleute, wonach bevölkerungsrepräsentative Umfragen in der Schweiz mindestens 1000 Interviews umfassen (vgl. insbesondere Niedermann / Schneider, a.a.O., S. 817), nachvollziehbar.
Der von der Beschwerdeführerin eingereichten demoskopischen Studie kommt daher von vornherein eine geringere Aussagekraft zu als einer bei mindestens 1000 Personen durchgeführten Umfrage.
5.2.5. Im Weiteren ist festzustellen, dass es sich in casu um eine sog. "Omnibus-Umfrage" (Mehrthemen-Umfrage) handelte, d.h. es wurden verschiedene Fragestellungen in der gleichen Umfrage behandelt (Klaus D. Eberlein, Möglichkeiten und Grenzen der Meinungsforschung, Berlin 2001, S. 182 ff.). Es liegen nur die Fragen 31.00 und 32.00 im Recht, insbesondere aber nicht die vorangehenden Fragen. Da die vorangehenden Fragen, namentlich wenn sie von Beginn weg auf eine geografische Herkunft zielen, einen Einfluss auf die Beantwortung der nachfolgenden Fragen gehabt haben könnten (Eberlein, a.a.O., S. 193; Elisabeth Noelle-Neumann/Thomas Peters, Alle, nicht jeder, Einführung in die Methoden der Demoskopie, München 1998, S. 123), wäre es zweckdienlich gewesen, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.5 Oktoberfest-Bier).
5.2.6. Die Vorinstanz kritisiert die von der Beschwerdeführerin in der Umfrage gewählte "offene" Fragestellung. Dem Begriff der "offenen" Fragestellung liegt die folgende Unterscheidung zugrunde. Dem Befragten können entweder Fragen gestellt werden, auf die er selbst die Antwort geben muss, die dann vom Interviewer notiert werden (sog. "offene Fragestellung"); oder dem Befragten wird mit jeder Frage eine Reihe von Antwortmöglichkeiten gegeben. Hiervon kann er sich - je nach Vorgabe - für eine oder mehrere Antworten entscheiden (sog. "geschlossene oder gestützte Fragestellung"; Utz, a.a.O., S. 41; Flury, a.a.O., S. 346 f.). Bei der offenen Fragestellung kann sich der Befragte nicht auf vorgegebene Antwortalternativen zurückziehen, aus denen er die ihm als zutreffend erscheinende Antwort auswählt. Er muss sich vielmehr um eine eigene Formulierung bemühen. Die offene Fragestellung begünstigt daher die Interessen desjenigen, dem an "niedrigen" Umfrageergebnissen gelegen ist (Utz, a.a.O., S. 41 f.; vgl. auch Flury, a.a.O., S. 347 f.).
Nach Auffassung der Vorinstanz bietet eine offene Fragestellung zwar den Vorteil, dass sie den Befragten die Möglichkeit gebe, sich unbeeinflusst von vorgegebenen Antwortmöglichkeiten mit eigenen Worten zur Sache zu äussern. Der Nachteil bestehe jedoch darin, dass sie die Beweisfrage regelmässig nicht hinreichend beantworte, weil den Befragten der Hintergrund der Untersuchung und deren juristische Zielsetzung nicht bekannt seien. Es sei unzulässig anzunehmen, dass ein Aspekt, der bei offener Fragestellung nicht oder kaum erwähnt werde, wie im vorliegenden Fall eine Erwartung an die geografische Herkunft der gekennzeichneten Produkte, für die Abnehmer keine Rolle spiele. Dieser Schluss wäre nur dann zulässig, wenn sich das Ergebnis auch bei geschlossener Fragestellung bestätigt (unter Hinweis auf Almut Pflüger, in: Gloy/Loschelder/Erdmann, Handbuch des Wettbewerbsrechts, München 2010, § 42, N. 64 f.).
Die Beschwerdeführerin vermisst ihrerseits von der Vorinstanz eine Antwort darauf, wie eine gestützte Frage hätte formuliert werden sollen, ohne dass die befragte Person auf diese Weise gleichzeitig in unzulässiger Weise beeinflusst worden wäre. Die Art und Weise, in der die Vorinstanz ausgewiesenen Spezialisten der Demoskopie eine untaugliche Fragestellung unterstellen wolle, sei zumindest erstaunlich. Die Beschwerdeführerin weist zudem darauf hin, dass sie sich bei der Vorbereitung ihrer demoskopischen Studie von Spezialisten des LINK-Institutes habe beraten lassen und legt ein Schreiben vom 9. September 2011 eines Geschäftsleitungsmitglieds dieses Institutes zu den Akten (Beilage Nr. 4). Dieses kommt zum Schluss, dass die verwendete offene Frage am besten geeignet sei, um ohne suggestive Verzerrung abzuklären, ob es sich bei der Bezeichnung "Savannah" um einen bekannten geografischen Namen handelt und dieser deshalb als Herkunftsbezeichnung für die Stadt Savannah im Bundesstaat Georgia, USA, gelten müsse.
5.2.6.1 Die Beweiskraft einer Umfrage, also die Übereinstimmung des Ergebnisses der Umfrage mit den tatsächlichen Gegebenheiten, hängt in erster Linie von der Fragestellung ab (Utz, a.a.O., S. 34; Marbach, a.a.O., N. 463). Bei der Abfassung der Testfragen ist deshalb darauf zu achten, dass nicht bereits dem Befragten eine bestimmte Antwort auf Grund der Fragestellung nahe gelegt wird. Denn die Antworten auf eine suggestive Fragestellung bilden nicht das tatsächliche Wissen oder Meinungsbild der Befragten ab (Utz, a.a.O., S. 37, 40; Levin, a.a.O., S. 59, 100; Niedermann/Schneider, a.a.O., S. 822). Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein (Flury, a.a.O., S. 343).
Den "offenen" Fragestellungen wird regelmässig keine beeinflussende Wirkung zugesprochen, da keine Antwortmöglichkeit vorgegeben ist. Indessen kann auch die offene Fragestellung die Antwort hinsichtlich geografischer oder sachlicher Betonung beeinflussen (Flury, a.a.O., S. 347 f.). So impliziert gemäss Flury die Frage "Was ist X?" eine auf die Sachmerkmale gestützte Antwort, während die Frageform "Wo wird X hergestellt?" eher geografische Assoziationen hervorruft (Flury, a.a.O., S. 348). Auf Grund allgemeiner Aussagen darf gemäss Flury das Vorliegen von schützbaren geografischen Herkunftsbezeichnungen noch nicht verneint werden. Vielmehr müsse mit geschlossenen Fragen versucht werden, die Antworten zu präzisieren. Deshalb scheine eine Kombination der beiden Fragetechniken - Vorschaltung einer offenen Frage zur Grundeinstellung zum betreffenden Produkt, danach eine geschlossene Frage - erforderlich (Flury, a.a.O., S. 349 f., mit Hinweisen; vgl. auch Pflüger, a.a.O., N. 65).
5.2.6.2 Die Beschwerdeführerin hat sich in der von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage an die in E. 5.2.6.1 zitierte Empfehlung gehalten, indem zuerst eine offene, danach eine geschlossene Frage gestellt wurde. Indessen ist zu kritisieren, dass die erste Frage (Frage 31.00) eine Kombination zweier Frage darstellt, nämlich Teilfrage 1) "Was sagt Ihnen der Begriff "Savannah" im Zusammenhang mit Kleidern, Schuhwaren und Hüten?" und Teilfrage 2) "Sagen Sie mir alles, was Ihnen zum Begriff "Savannah" in den Sinn kommt". Aus den Antworten geht nicht hervor, auf welche Teilfrage sie Bezug nehmen. Dies wäre jedoch bedeutsam, zumal die Teilfrage 1) die Befragten in Richtung "Bekleidung, Mode" lenkt, während die Teilfrage 2) sehr offen formuliert ist. Wird die erste Frage somit mit "Weiss nicht / keine Angabe" beantwortet, kann dies bei Bezugnahme auf die erste Teilfrage bedeuten, dass den Befragten keine Kleidermarke "Savannah" bekannt ist oder dass sie "Savannah" nicht mit Kleidern assoziieren. Bei Bezugnahme auf die zweite Teilfrage können die "Weiss nicht/keine Angabe"-Antworten dagegen bedeuten, dass die Befragten schlichtweg den Begriff "Savannah" nicht kennen. Bei diesem erheblichen Interpretationsspielraum ist es nicht möglich, die diesbezüglichen Antworten zu werten.
Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht weder die Antworten auf die zweite, geschlossene Frage (Frage 32.00) noch - wie bereits erwähnt - diejenigen auf die den Fragen 31.00 und 32.00 vorangehenden Fragen (vgl. E. 5.2.5) offen gelegt hat, was die Aussagekraft des Beweismittels zusätzlich schwächt.
5.2.7. Die Aussagekraft der von der Beschwerdeführerin eingereichten demoskopischen Studie ist bereits aufgrund der vorgenannten Kritikpunkte grundsätzlicher Natur als sehr gering einzustufen, weshalb sich eine eingehende Analyse der gegebenen Antworten erübrigt.
5.3. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin mittels der eingereichten demoskopischen Studie nicht gelingt, den in E. 2.1 zitierten Erfahrungssatz im Einzelfall zu widerlegen. Dies entbindet das Bundesverwaltungsgericht indessen nicht davon zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin den hier interessierenden Erfahrungssatz anderweitig zu widerlegen vermag.
6.1. Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist "Savannah" der Name verschiedener Ortschaften in den USA, allen voran einer gleichnamigen Stadt im Bundesstaat Georgia. Diese liegt am "Savannah River" und zählt 127'600 Einwohner. Zur Industrie Savannahs gehören Erdölraffinerie, Schiffbau, Holz-, Papier- und chemische Industrie. Die Stadt verfügt zudem über ein College und einen bedeutenden Seehafen (Brockhaus multimedial, 2008; Meyers Grosses Universal Lexikon, Band 12, Mannheim 1984, S. 292).
"Savannah" hat zudem noch weitere Bedeutungen. Zum einen ist "Savannah" ein englisches Wort. Es bedeutet auf Deutsch "Savanne" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), auf Französisch "savane" (Le Robert & Collins, Glasgow und Paris 2006, S. 1932) und auf Italienisch "savana" (vgl. dict.cc). Die Savanne ist eine Vegetationsform der wechselfeuchten Tropen. Sie weist einen geschlossenen Grasbewuchs und einzelne oder in lockeren Gruppen stehende Bäume und Sträucher auf und wird in Feucht- und Trockensavanne untergliedert (Meyers Grosses Universal Lexikon, a.a.O., S. 292).
"Savannah" existiert auch als Name einer Katzenrasse (vgl. www.savannahkatzen.ch). Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist die "Savannah"-Katze sehr hochbeinig sowie von unverkennbarer Rasse und Eleganz, weshalb für den Konsumenten im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25 diese Bedeutung im Vordergrund stehe.
Schliesslich ist "Savannah" auch ein in den 1990er-Jahren aus den USA entlehnter weiblicher Vorname nach dem gleichlautenden Fluss- und Stadtnamen im Bundesstaat Georgia (vgl. Duden, Das grosse Vornamenlexikon, Mannheim 2007, S. 364), bekannt etwa durch die Modedesignerin Savannah Miller (vgl. www.fashion.ch). In der Schweiz ist der Name allerdings selten anzutreffen (9 Treffer bei den Privatpersonen, 4 Treffer für Unternehmen im elektronischen Telefonverzeichnis www.local.ch).
6.2. Bei Zeichen mit mehrdeutigem Sinngehalt richtet sich die Beurteilung danach, welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen im Vordergrund steht (BGE 135 III 416 E. 2.3 Calvi, mit Hinweis auf BGE 117 II 324 E. 1b Montparnasse; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 4.7 GAP).
6.2.1. Um die Bekanntheit von "Savannah" im Sinne der Stadt im US-Bundesstaat Georgia zu stützen, macht die Vorinstanz insbesondere touristische Aktivitäten geltend. Besonders an "Savannah" seien die vielen "liebevoll restaurierten" Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert und die spezielle Anlage mit mehr als 20 Plätzen und Grünparks. Sie gelte schlichtweg als eine der schönsten Städte der USA und sei daher ein beliebtes touristisches Ziel (vgl. Schreiben der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2009). Das Schreiben der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2009 enthält einen Reisebericht aus dem "Reise Blick" (Beilage 5) und die angefochtene Verfügung Programme für Mietwagenrundreisen, die nach "Savannah" führen (Beilage 6 [www.kuoni.ch], Beilage 7 [www.skytours.ch], Beilage 8 [www.travity.ch]).
Angesichts der geringen und erst seit kürzerer Zeit stattfindenden Verbreitung des weiblichen Vornamens "Savannah" in der Schweiz wird die Bedeutung von "Savannah" als Frauenname bei den massgeblichen Verkehrskreisen nicht im Vordergrund stehen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin drängt sich auch keine Assoziation zur Savannah-Katze auf. Zwar gilt diese Katzenrasse als elegant, doch scheint ein gedanklicher Schluss seitens der massgeblichen Verkehrskreise von einer eleganten Katzenrasse auf die Eleganz von Bekleidungsstücken für Menschen in Klasse 25 nicht naheliegend.
Vielmehr steht der Begriff "Savannah" im Sinne von Savanne im Vordergrund. Das Wort "Savannah" stammt zwar aus dem Englischen, darf aber als bekannt vorausgesetzt werden, da es den entsprechenden Begriffen der schweizerischen Landessprachen für die besagte Vegetationsform (vgl. E. 5.1) sehr ähnlich ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.3.2 Radiant Apricot, mit weiteren Hinweisen). Die Savanne gehört in der Schweiz zum Geografie-Lehrplan auf der Sekundarstufe I (vgl. etwa: www.ai.ch; www.ksl.zh.ch und www.volksschulbildung.lu.ch) und dürfte unter anderem deshalb einem weitaus grösseren Teil der schweizerischen Durchschnittskonsumenten bekannt sein als die vergleichsweise kleine gleichnamige US-amerikanische Stadt. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) steht daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin "Savannah" im Sinne von Savanne im Vordergrund.
6.3. Die Savanne als Vegetationsform stellt keine Herkunftsangabe i.S. von Art. 47 MSchG dar. Soweit "Savannah" als indirekter Hinweis auf die afrikanische Savanne im Sinne einer Region verstanden wird, hätten die angesprochenen Durchschnittskonsumenten keine Herkunftserwartung, da das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst würde (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1.2 Yukon) beziehungsweise sich die afrikanische Savanne kaum als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1.3 und 4.2 Yukon). Insofern kann der strittigen Registrierung der Markenschutz nicht mit den Argumenten, sie sei geografisch irreführend und stelle als geografische Herkunftsbezeichnung Gemeingut dar, verweigert werden. Die Beschwerde erweist sich insofern als begründet und ist gutzuheissen.
7.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).
7.2. Die Eingaben der Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht umfassen eine Beschwerdeschrift von etwas mehr als zehn Seiten und eine mehrseitige Replik. Trotz der von der Beschwerdegegnerin mit aktualisierter Kostennote vom 15. September 2011 ausgewiesenen Fr. 7'917.- erscheint eine Parteientschädigung im Umfang von Fr. 4'800.- als angemessen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
7.3. Der Mehrwertsteuer (MWSt) unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWSt-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWSt aufzufassen ist.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Februar 2011 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, die schweizerische Marke Nr. 64429/2008 für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 in das Register einzutragen.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 4'800.- zugesprochen.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)
die Vorinstanz (Ref.: fs; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 20. Juli 2012