Entscheiddatum: 23.04.2013Publikationsdatum: 02.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Abteilung IIB-418/2012
Urteil vom 18. April 2013 Besetzung Richterin Maria Amgwerd,Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann,Gerichtsschreiber Urs Küpfer. Parteien Oxygen Biotherapeutics, Inc., 3189 Airway Avenue Bldg. C, US-92626 Costa Mesa CA,vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte undMarkenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,Vorinstanz. Gegenstand Verfügung vom 6. Dezember 2011 betreffend Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung Nr. 1'019'629 DERMACYTE.
A. Die in den USA domizilierte Oxygen Biotherapeutics, Inc. (Beschwerdeführerin), ist Inhaberin der am 29. Oktober 2009 international registrierten Wortmarke DERMACYTE mit Basiseintragung in den USA. Für die Schweiz wurde zunächst bezüglich folgender Produkte Schutz beansprucht (Notification der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, vom 3. Dezember 2009):
Klasse 5
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'ischémie des tissus, brûlures, plaies, traumatismes cérébraux, affections pulmonaires, maladies drépanocytaires, affections cutanées sous forme d'acné, et troubles capillaires sous forme de pellicules; produits pharmaceutiques à usage dermatologique et cosmétologique.
B. Am 3. Dezember 2010 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Institut, Vorinstanz) eine "Notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus)", wonach es der Marke DERMACYTE den Schutz in der Schweiz einzig für "produits pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes cérébraux, affections pulmonaires, maladies drépanocytaires" gewährte. Es hielt fest, das Zeichen bedeute "cellule de peau" (Hautzelle) und beziehe sich auf die Besonderheiten eines Teils der beanspruchten Produkte, namentlich auf ihren Verwendungszweck. Insofern gehöre es zum Gemeingut.
C. In ihrer Stellungnahme gegenüber dem IGE vom 3. Mai 2011 erklärte die Beschwerdeführerin, die US-Basisanmeldung Nr. 77725711, welche der internationalen Registrierung Nr. 1'019'629 zugrundeliege, sei wie folgt eingeschränkt worden: "Klasse 5: Pharmaceutical preparations for use in dermatology and cosmetology (produits pharmaceutiques à usage dermatologique et cosmétologique)." Somit werde die provisorische Schutzverweigerung für folgende Erzeugnisse der Klasse 5 hinfällig: "Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'ischémie des tissus, brûlures, plaies, affections cutanées sous forme d'acné, et troubles capillaires sous forme de pellicules." DERMACYTE sei für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, schon gar nicht direkt, weshalb das Zeichen dem Markenschutz zugänglich sei.
D. Mit Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 3. August 2011 bekräftigte das Institut die provisorische Schutzverweigerung, nunmehr eingeschränkt auf "produits pharmaceutiques à usage dermatologique et cosmétologique" (vgl. Notification der OMPI betreffend teilweise Einschränkung der Produkteliste, eingetragen im internationalen Register am 18. April 2011). Auf Wunsch der Markeninhaberin erliess es am 6. Dezember 2011 eine entsprechende Verfügung, worin es der internationalen Registrierung Nr. 1'019'629 DERMACYTE den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 5 verweigerte, weil das Zeichen Gemeingut sei.
E. Gegen diese Verfügung erhob die Markeninhaberin mit Datum vom 23. Januar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt Folgendes:
"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 6. Dezember 2011 aufzuheben.
Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1019629 DERMACYTE für alle beanspruchten Waren in der Schweiz zum Markenschutz zuzulassen.
Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen."
Zur Begründung macht sie geltend, sowohl der Fachspezialist als auch der Durchschnittskonsument nehme DERMACYTE als Fantasiezeichen und damit als Marke wahr. Ausserdem beruft sie sich auf das Gleichbehandlungsgebot.
F. Unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung verzichtete die Vorinstanz mit Eingabe vom 29. Februar 2012 auf eine Stellungnahme. Sie beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
G. Auf die Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid wesentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
Sowohl die Schweiz als auch die USA haben das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) ratifiziert. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP kann das IGE innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer solchen Registrierung erklären, es verweigere der Marke den Schutz in der Schweiz (vgl. die Erklärungen der Schweiz und der USA, www.wipo.int/treaties). Dafür muss es mindestens einen der in Art. 6quinquies Bst. B der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe anführen (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung IR 1'019'629 DERMACYTE durch die OMPI am 3. Dezember 2009 und der "Notification de refus" des IGE vom 3. Dezember 2010 wurde die Frist eingehalten. Als Schutzverweigerungsgrund nannte das Institut Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ sowie die entsprechende Bestimmung (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 Yukon) des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), Art. 2 Bst. a ("Zeichen, die Gemeingut sind").
Art. 2 Bst. a MSchG schliesst Zeichen, welche Gemeingut sind, vom Markenschutz aus, es sei denn, sie hätten sich als Marken für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt.
3.1 Als Gemeingut gelten namentlich Zeichen, welche sich auf Angaben über die Beschaffenheit der betreffenden Produkte beschränken und daher vom Publikum mangels Unterscheidungskraft nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Zeichen muss von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein, und die Hinweise dürfen sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 mit Hinweisen; BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen - Yukon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 2 mit Hinweisen - Paris Re). Es genügt, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller).
3.2 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln. Anschliessend ist zu prüfen, ob sich aus deren Verbindung im Gesamteindruck ein die Waren oder Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt. Dabei ist das Augenmerk darauf zu richten, ob sich die Bedeutungsinhalte der Einzelwörter semantisch zu einem Gesamtsinn verbinden oder aber je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Bezug nehmen. Auf jeder Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Gesamteindrucks, können mehrere Bedeutungsinhalte zur Auswahl stehen. Eine solche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit als Marke führen. Vorausgesetzt ist, dass im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht, der den beschreibenden verdrängt oder dass keine der möglichen Bedeutungen dominiert, so dass die Marke unbestimmt wirkt. An die Stelle der bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann andererseits auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen gedanklich zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 mit Hinweisen - JumboLine).
3.3 Grenzfälle sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes einzutragen; die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 135 III 359 E. 2.5.3).
Beansprucht wird der Markenschutz bezüglich pharmazeutischer Produkte der Klasse 5 für den dermatologischen und den kosmetischen Gebrauch. Solche Erzeugnisse richten sich, wie die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz übereinstimmend festhalten, einerseits an schweizerische Durchschnittskonsumenten, andererseits an ein entsprechendes Fachpublikum. Letzteres ist vorliegend recht heterogen. Es besteht nicht etwa nur aus Universitätsabsolventen der Medizin oder der Pharmazie, sondern umfasst beispielsweise auch das Personal von Apotheken und Drogerien, Kosmetikerinnen, Schönheitsberaterinnen und Pharmatechnologen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 IRONWOOOD). Insofern erweist sich die Bestimmung der relevanten Verkehrskreise durch die Vorinstanz als zu wenig differenziert.
5.1 Die Vorinstanz legte in ihrer Verfügung dar, bei DERMACYTE handle es sich um eine neue Wortschöpfung, die allerdings aus der Kombination zweier Fachbegriffe der Medizin bestehe. Der erste, DERMA, stamme aus dem Griechischen und sei auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch die Sachbezeichnung für "Haut" im Bereich der Dermatologie. Der zweite, CYTE, stamme ebenfalls aus dem Griechischen und werde auf Englisch als Suffix bzw. in Wortkombinationen mit der Bedeutung "Zelle" gebraucht. Auf Deutsch laute der entsprechende Wortteil "cyto" oder "zyto". Der Fachspezialist verstehe die zusammengeschriebene Wortkombination ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Hautzelle", da er die beiden Fachbegriffe DERMA und CYTE aus der Medizin kenne, weswegen sich diese Zerlegung aufdränge. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 5 erschöpfe sich die Wortkombination DERMACYTE im Sinne von "Hautzelle" in einer direkten Beschreibung der Zweckbestimmung dieser dermatologischen und kosmetischen Pharmaprodukte, welche für die Behandlung von Hautzellen verwendet würden.
5.2 Die Beschwerdeführerin relativiert die Angaben des IGE, etwa indem sie mehrere Wörter für "Haut", welche die Buchstabenfolge "derma" nicht enthalten, in den erwähnten Sprachen nennt. Sie bringt vor, Spezialisten kennten Fachbegriffe mit den Endungen "-cytes" oder "-zyten" (z.B. Thrombozyt für Blutplättchen, Adipozyt für Fettzelle) und solche mit dem Wortbestandteil "derma" (z.B. Dermalgie für Hautnervenschmerz, Dermatitis für Hautentzündung). Kein derartiger Fach- oder Sachbegriff sei hingegen ihre neue Wortschöpfung DERMACYTE. Der angesprochene Spezialist, welcher die Bedeutung von DERMA und CYTE kenne, wisse, dass es DERMACYTE als Fachbegriff nicht gebe, weshalb er das Wort als Fantasiezeichen betrachte. Der Durchschnittskonsument wiederum sei mit dem Bedeutungsinhalt der Einzelbestandteile DERMA und CYTE nicht vertraut, weswegen er DERMACYTE, wie der Fachspezialist, als Fantasiezeichen wahrnehme.
5.3 Auch Wortneuschöpfungen können Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für die Verkehrskreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 8 mit Hinweisen - STENCILMASTER).
5.4 Das griechische Wort "dérma" bedeutet "Haut" (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2013, 264. A., Berlin 2012, S. 459; Duden, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, 9. A., Mannheim 2011 sowie duden.de, Stichwort "Derma"; Urteil des Bundesgerichts 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3b BIODERMA; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 mit Hinweisen - DERMOXANE / DERMASAN), während "cyte" bzw. "zyt(o)", vom griechischen "kytos" stammend, "Höhlung, Rundung, Wölbung" meint und als Bestimmungswort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung "Zelle" verwendet wird (Pschyrembel 2013, S. 435; Duden, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe sowie duden.de, Stichwort "zyto-").
5.5 Durchschnittskonsumenten verstehen den Kennzeichenbestandteil DERM(A) im Sinne von "Haut". Mit Bezug auf die beanspruchten Produkte nehmen sie ihn als beschreibend wahr (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2010 vom 16. März 2011 E. 5.1 BELLADERM und B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 DERMOXANE / DERMASAN; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3b BIODERMA). Demgegenüber ist den meisten Endabnehmern die Bedeutung von CYTE nicht bekannt, handelt es sich dabei doch um eine Buchstabenfolge, welche typischerweise in englischen Fremdwörtern der naturwissenschaftlichen Fachsprache vorkommt. Allerdings gibt es auch in dieser Gruppe einzelne Personen, welche CYTE zum Beispiel aufgrund ihrer humanistischen Bildung verstehen.
Für die Mehrzahl der schweizerischen Endkonsumenten liegt der Sinn der Wortneuschöpfung DERMACYTE daher nicht auf der Hand (vgl. oben E. 3.2 und E. 5.3), umso weniger, als das Element DERMA im Gesamteindruck des Kennzeichens weder visuell noch akustisch dominiert. DERMA enthält lediglich ein Schriftzeichen mehr als CYTE, und aufgrund des Buchstabens Y, welcher zwischen C und T relativ viel leeren Raum belässt, wirkt CYTE optisch in die Länge gezogen. Auch bei rein mündlichem Gebrauch des Kennzeichens degradiert der Wortbestandteil DERMA das Element CYTE nicht zum blossen Anhängsel, wenngleich DERMA aus zwei, CYTE hingegen nur aus einer Silbe besteht.
Überhaupt erscheint es aus der Perspektive der Endkonsumenten grundsätzlich nicht zwingend, das Kennzeichen in die Bestandteile DERMA und CYTE aufzuspalten. Schon in der Buchstabenfolge DERM findet sich der ihnen bekannte Sinngehalt "Haut", weshalb sie DERMACYTE genausogut als Verbindung von DERM und ACYTE begreifen können. Letzteres Element aber weist keinen dem Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Produkte bekannten Wortsinn auf.
5.6 Entgegen der Darstellung in der angefochtenen Verfügung lässt sich nicht pauschal sagen, die relevanten Fachkreise kennten die Begriffe DERMA und CYTE aus der Medizin. Angesichts seiner Heterogenität hat das Fachpublikum im vorliegenden Fall nämlich ein sehr uneinheitliches Wissen bezüglich Sprache und Marktverhältnissen. Nur relativ wenige Fachspezialisten, insbesondere solche mit klassisch-humanistischer Bildung bzw. Absolventen eines Medizin- oder Pharmaziestudiums, werden den Sinngehalt von DERMACYTE verstehen.
5.7 Anders als in der vorinstanzlichen Verfügung dargelegt, bedeutet die Feststellung, ein Zeichen sei bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus der Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben sei, nicht, dass die Eintragung einer Marke jeder noch so kleinen Gruppe intimer Sprach- oder Marktkenner zuliebe verhindert werden muss (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 6 OUTPERFORM.OUTLAST und B-3511/2007 vom 30. September 2008 AgieCharmilles).
5.8 Auf dieser Grundlage ist das uneinheitliche Wissen der massgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der griechisch geprägten Kennzeichenbestandteile und der Marktverhältnisse angemessen zu gewichten. Sowohl unter den Fachpersonen als auch unter den Endkonsumenten werden nur wenige neben DERMA auch CYTE verstehen, und selbst wer beide Elemente übersetzen kann, hat erst den Sinngehalt "Hautzelle" gefunden. Dieser zeigt jedoch nicht an, wie das betreffende Erzeugnis genau wirkt, ob beispielsweise eine Salbe Hautzellen gegen äussere Einflüsse schützen, alte Hautzellen entfernen oder neue bilden hilft. Insgesamt lässt sich DERMACYTE daher bezüglich der beanspruchten Produkte nicht als beschreibend qualifizieren. Vielmehr kommt dem Zeichen Unterscheidungskraft zu. Darüber hinaus ist auch kein Grund für ein Freihaltebedürfnis an der Marke DERMACYTE zu erkennen.
Zusammenfassend ergibt sich, dass DERMACYTE keinen beschreibenden Charakter hinsichtlich der beanspruchten Produkte hat, weshalb die angefochtene Verfügung aufzuheben und dem Zeichen für diese Produkte der Schutz in der Schweiz zu gewähren ist.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2).
7.2 Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angemessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (exkl. Mehrwertsteuer, MWST). Die MWST ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in welchem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin gegenüber einer Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009, Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20, i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
7.3 Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, so ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) ist das IGE eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Gestützt auf seine Kompetenz zum Vollzug der Markenschutzgesetzgebung (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG) hat es die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen. Die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin ist demnach der Vorinstanz aufzuerlegen.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die angefochtene Verfügung vom 6. Dezember 2011 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke IR 1'019'629 DERMACYTE für die beanspruchten Waren der Klasse 5 Schutz in der Schweiz zu gewähren.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- zugesprochen.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular);
die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'019'629 DERMACYTE; Gerichtsurkunde);
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Urs Küpfer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 23. April 2013