Entscheiddatum: 06.06.2012Publikationsdatum: 20.11.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Abteilung IIB-730/2011
Urteil vom 6. Juni 2012 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),Richter Bernard Maitre, Richter Marc Steiner,Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher. Parteien A._______, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Day,Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53, Postfach 1808, 8027 Zürich,Beschwerdeführer, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Gesuch um Wiedereinsetzung (betr. Europäisches Patent Nr. _______).
A. Der in Deutschland wohnhafte Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents Nr. _______, das am 1. Februar 2006 erteilt und am selben Tag von der damaligen Patentinhaberin auf ihn übertragen wurde. Für die Schweiz bestellte der Beschwerdeführer keinen Vertreter.
Am 4. April 2006 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die (auf Grund des Inhaberwechsels) eingetragene Änderung im schweizerischen Register für europäische Patente mit. Gleichzeitig wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer darauf hin, dass Patentinhaber, die im gemeinsamen Schutzgebiet der Schweiz und Lichtenstein keinen Sitz oder Wohnsitz hätten, einen in diesem Gebiet niedergelassenen Vertreter bestellen müssten, der sie im Verfahren nach dem schweizerischen Patentgesetz vor den Verwaltungsbehörden und vor Gericht vertrete. Solange kein Verfahren laufe, habe die Nichtbestellung eines Vertreters keine nachteiligen Folgen für den Patentinhaber. Jedoch würden ausserhalb des gemeinsamen Schutzgebietes keine Anzeigen bezüglich des Jahresgebührenverfalls versandt. Solche Anzeigen würden nur dem allenfalls bestellten Vertreter oder einem vom Patentinhaber bezeichneten Dritten mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein zugestellt.
Am 30. November 2008 lief die Frist für die Bezahlung der 6. Jahresgebühr samt Zuschlag für das europäische Patent Nr. _______ unbenutzt ab.
Mit Schreiben vom 31. Dezember 2008 teilte die Vorinstanz gemäss ihren eigenen Angaben dem Beschwerdeführer mit, für das Patent Nr. _______ sei die Jahresgebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bezahlt worden. Das Patent sei deshalb erloschen. Zugleich wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf die Möglichkeit hin, innerhalb von zwei Monaten, nachdem er vom Versäumen der Frist erfahren habe, eine Weiterbehandlung zu beantragen, womit die Löschung rückgängig gemacht werden könne.
Der Beschwerdeführer liess diese Frist ungenutzt verstreichen.
Am 4. Mai 2009 beauftragte der Beschwerdeführer eine deutsche Patentanwaltskanzlei, die 7. Jahresgebühr für das europäische Patent Nr. _______ zu entrichten. Die Patentanwaltskanzlei betraute ihrerseits eine deutsche Zahlfirma mit der Zahlung.
Am 26. Mai 2009 teilte die Vorinstanz der Zahlfirma mit, der Abbuchungsauftrag für das besagte Patent habe nicht verarbeitet werden können. Das Patent sei gelöscht worden, weil die 6. Jahresgebühr nicht fristgerecht beglichen worden sei.
Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 stellte der nunmehr vertretene Besch-werdeführer bei der Vorinstanz ein Gesuch um Wiedereinsetzung in die Frist zur Weiterbehandlung der Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag für den Schweizer Anteil des Europäischen Patents Nr. _______. Zur Begründung wurde geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe am 24. November 2008 der deutschen Patentanwaltskanzlei den Auftrag zur Zahlung der 6. Jahresgebühr in der Schweiz und verschiedenen anderen Staaten gegeben. Gleichentags habe die zuständige Mitarbeiterin eine E Mail mit dem Auftrag zur Zahlung der Jahresgebühren in den jeweiligen Ländern mit Zuschlag bis zum 30. November 2008 an die Zahlfirma geschickt und um eine Bestätigung des Auftrages gebeten. Die zuständige Mitarbeiterin der Zahlfirma habe in der E-Mail der Patentanwaltskanzlei keinen klaren Auftrag zur Zahlung der Jahresgebühren gesehen, weil sie davon ausgegangen sei, dass bezüglich des Auftrages noch Klärungsbedarf herrsche. Entsprechend habe sie per E-Mail geantwortet:
"In den Ländern BE; CH; DK; FR und NL können wir die Jahresgebührenzahlung noch bis zum 26.11.2008 durchführen. Für AT; IT und SE bitten wir Sie die Zahlung durch Ihre dortigen Vertreter zu veranlassen. Eine Einzahlung in CZ und SI ist leider nicht mehr möglich - hier war der letzte Termin der 23.11.2008.Die Zuschlagsgebühren in den Länder AT 166,00 für die 6. Jahresgebühr und 30,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 Eilhonorar
BE 107,00 Jahresgebühr + 75,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarCH 85,00 Jahresgebühr +CHF 50,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarDK 210,00 Jahresgebühr + 39,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarFR 88,00 Jahresgebühr + 36,00 + 7,50 EilhonorarNL 176,00 + 80,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 Eilhonorar".
Die Mitarbeiterin der deutschen Patentanwaltskanzlei habe in dieser E Mail die Auftragsbestätigung zur Zahlung der Jahresgebühren in den (tabellarisch genannten) Ländern gesehen. Weiter brachte der Beschwerdeführer vor, die deutsche Patentanwaltskanzlei habe ihm am 27. November 2008 die Rechnung für die Bezahlung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag geschickt. Darin habe er eine Bestätigung dafür gesehen, dass die 6. Jahresgebühr entrichtet worden sei. Schliesslich machte der Beschwerdeführer geltend, keine Mitteilung der Vorinstanz über die Löschung seines europäischen Patents Nr. _______ erhalten zu haben. Er habe erst am 29. Mai 2009, d.h. mit dem Eingang des Schreibens der Vorinstanz vom 26. Mai 2009 bei der Zahlfirma, Kenntnis von der Löschung des Patents erhalten. Damit sei das Gesuch vom 13. Juli 2009 innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses und innerhalb von einem Jahr ab versäumter Frist gestellt worden.
Am 11. März 2010 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer unter Zusendung eines Verfügungsentwurfs mit, dass sie beabsichtige, das Gesuch vom 13. Juli 2009 kostenfällig abzuweisen. Der Beschwerdeführer habe nicht glaubhaft gemacht, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung der Zahlungsfrist für die 6. Jahresgebühr verhindert worden sei und zwei Monate vor Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs noch unverschuldet verhindert gewesen sei.
Am 9. September 2010 nahm der Beschwerdeführer ausführlich zum Verfügungsentwurf Stellung.
Mit Schreiben vom 12. Oktober 2010 reichte der Beschwerdeführer drei gutheissende Entscheide ausländischer Patentämter in gleicher Sache nach. Die drei Ämter hätten die Frage, ob die gebotene Sorgfaltspflicht im vorliegenden Fall verletzt worden sei, verneint und das Missverständnis zwischen den Mitarbeiterinnen als entschuldbar eingestuft. Im Übrigen lasse das Europäische Patentübereinkommen die Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist klar zu.
Mit Verfügung vom 29. Dezember 2010 wies die Vorinstanz das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand vom 13. Juli 2009 betreffend das europäische Patent Nr. _______ ab. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, ihrer Ansicht nach könne die Frage, ob die Frist zur Weiterbehandlung wiedereinsetzungsfähig sei, im vorliegenden Fall offen gelassen werden. Das Hindernis sei in der irrtümlichen Annahme des Beschwerdeführers zu sehen, die 6. Jahresgebühr sei fristgerecht bezahlt worden. Obschon nachvollziehbar sei, wie das Missverständnis zwischen den für die Zahlung der Jahresgebühr beigezogenen Vertretern zustande gekommen sei, sei ein entschuldbarer Fehler dennoch nicht glaubhaft gemacht. Wenn die Zahlfirma den Auftrag gesamthaft als klärungsbedürftig angesehen und genauere Anweisungen des Auftraggebers erwartet habe, so hätte die zuständige Mitarbeiterin dies in ihrer Antwort vom 25. November 2008 deutlich machen oder - gerade wegen der Dringlichkeit und Wichtigkeit des Auftrages - durch eine Rückfrage klären müssen. Keines von beidem sei geschehen. Das Fristversäumnis sei somit auf eine Nachlässigkeit zurückzuführen. Hinzu komme, dass eine Kontrolle des Rechnungseinganges durch die Patentanwaltskanzlei erlaubt hätte, das Missverständnis aufzudecken und das Versäumnis zu korrigieren. Zu den vom Beschwerdeführer eingereichten ausländischen Entscheiden brachte die Vorinstanz vor, amtliche Entscheide anderer Länder mit vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen vermöchten zwar eine bestimmte Praxis aufzuzeigen, jedoch als solche keine Praxisänderung des Instituts zu begründen.
B. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 27. Januar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt Folgendes:
"1. Die Verfügung des Eidg. Institutes für Geistiges Eigentum im Verfahren WE 1318 vom 29. Dezember 2010 sei aufzuheben;
auf das Wiedereinsetzungsgesuch sei einzutreten und das Gesuch 'auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Weiterbehandlung der Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Zuschlag für den Schweizer Anteil des Europäischen Patents Nr. 1 523 421' sei gutzuheissen;
im Falle der Gutheissung sei das IGE anzuweisen, die 8. und 9. Jahresgebühr für das streitgegenständliche Patent dem Konto der Isler & Pedrazzini AG zu belasten;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidg. Institutes für Geistiges Eigentum."
Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, es liege eine entschuldbare Fehlkommunikation zwischen der Mitarbeiterin der deutschen Patentanwaltskanzlei und der deutschen Zahlfirma vor: Weil einige Länder, nämlich Österreich, Italien und Schweden, durch die Zahlfirma nicht mehr hätten bedient werden können, sei es entschuldbar verständlich, dass die Mitarbeiterin der Zahlfirma davon ausging, sie würde für die Länder, für welche nun eine Offerte für die Ausführung der Jahresgebührenzahlung vorliege, noch eine Auftragsbestätigung erhalten. Die Mitarbeiterin der Patentanwaltskanzlei sei dagegen davon ausgegangen, dass die Zahlung in einigen Ländern ausgeführt werden könne. Weiter sei es lebensfremd, eine Kontrolle der Zahlung durch die Patentanwälte aus dem vermeintlich erteilten Auftrag zur Bezahlung der Jahresgebühren durch die Zahlfirma zu erwarten; deren Unterlassung sei daher entschuldbar. Die Unkenntnis über die versäumte Frist sei deshalb entschuldbar und das Hindernis erst durch die Mitteilung der Vorinstanz vom 26. Mai 2009 weggefallen, dass die 6. Jahresgebühr nicht bezahlt worden sei. Entsprechend sei das gestellte Gesuch fristgerecht eingereicht worden.
C. Mit Vernehmlassung vom 2. März 2011 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Ihrer Auffassung komme nur eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr in Betracht. Eine solche sei indessen zurückzuweisen, weil der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht habe, er habe die Frist unverschuldet versäumt. Denn für das Fristversäumnis sei von einem Verschulden von den mit der Zahlung der 6. Jahresgebühr beauftragten Vertretern bzw. Hilfspersonen auszugehen, das dem Patentinhaber anzurechnen sei. Das Hindernis gelte deshalb nicht erst am 29. Mai 2009 als weggefallen, als die Mitteilung vom 26. Mai 2009 zugegangen sei, sondern bereits Ende November 2008. Somit sei die relative Frist von zwei Monaten zur Einreichung eines Wiedereinsetzungsgesuchs seit Wegfall des Hindernisses nicht eingehalten, und die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr sei abzuweisen. Zudem sei ihrer Auffassung nach eine Weiterbehandlungsfrist nicht wiedereinsetzungsfähig. Selbst wenn die Wiedereinsetzungsfähigkeit bejaht würde, sei die Beschwerde abzuweisen.
D. Mit Stellungnahme vom 29. März 2011, welche der Vorinstanz zur Kenntnis zugestellt wurde, erläuterte der Beschwerdeführer die Aufgabe und das Geschäftsmodell der Zahlfirma.
E. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Er hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.3. Vermag der Patentbewerber oder Patentinhaber glaubhaft zu machen, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Institut angesetzten Frist verhindert wurde, so ist ihm auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren (Art. 47 Abs. 1 PatG). Das Gesuch ist innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist bei der Behörde einzureichen, bei welcher die versäumte Handlung vorzunehmen war. Gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen (Art. 47 Abs. 2 PatG). Eine Wiedereinsetzung ist nicht zulässig im Fall von Abs. 2 hiervor (Frist für das Wiedereinsetzungsgesuch) (Art. 47 Abs. 3 PatG). Wird dem Gesuch entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, welcher bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre; vorbehalten bleibt Art. 48 (Art. 47 Abs. 4 PatG).
3.1. Wie sich auch aus diesem gekürzten Sachverhalt ergibt, hat der Beschwerdeführer die Frist zur Bezahlung der 6. Jahresgebühr verpasst. Denn diese war am 31. Mai 2008 fällig und hätte bis am 30. November 2008 samt Zuschlag noch bezahlt werden können. Auf Grund der absoluten Frist von Art. 46a Abs. 2 PatG (sechs Monate nach Ablauf der versäumten Frist) hätte der Beschwerdeführer das Gesuch um Weiterbehandlung spätestens bis am 31. Mai 2009 einreichen müssen. Statt einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr zu stellen, was auf Grund der absoluten Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG (ein Jahr seit dem Ablauf der versäumten Frist) bis zum 30. November 2009 möglich gewesen wäre, ersuchte der Beschwerdeführer um Wiedereinsetzung in die Frist zur Weiterbehandlung der Zahlung der 6. Jahresgebühr.
3.2. Fristversäumnisse können im Patentrecht schwerwiegende Konsequenzen haben. Zu denken ist etwa an die Zurückweisung eines Patentgesuchs oder an das Erlöschen eines Patentes mangels Zahlung einer Jahresgebühr. Bis zum Inkrafttreten des Art. 46a PatG am 1. September 1995 (AS 1995 2879) stand im PatG bei Fristversäumnissen lediglich die Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG zur Verfügung, welche aber, insbesondere angesichts des Erfordernisses fehlenden Verschuldens, an strenge Voraussetzungen gebunden ist. Mit der Weiterbehandlung nach Art. 46a PatG wurde ein Rechtsbehelf eingeführt, mit dem die Folgen eines Fristversäumnisses ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens rückgängig gemacht werden können (vgl. Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente [nachstehend: Botschaft], BBl 1993 III 706 ff., 719). Er soll vermeiden helfen, dass die Folgen von Fristversäumnissen zu unbilligen Härten führen, indem er die Beseitigung der Folgen nicht an die strengen Voraussetzungen knüpft, wie sie nach bisherigem Recht bestanden (Botschaft, S. 726 f.). Andererseits gilt es mit Bezug auf die Fälle des Erlöschens eines Patents auch das Interesse der Öffentlichkeit an freier Benutzung von Erfindungen sowie Anliegen der Rechtssicherheit zu berücksichtigen. Heilungsmöglichkeiten gegen die Folgen versäumter Fristen sind deshalb in sachlicher wie in zeitlicher Hinsicht nicht uferlos auszudehnen (vgl. Botschaft, S. 719).
Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der ehemaligen Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) sowie aus der Lehre geht hervor, dass die Rechtsbehelfe der Weiterbehandlung nach Art. 46a PatG und der Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG parallel zur Verfügung stehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_149/2008 vom 6. Juni 2008 E. 3.3 in fine, 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1; Entscheide der RKGE PA 01/03 vom 31. August 2004, veröffentlicht in: sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 37 E. 5 Wiedereinsetzung in Weiterbehandlung; PA 02/01 vom 15. Oktober 2002 E. 5 und 7 Katheter; Peter Heinrich, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommens, Bern 2010, PatG 47 N. 1; Stefan Luginbühl, Wegfall und Beschränkung des Patents, in: Bruno von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, Basel 2006 [nachfolgend: SIWR IV], S. 333; Mario M. Pedrazzini/Christian Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern 2008, S. 266; Werner Stieger, in: Christoph Bertschinger/ Peter Münch/Thomas Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, N. 12.272).
Aus dem Umstand, dass Art. 47 Abs. 3 PatG eine Wiedereinsetzung in die Frist für das Wiedereinsetzungsgesuch ausschliesst, nicht aber explizit eine Wiedereinsetzung in die Frist für das Weiterbehandlungsgesuch, schliessen nicht nur die Lehre, sondern auch der Beschwerdeführer, dass die Frist für ein Weiterbehandlungsgesuch wiedereinsetzungsfähig ist (vgl. Heinrich, a.a.O., PatG 47 N. 5; Stieger, a.a.O., N. 12.275). In der Rechtsprechung wurde diese Frage bisher offen gelassen (vgl. Entscheide der RKGE PA 03/05 vom 9. Oktober 2006, veröffentlicht in: sic! 2007 S. 283 E. 4 1946/00; PA 02/05 vom 19. April 2006, veröffentlicht in: sic! 2006 S. 776 E. 9 Pneumocystis; PA 01/03 vom 31. August 2004, veröffentlicht in: sic! 2005 S. 37 E. 5 Wiedereinsetzung in Weiterbehandlung).
3.3. Die Vorinstanz behandelte das Gesuch des Beschwerdeführers um Wiedereinsetzung in die Frist zur Weiterbehandlung der Zahlung der 6. Jahresgebühr als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr, weil sie die Weiterbehandlungsfrist nicht als wiedereinsetzungsfähig erachtete. Ob sie das in dieser Weise ausgelegte Gesuch zu Recht abgewiesen hat, ist im Folgenden zu prüfen.
4.1. Gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem säumigen Patentbewerber oder -inhaber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert worden ist. Ein entsprechendes Gesuch ist innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist bei der Behörde einzureichen, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war. Gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen (Art. 47 Abs. 2 PatG).
4.2. Das Hindernis entfällt mit der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter. Von der Kenntnis des Versäumnisses ist in aller Regel spätestens mit Erhalt der Löschungsanzeige des Instituts auszugehen (Urteile des Bundesgerichts 4A_158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, 4A.5/2002 vom 22. Januar 2003 E. 3.1 und vom 16. April 1996 E. 2b, veröffentlicht in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1996 S. 361 ff. Schwiegermutter II). Denn mit der Löschungsanzeige verfügt der Patentinhaber über die Angaben, die es ihm erlauben zu erkennen, dass seine Annahme, die Gebühr sei bereits bezahlt worden, möglicherweise auf einem Irrtum beruht (Urteil des Bundesgerichts vom 16. April 1996 E. 2b, veröffentlicht in: SMI 1996 S. 361 ff. Schwiegermutter II).
4.3. Nach Meinung der Vorinstanz ist das Fristversäumnis auf eine Nachlässigkeit von der mit der Zahlung der 6. Jahresgebühr beauftragten Vertreterin bzw. Hilfsperson zurückzuführen, welche dem Patentinhaber anzurechnen sei. Wie es sich verhält ist, nachfolgend zu prüfen.
Das Verschulden von Hilfspersonen ist nach konstanter Rechtsprechung dem Patentinhaber anzurechnen, wobei stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er selbst gehandelt hätte (Urteil des Bundesgerichts 4A_158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, mit Verweis auf BGE 111 II 504 E. 3a und BGE 108 II 156 E. 1a). Dabei ist dem Patentinhaber im Gegensatz zur Praxis des Europäischen Patentamtes (vgl. Heinrich, a.a.O., PatG 47 N. 17; Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 268) bereits ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson zuzurechnen (Urteile des Bundesgerichts 4A_158/2007 vom 5. Juli 2007 E. 4, 4A.10/2006 vom 13. Juni 2006 E. 2.1, je mit Hinweis auf BGE 94 I 248 E. 2b). Ist die für die Ausführung eines Zahlungsauftrags zur Verfügung stehende Zeit knapp, ist besondere Sorgfalt geboten (Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 1986 E. 2b, veröffentlicht in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1986 I 82).
4.4. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe gemäss der beigelegten eidesstattlichen Versicherung vom 1. Juli 2009 keine Löschungsanzeige der Vorinstanz erhalten. Die Löschungsanzeigen würden gemäss gängiger Praxis der Vorinstanz per Luftpost und nicht per Einschreiben ins Ausland verschickt. Er sei daher nicht in der Lage gewesen, die Weiterbehandlung zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag zu beantragen.
Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass sie die Löschungsanzeige mit normaler und nicht mit eingeschriebener Post verschickt hat. Jedenfalls kann sie den Nachweis der Zustellung der Löschungsanzeige vom 31. Dezember 2008 nicht erbringen. Es muss deshalb auf die Darstellung des Beschwerdeführers abgestellt werden, wonach er die Löschungsanzeige nicht erhalten hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 6938/2007 vom 7. Mai 2008 E. 4.2.3, mit Hinweis auf BGE 124 V 400 E. 2a). Mit der Vorinstanz ist daher dafür zu halten, dass der Regelfall, wonach von der Kenntnis des Versäumnisses spätestens mit Erhalt der Löschungsanzeige auszugehen ist, vorliegend nicht zum Tragen kommt.
4.5. Vorliegend ist das Hindernis in der irrtümlichen Annahme des Beschwerdeführers zu sehen, die 6. Jahresgebühr sei fristgerecht bezahlt worden: Am 24. November 2008 hatte der Beschwerdeführer die deutsche Patentanwaltskanzlei beauftragt, die 6. Jahresgebühr für eine Reihe von Ländern, namentlich auch für die Schweiz, zu bezahlen. Noch vor Ablauf der Zahlungsfrist, nämlich am 27. November 2008, stellte die deutsche Patentanwaltskanzlei dem Beschwerdeführer Rechnung für die Entrichtung der 6. Jahresgebühr. Entsprechend nahm der Beschwerdeführer an, die 6. Jahresgebühr sei fristgerecht bezahlt worden.
4.6. Mit der Einreichung des Gesuchs vom 13. Juli 2009 ist jedenfalls die absolute Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG (ein Jahr seit dem Ablauf der versäumten Frist) eingehalten (vgl. E. 3.1). Fraglich ist, ob ein Verschulden seitens des Beschwerdeführers gegeben ist. Ist ein solches zu bejahen, erübrigt sich die Prüfung, wann das Hindernis weggefallen ist, beziehungsweise, ob der Beschwerdeführer die relative Frist (zwei Monate seit dem Wegfall des Hindernisses) eingehalten hat.
4.6.1. Mit E-Mail vom 24. November 2008, welches mit "Eilige Zahlungsaufträge für November 2008 mit Zuschlag" betitelt und mit der Wichtigkeit "Hoch" markiert wurde, beauftragte die deutsche Patentanwaltskanzlei die Zahlfirma, die 6. Jahresgebühr für das Europäische Patent Nr. _______ zu bezahlen. Im Einzelnen hielt die zuständige Mitarbeiterin fest:
"Für die nationalen Phasen in AT, BE, CH, CZ, DK, FR, IT, NL; SE und SI war die 6. Jahresgebühr bereits am 31. Mai 2008 fällig. Bitte zahlen Sie diese in den jeweiligen Ländern noch mit Zuschlag bis zum 30. November 2008 ein. Wir haben den Auftrag leider auch erst heute vom Inhaber des Patents erhalten, daher die kurzfristige Weisung. Können Sie mir den Auftrag bitte bestätigen?"
Tags darauf, am 25. November 2008, antwortete die zuständige Mitarbeiterin der Zahlfirma per E-Mail an die Mitarbeiterin der deutschen Patentanwaltskanzlei:
"In den Ländern BE; CH; DK; FR und NL können wir die Jahresgebührenzahlung noch bis zum 26.11.2008 durchführen. Für AT; IT und SE bitten wir Sie die Zahlung durch Ihre dortigen Vertreter zu veranlassen. Eine Einzahlung in CZ und SI ist leider nicht mehr möglich - hier war der letzte Termin der 23.11.2008.
Die Zuschlagsgebühren in den Ländern AT 166, 00 für die 6. Jahresgebühr und 30,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 Eilhonorar
BE 107,00 Jahresgebühr + 75,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarCH 85,00 Jahresgebühr +CHF 50,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarDK 210,00 Jahresgebühr + 39,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 EilhonorarFR 88,00 Jahresgebühr + 36,00 + 7,50 EilhonorarNL 176,00 + 80,00 Zuschlagsgebühr + 7,50 Eilhonorar".
In der Folge sah die Zahlfirma davon ab, die Zahlung der Jahresgebühren für Belgien, die Schweiz, Dänemark, Frankreich und die Niederlande vorzunehmen. Dies lag nach Aussage des Beschwerdeführers daran, dass die Mitarbeiterin der Zahlfirma die zitierte E-Mail vom 25. November 2008 als Offerte verstand, die von der Patentanwaltskanzlei noch zu bestätigen war.
Es ist nachvollziehbar, weshalb die Mitarbeiterin der Patentanwaltskanzlei auf eine solche Bestätigung verzichtete: Auf Grund der Antwort der Zahlfirma ("In den Ländern BE; CH; DK; FR und NL können wir die Jahresgebührenzahlung noch bis zum 26.11.2008 durchführen") und dem Hinweis auf die entstehenden Kosten in den einzelnen Ländern musste sie davon ausgehen, dass die Gebühren in diesen Ländern gezahlt würden, zumal sie der Zahlfirma mit ihrer E-Mail vom 24. November 2008 einen klaren Auftrag zur Entrichtung der 6. Jahresgebühr in den dort genannten Ländern erteilt hatte. Letzteres wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Auf Grund der Klarheit und der entsprechend deklarierten Dringlichkeit des Auftrags hätte die zuständige Mitarbeiterin der Zahlfirma bei der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen, dass die Zahlung in den genannten Ländern unbedingt vorzunehmen ist. Ihr Hinweis, dass in zwei Ländern die Zahlung offenbar nicht mehr möglich und in drei Ländern durch einen örtlichen Vertreter erledigt werden müsse, hat sie nicht von der Erledigung des als ausführbar deklarierten Teils des Auftrags entbunden. Hätte sie angesichts des Umstands, dass die Zahlfirma nicht in allen von der deutschen Patentanwaltskanzlei genannten Ländern die Gebühren zahlen kann, eine Stellungnahme erwartet, hätte sie dies auch auf Grund der Dringlichkeit des Auftrags der Patentanwaltskanzlei klar zu erkennen geben müssen. Dies unterblieb indessen.
Der mit der Zahlung beauftragten Mitarbeiterin ist daher insofern ein Verschulden vorzuwerfen, als sie ihre E-Mail vom 25. November 2008 als zu bestätigende Offerte verstand und, nachdem eine Annahme derselben ausblieb, ohne Nachfragen bei der Patentanwaltskanzlei auf eine Zahlung der Jahresgebühr verzichtete, obwohl die Zahlung seitens der Patentanwaltskanzlei als dringlich erklärt worden war. Der Mitarbeiterin der Zahlfirma ist daher eine Verletzung der Sorgfaltspflichten vorzuwerfen, welche im Falle zeitlicher Dringlichkeit besonders streng sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 1986 E. 2b, veröffentlicht in: PMMBl 1986 I 82). Da die vom Beschwerdeführer beauftragte Patentanwaltskanzlei für die Erledigung des Zahlungsauftrags sich der Zahlfirma als Hilfsperson bediente, muss sich der Beschwerdeführer das Verschulden der Mitarbeiterin der Zahlfirma anrechnen lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 1986 E. 2b, veröffentlicht in: PMMBl 1986 I 82).
4.6.2. Wenn auch gemäss den vom Beschwerdeführer eingereichten ausländischen Entscheiden das französische, das niederländische und das dänische Patentamt in der Kommunikationsstörung zwischen der Mitarbeiterin der Zahlfirma und der Mitarbeiterin der Patentanwaltskanzlei offenbar kein schuldhaftes Verhalten erblickt haben, vermag dies an der vorgenannten Beurteilung nichts zu ändern, denn es gibt im schweizerischen Recht generell keine Bindungswirkung ausländischer Gerichtsentscheide zu übereinstimmenden Rechtsfragen (vgl. Heinrich, a.a.O., PatG 109 N. 11; Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 502). Dies gilt umso mehr, als selbst bei europäischen Patenten hinsichtlich der Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung nur das schweizerische PatG zur Anwendung kommt (vgl. Heinrich, a.a.O., PatG 109 N. 6) und in der Schweiz hohe Anforderungen an die Schuldlosigkeit bei beantragter Wiedereinsetzung gestellt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.7/2006 vom 12. April 2006 E. 2.4; Heinrich, a.a.O., PatG 47 N. 11). Im Sinne eines Zwischenergebnisses kann festgehalten werden, dass dem Gesuch des Beschwerdeführer um Wiedereinsetzung zu Recht nicht stattgegeben wurde.
5.1. Nach Art. 46a Abs. 1 PatG kann ein Patentinhaber, der eine gesetzliche oder vom Institut angesetzte Frist versäumt hat, bei der Vorinstanz die Weiterbehandlung verlangen. Er muss den Antrag auf Weiterbehandlung bei der Vorinstanz einerseits innerhalb von zwei Monaten seit dem Zugang der Benachrichtigung der Vorinstanz über das Fristversäumnis einreichen (relative Frist) und andererseits innerhalb einer (absoluten) Frist von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist (Art. 46a Abs. 2 Satz 1 PatG; vgl. Heinrich, a.a.O., PatG 46a N. 7). Der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung ermöglicht es, die Folgen eines Fristversäumnisses ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens rückgängig zu machen (Botschaft, a.a.O., S. 719 und 726). Gleichzeitig ist dem öffentlichen Interesse an der freien Benutzung von Erfindungen und der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen (vgl. oben E. 3.2).
5.2. Da von der Darstellung des Beschwerdeführers ausgegangen werden muss, wonach er das Schreiben der Vorinstanz vom 31. Dezember 2008 nicht erhalten hat, ist die relative Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags nicht bereits Ende Februar 2009 abgelaufen. Erst am 29. Mai 2009, als die Mitteilung der Vorinstanz vom 26. Mai 2009, das Europäische Patent Nr. _______ sei wegen Nichtbezahlung der 6. Jahresgebühr gelöscht worden, der Zahlfirma unbestrittenermassen zugegangen ist, begann die relative Weiterbehandlungsfrist zu laufen.
5.3. Der Weiterbehandlungsantrag muss jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist (absolute Frist) gestellt werden (Art. 46a Abs. 2 PatG).
Die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr war am 30. November 2008 verpasst worden, demzufolge lief die absolute Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrags sechs Monate später, also am 31. Mai 2009, ab. Diese Frist hat der Beschwerdeführer offensichtlich verpasst, weswegen er ein Gesuch um Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr gestellt hat.
5.4. Art. 46a PatG enthält keine Bestimmung, ob ein Gesuch um Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist möglich ist. Auf Art. 24 Abs. 1 VwVG kann - angesichts der expliziten Ausnahme von Fristen in Patentsachen, die gegenüber der Vorinstanz zu wahren sind, in Art. 24 Abs. 2 VwVG - nicht zurückgegriffen werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich jedenfalls bei der absoluten Frist von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist gemäss Art. 46a Abs. 2 Satz 1 PatG um eine Verwirkungsfrist handelt, jenseits derselben einem Gesuch um Weiterbehandlung nicht mehr stattgegeben werden kann (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 9C_131/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.1). Für diese Auffassung sprechen die bereits oben erwähnten Anliegen der Rechtssicherheit und das öffentliche Interesse an der freien Benutzung von Erfindungen (vgl. E. 3.2 und 5.1). Der Beschwerdeführer beziehungsweise seine Hilfsperson hat die zwei Tage zwischen dem Zugang der Mitteilung der Vorinstanz vom 26. Mai 2009 am 29. Mai 2009 und dem Ablauf der (absoluten) Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Weiterbehandlung gemäss am 31. Mai 2009 ungenutzt verstreichen lassen. Er konnte aufgrund des Gesagten um eine Weiterbehandlung oder eine wie auch immer geartete "Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlung" nicht mehr erfolgreich ersuchen.
Im Ergebnis ist die Beschwerde daher als unbegründet abzuweisen.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde;)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 12. Juni 2012