BPatG — 35 W (pat) 4/22, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2022-12-22

Aktenzeichen: 35 W (pat) 4/22

ECLI: ECLI:DE:BPatG:2022:221222B35Wpat4.22.0

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 4a GebrMG, § 4 GebrMG, Art III § 4 Abs 2 IntPatÜbkG, Art 24 Abs 1 Buchst iii PCT, Art 22 Abs 1 PCT

Spruchkörper: 35. Senat

Titelzeile

Gebrauchsmusterbeschwerdesache – Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) – Amtssprache – nationale Patentanmeldung – Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zwecks weiterer Durchführung des Eintragungsverfahrens

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 21 2019 000 503

(hier: Beendigung des Eintragungsverfahrens)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2022, der in Form des Bescheides vom 26. Januar 2022 ergangen ist, wonach „die Wirkung (der) PCT-Anmeldung für den Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 39 Absatz 2 PCT nicht eingetreten (ist)“, aufgehoben.

2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zwecks weiterer Durchführung des Eintragungsverfahrens zurückverwiesen.

3. Die Erstattung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

1 Die Beschwerdeführerin ist die Anmelderin der Gebrauchsmusteranmeldung 21 2019 000 503 mit der Bezeichnung „Vorgefertigtes Stahlkonstruktionsgebäude“, deren internationales Anmeldedatum der 23. August 2019 ist. Die Anmeldung ist im Wege der Nationalisierung aus der in chinesischer Sprache eingereichten, internationalen Anmeldung PCT/CN2019/102100 (veröffentlicht als WO2020/232858 A1) hervorgegangen. Die internationale Anmeldung umfasst insgesamt zehn Patentansprüche, von denen die Ansprüche 8, 9 und 10 auf ein Verfahren zur Errichtung eines Gebäudes gerichtet sind. Die nationale Phase hat die Anmelderin am 5. Oktober 2021 beim Deutschen Patentamt (DPMA) eingeleitet, indem sie die internationale Anmeldung als Gebrauchsmusteranmeldung weitergeführt hat, wobei in der deutschen Übersetzung der Unterlagen die Verfahrensansprüche 8, 9 und 10 ausgespart waren. Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA hat hierauf ohne weiteren Schriftverkehr mit Bescheid vom 26. Januar 2022, der dem anwaltlichen Vertreter der Anmelderin formlos in Papierform zugesandt wurde, Folgendes mitgeteilt:

2 „Die Wirkung Ihrer PCT-Anmeldung ist für den Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 39 Absatz 2 PCT nicht eingetreten, da innerhalb der Frist von 30 Monaten seit dem Anmelde- bzw. Prioritätstag die deutsche Übersetzung nicht eingereicht wurde.

3 Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist damit beendet.“

4 Im Kopf des Bescheides ist der Sachbearbeiter, der den Bescheid verfasst hat, namentlich genannt. Der Bescheid trägt ferner ein aufgedrucktes Siegel des DPMA sowie in Verbindung damit den Hinweis, dass „dieses Dokument … elektronisch erstellt (wurde) und … ohne Unterschrift gültig (ist).“

5 Infolge des Bescheides fand am 2. März 2022 ein Telefongespräch zwischen dem anwaltlichen Vertreter der Anmelderin und dem im Bescheid genannten Sachbearbeiter der Gebrauchsmusterstelle statt. Gemäß der in den Akten befindlichen Gesprächsnotiz hat der Sachbearbeiter dem anwaltlichen Vertreter erläutert, dass die im Bescheid vom 26. Januar 2022 genannte Rechtsfolge durch die Unvollständigkeit der Übersetzung ausgelöst worden sei. Um die nationale Phase wirksam einleiten zu können, hätte es einer „1:1-Übersetzung“ der internationalen Anmeldung bedurft. Es hätten alle Ansprüche, also auch die drei Verfahrensansprüche, übersetzt werden müssen. Sachdienlich könne möglicherweise ein Wiedereinsetzungsantrag sein, mit dem eine vollständige Übersetzung nachgereicht werde und eine Klarstellung des Sachverhalts erfolge.

6 Die Anmelderin hat noch am 2. März 2022 gegen den Bescheid vom 26. Januar 2022, den sie für einen beschwerdefähigen Beschluss hält, Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Gebühr entrichtet. Ihrer Beschwerde hat sie als Anlage HBP 3 eine vollständige, also auch die Ansprüche 8 bis 10 umfassende, Übersetzung der internationalen Anmeldung beigefügt. Zusätzlich hat sie mit Eingabe vom 29. März 2022 einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt.

7 Die Anmelderin hat (sinngemäß) beantragt,

8 1. den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2022, der in Form des Bescheides vom 26. Januar 2022 ergangen ist, wonach „die Wirkung (der) PCT-Anmeldung für den Bestimmungsstaat Deutschland gemäß Art. 39 Absatz 2 PCT nicht eingetreten (ist)“, aufzuheben, und

9 2. ihr hilfsweise Wiedereinsetzung in die 30-monatige Frist gemäß Art. 22 Abs. 1 PCT zur Übermittlung einer Übersetzung der Anmeldung zu gewähren.

10 Die Anmelderin hat im Wesentlichen vorgetragen, dass selbst dann, wenn die Übersetzung unvollständig gewesen wäre, dieser Mangel nicht zum Verlust der Anmeldung hätte führen können. Nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die zu § 35a PatG ergangen sei, gelte eine Anmeldung nur dann als zurückgenommen, wenn die Auslassungen solche Angaben beträfen, die für die Zuerkennung eines Anmeldetags notwendig seien. Der Umstand, dass die Verfahrensansprüche nicht übersetzt worden seien, sei dagegen nicht als ein solcher, gravierender Mangel der Übersetzung anzusehen. Im Übrigen sei zu bedenken, dass die Verfahrensansprüche für die Eintragung eines Gebrauchsmusters ohnehin zu streichen gewesen seien. Falls die Anmelderin die Streichung nicht selbst vorgenommen hätte, wäre sie hierzu irgendwann von der Gebrauchsmusterstelle aufgefordert worden.

11 Der Leiter der Gebrauchsmusterstelle hat keine Veranlassung gesehen, der Beschwerde abzuhelfen oder über den Antrag auf Wiedereinsetzung zu entscheiden, sondern die Beschwerde mit Verfügung vom 6. April 2022 dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

12 Wegen der weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

13 Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Sie führt gemäß §18 Abs.2 Satz1 GebrMG iVm § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA, weil das patentamtliche Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet.

14 1. Zulässigkeit der Beschwerde

15 Die Beschwerde ist statthaft. Zwar richtet sich die Beschwerde gegen einen Akt, der in der Form eines Bescheides der Gebrauchsmusterstelle vom 26. Januar 2022 ergangen ist. In der Sache handelt es sich hierbei aber um einen rechtsbehelfsfähigen Beschluss.

16 Ein Beschluss liegt dann vor, wenn eine „Benachrichtigung“, „Mitteilung“, „Verfügung“ usw. des DPMA einerseits als abschließende Regelung verstanden werden muss und diese Verlautbarung andererseits auch in formeller Hinsicht den Mindestanforderungen an einen Beschluss erfüllt, indem sie die handelnde Person nennt, von dieser unterschrieben ist oder in gleicher Weise die Gewähr bietet, eine willentlich abgegebene, amtliche Äußerung zu sein (vgl. Schulte/Püschel , PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 27 ff.; BPatG BlPMZ 2014, 140, 141 - „Formularmäßige Mitteilung II“). Diese Voraussetzungen sind hier ohne weiteres gegeben.

17 Der in Rede stehende Bescheid stellt die für die Anmelderin nachteilige Rechtsfolge fest, dass ihr Anmeldeverfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die geforderte Übersetzung nicht eingereicht habe. Eine derartige Feststellung wird zu Recht als so schwerwiegend angesehen, dass sie stets auch Gegenstand eines patentamtlichen Beschlusses sein könnte (vgl. Bühring/Braitmayer , GebrMG, 9. Aufl., § 4b Rn. 15). Der Bescheid erweckt in gleicher Weise den Eindruck, eine abschließende Regelung zu sein. Er greift nicht lediglich auf die Wiedergabe eines standardisierten Textes zurück. Der Bescheid enthält vielmehr eine auf den konkreten Einzelfall zugeschnittene Bewertung durch einen namentlich im Bescheid genannten Sachbearbeiter der Gebrauchsmusterstelle. Dieser ist offensichtlich in der Annahme einer aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 c), d) oder e) WahrnV folgenden, funktionellen Zuständigkeit tätig geworden und hat unter Heranziehung einer - seiner Meinung nach - einschlägigen Norm des PCT bewusst die hier in Rede stehende, abschießende Feststellung getroffen.

18 An dem Beschlusscharakter des Bescheides ändert sich nichts dadurch, dass der Sachbearbeiter der Gebrauchsmusterstelle hier das Format eines Bescheides nach § 20 Abs. 3 DPMAV gewählt hat, das an sich für eine „Formlose Mitteilung“ vorgesehen ist. Der am Ende des Bescheides angebrachte Hinweis, dass der Bescheid elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gültig sei, unterstreicht sogar den Regelungs- und damit in der Sache den Beschlusscharakter des Bescheides. Dass der Sachbearbeiter auch selbst vom Regelungscharakter seines Bescheides ausgegangen ist, zeigt seine o. g. Äußerung im Telefongespräch vom 2. März 2022. Erst recht konnte und durfte die Anmelderin nach alledem davon ausgehen, dass es sich bei dem Bescheid um einen Beschluss mit Regelungscharakter handelt. Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG kann es deshalb im Einzelfall geboten sein, dass schriftliche Verlautbarungen des DPMA auch dann mit dem für Beschlüsse vorgesehenen Rechtsbehelf der Beschwerde nach § 18 Abs. 1 GebrMG angefochten jedenfalls dann werden können, wenn diese eine aus Sicht des Adressaten abschließende Regelung bzw. Feststellung einer Rechtsfolge enthalten, obwohl sie vom Prüfer bzw. Sachbearbeiter weder eigenhändig unterschrieben noch elektronisch signiert worden sind (in Abgrenzung von BPatG, Beschluss vom 26. August 2013 - 10 W (pat) 25/12, Mitt. 2014, 140, 141 - „Formularmäßige Mitteilung II“).

19 2. Begründetheit der Beschwerde

20 Die Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Der vorliegende Bescheid ist rechtswidrig. Er verletzt die Anmelderin nicht nur in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör, sondern er ist auch in inhaltlicher Hinsicht unzutreffend.

21 a) Die Anmelderin hatte einen Anspruch darauf, vor dem Erlass des Bescheides vom 26. Januar 2022 von der Gebrauchsmusterstelle wegen möglicher Mängel der Übersetzung gehört zu werden. Da die Gebrauchsmusterstelle, wie ausgeführt, offenkundig eine Entscheidung mit Regelungscharakter treffen wollte, hätte der Anmelderin zuvor unter angemessener Fristsetzung eine Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Das DPMA muss einen Anmelder frühzeitig darüber in Kenntnis setzen, wenn es eine Übersetzung iSv Art. 39 Abs. 1 PCT oder Art. 22 Abs. 1 PCT für nicht eingereicht hält und deshalb die Wirkung einer internationalen Anmeldung nach Art. 39 Abs. 2 PCT bzw. Art. 24 Abs. 1 PCT iii) PCT für beendet erklären möchte. Der PCT setzt als selbstverständlich gegeben voraus, dass die nationalen Rechtsordnungen eine Hinweispflicht vorsehen. Dies folgt nicht zuletzt auch aus Regel 49.6 AusfOPCT, die die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, die Möglichkeit eines Wiedereinsetzungsverfahrens zu regeln. Ferner muss bei auswärtigen Verfahrensbeteiligten die Äußerungsfrist mindestens zwei Monate betragen, wie sich aus Art. 27 Abs. 1 PCT iVm § 18 Abs. 1 Satz 1 DPMAV ergibt.

22 b) Die Wirkung der internationalen Anmeldung für Deutschland ist nicht beendet worden. Die am 5. Oktober 2021 beim DPMA eingereichte Übersetzung hat unter keinen Umständen zu einer solchen Beendigung geführt.

23 b1) Der hier in Rede stehende Bescheid ist in unzutreffender Weise auf die Regelung des Art. 39 Abs. 2 PCT gestützt. Es trifft zwar zu, dass die von der Gebrauchsmusterstelle angenommene Rechtsfolge, wonach die Wirkung einer internationalen Anmeldung („PCT-Anmeldung“) für den Bestimmungsstaat Deutschland als nicht eingetreten gilt, dort geregelt ist. Art. 39 Abs. 2 PCT betrifft aber nicht die Übersetzung, die zum Eintritt in die nationale Phase bei einem Bestimmungsamt einzureichen ist, sondern bezieht sich auf eine solche Übersetzung, die für einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Art. 31 PCT benötigt wird. Art. 39 Abs. 2 PCT regelt ausschließlich die Rücknahmefiktion für den Fall, dass eine solche Übersetzung nicht eingereicht worden ist, die dem DPMA als sogenanntes ausgewähltes Amt iSv Art. III § 6 IntPatÜG zu übermitteln gewesen wäre, was hier aber offensichtlich neben der Sache liegt.

24 b2) Die hier einschlägige Regelung befindet sich in Art. 24 Abs. 1 iii) PCT iVm Art. 22 Abs. 1 PCT, wonach die Wirkung einer internationalen Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland dann endet, wenn die im Falle einer Nationalisierung einer internationalen Anmeldung beim DPMA (als Bestimmungsamt) nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG einzureichende Übersetzung dieser Anmeldung nicht innerhalb von 30 Monaten (31 Monate seit 01.05.2022) nach dem Anmelde- oder Prioritätstag eingegangen ist. Für diesen Fall ordnet Art. 24 Abs. 1 iii) PCT an, dass die internationale Anmeldung so zu behandeln sei, wie eine beim DPMA eingereichte, nationale Anmeldung, zu der die Zurücknahme erklärt worden ist. Allerdings gibt es im vorliegenden Fall keinerlei Grund für die Annahme, dass die am 5. Oktober 2021 beim DPMA eingereichte Übersetzung so mangelhaft gewesen ist, dass sie die in Art. 24 Abs. 1 iii) PCT angeordnete Rücknahmefiktion ausgelöst hätte.

25 b2a) Eine Übersetzung iSv Art. 22 Abs. 1 PCT iVm Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG muss die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten. Dies folgt aus Regel 49.5 a) AusfOPCT (vgl. auch: Trinks , PCT in der Praxis, 4. Aufl., S. 221, Rn. 975). Eine Änderung der Ansprüche während der internationalen Phase führt z. B. nicht etwa dazu, dass nur noch diese geänderte Fassung zu übersetzen wäre; vielmehr wird in diesem Falle durch Regel 49.5 a) ii) AusfOPCT bestimmt, dass das Bestimmungsamt vom Anmelder zusätzlich eine neue Übersetzung der Ansprüche verlangen kann. Die Übersetzung dient zwar in erster Linie als verbindliche Fassung und damit als Arbeitsgrundlage für das Eintragungsverfahren (vgl. Bühring/Braitmayer , GebrMG, 9. Aufl., § 4b Rn. 16); sie ist aber - nicht zuletzt auch - wegen eines sich später ggf. anschließenden Löschungsverfahrens - und mit Blick auf den Katalog aller Löschungsgründe - so anzufertigen, dass sie inhaltlich den Offenbarungsgehalt der insoweit weiterhin maßgeblichen, fremdsprachigen Anmeldeunterlagen möglichst vollständig abzubilden vermag. Insoweit trifft also die Auffassung der Gebrauchsmusterstelle zwar grundsätzlich zu, wonach das Übersetzungserfordernis die Einreichung einer „1:1-Übersetzung“ der internationalen Anmeldung gebietet, während der Einwand der Anmelderin, dass die Übersetzung der Verfahrensansprüche 8 bis 10 mangels Eintragungsfähigkeit entbehrlich gewesen sei, zu keiner anderen Sichtweise führen kann.

26 b2b) Die Beurteilung, welche Rechtsfolge eine Übersetzung iSv Art. 22 Abs. 1 PCT iVm Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG auslöst, wenn diese mangelhaft oder unvollständig ist, richtet sich nach der Rechtsordnung des jeweiligen Bestimmungsstaates - hier also nach deutschem Patent- und Gebrauchsmusterrecht.

27 Dies folgt aus Art. 27 Abs. 1 PCT. Danach haben die Reglungen des PCT und die seiner Ausführungsordnung zwar grundsätzlich gegenüber dem nationalen Recht Vorrang (vgl. hierzu allgemein: Hübenett , GRUR Int. 2000, 745, 746; Busse/Keukenschrijve r, PatG, 9. Aufl., Art. III § 4 IntPatÜG Rn. 7). Sie verdrängen aber nationales Recht nicht dort, wo dessen Vorgaben nicht strenger sind als die im PCT bzw. seiner Ausführungsordnung geregelten Erfordernisse. Ferner wird durch Art. 26 PCT der allgemeine Grundsatz festgeschrieben, dass die Bestimmungsämter internationale Anmeldungen nicht „schlechter“ behandeln dürfen als nationale Anmeldungen.

28 b2c) Im vorliegenden Zusammenhang ist somit die Rechtsprechung des BGH heranzuziehen, wonach die Zuerkennung eines Anmeldetages bei einer in fremder Sprache eingereichten, nationalen Patentanmeldung grundsätzlich nicht daran scheitert, dass die nach § 35 PatG a. F. einzureichende Übersetzung etwaige Auslassungen oder einen unzutreffenden Inhalt aufweist (vgl. GRUR 2012, 91, 92 - „Polierendpunktbestimmung“). Diese Rechtsprechung gilt ohne Einschränkung weiter, unabhängig davon, dass das Übersetzungserfordernis zwischenzeitlich durch die Schaffung der Regelungen des § 35a PatG und § 4b GebrMG neu gefasst worden ist (vgl. Schulte/Moufang , PatG, 11. Aufl., § 35a Rn. 11 f; Bühring/Braitmayer , GebrMG, 9. Aufl., § 4b Rn. 20). Die Rücknahmefiktion - nunmehr nach § 35a Abs. 1 Satz 2 PatG - wird dann nicht ausgelöst, wenn die übersetzten Bestandteile (für sich betrachtet) noch ausreichend wären, um die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages, wie sie in § 4a Abs. 1 GebrMG (§ 35 Abs. 1 PatG) bestimmt sind, zu erfüllen. Vorliegend wäre somit die Rücknahmefiktion selbst dann nicht ausgelöst worden, wenn sämtliche Ansprüche in der Übersetzung gefehlt hätten (vgl. BGH a. a. O.).

29 b3) Der beschwerdegegenständliche Bescheid lässt in keiner Weise erkennen, weshalb die Gebrauchsmusterstelle die oben genannte BGH-Rechtsprechung nicht berücksichtigt hat. Diese Rechtsprechung wird seit Jahren in der einschlägigen Kommentarliteratur rezipiert (vgl. Busse/Keukenschrijver , PatG, 8. Aufl., § 4a GebrMG Rn. 5, § 35a PatG Rn. 12; Loth/Pantze , GebrMG, 2. Aufl., § 4b Rn. 3; Eisenrauch in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., GebrMG § 4a GebrMG Rn. 4 f.). Die Gebrauchsmusterstelle hätte somit wissen müssen, dass es sich bei der am 5. Oktober 2021 zur Einleitung der nationalen Phase eingereichten Übersetzung keinesfalls um eine solche handeln konnte, die die in Art. 24 Abs. 1 iii) PCT angeordnete Rücknahmefiktion auszulösen vermochte. Nachdem eine vollständige Übersetzung der internationalen Anmeldung bereits mit der Beschwerde als Anlage HBP 3 miteingereicht worden war, hätte zudem die Leitung der Gebrauchsmusterstelle den Bescheid vom 26. Januar 2022 kassieren und der Beschwerde gemäß §18 Abs.2 Satz1 GebrMG iVm § 73 Abs. 3 Satz 1 PatG unverzüglich abhelfen können - und letztlich auch müssen, da dies die zwingend gebotene Entscheidung gewesen wäre (vgl. oben).

30 Darüber hinaus muss beachtet werden, dass selbst auf der Grundlage der irrigen Annahme der Gebrauchsmusterstelle, die Rücknahmefiktion sei ausgelöst worden, kein Raum für die Verfügung vom 6. April 2022 war, mit der die Leitung der Gebrauchsmusterstelle der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern diese dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt hat. Die Gebrauchsmusterstelle hätte die bis dahin verstrichene Zeit zur Entscheidung über den zusätzlich von der Anmelderin gestellten Wiedereinsetzungsantrag nutzen können - und ebenfalls müssen. Der Wiedereinsetzungsantrag war - selbst gemäß der unzutreffenden Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterstelle - vorgreiflich durch die Gebrauchsmusterstelle zu bescheiden, da der Beschwerde jedenfalls im Falle einer Wiedereinsetzung der Anmelderin die Grundlage entzogen worden und eine andere Entscheidung notwendig geworden wäre.

31 3. Nachdem die Anmelderin die Frist zur Übermittlung der Übersetzung der internationalen Anmeldung gemäß Art. 22 Abs. 1 PCT nicht versäumt hat, kommt es auf ihren hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag jedoch nicht mehr an.

32 Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA wird nunmehr das Eintragungsverfahren weiterführen. Hierbei wird sie die Regelung des § 3 Abs. 2 Satz 2 PatKostG zu beachten haben, wonach die erste Aufrechterhaltungsgebühr nicht vor Eintragung eines Gebrauchsmusters fällig wird.

33 4. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf §18 Abs.2 Satz1 GebrMG iVm § 80 Abs. 3 PatG. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. So liegt der Fall hier. Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, wobei dieser Verfahrensfehler überaus schwerwiegend und für die Erhebung der Beschwerde offensichtlich ursächlich war.