Entscheidungsdatum: 2024-04-09
Aktenzeichen: 26 W (pat) 535/19
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2024:090424B26Wpat535.19.0
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 42 Abs 2 MarkenG, § 97 Abs 1 MarkenG, § 99 MarkenG, § 158 Abs 3 MarkenG, § 158 Abs 5 MarkenG
Spruchkörper: 26. Senat
Markenbeschwerdesache – „Werder(Kollektivwortmarke)“/„WERDERSCHLUCK (Wortmarke)“ – teilweise Identität bzw. normale und überdurchschnittliche Ähnlichkeit der Waren - sehr geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - keine Verwechselungsgefahr - kein gedankliches In-Verbindung-bringen
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2016 109 998
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Staats, LL.M.Eur.
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
I.
1 Die Wortmarke
2 WERDERSCHLUCK
3 ist am 4. November 2016 angemeldet und am 30. November 2016 unter der Nummer 30 2016 109 998 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden für Waren der
4 | | | --- | | Klasse 32: alkoholfreie Getränke; Biere; | | Klasse 33: alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]. |
5 Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 30. Dezember 2016 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben aus seiner Kollektivwortmarke
6 Werder
7 die am 2. April 2014 angemeldet und am 27. Oktober 2014 unter der Nummer 30 2014 043 127 in das Markenregister des DPMA eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 16, 18, 20, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43 und 44 sowie für Produkte der
8 | | | | --- | --- | | Klasse 32: | alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Honiggetränke; alkoholfreie Fruchtextrakte; Aperitifs, alkoholfrei; Apfelsaft [Süßmost] [Apfelsüßmost]; Bier; Bierwürze; Brausepulver für Getränke; Brausetabletten für Getränke; Cocktails, alkoholfrei; Erdnussmilch [alkoholfrei]; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Erzeugnisse zur Herstellung kohlensäurehaltiger Wässer; Erzeugnisse für die Herstellung von Mineralwasser; Fruchtgetränke, alkoholfrei; Fruchtnektare [alkoholfrei]; Fruchtsäfte; Gemüsesäfte [Getränke]; Hopfenextrakte für die Bierherstellung; Ingwerbier; isotonische Getränke; kohlensäurehaltige Wässer; Kwass [alkoholfreie Getränke]; Limonaden; Limonadensirupe; Lithiumwässer; Malzbier; Malzwürze; Mandelmilch [Getränk]; Mandelmilch [Sirup]; Mineralwässer [Getränke]; Molkegetränke; Most [unvergoren]; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Likören; Sarsaparilla [alkoholfreies Getränk]; Selterswasser; Sirupe für Getränke; Sodawasser; Sorbets [Getränke]; Tafelwässer; Tomatensaft [Getränke]; Traubenmost [unvergoren]; Wässer [Getränke]; Wasser [kohlensäurehaltig]; | | Klasse 33: | Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; alkoholische Essenzen; alkoholische Extrakte; alkoholische Fruchtgetränke; alkoholhaltige Fruchtextrakte; Anislikör; Anislikör [Anisette]; Aperitifs; Apfelwein; Arrak; Birnenmost; Branntwein; Cocktails; Curacao; destillierte Getränke; Genever; Honigwein; Kirschwasser; Liköre; Magenbitter [Liköre]; Met; Pfefferminzlikör; Reisalkohol; Reiswein; Rum; Sake; Schnaps; Spirituosen; Tresterwein; Verdauungslikör, Verdauungsschnaps; Wacholderbranntwein; Weine; Whisky; Wodka. |
9 Mit Beschluss vom 25. Februar 2019 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ausgehend von der Registerlage seien die Vergleichswaren in den Klassen 32 und 33 identisch. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Da es dem Wesen einer Kollektivmarke entspreche, auch geografische Herkunftsangaben wie das Markenwort „Werder“ als Name einer Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg und weiterer Gemeinden, Stadt- und Ortsteile unter Markenschutz zu stellen, dürfe im Kollisionsverfahren nicht von einer Kennzeichnungsschwäche ausgegangen werden, da diese durch die Eintragung überwunden sei. Den strengen Anforderungen an den Abstand werde die angegriffene Marke gerecht. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit erkennbar durch den zusätzlichen Bestandteil „SCHLUCK“ der jüngeren Marke. Während die angegriffene Marke aus drei Sprechsilben und dreizehn Buchstaben bestehe, verfüge die Widerspruchsmarke nur über zwei Sprechsilben und sechs Buchstaben. Demzufolge wichen sie in Silbenzahl, Sprechrhythmus und Vokalfolge sowie in Wortlänge, Buchstabencharakteristik und Wortumrissen voneinander ab. Mangels Synonymie liege auch keine begriffliche Ähnlichkeit vor. Das gemeinsame Element „WERDER“ präge die angegriffene Marke nicht, weil der Verkehr aufgrund der Zusammenschreibung und der Gesamtbegrifflichkeit keinen Anlass zu einer entsprechenden Verkürzung habe. „WERDER“ habe auch keine eigenständig kennzeichnende Funktion, sondern sei vielmehr ein gleichgewichtiger Bestandteil.
10 Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, der, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke am 31. Oktober 2019 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F.“ bestritten hat, mehrere Benutzungsunterlagen vorgelegt hat. Er ist der Ansicht, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke sei für alkoholische Getränke wie Obstwein und Cider sowie alkoholfreie Getränke wie Kinderpunsch hinreichend glaubhaft gemacht, da die Benutzung durch ein Mitglied des Kollektivs ausreichend sei. Die ältere Marke sei auch funktionsgerecht sowie in der eingetragenen Form benutzt worden. Das achtseitige Ergebnis einer Google-Suche zu Werder-Fruchtweinen vom 21. November 2023 (Anlage 7), die von Mitgliedern des Widersprechenden angeboten würden, belege, dass die Widerspruchsmarke immer noch umfassend benutzt werde. Für das Ende des Benutzungszeitraumes sei zudem seit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Marke „STELLA“ (BGHZ 228, 226) und zur „Bewässerungsspritze II“ (GRUR 2021, 1389) auf der Grundlage des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im Verfahren „Husqvarna/Lidl“ (GRUR 2021, 613) nicht mehr der Schluss der mündlichen Verhandlung, sondern der Tag der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede maßgeblich.
11 Die laut Senatshinweis zu berücksichtigenden Fruchtweine und die angegriffenen alkoholischen Getränke seien teilweise identisch. Ferner biete eine Vielzahl von Fruchtweinherstellern auch andere alkoholische Getränke wie Spirituosen, z. B. Obstbrände, an. Wegen der Übereinstimmung im Ausgangsprodukt Obst bestehe insoweit eine hochgradige Ähnlichkeit.
12 Auch wenn sie als geografische Herkunftsangabe aufgefasst werde, sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchskollektivmarke bereits aufgrund ihres offenen Interpretationsgehalts durchschnittlich. Die Rechtsprechung des EuGH in Sachen HALLOUMI (Urt. v. 21. März 2013, - C-393/12), wonach eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft bei Kollektivmarken nicht vermutet werde, gelte zum einen nur für Unionskollektivmarken, zum anderen habe der EuGH ausdrücklich klargestellt, dass der Charakter als Kollektivmarke keine schwache Kennzeichnungskraft impliziere. Im Verfahren „BBQLOUMI/HALLOUMI“ (T-328/17) habe das Gericht der Europäischen Union (EuG) eine Verwechslungsgefahr nur wegen prägender Bildbestandteile der jüngeren Marke verneint. Außerdem unterschieden sich die nationalen Regelungen des Markengesetzes zur Kollektivmarke von denjenigen zur Unions- bzw. ehemaligen Gemeinschaftskollektivmarke. § 99 MarkenG spreche davon, dass Kollektivmarken „ausschließlich“ aus geografischen Herkunftsangaben bestehen könnten, während das Wort „ausschließlich“ im Unionsrecht fehle. Wenn eine Kollektivmarke ausschließlich aus geografischen Herkunftsangaben bestehen könne, könne daraus keine schwache Kennzeichnungskraft herrühren. Das Bundespatentgericht (BPatG) habe seit 1999 entschieden, dass auch bei beschreibenden Angaben nicht von einer Kennzeichnungsschwäche der Kollektivmarke ausgegangen werden dürfe (27 W (pat) 78/09 – Original Plauener Spitze; 28 W (pat) 105/98 – DOHME HAVELLAND-CHAMPIGNON/HAVELLAND). Auch im Jahr 2020 sei das BPatG im Kollisionsverfahren „Falloumi/HALLOUMI“ (28 W (pat) 29/18) entsprechend der Kommentierung von Hacker (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 209) von der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer geografischen Kollektivmarke ausgegangen. Bei einer davon abweichenden Entscheidung läge eine Divergenz vor, weshalb die Rechtsbeschwerde zuzulassen sei.
13 Die Widerspruchsmarke verfüge darüber hinaus über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, weil „Werder“ für sein Obst und seinen Obstwein sowie das Baumblütenfest, das alljährlich im Frühjahr stattfinde und auf dem regionale Erzeuger alkoholische Getränke anböten, überregional bekannt sei. Die erhöhte Kennzeichnungskraft für Weine ergebe sich auch aus der Lage des Werderaner Wachtelbergs als nördlichste Qualitätsweinlage in Europa, die auf gleichartige Produkte wie Obstweine ausstrahle (Anlage 2a). Da Werder als einzigartige Inselstadt von einer Vielzahl von Seen umgeben sei, führe auch der Tourismus zur überregionalen Bekanntheit dieses Ortes (Anlage 2). Wein aus Werder oder „Werderwein“ aus Trauben oder Obst bzw. der Obstbau selbst hätten in der Region „Werder“ eine lange Tradition (Anlagen 2 und 2a). Seit vielen Jahren werde der Obstwein in der Region durch den seit über 140 Jahren bestehenden Werderschen Obst- und Gartenbauverein prämiert (Anlage 5). Auf der Internationalen Grünen Woche sei der Ort Werder stets an einem Tag in der bekannten Brandenburg Halle an dem alljährlichen „Werder Tag“ vertreten (Anlage 6). Bei einer Google-Suche mit den Suchbegriffen „Wein“ und „Werder“ würden auf den ersten zehn Seiten ausschließlich Artikel mit Bezug auf Wein aus Werder in der Nähe von Berlin angezeigt. Darüber hinaus nehme der Ort bei einer Google-Suche den zweiten Platz hinter dem bekannten gleichnamigen Fußballverein aus Bremen ein.
14 Die Vergleichsmarken seien hochgradig ähnlich. Der kennzeichnungskräftige Bestandteil „WERDER“ präge die jüngere Marke, weil das Element „SCHLUCK“ als glatt warenbeschreibende Angabe für die Art des Verzehrs oder als umgangssprachliche Bezeichnung eines alkoholischen Getränks (Duden, Anlage 3), zurücktrete. Auch nach der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. August 2011 (R 359/2011-4, Anlage 4) sei die Bezeichnung „Der Schluck Gesundheit“ nicht unterscheidungskräftig.
15 Selbst bei einer nur schwachen Kennzeichnungskraft liege aufgrund der Teilidentität der Vergleichswaren und der hohen Markenähnlichkeit Verwechslungsgefahr vor. Denn keinesfalls dürfe die Markenähnlichkeit zugunsten der Kennzeichnungskraft der älteren Marke neutralisiert werden (EuGH, Urt. v. 8. November 2016, - C43/15P – compressor technology/KOMPRESSOR).
16 Im Übrigen bestehe zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil die angegriffene Marke sich faktisch in das Kollektiv der älteren Marke einreihe (Anlage 8) und die geografische Herkunftsangabe plakativ herausstelle (Anlage 9), so dass der nicht in Werder ansässige Beschwerdegegner fälschlicherweise suggeriere, zum Kollektiv des Widersprechenden zu gehören. Diese Art von Verwechslung hebe auch das EuG in der Sache „GRILLOUMI BURGER/HALLOUMI“ (T595/19) hervor.
17 In der mündlichen Verhandlung hat der Widersprechende ferner die Ansicht vertreten, die Frage, wie die Kennzeichnungskraft einer nationalen geografischen Kollektivmarke zu bestimmen sei, bedürfe der höchstrichterlichen Klärung im Wege der Rechtsbeschwerde, weil bisher unklar sei, ob sie sich von derjenigen einer Individualmarke unterscheide. Da bei der Kollektivmarke im Gegensatz zur Individualmarke die Nutzung des Zeichens durch ein Mitglied des Kollektivs ausreiche, sei bei ihr die Herkunftsfunktion anders zu beurteilen. Dabei hat der Widersprechende erneut auf die Entscheidung des EuGH zu „compressor technology/KOMPRESSOR“ sowie darauf hingewiesen, dass Hacker auch in seiner neuen Kommentierung an der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer geografischen Kollektivmarke festhalte und dass sich die Rechtsprechung des EuGH nur auf Gattungsbezeichnungen wie Halloumi für einen Käse beziehe und nicht auch auf Kollektivmarken, die aus geografischen Herkunftsangaben bestehen. Andernfalls mache die Eintragung einer geografischen Kollektivmarke keinen Sinn, weil man aus ihr wegen schwacher Kennzeichnungskraft nicht gegen identische oder ähnliche Marken vorgehen könne. Da in der EU die Eintragung als geschützte geografische Angabe (g.g.A.) erst seit 2022 möglich sei, hätte für den Widersprechenden bis zu diesem Zeitpunkt gar keine Schutzmöglichkeit bestanden. Eine Reihe geografischer Herkunftsangaben seien weder als geschützte geografische Angaben (g.g.A.) noch als geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) registrierbar oder einem Individualmarkenschutz zugänglich, wie z. B. die in den einzelnen Bundesländern in Abstimmung mit der Europäischen Union genutzten regionalen Zeichen „bio Baden-Württemberg“ oder „bio Brandenburg“. Soweit für sie nur Kollektivmarkenschutz und damit nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft in Betracht komme, würden das Rechtsinstitut der nationalen geografischen Kollektivmarke und damit auch die landesweiten regionalen Bio-Zeichen wertlos.
18 Mit Schriftsatz vom 8. Februar 2024 hat der Widersprechende alternativ eine EuGH-Vorlage angeregt.
19 Der Widersprechende beantragt,
20 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 25. Februar 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Kollektivmarke 30 2014 043 127 zu löschen.
21 Ferner regt er aus den vorgenannten Gründen an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
22 Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
23 die Beschwerde zurückzuweisen.
24 Er verteidigt den angefochtenen Beschluss und vertritt die Auffassung, da die Widerspruchsmarke eine glatt beschreibende geografische Angabe sei, verfüge sie nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft. Bei der Anwendung des Markengesetzes (MarkenG) könne im Rahmen der richtlinienkonformen Auslegung auf Erkenntnisse zur Unionsmarkenverordnung (UMV) zurückgegriffen werden. Der EuGH habe festgestellt, dass keine Vermutung für eine mittlere Kennzeichnungskraft einer Kollektivmarke bestehe. Die Rechtsprechung des BPatG sei daher überholt.
25 Es werde bestritten, dass es sich bei „Werder“ in Alleinstellung um einen bekannten Ort handele. Dies habe das BPatG bereits im Jahre 2009 verneint (27 W (pat) 23/09). Die Bekanntheit als Marke für die maßgeblichen Waren habe der Widersprechende auch nicht nachgewiesen. Die Google-Recherche reiche dafür nicht aus. Bei einer eigenen Recherche sei die Stadt Werder auf der ersten Seite gar nicht aufgetaucht (Anlage 2). Außerdem laute der Name der Stadt, in der der widersprechende Verein seinen Sitz habe, „Werder (Havel)“ (BPatG 27 W (pat) 23/09; https://www.werder-havel.de).
26 Die Vergleichsmarken unterschieden sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich. Die angegriffene Marke sei optisch mehr als doppelt so lang. Phonetisch bestünden unüberhörbare Unterschiede in Silbenzahl, Vokalfolge und Sprechrhythmus. In begrifflicher Hinsicht sei die ältere Marke ein Orts- und Städtename, während die jüngere Marke keine feststehende Bedeutung habe. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „SCHLUCK“ scheide aus. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffene Einwortmarke aufzuspalten, weil der Bestandteil „SCHLUCK“ mit „WERDER“ zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmelze. Die Übereinstimmung im warenbeschreibenden Bestandteil „WERDER“ könne schon aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr begründen. Der Ausnahmefall einer selbständig kennzeichnenden Stellung scheitere am einheitlichen Gesamtbegriff.
27 Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Dezember 2020 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3, Bl. 105 - 113 GA) sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe.
28 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
29 Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.
30 Zwischen der angegriffenen Wortmarke „ WERDERSCHLUCK “ und der Kollektivwortmarke „ Werder “ besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
31 Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, finden in Bezug auf die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung Anwendung.
32 Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).
33 1. Am 31. Oktober 2019 hat der Inhaber der jüngeren Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F.“ bestritten.
34 a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 27. Oktober 2014 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 31. Oktober 2019 bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war.
35 b) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. oblag es dem Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also im Zeitraum vom 31. Januar 2019 bis zum 31. Januar 2024 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.
36 aa) Denn nach ständiger Rechtsprechung zum alten, hier noch anzuwendenden Recht zum zweiten, wandernden Benutzungszeitraum ist für Entscheidungen über den Widerspruch, die aufgrund mündlicher Verhandlungen ergehen, der Tag der letzten mündlichen (Tatsachen-)Verhandlung maßgeblicher Zeitpunkt, selbst wenn die Entscheidung – wie im vorliegenden Fall – gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellt wird (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2016, 1167 Rdnr. 57 – Sparkassen-Rot; GRUR 2007, 321 Rdnr. 29 – COHIBA; GRUR 2017, 1043 Rdnr. 13 – Dorzo).
37 bb) Die vom Widersprechenden angeführte Rechtsprechung des BGH zur Marke „STELLA“ (BGHZ 228, 226) und zur „Bewässerungsspritze II“ (GRUR 2021, 1389) auf der Grundlage des Urteils des EuGH im Verfahren „Husqvarna/Lidl“ (GRUR 2021, 613), bei der es auf das Datum der Klagezustellung ankommt, bezieht sich ausschließlich auf Verfallsklagen oder entsprechende Widerklagen. Bei ihnen fehlen gesetzliche Vorgaben, wann der Fünfjahreszeitraum nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vollendet sein muss, während der alte, hier geltende § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausdrücklich als Endzeitpunkt die Entscheidung über den Widerspruch nennt.
38 c) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH GRUR 2020, 1301 Rdnr. 32 Ferrari/DU [testarossa]; WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Zur Glaubhaftmachung muss vom Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.
39 d) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO zwar alle präsenten Beweismittel in Betracht. Dabei stellt aber die eidesstattliche Versicherung das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel für Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung sowie die benutzende Person dar (vgl. BPatG 24 W (pat) 40/01 - SINTEC/SIM TEC GmbH). Sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen, können der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; BPatGE 33, 228, 231 – Lahco; 24, 109, 111 – FOSECID). Für die Glaubhaftmachung von Art und Form der Benutzung ist die Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform auf der Originalware- oder -verpackung oder in sonstigen Wiedergabearten wie Katalogen oder Fotos unerlässlich (BPatG Mitt. 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision; 26 W (pat) 162/02 – Residenz Wallerstein/Wallenstein; 28 W (pat) 246/97 – PATURAGES/PATURAGE).
40 e) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung seiner Kollektivmarke „ Werder “ für Fruchtweine hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.
41 aa) Allerdings hat er nur für den Zeitraum 2015 bis 2019 eine eidesstattliche Versicherung vom 26. Februar 2020 sowie einen Ausdruck der Webseite seines Mitgliedsbetriebs WERDER Feinkost GmbH mit Produktpräsentationen von Fruchtweinen, Fruchtglühweinen, Ketchup, Saucen und eingelegten Früchten aus dem Internetarchiv von 2014 bis 2019, Rechnungen aus dem Zeitraum 2015 bis 2018 über Verkäufe von u. a. Fruchtwein, zweimal Fruchtglühwein und einmal Kinderpunsch sowie Etikettabbildungen von Fruchtweinen vorgelegt und damit nur den Zeitraum von etwa einem Jahr am Anfang des fünfjährigen Benutzungszeitraums abgedeckt, nämlich das Jahr 2019. Dies steht jedoch der Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen, denn es ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 – VOODOO). Vielmehr genügt die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung für eine begrenzte, auch weiter zurückliegende Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (BPatG 30 W (pat) 47/17 – PremiumSky/SKY; 29 W (pat) 13/20 – BABO/BOBO). Hieran bestehen wegen der Kontinuität der Benutzung in den Jahren 2014 bis 2019 und der Höhe der jährlichen Umsätze zwischen … Mio. € und … Mio. € keinerlei Zweifel, zumal der Widersprechende das achtseitige Ergebnis einer Google-Suche vom 21. November 2023 zum Angebot von Werder-Fruchtweinen von seinen Mitgliedern vorgelegt hat (Anlage 7).
42 bb) Auch wenn bei den Umsatzangaben in der eidesstattlichen Versicherung nicht zwischen alkoholischen Fruchtweinen und alkoholfreiem Kinderpunsch unterschieden wird, ist angesichts der übrigen vorgelegten Unterlagen davon auszugehen, dass sich diese Verkaufszahlen fast ausschließlich auf den Verkauf von Fruchtweinen beziehen. Der alkoholfreie Kinderpunsch taucht nur ein einziges Mal in einer Rechnung auf.
43 cc) Dass nur die Umsätze eines einzigen Mitgliedsbetriebs angegeben wurden, spricht nicht gegen eine rechtserhaltende Benutzung, da bei einer Kollektivmarke die Benutzung durch nur eine hierzu befugte Person genügt (§ 100 Abs. 2 MarkenG).
44 dd) Die Widerspruchsmarke ist auch funktionsgemäß benutzt worden.
45 aaa) Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL).
46 bbb) Der Widersprechende hat für den Zeitraum 2015 bis 2019 einen Ausdruck der Webseite seines Mitgliedsbetriebs WERDER F… GmbH mit Produktpräsentationen und Etikettabbildungen von Fruchtweinen sowie das Ergebnis einer Google-Suche vom 21. November 2023 zum Angebot von Werder-Fruchtweinen von seinen Mitgliedern vorgelegt. Auf den eingereichten und abgebildeten Etiketten, deren typische Anbringung auf verschiedenen Fruchtweinflaschen in den Produktpräsentationen erkennbar ist, ist die Widerspruchsmarke groß, prominent und in der obersten Zeile abgedruckt.
47 ee) Es ist ferner von einer rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke der Art und Form nach auszugehen.
48 aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung ist zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II). Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen grafisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel mit dekorativem, verzierendem Charakter sind (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2014, 662 Rdnr. 18 – Probiotik).
49 bbb) Die Widerspruchsmarke erscheint auf den vorgelegten und abgebildeten Frontetiketten als deutlich herausgestellte Produktkennzeichnung . Soweit der Schriftzug „Werder“ in Majuskeln, in einer anderen Schriftart und -farbe sowie mit weiteren Bildelementen erscheint, handelt es sich nur um werbliche Hervorhebungsmittel mit dekorativem, verzierendem Charakter. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters erfolgt auch nicht durch die Wortzusätze „FEINKOST“ sowie „SEIT 1873“. Denn der Begriff Feinkost mit der Bedeutung „Delikatessen“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Feinkost) ist in diesem Zusammenhang nur eine Qualitätsangabe und der Ausdruck „SEIT 1873“ wird im vorliegenden Markenkontext nur dahingehend verstanden, dass dieses Produkt schon seit 1873 hergestellt wird bzw. die Produktionsfirma bereits 1873 gegründet worden ist.
50 ff) Allerdings ist die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung lediglich für Fruchtweine gelungen.
51 aaa) Zwar kann die in der Vergangenheit vom Bundespatentgericht als „erweiterte Minimallösung“ bezeichnete Rechtsprechung, wonach die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 10 – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 – CIRKALM/BIKALM), in Kollisionsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen, da dies nach jüngster Auffassung des BGH eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung der Kollisionslage darstellt und zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke mit weit gefassten Oberbegriffen gegenüber demjenigen führt, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat (vgl. BGH GRUR 2020, 871 Rdnr. 34 – INJEKT/INJEX). Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 36 – INJEKT/INJEX). Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen. Zum gleichen Warenbereich gehören Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen. Die Zugehörigkeit zum gleichen Warenbereich ist aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 33 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).
52 bbb) Danach ist aber ebenso wie bei Anwendung der regelmäßig zu denselben Ergebnissen führenden „erweiterten Minimallösung“ eine Benutzung der älteren Marke für Fruchtweine als unterscheidbare Untergruppe des Oberbegriffs „Alkoholische Getränke [ausgenommen Bier] “ und als Oberbegriff für die registrierten Widerspruchseinzelwaren „alkoholische Fruchtgetränke; Apfelwein; Birnenmost; Honigwein; Met “ anzuerkennen.
53 2. Zwischen den zu berücksichtigenden Widerspruchsprodukten Fruchtweine und den angegriffenen Waren der Klassen 32 und 33 besteht teilweise Identität, teilweise überdurchschnittliche Ähnlichkeit, teilweise normale Ähnlichkeit und teilweise Unähnlichkeit.
54 a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30 W (pat) 6/20 – HELAL iKRAM/iKRAM; 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 28 W (pat) 46/12 – ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; 24 W (pat) 517/10 – IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE). Von einer absoluten Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.: BGH, Beschl. v. 12. Oktober 2023, - I ZR 42/23 Rdnr. 22 – TERRA GRECA/TERRA GRECA; a. a. O. – PEARL/PURE PEARL; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM/ZOOM). Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 10 – ZOOM/ZOOM m. w. N.; a. a. O. Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO).
55 b) Zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 33 „alkoholische Getränke [ausgenommen Biere] “ und den zu berücksichtigenden Fruchtweinen ist teilweise Identität gegeben, weil Fruchtweine unter den Oberbegriff der alkoholischen Getränke fallen.
56 c) Zu den übrigen alkoholischen Getränken wie Weine und Spirituosen weisen die Fruchtweine eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf, weil es sich bei letzteren um weinähnliche Getränke handelt. Für deren Herstellung, Beschaffenheit und Bezeichnung gilt nicht das Weinrecht, sondern die Verordnung über bestimmte alkoholhaltige Getränke (Alkoholhaltige Getränke-Verordnung - AGeV) in Verbindung mit den „Leitsätzen für weinähnliche und schaumweinähnliche Getränke“. Weinähnliche Getränke sind alkoholische Getränke, die wie Wein durch alkoholische Gärung hergestellt werden, aber nicht aus Trauben, sondern aus anderen Früchten, Rhabarberstängeln oder Honig. Da auch Spirituosen aus pflanzlichen Erzeugnissen, darunter auch Früchten hergestellt werden, stimmen die alkoholhaltigen Vergleichswaren daher zumindest teilweise in der Beschaffenheit sowie vollständig im Verwendungszweck überein, verfügen aber auch über Berührungspunkte in ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft und Vertriebsart.
57 d) Eine normale Ähnlichkeit weisen die angegriffenen Produkte der Klasse 32 „alkoholfreie Getränke “ zu Fruchtweinen auf.
58 aa) Alkoholfreie Getränke einerseits und Fruchtweine andererseits können gemeinsame Produktions- und Vertriebsstätten haben und bei Fruchtgrundlage in der stofflichen Beschaffenheit übereinstimmen. Allerdings werden selbst in Supermärkten „alkoholfreie Getränke“ räumlich getrennt von (Frucht-)Weinen angeboten. Bei Fruchtweinen, wie z. B. Apfelwein, Cidre oder Birnenwein, wird für das Publikum der grundsätzliche Unterschied zwischen einem alkoholischen Getränk einerseits und Fruchtsäften und Fruchtgetränken andererseits verwischt (BPatG 26 W (pat) 219/93 – Balance/BALANZ). Ferner sind beide Kollisionsprodukte für den menschlichen Verzehr bestimmte Flüssigkeiten, die eine gemeinsame „Verwendungsmethode“ haben.
59 bb) Letzteres gilt auch für das zu den angegriffenen alkoholfreien Getränken gehörende Mineralwasser, da es üblich ist, Wein, aber auch Fruchtwein (z. B. Apfelwein) mit Mineralwasser zu mischen (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 577/10 – MOMO/MEMO; a. a. O. – Balance/BALANZ). Auch die übliche Darreichungsform in Flaschen und Gläsern weist Ähnlichkeiten auf (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro). Alkoholfreie Getränke und Fruchtweine können auch im Verwendungszweck übereinstimmen, weil beide sowohl den Durst löschen als auch dem Genuss dienen können. Außerdem besteht auch Fruchtwein zu einem erheblichen Anteil aus Wasser.
60 e) Unähnlichkeit ist jedoch anzunehmen zwischen den für die jüngere Marke in Klasse 32 registrierten Waren „Biere “ und den Fruchtweinen , weil sich die Vergleichswaren im Herstellungsverfahren, in den Basiszutaten und in der betrieblichen Herkunft deutlich unterscheiden. Bier wird von Brauereien hergestellt und Fruchtwein von Kellereien und Keltereien. Aufgrund der verschiedenen Farbe und des andersartigen Geschmacks nimmt der Verkehr sie als zwei verschiedene Produkte wahr, die sich auch nicht ergänzen, weil Fruchtwein weder unentbehrlich noch wichtig für die Verwendung von Bier ist oder umgekehrt. Es besteht auch kein Gesichtspunkt, der den Schluss zuließe, dass der Käufer des einen Produkts dazu veranlasst würde, auch das andere zu kaufen (BPatG 29 W (pat) 86/12 – Magnum cum KLaude/CUM LAUDE; 26 W (pat) 531/10 – Jetter/JESTER).
61 Für die von der jüngeren Marke beanspruchten Ware „Biere“ ist eine Verwechslungsgefahr daher ausgeschlossen.
62 3. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Wein-, Spirituosen- und Getränkefachhandel sowie den Gastronomieverkehr. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer und alkoholfreier Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro/EL TORO/TOROS).
63 4. Die Kennzeichnungskraft der älteren Kollektivmarke „ Werder “ ist sehr gering.
64 a) Von Haus aus ist sie kennzeichnungsschwach.
65 aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH a. a. O. Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
66 bb) Der oder das „Werder“ ist von seiner Grundbedeutung her eine „Insel in einem Fluss“ bzw. eine „[entwässerte] Niederung zwischen Flüssen und Seen“. Dieses Substantiv entspricht dem mittelniederdeutschen Begriff und stammt vom althochdeutschen Wort „warid, werid = Insel, eigentlich = gegen Wasser geschütztes oder schützendes Land“ ab (https://www.duden.de/rechtschreibung/Werder). Es ist aber auch der Eigenname von zwei Inseln, zwei Gemeinden, mehreren Ortsteilen und einer Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark an der Havel westlich von Potsdam in Brandenburg (https://de.wikipedia.org/wiki/Werder, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis), die ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Berlin darstellt (BPatG 27 W (pat) 23/09 – Werder; DUDEN, Geographische Namen in Deutschland, 2. Aufl., 1999, Stichwort: Werder, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis) und in welcher der widersprechende Verein seinen Sitz hat. „Werder“ ist ferner auch Namensbestandteil des bundesweit bekannten Fußball-Vereins „SV Werder Bremen“ sowie des Fußballvereins „BV Werder Hannover“. Darüber hinaus fungiert „Werder“ auch als Familienname und als Name mehrerer Adelsgeschlechter (https://de.wikipedia.org/wiki/Werder).
67 cc) Aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise bezeichnet die Widerspruchsmarke „Werder“ im Zusammenhang mit Fruchtweinen deren geografische Herkunft aus der Region um die gleichnamige, touristisch bekannte Inselstadt westlich von Potsdam. Als Familienname oder Name eines Adelsgeschlechts ist „Werder“ kaum bekannt. Die Namen der beiden Fußballvereine enthalten „Werder“ nicht in Alleinstellung. Auch unter Berücksichtigung, dass der bundesweit bekannte Fußball-Verein „SV Werder Bremen“ unter Fußballbegeisterten gerne auch auf „Werder“ verkürzt wird, geht der Verkehr nicht davon aus, dass dieser Verein als Fruchtweinproduzent in Betracht kommt. Als geografische Herkunftsangabe für die zu berücksichtigenden Fruchtweine ist die ältere Marke daher unmittelbar warenbeschreibend und daher weit unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.
68 dd) Der Umstand, dass sie eine Kollektivmarke ist, führt zu keinem anderen Ergebnis.
69 Gemäß § 97 Abs. 1 S. 1 MarkenG können als Kollektivmarken alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Die wesentliche Funktion einer Kollektivmarke besteht darin, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2017, 1257 Rdnr. 52 u. 63 – The Tea Board/EUIPO [Darjeeling]; GRUR-RR 2020, 250 Rdnr. 52 – Der Grüne Punkt/EUIPO; GRUR-RR 2020, 199 Rdnr. 64 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO [BBQLOUMI/HALLOUMI]; BGH WRP 2021, 1450 Rdnr. 29 – Hohenloher Landschwein).
70 Nach § 99 MarkenG können Kollektivmarken auch ausschließlich aus Zeichen bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Sonderregelung schließt allerdings nur das Eintragungshindernis der Freihaltebedürftigkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Als Korrektiv stehen den Mitbewerbern die Regelungen der §§ 100, 23 MarkenG zur Verfügung, welche die Rechte des Kollektivmarkeninhabers beschränken, aber im registerrechtlichen Kollisionsverfahren keine Anwendung finden. Alle weiteren absoluten Anforderungen an die Marke, insbesondere an die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH GRUR 1996, 270, 271 – MADEIRA; BPatG 26 W (pat) 520/12 – Trend Factory; 26 W (pat) 525/11 – trend check; 24 W (pat) 33/09 – Wasser bewegt uns; 30 W (pat) 307/03 – Konstruktionsvollschutz) sind für die Eintragbarkeit der geografischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke in gleicher Weise wie für alle anderen Marken zu beachten.
71 aaa) Nach früherer, inzwischen als überholt anzusehender Rechtsprechung des BPatG haftete solchen, aus beschreibenden Angaben bestehenden Kollektivmarken keine Kennzeichnungsschwäche an (vgl. BPatG 28 W (pat) 165/04 – OKTOBIERFEST/OKTOBERFEST-BIER; 27 W (pat) 78/09 – ORIGINAL PLAUENER SPITZE/PLAUENER SPITZE; 26 W (pat) 578/10 – BIOVERDE/VINHO VERDE PORTUGAL).
72 bbb) Inzwischen hat jedoch der EuGH (Beschl. v. 21. März 2013, - C-393/12 P Rdnr. 33, 36 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/HABM [HELLIM/HALLOUMI], BeckRS 2013, 80684) entschieden, dass die Eintragung einer älteren Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke als Kollektivmarke als solche keine Vermutung für das Bestehen einer mittleren Kennzeichnungskraft begründe (so auch: Kur/v. Bomhard/Albrecht/Schoene, Markenrecht, 4. Aufl., § 100 MarkenG Rdnr. 13; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Miosga, a. a. O., Art. 74 UMV Rdnr. 17; Ingerl/Rhonke/Nordemann/A. Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 97 Rdnr. 12). Mit Urteil vom 5. März 2020 (GRUR-RR 2020, 199 Rdnr. 66, 71 - 75 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO [BBQLOUMI/HALLOUMI]) hat er zudem ausdrücklich klargestellt, dass für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer Unionskollektivmarke keine Besonderheiten gelten. Die Kennzeichnungskraft von Kollektivmarken ist daher genauso zu bestimmen wie diejenige von Individualmarken (vgl. auch BPatG 28 W (pat) 29/18 – Falloumi/HALLOUMI). Somit gilt das Erfordernis der Unterscheidungskraft auch für Kollektivmarken (EuGH a. a. O. Rdnr. 72 – BBQLOUMI/HALLOUMI).
73 ccc) Die vom Widersprechenden hiergegen erhobenen Bedenken greifen nicht durch.
74 (1) Zwar betreffen die beiden Entscheidungen des EuGH Gemeinschaftskollektivmarken nach Art. 66 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV), dessen Regelung unverändert in Art. 74 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) übernommen worden ist:
75 „Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c können [Unionskollektivmarken] im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können. …“
76 Aber sowohl diese Vorschrift als auch die weiteren Bestimmungen zu Unionskollektivmarken nach Art. 75 bis 82 UMV entsprechen infolge der Vollharmonisierung durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRRL) den Regelungen des Markengesetzes (BGH WRP 2021, 1450 Rdnr. 31 – Hohenloher Landschwein; Ingerl/Rhonke/Nordemann/A. Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 97 Rdnr. 3). Dies gilt auch für den Rechtszustand vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, S. 2357) am 14. Januar 2019. Denn bereits zum 1. Januar 1995 hatte der deutsche Gesetzgeber mit der Übernahme der Regelungen zu den Verbandszeichen nach den §§ 17 bis 23 Warenzeichengesetz (WZG) von der Option in Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRL 2008) Gebrauch gemacht, den Markentyp der Kollektivmarke im nationalen Markenrecht vorzusehen, und auch die in Art. 15 Abs. 2 MRL 2008 eingeräumte Option wahrgenommen, die Eintragung geografischer Kollektivmarken in § 99 MarkenG zuzulassen, was der bereits unter dem Warenzeichengesetz anerkannten Praxis entsprach. Da das Markengesetz seitdem die Kollektivmarke in den §§ 97 ff. bereits umfassend regelte, hielt sich der Anpassungsbedarf durch Art. 29 ff. MRRL in Grenzen. Insbesondere blieb § 99 MarkenG unverändert. Aufgrund dieser inhaltlichen Übereinstimmung der Regelungen zur Kollektivmarke in einem vollharmonisierten europäischen Schutzsystem findet die Rechtsprechung des EuGH entsprechende Anwendung (Ingerl/Rhonke/Nordemann/A. Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 97 Rdnr. 3).
77 (2) Soweit der Widersprechende zu Recht darauf hinweist, dass sich die Ausnahmeregelung des § 99 MarkenG von dem Text der Markenrichtlinien und Verordnungen zur Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke durch das eingefügte Wort „ausschließlich“ unterscheidet, führt dies nicht zu einer Besonderheit, die eine Übertragbarkeit der europäischen Rechtsprechung ausschließt. Denn mit dem Wort „ausschließlich“ wollte der nationale Gesetzgeber nur zum Ausdruck bringen, dass nur „echte“ geografische Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Kollektivmarken eingetragen werden können, während traditionelle Begriffe, die besondere Eigenschaften eines Produktes beschreiben können und diese mit einem geografischen Anklang verbinden, ohne eine echte geografische Angabe zu sein, oder geografische Begriffe, die zum Gattungsbegriff geworden sind und in der Folge ihre geografische Bedeutung verloren haben, nicht in den Anwendungsbereich des § 99 MarkenG fallen (Fezer/Nägele/Henn, Markenrecht, 5. Aufl., § 99 Rdnr. 1c). Keinesfalls wollte der Gesetzgeber mit diesem Zusatz auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ausschließen (BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 16 – Sparkassen-Rot; GRUR 1996, 270 Juris-Tz 13 – MADEIRA; BPatG 27 W (pat) 205/95 – SAINT MORIS/St. Moritz TOP OF THE WORLD = GRUR 1998, 148, 153; 26 W (pat) 520/12 – Trend Factory; 26 W (pat) 525/11 – trend check; 24 W (pat) 33/09 – Wasser bewegt uns; 30 W (pat) 307/03 – Konstruktionsvollschutz) bzw. eine generelle durchschnittliche Unterscheidungskraft geografischer Herkunftsangaben statuieren.
78 (3) Zwar trifft es entsprechend der Ansicht des Widersprechenden nach der EuGH-Rechtsprechung zu, dass der Charakter als Kollektivmarke keine schwache Kennzeichnungskraft impliziere (EuGH a. a. O. Rdnr.36 – HELLIM/HALLOUMI). Er lässt aber auch keine durchschnittliche Kennzeichnungskraft vermuten (EuGH a. a. O. – HELLIM/HALLOUMI). Vielmehr müssen auch Kollektivmarken über konkrete Unterscheidungskraft verfügen, sei es originär oder durch Benutzung (EuGH a. a. O. Rdnr. 72 -74 – BBQLOUMI/HALLOUMI; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 16 – Sparkassen-Rot; GRUR 1996, 270 Juris-Tz 13 – MADEIRA; BPatG 27 W (pat) 205/95 – SAINT MORIS/St. Moritz TOP OF THE WORLD = GRUR 1998, 148, 153; 26 W (pat) 520/12 – Trend Factory; 26 W (pat) 525/11 – trend check; 24 W (pat) 33/09 – Wasser bewegt uns; 30 W (pat) 307/03 – Konstruktionsvollschutz) und dies muss wie bei Individualmarken in jedem Einzelfall geprüft werden (Kur/v. Bomhard/Albrecht/Miosga, Markenrecht, 4. Aufl., Art. 74 UMV Rdnr. 17). Den beiden EuGH-Entscheidungen lässt sich entgegen der Auffassung des Widersprechenden auch nicht entnehmen, dass sie sich nur auf Kollektivmarken beschränken, die Gattungsbezeichnungen zum Inhalt haben.
79 (4) Entgegen der Auffassung des Widersprechenden weicht auch das Gericht der Europäischen Union (EuG) nicht von dieser EuGH-Rechtsprechung ab und hat demzufolge eine Verwechslungsgefahr zwischen den Unionsmarken „GRILLOUMI BURGER/HALLOUMI“ (T-595/19) und den Unionsmarken BBQLOUMI/HALLOUMI (T-106/22; T-328/17) wegen geringer Kennzeichnungskraft der älteren Marke verneint.
80 (5) Der 28. Senat des BPatG ist im Widerspruchsbeschwerdeverfahren „Falloumi/HALLOUMI“ (28 W (pat) 29/18) ebenfalls nicht von einer generell durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer geografischen Kollektivmarke ausgegangen, sondern hat im Gegenteil ausgeführt (Rdnr. 39), dass auch bei einer geografischen Unionskollektivmarke keine geringeren Anforderungen an die Kennzeichnungskraft anzulegen seien als bei anderen Marken. Einen normalen Schutzumfang der älteren Marke „HALLOUMI“ hat er nur deshalb angenommen, weil die deutschen Verkehrskreise die für den zypriotischen Verkehr beschreibende Bedeutung für einen speziellen Käse, der in Deutschland nur als „Grillkäse“ bezeichnet werde, nicht kennen.
81 (6) Soweit Hacker in seiner Kommentierung (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 209 = 14. Aufl. § 9 Rdnr. 219) unter überwiegender Bezugnahme auf die inzwischen überholte BPatG-Rechtsprechung grundsätzlich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer Kollektivmarke ausgeht, kann ihm aufgrund der Rechtsprechung des EuGH nicht gefolgt werden. In der Fußnote 525 zu § 9 Rdnr. 209 der 13. Auflage zitiert er zum Beleg seiner Auffassung am Ende zudem fälschlicherweise den gegenteiligen Beschluss des 28. Senats (BPatG 28 W (pat) 29/18) und die gegenteilige Entscheidung des EuGH zu BBQLOUMI/HALLOUMI (GRUR-RR 2020, 199 Rdnr. 66, 71 - 75). Dies wiederholt er in der Fußnote 564 zu § 9 Rdnr. 219 der 14. Auflage, stellt aber zumindest klar, dass der EuGH und das EuG eine andere Auffassung vertreten. Auch seine in § 103 Rdnr. 3 am Ende (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. und 14. Aufl.) geäußerte Rechtsauffassung, dass an die Unterscheidungskraft von Kollektivmarken nicht dieselben Anforderungen wie an Individualmarken zu stellen seien, widerspricht sowohl der dargestellten EuGH- als auch der BGH-Rechtsprechung (BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 16 – Sparkassen-Rot; GRUR 1996, 270 Juris-Tz 13 – MADEIRA).
82 (7) Soweit er in § 99 Rdnr. 3 der 14. Auflage die Auffassung vertritt, dass das Privileg des § 99 ausgehebelt würde, wenn der EuGH (a. a. O. Rdnr. 73 – BBQLOUMI/HALLOUMI) generell zu verlangen scheine, dass eine geografische Kollektivmarke (zusätzliche?) Bestandteile aufweisen müsse, die es dem Verbraucher ermöglichten, die Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denen anderer zu unterscheiden, ist zu entgegnen, dass geografische Kollektivmarken per definitionem glatt beschreibend und nur wegen der Ausnahmeregelungen des Art. 74 Abs. 2 UMV bzw. § 99 MarkenG überhaupt eintragungsfähig sind, so dass diese Vorschriften notwendigerweise eng auszulegen sind (vgl. EuG, Urt. v. 13. Juni 2012, T- 534/10 Rdnr. 51 – HELLIM/HALLOUMI). Für eine von Haus aus geringe Kennzeichnungskraft geografischer Kollektivmarken spricht zudem das ausdrückliche Drittbenutzungsrecht gemäß § 100 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 74 Abs. 2 Satz 2 UMV (Kur/v. Bomhard/Albrecht/Schoene, a. a. O., § 100 MarkenG Rdnr. 13). Zur Privilegierung, dass eine freihaltungsbedürftige geografische Angabe überhaupt Markenschutz erhalten kann, kommen als weitere Vorteile hinzu, dass der Markenschutz für alle Mitglieder des Verbandes gilt und die Benutzung durch ein einziges Mitglied ausreicht (§ 100 Abs. 2 MarkenG). Außerdem hat es der Verband selbst in der Hand, durch vielfältige Maßnahmen seine geografische Kollektivmarke bekannt zu machen, so dass diese durchschnittliche und bei überragender Bekanntheit sogar gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangen kann. Es muss daher nicht bei der geringen Kennzeichnungskraft von Haus aus bleiben. Es trifft daher weder zu, dass das Privileg des § 99 MarkenG ausgehebelt werde, noch, dass das Rechtsinstitut einer geografischen Kollektivmarke wertlos sei, wenn man ihr nicht generell eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkenne. Der Widersprechende war auch nicht völlig schutzlos gestellt, er hätte seine Kollektivmarke auch in Kombination mit unterscheidungskräftigen grafischen oder anderen Zusätzen eintragen lassen können, um einen originären normalen Schutzumfang zu erhalten.
83 (8) Soweit der Widersprechende geltend macht, er habe das Markenwort „Werder“ zum Anmeldezeitpunkt und noch mehrere Jahre danach weder als geschützte geografische Angabe (g.g.A.) noch als geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) registrieren lassen können, so dass er auf die geografische Kollektivmarke angewiesen gewesen sei, übersieht er zum einen, dass sich die von den Kollektivmarken verfolgten Ziele und diejenigen der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben deutlich unterscheiden. Während die Hauptfunktion der Kollektivmarke – und zwar auch der geografischen Kollektivmarke – darin liegt, die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen des Verbands zu gewährleisten, besteht die Hauptfunktion von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben darin, die geografische Herkunft der Erzeugnisse und deren darauf beruhende spezifische Eigenschaften zu garantieren (vgl. EuGH, GRUR 2017, 1257 Rdnr. 54, 56 u. 62 – The Tea Board/EUIPO [Darjeeling]; BGH a. a. O. Rdnr. 30 – Hohenloher Landschwein). Der Schutz (geografischer) Kollektivmarken nach dem auf der Markenrichtlinie beruhenden, vollharmonisierten Recht der Mitgliedstaaten besteht grundsätzlich selbständig neben dem Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (Grundverordnung, BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Hohenloher Landschwein m. w. N.). Zum anderen hätten eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe nach der Grundverordnung oder aufgrund vergleichbarer Verordnungen zum Anmeldezeitpunkt für Weinbauerzeugnisse (VO (EU) Nr. 1308/2913) und aromatisierte Weine (VO (EU) Nr. 251/2014) dem Widersprechenden nicht denselben Schutz wie die Kollektivmarke bieten können. Eine Rechtfertigung für die Vermutung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer eingetragenen geografischen Kollektivmarke lässt sich aus der Koexistenz dieser beiden Schutzsysteme erst recht nicht ableiten.
84 b) Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder hinreichend vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.
85 aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. demoskopischer Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
86 bb) Die eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen in Deutschland sind ohne Angaben des Gesamtmarktes nicht aussagekräftig. Außerdem beziehen sie sich nur auf den Zeitraum von 2015 bis 2019 und nicht auch auf den Entscheidungszeitpunkt. Angaben zum Marktanteil im Inland fehlen vollständig. Soweit bei einer Google-Suche des Widersprechenden mit den Suchbegriffen „Wein“ und „Werder“ auf den ersten zehn Seiten ausschließlich Artikel mit Bezug auf Wein aus Werder in der Nähe von Berlin angezeigt worden sind (Anlage 2), würde dies allein nicht ausreichen. Abgesehen davon, dass diese Recherche vom 29. März 2021, also lange nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke stammt, lässt diese schon deswegen keinen Rückschluss auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, weil die Trefferquote bei Suchmaschinenrecherchen maßgeblich von einer geschickten Platzierung und Verlinkung abhängt und nicht zwingend auf einer umfangreichen Benutzung oder sinnvoll quantifizierbaren Bekanntheit der Bezeichnung beruht (BPatG 28 W (pat) 545/17 – HELDENT/HELIODENT; 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL/HUGO BOSS).
87 Abgesehen davon, dass der Widersprechende trotz Bestreitens der Gegenseite gar nicht oder nicht hinreichend belegt hat, dass der Ort „Werder“ für sein Obst und seinen Obstwein, das alljährliche Baumblütenfest im Frühjahr, als einzigartige Inselstadt oder aufgrund der Lage des Werderaner Wachtelbergs als nördlichste Qualitätsweinlage in Europa schon vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt überregional bekannt gewesen ist, sprächen diese Umstände nur für die Bekanntheit des Ortes selbst, aber noch nicht für die Bekanntheit der Marke „Werder“ für Fruchtweine aus dem Kollektiv regionaler Erzeuger. Erforderlich ist, dass die Widerspruchsmarke als Kennzeichnungsmittel bekannt ist; nicht ausreichend ist es, dass das Zeichen dem angesprochenen Verkehrskreis überhaupt bekannt ist (EuGH GRUR 2006, 237 Rdnr. 32 – PICASSO/PICARO; BGHZ 153, 131, 142 – Abschlussstück; 171, 89 Rdnr. 36 – Pralinenform; GRUR 2010, 138 Rdnr. 33 – ROCHER-Kugel). Prämierungen von Obstwein in der Region sowie die Präsenz an einem Tag der Grünen Woche reichen für eine bundesweite Bekanntheit von „Werder“ als Kennzeichnungsmittel eines Kollektivs für Fruchtweine nicht aus.
88 5. Der bei identischen, überdurchschnittlich und normal ähnlichen Vergleichswaren und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen inländischen Verkehrskreise gebotene Abstand wird wegen sehr geringer Kennzeichnungskraft der älteren Kollektivmarke selbst bei durchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit noch eingehalten.
89 a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein Element oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).
90 b) In der Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Marke „ WERDERSCHLUCK “ und die ältere Kollektivwortmarke „ Werder “ durch das Element „SCHLUCK“ der jüngeren Marke in jeder Hinsicht ausreichend voneinander. Die schriftbildliche Ähnlichkeit ist gering, weil im Rahmen der visuellen Wahrnehmung zu berücksichtigen ist, dass das Schriftbild von Marken eine genauere und wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort (vgl. BPatGE 43, 108, 114 – Ostex/OSTARIX; BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal) und begrifflich scheidet eine Markenähnlichkeit aus, weil es sich nicht um Synonyme handelt.
91 c) Die Kollisionsmarken stimmen aber klanglich am stärker beachteten Wortanfang „Werder“ vollständig überein. Die Abweichungen in Silbenzahl, Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus durch den zusätzlichen Bestandteil „SCHLUCK“ befinden sich am weniger beachteten Wortende der jüngeren Marke. Daher liegt eine durchschnittliche phonetische Markenähnlichkeit vor. Auf diese Abweichung des Senats von der im gerichtlichen Schreiben vom 9. Dezember 2020 geäußerten Rechtsauffassung ist in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich hingewiesen worden.
92 d) Eine auditive Markenidentität kommt nicht in Betracht, weil die angegriffene Marke nicht durch den Bestandteil „WERDER“ geprägt wird.
93 aa) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR 2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 – Pantohexal; BPatG 26 W (pat) 552/17 – Dekratex/DEKRA; 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL/HUGO; 26 W (pat) 515/17 – Bossima/BOSS). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt. Durch den Einwortcharakter kann eine Klammerwirkung erzeugt werden, die dazu führt, dass der Verkehr den weiteren Zeichenbestandteil grundsätzlich nicht vernachlässigt (BPatG 26 W (pat) 23/13 – NACHTWÄCHTERTROPFEN/NACHTWÄCHTER; 30 W (pat) 175/05 – DUAL/DUALVISION; 28 W (pat) 40/17 – Quadroform/QUADRO). Ferner ist zu beachten, dass ein klar (waren)beschreibendes Element einer Wortkombination als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden werden kann (BGH a. a. O. – YOOFOOD/YO).
94 bb) Vorliegend besteht kein Anlass zur zergliedernden Wahrnehmung der jüngeren Einwortmarke „WERDERSCHLUCK“.
95 aaa) Denn der Bestandteil „SCHLUCK“ ist kein klar (waren)beschreibendes Element. „Schluck“ bedeutet eine „Flüssigkeitsmenge, die man beim Trinken mit einem Mal schluckt“ bzw. ein „einzelner Vorgang des Hinunterschluckens einer Flüssigkeitsmenge“. Lediglich umgangssprachlich wird unter einem Schluck ein „[alkoholisches] Getränk“ verstanden (https://www.duden.de/rechtschreibung/Schluckhttps://www.duden.de/rechtschreibung/Schluck). Auch wenn der Begriff „Schluck“ als „ein wenig, etwas“ https://www.duden.de/rechtschreibung/Schluck). Auch wenn der Begriff „Schluck“ als „ein wenig, etwas“ aufgefasst wird, z. B. im Sinne von „hast Du einen Schluck zu trinken für uns“, wird der angesprochene Verkehr zunächst an eine Flüssigkeitsmenge eines Getränks denken. Eine eindeutig beschreibende Bedeutung erlangt „Schluck“ in der Regel erst dann, wenn ein konkretisierendes – weiteres – Substantiv beigefügt ist, wie „ein Schluck Wein; ein Schluck Kaffee“ (vgl. www.dwds.de, Stichwort: Schluck; www.owid.de, Stichwort: Schluck, Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis). So liegt der Fall auch bei der vom Widersprechenden angeführten Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. August 2011 (R 359/2011-4, Anlage 4), in der die Bezeichnung „Der Schluck Gesundheit“ als nicht unterscheidungskräftig beurteilt wurde.
96 bbb) Selbst wenn aber „SCHLUCK“ für alkoholfreie und alkoholische Getränke glatt beschreibend wäre, bliebe zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Element „WERDER“ ebenfalls um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil handelt, weil er – wie die Widerspruchsmarke – vom Verkehr als geografische Herkunftsangabe verstanden wird. Keines der Elemente ist daher geeignet, das angegriffene Zeichen zu prägen. Die Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann nicht angenommen werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit dem anderen Markenteil darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 52, 53 – EKKO BLEIFREI). Ferner würde dann die Wortkombination „WERDERSCHLUCK“ mit der Bedeutung „Getränk aus (dem Ort) Werder“ sogar einen sinnvollen Gesamtbegriff bilden, was einer zergliedernden Wahrnehmung ebenfalls entgegenstünde.
97 ccc) Aber auch, wenn der jüngeren Marke insgesamt kein Sinngehalt entnommen werden kann, wird der angesprochene Verkehr nicht dazu neigen, diese auf den Bestandteil „WERDER“ zu verkürzen. Denn die Wortverbindung wirkt aufgrund der Zusammenschreibung in gleicher Schriftart und -größe, die eine ausreichende Klammerwirkung entfaltet, wie ein einheitlicher Fantasiebegriff, so dass nicht von einer gedanklichen Aufspaltung der Marke von Seiten des angesprochenen Verkehrs ausgegangen werden kann (BPatG 26 W (pat) 23/13 – NACHTWÄCHTERTROPFEN/NACHWÄCHTER).
98 ddd) Schließlich sprechen auch die Kennzeichnungsgewohnheiten im Getränkebereich gegen eine zergliedernde Betrachtungsweise. Denn dort ist es üblich, geografische Angaben (wie Warsteiner, Gerolsteiner) mit anderen beschreibenden Angaben (wie Quelle, Brunnen) zur Warenkennzeichnung zu verbinden, wie z. B. Gerolsteiner Brunnen (vgl. BPatG 26 W (pat) 13/19 – SPREEBRUNNEN/SPREEQUELL).
99 cc) Aber selbst wenn der Bestandteil „SCHLUCK“ zurückträte und sich nur die klanglich identischen Elemente „WERDER“ und „Werder“ gegenüberstünden, würde eine Verwechslungsgefahr wegen Übereinstimmung in einer schutzunfähigen geografischen Herkunftsangabe aus Rechtsgründen ausscheiden. Dies gälte auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des BGH zu „INJEKT/INJEX“ (GRUR 2020, 870), weil er darin für die Annahme einer Verwechslungsgefahr auf Ähnlichkeiten abgestellt hat, die von dem beschreibenden Begriff abweichen. Die Markenwörter weichen jedoch nur durch den zusätzlichen Bestandteil „SCHLUCK“ der jüngeren Marke voneinander ab. Damit verfügt nur die angegriffene Marke über eine Abwandlung von der Sachangabe, nicht aber die Widerspruchsmarke. Es gibt daher keine Ähnlichkeit von Abwandlungen, die nach der Rechtsprechung des BGH zu „INJEKT/INJEX“ eine Verwechslungsgefahr begründen könnten. Die Entscheidung des BGH zu „INJEKT/INJEX“ stellt zudem nicht in Frage, dass eine Übereinstimmung in Zeichenbestandteilen ohne Unterscheidungskraft für sich allein keine ausreichende Ähnlichkeit begründen kann (vgl. auch Kochendörfer, jurisPR-WettbR 8/2020 Anm. 5). Angesichts der sehr schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind die dadurch bedingten und vom BGH geforderten höheren Anforderungen an das Vorliegen der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 51 a. E. - INJEKT/INJEX) nicht erfüllt.
100 Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
101 6. Soweit der Widersprechende auf die Entscheidung des EUGH im Verfahren compressor technology/KOMPRESSOR (Urt. v. 8. November 2016, - C-43/15P) verweist, wonach eine Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren Unionsmarkenanmeldung auch dann nicht ausgeschlossen ist, wenn die Kennzeichnungskraft der älteren nationalen Marke schwach ist, liegt dies daran, dass der EuGH die Gültigkeit nationaler Widerspruchsmarken nicht in Frage stellen darf. Nationale Gerichte sind jedoch nach ständiger Rechtsprechung berechtigt, eine schwache Kennzeichnungskraft festzustellen.
102 7. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist zu verneinen.
103 a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH und des BGH nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).
104 b) Zwar hat die jüngere Marke die Widerspruchsmarke vollständig aufgenommen, aber der Verkehr nimmt den Bestandteil „WERDER“ nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, entweder, weil er selbst kennzeichnungsschwach ist, oder weil er mit „SCHLUCK“ einen sinnvollen Gesamtbegriff oder einheitlichen Fantasiebegriff bildet, so dass die angesprochenen Verkehrskreise keine geschäftlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen vermuten. Abgesehen davon, dass sich die Flaschenform des Produkts des Beschwerdegegners nicht wirklich in die von den Mitgliedern des Widersprechenden benutzten Fruchtweinflaschenformen einreiht (Anlage 8), kommt es auf die tatsächliche Verwendung der angegriffenen Marke und damit auch auf die tatsächliche plakative Herausstellung des Begriffs „WERDER“ auf dem Etikett (Anlage 9) nicht an.
105 c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).
106 d) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „SCHLUCK“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke ist.
107 8. Die vom Widersprechenden angeführte Entscheidung des BPatG zu Denk Getränk/Denk (29 W (pat) 520/16), in der eine Verwechslungsgefahr bejaht worden ist, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Denn sie ist mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Zum einen war der Bestandteil „Getränk“ der dort angegriffenen Marke „Denk Getränk“ eine klar warenbeschreibende Angabe, zum anderen verfügte die Widerspruchsmarke „Denk“ über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, während der älteren Kollektivmarke „Werder“ nur ein sehr geringer Schutzumfang zukommt.
III.
108 Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
109 Die vom Widersprechenden angeregte Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen.
110 Die einzige Entscheidung des BGH vom 30. November 1995 zu einer geografischen Kollektivmarke (GRUR 1996, 270 f. – MADEIRA) ist in sich widersprüchlich und insgesamt nicht nachvollziehbar. Denn der BGH hat zwar klar zum Ausdruck gebracht, dass auch eine Kollektivmarke die für sonstige Marken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen müsse (a. a. O. Juris-Tz. 13 – MADEIRA; so später auch BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 16 – Sparkassen-Rot). Trotzdem hat er die Unterscheidungskraft des für „Weine “ angemeldeten Kollektivwortzeichens „MADEIRA“ mit der Begründung bejaht, dass dieses sowohl auf eine bekannte portugiesische Insel als geografische Herkunftsangabe als auch auf einen portugiesischen Dessertwein als Angabe der Warenart und -qualität hinweise. Damit hat er einer glatt warenbeschreibenden Angabe Unterscheidungskraft zuerkannt. Als gleichzeitiger Gattungsbezeichnung, wie der BGH sie in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (BPatG, Beschl. v. 21. April 1993, – 26 W (pat) 89/91) in seinem Leitsatz nennt, hätte der Eintragung sogar noch § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegengestanden (HK-MarkenR/Jansen, 4. Aufl., § 99 Rdnr. 3). Ferner hat der BGH im Rahmen seiner Zurückverweisung der Sache an das BPatG zur Prüfung der Freihaltebedürftigkeit und weiterer Schutzhindernisse übersehen, dass § 99 MarkenG das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließt, worauf das BPatG in seinem nachfolgenden Beschluss vom 13. November 1996 (26 W (pat) 89/91 – MADEIRA), in dem es eine Umwandlung zur Gattungsbezeichnung nunmehr verneint hat, zutreffend hingewiesen hat.
111 Hinzu kommt, dass ein Teil der Literatur aus dieser BGH-Entscheidung gefolgert hat, dass einer geografischen Kollektivmarke, auch wenn der Verbraucher darin allein einen Hinweis auf die geografische Herkunft sieht, konkrete Unterscheidungskraft zukomme, so dass sie auch nicht als kennzeichnungsschwach angesehen werden könne (Helm, WRP 1999, 41, 44 f.). Diese Rechtsauffassung hat offensichtlich auch die nachfolgende Rechtsprechung des BPatG geteilt, ohne sich allerdings auf die BGH-Entscheidung zu beziehen (28 W (pat) 165/04 – OKTOBIERFEST/OKTOBERFEST-BIER; 27 W (pat) 78/09 – ORIGINAL PLAUENER SPITZE/PLAUENER SPITZE; 26 W (pat) 578/10 – BIOVERDE/VINHO VERDE PORTUGAL). Teilweise wird in der Kommentarliteratur sogar noch nach der bereits dargestellten Rechtsprechung des EuGH (Beschl. v. 21. März 2013, - C-393/12 P – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/HABM [HELLIM/HALLOUMI], BeckRS 2013, 80684; GRUR-RR 2020, 199 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO [BBQLOUMI/HALLOUMI]) daran festgehalten, dass eine geografische Kollektivmarke grundsätzlich über eine normale Kennzeichnungskraft verfüge (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 209; 14. Aufl., § 9 Rdnr. 219).
112 Eine klare höchstrichterliche Entscheidung zur Unterscheidungskraft einer geografischen Kollektivmarke liegt somit nicht vor. Zur Kennzeichnungskraft einer älteren geografischen Kollektivmarke hat sich der BGH noch gar nicht geäußert. Auch wenn die bloße Tatsache, dass eine Rechtsfrage noch nicht Gegenstand einer BGH-Entscheidung war, noch nicht zu ihrer grundsätzlichen Bedeutung führt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im nationalen Recht umstrittene Frage der Unterscheidungskraft bzw. Kennzeichnungskraft einer geografischen Kollektivmarke in Zukunft für eine größere Zahl gleichgelagerter Fälle entscheidungserheblich ist, so dass von einer klärungsbedürftigen Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auszugehen ist.