Entscheidungsdatum: 2025-07-01
Aktenzeichen: 7 Ni 3/24 (EP)
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2025:010725U7Ni3.24EP.0
Dokumenttyp: Urteil
Spruchkörper: 7. Senat
Hinweis der Dokumentationsstelle des Bundespatentgerichts: Berufung eingelegt: X ZR 83/25 -
In der Patentnichtigkeitssache
betreffend das europäische Patent EP 2 517 817
(DE 60 2012 010 150)
hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2025 durch die Vorsitzende Richterin Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dr. von Hartz, Dipl.-Chem. Dr. Deibele und Dipl.-Ing. Dr. Zapf
für Recht erkannt:
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
1 Die Klägerin macht die teilweise Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 517 817 (Streitpatent) geltend. Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 29. März 2012 angemeldet worden ist und die Priorität der koreanischen Schrift KR 2011 0040757 vom 29. April 2011 in Anspruch nimmt. Die Erteilung wurde am 2. September 2015 veröffentlicht. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung "Electrode wire for electro-discharge machining and method for manufacturing the same" ("Elektrodendraht zum Funkenerodieren und Herstellungsverfahren dafür") und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2012 010 150 geführt.
2 Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 bis 4 angegriffen werden. Patentanspruch 1 und die unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 – 4 beziehen sich einen Elektrodendraht zum Elektroerodieren.
3 Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache – entsprechend der veröffentlichten Schrift - wie folgt:
4 In deutscher Übersetzung lautet dieser Patentanspruch entsprechend der gleichen Schrift:
5 Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 517 817 B1 Bezug genommen.
6 Die Beklagten verteidigen das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie mit den Hilfsanträgen 1 und 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Mai 2024, sowie mit den Hilfsanträgen 3 und 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 15. Mai 2025. Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Anlagen zu den jeweiligen Schriftsätzen verwiesen.
7 Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ). In Bezug auf die Hilfsanträge ist sie der Auffassung, dass die Fassungen unzulässig und die jeweiligen Gegenstände nicht schutzfähig seien.
8 Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr eingereichte Druckschriften und Dokumente:
9 D1 Übersicht Drahtmuster
10 D2 Angebot GFE
11 D3 Bestellung Drahtanalyse
12 D4 Bericht GTH-Draht
13 D5 Auftragsbestätigung RWTH Aachen
14 D6 Rechnung GFE
15 D7 Protokoll Produkteinführung
16 D8 Ergebnisprotokoll EDM-Kreis
17 D9 Namensfindung für GTH/GTS
18 D10 Ergebnisprotokoll EDM-Kreis
19 D11 interne E-Mail betr. D10
20 D12 Besprechungsprotokoll
21 D13 Agenda Besprechung
22 D14 Anlage zu D13
23 D15 Produktblatt Topas Typ H
24 D16 Produktblatt Topas Typ S
25 D17 Erklärung Dr. N…
26 D18 Erklärung Herr F…
27 D19 Bericht GFE
28 D20 Präsentation EMO 2003 ("Verkaufsunterlagen")
29 D21 Datenblatt Topas Typ H
30 D22 Datenblatt Topas Typ S
31 D23 Testergebnis AGIE
32 D24 Testergebnis Ultra Wire International
33 D25 Testbericht / Besuchsbericht Fa. H…
34 D26 Produktkatalog für Erodierdrähte
35 D27 Niederschrift Aufsichtsratssitzung vom 28.04.2004
36 D28 Tabelle Lieferung Planung FE-Drähte
37 D29 EMO-Messeprotokoll
38 D30 Belege Absatz Topas H
39 D31 Datenblatt Deutsches Kupferinstitut, Stand 2005
40 NiK1 US 5,945,010
41 NiK2 US 8,822,872 B2 (US-Äquivalent zum Streitpatent)
42 NiK3 Entscheidung des USPTO zum US-Äquivalent
43 NiK4 US 3,326,025
44 NiK5 Entscheidung des United States Court of Appeals for the Federal Circuit
45 A1 EP 2 517 817 B1 (Streitpatent)
46 A3 Prioritätsdokument KR 2011 0040757
47 A7 Tomalin Exhbit 1002 aus NiK3
48 Die Klägerin ist der Auffassung, die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche seien nicht neu. Sie behauptet, dass die Firma B… GmbH
49 bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents unter der Produktbezeichnung Topas H (interne Bezeichnung GTH) einen Erodierdraht vertrieben und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe. Die Firma B… GmbH habe zwei
50 Gutachten über den Erodierdraht Topas H in Auftrag gegeben. Die Anlagen D4 (Untersuchungsbericht GFE vom 18.03.2003) und D19 (Gutachten GFE aus dem Jahr 2019) würden den Aufbau und die Zusammensetzung des vorbenutzen Gegenstandes (Topas H) betreffen und belegten die fehlende Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gegenüber dem vorbenutzten Gegenstand. Die fehlende Neuheit ergebe sich auch aus der Entgegenhaltung der NiK1.
51 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei zudem nicht erfinderisch. Ausgehend von der D1 oder D2 werde der Fachmann diese mit der Lehre der D3 oder D4 kombinieren und so zur technischen Lehre des Patentanspruchs 1 gelangen.
52 Entsprechendes gelte für die Unteransprüche 2 bis 4.
53 Die Klägerin bestreitet, dass die Aufnahmen gemäß den Anlagen MHP_3 und MHP_4 dem offenkundig vorbenutzten Draht Topas H bzw. GTH entsprechen würden.
54 Die Klägerin beantragt,
55 das europäische Patents 2 517 817 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 für nichtig zu erklären.
56 Für die Beklagten ist in der mündlichen Verhandlung niemand erschienen. Es ist aufgrund des bisherigen schriftsätzlichen Vortrags der Beklagten sinngemäß davon auszugehen, dass sie Klageabweisung beantragen sowie das Streitpatent hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 und 2 vom 8. Mai 2024 sowie 3 und 4 vom 15. Mai 2025 verteidigen wollen.
57 Die Beklagten beziehen sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihnen eingereichte Druckschriften und Dokumente:
58 MHP3 Topas H
59 MHP4 Topas S
60 Die Beklagten treten den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und halten das Streitpatent in der verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag für rechtsbeständig sowie die Gegenstände der jeweiligen Hilfsanträge für schutzfähig.
61 Die Beklagten bestreiten, dass der GTH - Erodierdraht und der GTS - Erodierdraht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei und dass der GTH - Erodierdraht und der GTS - Erodierdraht den Erodierdrähten Topas H und Topas S entspreche. Die Beklagten behaupten, dass die Erodierdrähte Topas H und Topas S erst in 2014 auf den Markt gebracht worden seien. Die von der Klägerin übermittelten elektronenmikroskopischen Aufnahmen von GTH entsprächen nicht den tatsächlichen Abbildungen von Topas-H und Topas S.
62 Im Übrigen sei die technische Lehre neu und erfinderisch.
63 Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 1. April 2025 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.
64 Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2025 verwiesen.
65 Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig, in der Sache aber unbegründet.
I.
66 Die Entscheidung über die hiesige Nichtigkeitsklage ergeht durch streitiges Urteil. Dies gilt trotz des Umstandes, dass die Beklagten bzw. ihre Verfahrensbevollmächtigten nicht in der mündlichen Verhandlung erschienen sind. Im Falle der Säumnis einer ordnungsgemäß geladenen Partei ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht durch Versäumnisurteil, sondern durch streitiges Urteil zu entscheiden (vgl. BGH, Urteil vom 31. Juli 2007 – X ZR 150/03 –, Rn. 5, juris; GRUR 1994, 360 - Schutzüberzug für Klosettbrillen; GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerät). Nach § 82 PatG kann im Verfahren vor dem Patentgericht bei Nichterscheinen einer ordnungsgemäß geladenen Partei auch ohne sie verhandelt und gegebenenfalls durch streitiges Urteil entschieden werden (vgl. BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 – X ZR 207/01 –, Rn. 29, juris; Urteil vom 18. November 2003 – X ZR 128/03 –, juris). So liegt der Fall hier.
II.
67 1. Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elektrodendraht für Funkenerosionsbearbeitung und ein Verfahren zu dessen Herstellung.
68 Insbesondere betreffe die vorliegende Erfindung einen Elektrodendraht für Funkenerosionsbearbeitung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren zu dessen Herstellung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 5, wobei Bearbeitungspartikel reduziert werden könnten, die bei der Funkenerosionsbearbeitung eines Elektrodendrahtes entstünden, wenn ein Elektrodendraht der Funkenerosionsbearbeitung unterzogen werde, und die Bearbeitungsgeschwindigkeit und die Oberflächenrauheit eines Werkstücks erhöht werden könnten. Ein solcher Draht und ein solches Verfahren seien aus US 2008/0179296 A bekannt (vgl. Absatz [0001]).
69 In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass im Allgemeinen, vgl. FIG. 1, gemäß einem Funkenerosionsbearbeitungsschema der Elektrodendraht 2 durch ein Startloch 7, das zuvor in dem Werkstück 1 gelocht werde, in ein Werkstück 1 eingesetzt werde. Zwischen dem Elektrodendraht 2 und einer Innenwandfläche des Startlochs 7 werde eine Hochfrequenzspannung angelegt, während der Elektrodendraht 2 kontinuierlich in Perforationsrichtung des Startlochs 7 in das Werkstück 1 eingesetzt werde, wodurch ein Lichtbogen zwischen dem Elektrodendraht 2 und der Innenwandoberfläche des Startlochs 7 erzeugt werde, so dass das Werkstück 1 aufgeschmolzen werde. Danach würden Schmelzen durch Verwendung einer Bearbeitungsflüssigkeit und der momentanen Verdampfungsleistung zwischen dem Elektrodendraht 2 und dem Werkstück 1 entfernt, so dass das Werkstück 1 in eine gewünschte Form bearbeitet werden könne.
70 Gemäß dem Funkenerosionsbearbeitungsprinzip umfasse eine Funkenerodiermaschine eine Stromversorgung, eine Drahtübertragungseinheit, eine Übertragungseinheit für das Werkstück und eine Zirkulationseinheit für die Bearbeitungsflüssigkeit.
71 Im Allgemeinen bewege sich das Bewegungsmittel für das Werkstück, wie durch den Pfeil in FIG. 1 gezeigt werde, senkrecht zum Elektrodendraht 2. Nachdem der Elektrodendraht 2 kontinuierlich von einer Vorratsrolle 3 abgewickelt und an Führungsrollen 5 und 5‘ aufgehängt werde, die an beiden Endteilen des Werkstücks 1 vorgesehen seien, werde der Elektrodendraht 2 um eine Wickelsrolle 4 gewickelt.
72 In diesem Fall werde durch die Stromversorgung 6 eine Hochfrequenzspannung zwischen dem Werkstück 1 und dem Elektrodendraht 2 angelegt, um einen Prozess der Schneidbearbeitung durchzuführen, und entionisiertes Wasser werde als Bearbeitungsflüssigkeit einem Bearbeitungsbereich zugeführt, um Wärme abzuleiten, die während der spanabhebenden Bearbeitung entstehe. Die Effizienz der Funkenerosionsbearbeitung, insbesondere die Bearbeitungsgeschwindigkeit, hänge maßgeblich von Bearbeitungsparametern, wie der Zufuhrgeschwindigkeit der Bearbeitungsflüssigkeit, der Bearbeitungsstromdichte sowie der Form und Frequenz der Bearbeitungsspannung, ab und könne durch Anpassung der Bearbeitungsparameter verbessert werden.
73 Figur 1 aus dem Streitpatent
74 In einer herkömmlichen Technologie werde reines Kupfer verwendet, da das reine Kupfer eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweise und aufgrund seiner hohen Dehnungseigenschaft einen Feindrahtprozess ermögliche. Da eine reine Kupferleitung jedoch bei der Funkenerosionsbearbeitung eine geringe Zugfestigkeit aufweise, könne das reine Kupfer leicht getrennt werden. Außerdem könne auf die Kupferleitung keine hohe Zugfestigkeit ausgeübt werden, so dass die Vibration des Elektrodendrahtes 2 nicht kontrolliert werden könne, was zu einer schlechteren Bearbeitungsgenauigkeit führe.
75 Zugleich weise der Kupferdraht eine relativ langsamere Bearbeitungsgeschwindigkeit auf. Daher werde für eine spezielle Anwendung mit hoher Bearbeitungspräzision ein hochfester Draht wie ein Molybdändraht oder ein Wolframdraht verwendet. Darüber hinaus werde ein Messing-Elektrodendraht, beispielsweise ein Messingdraht, der Kupfer und Zink in einem Gewichtsverhältnis von 65 % : 35 % enthalte, für den allgemeinen Zweck der Funkenerosionsbearbeitung von Drähten entwickelt.
76 Im Vergleich zu einem reinen Kupferdraht weise der Messing-Elektrodendraht eine Zugfestigkeit auf, die mindestens doppelt so groß sei wie die Zugfestigkeit des Kupferdrahtes, und weise eine verbesserte Entladungsstabilität und eine momentane Verdampfungsleistung aufgrund des Zink-Legierungsbestandteils auf. Dementsprechend verbessere der Messing-Elektrodendraht im Vergleich zum reinen Kupferdraht die Bearbeitungsgeschwindigkeit und die Bearbeitungspräzision.
77 Da außerdem das Verfahren zur Funkenerosionsbearbeitung in großem Umfang benutzt werde, steige der Bedarf an einer Verbesserung der Zugfestigkeit und der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Daher werde ein fortschrittlicher Messing-Elektrodendraht entwickelt, indem dem Messing-Elektrodendraht eine kleine Menge Al, Si und dergleichen hinzugefügt werde, so dass die Zugfestigkeit und die Bearbeitungsgeschwindigkeit des Messing-Elektrodendrahtes verbessert werden könnten. Unterdessen könne die Bearbeitungsgeschwindigkeit so erhöht werden, wie der Zinkgehalt in einer Messinglegierung erhöht werde. Wenn jedoch der Zinkgehalt in der Messinglegierung mehr als 40 Gew.-% betrage, werde eine schwach spröde β-Phase ausgebildet, so dass ein Ziehprozess schwierig sein könne, wenn ein Feindraht ausgebildet werden müsse (vgl. Absätze [0002] bis [0010]).
78 Gemäß den Darlegungen der Beschreibungseinleitung in den Absätzen [0018] bis [0022] kann die resultierende Aufgabe des Streitpatents folgendermaßen zusammengefasst werden:
79 Die Schwerpunkte der vorliegenden Erfindung liegen offensichtlich darin, einen Elektrodendraht bereitzustellen, der einen höheren Dehnungsprozentsatz und eine geringere Zugfestigkeit zeige, mit dem die Bearbeitungspartikel erheblich reduziert würden und gleichzeitig die Bearbeitungsgeschwindigkeit aufrechterhalten werde, der Kornfragmente aufweise mit einer Länge, die mindestens doppelt so groß wie ihre Breite sei, und der in der Lage sei die Oberflächenrauheit eines Werkstücks zu erhöhen.
80 2. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Absolvent einer Fachhochschule oder mit vergleichbarem Abschluss der Fachrichtung Maschinenbau, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik o. dgl. anzusehen, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der funkenerosiven Schneidtechnik von elektrisch leitenden Werkstoffen verfügt. Von ihm können Fachwissen über die an das Elektrodenmaterial gesetzten Anforderungen unter den verschleißintensiven Schneidbedingungen und Kenntnisse über die Auswahl der geeigneten Drahtelektrode je nach Anforderungen des zu bearbeitenden Materials erwartet werden.
81 3. Der erteilte Patentanspruch 1 der im Streitpatent wiedergegebenen deutschen Übersetzung lässt sich folgendermaßen gliedern:
82 1. Elektrodendraht zum Elektroerodieren, wobei der Elektrodendraht aufweist:
83 2. einen Kerndraht, der ein erstes Metall aufweist;
84 3. eine erste Legierungsschicht (22), die in einem Grenzbereich zwischen dem Kerndraht und einem zweiten Metall, das an einer Außenfläche des Kerndrahtes plattiert ist, aufgrund einer gegenseitigen Diffusion zwischen dem Kerndraht und dem zweiten Metall gebildet ist;
85 4. eine zweite Legierungsschicht (23), die an einem äußeren Abschnitt der ersten Legierungsschicht (22) aufgrund einer Diffusion des ersten Metalls in dem zweiten Metall gebildet ist,
86 5. wobei ein Kerndrahtmaterial aus einer Oberfläche des Elektrodendrahtes zum Elektroerodieren, welcher wenigstens den Kerndraht, die erste Legierungsschicht (22) und die zweite Legierungsschicht (23) aufweist, entlang von Rissen, die in der zweiten Legierungsschicht (23) erscheinen, ausgebrochen ist, so dass eine Mehrzahl von Körnern an der Oberfläche des Elektrodendrahtes gebildet sind, und
87 6 wobei das Korn, das wenigstens das Kerndrahtmaterial und ein zweites Legierungsmaterial aufweist, auf die Oberfläche des Elektrodendrahtes zum Elektroerodieren verteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
88 7 das Korn, welches das Kerndrahtmaterial aufweist, in einer Richtung im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsrichtung des Elektrodendrahtes zum Elektroerodieren angeordnet ist
89 8. und eine Länge hat, die zwei bis zehn Mal größer als eine Breite des Korns ist.
90 4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des Patentanspruchs 1 von Folgendem aus:
91 Der Patentanspruch 1 ist auf einen Elektrodendraht zum Elektroerodieren gerichtet (Merkmal 1), wobei die folgenden Merkmale des Oberbegriffs die Anordnung der metallischen Bestandteile des stofflichen Aufbaus des Elektrodendrahtes beschreiben. So weist der Elektrodendraht einen aus einem ersten Metall bestehenden Kerndraht auf, an dessen Außenfläche ein zweites Metall plattiert ist, wobei sich eine Legierungsschicht durch gegenseitige Diffusion zwischen dem Kerndraht und dem zweiten Metall in einem Grenzbereich zwischen diesen ausgebildet hat (Merkmale 2 und 3). Im Streitpatent ist ausgeführt (vgl. Absatz [0025]; Anspruch 3), dass das erste Metall aus der Gruppe Kupfer, Messing und einer Kupferlegierung, und das zweite Metall aus der Gruppe Zink, Aluminium, Zinn und einer Legierung davon ausgewählt ist. Auf dem äußeren Abschnitt der ersten Legierungsschicht befindet sich eine zweite Legierungsschicht, die durch Diffusion des ersten Metalls in dem zweiten Metall entstanden ist (Merkmal 4). Durch die beim Ziehvorgang der Drahtherstellung gebildeten Risse auf der Oberfläche des Elektrodendrahtes erfolgt dort ein Materialaustritt, der Bestandteile des Kernmaterials und der betreffenden Legierungsschichten aufweist. Hierbei kommt es zu Ansammlungen der austretenden Materialmischung, die im Streitpatent als Körner bezeichnet werden. Gemäß Merkmal 5 werden infolge von Rissen in der zweiten Legierungsschicht eine Mehrzahl von Körnern an der Oberfläche des Elektrodendrahtes gebildet. Das Korn, das auf der Oberfläche des Elektrodendrahtes verteilt ist, soll wenigstens aus dem Kerndrahtmaterial und dem zweiten Legierungsmaterial bestehen (Merkmal 6). Das Kennzeichen des Patentanspruchs 1 charakterisiert diese Körner auf der Drahtoberfläche durch deren Anordnung und Längenabmessungen. So sollen die Körner in einer Richtung im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsrichtung des Elektrodendrahtes angeordnet sein und eine Länge aufweisen, die zwei bis zehn Mal größer ist, als eine Breite des Korns (Merkmale 7 und 8).
92 Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten hat, dass die derart beanspruchte Orientierung der Körner auf der Drahtoberfläche keinen Bezug zur zu lösenden Aufgabe darstelle bzw. unklar bleibe, wie der derart gestaltete Draht die erfindungsgemäße Aufgabe lösen solle, kann der Senat dieser Sichtweise allerdings nicht folgen. So wird in der Streitpatentschrift ausgeführt, dass bei der Dehnung eines Messingkerndrahts dieser leicht zersplittern könne und dadurch bei der Funkenerosion große Mengen an Bearbeitungspartikeln entstehen würden (vgl. Absatz [0016]). Weiter führt das Streitpatent (vgl. Absatz [0019]) aus, dass ein Ziel der vorliegenden Erfindung sei, die Entstehung von Bearbeitungspartikeln deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die Bearbeitungsgeschwindigkeit beizubehalten. Dies geschehe, indem der hergestellte Kerndraht mit der geringeren Zugfestigkeit, d. h. der weichere Messingkerndraht, durch den bei einem Dehnungsprozess entstehenden Druck wie Lava entlang der Risse in der Legierungsschicht auf eine Zink-Kupfer-Legierungsoberfläche gedrückt werde und so die Kornfragmente der Zink-Kupfer-Legierung umschließe oder bedecke. Somit besteht ein deutlicher Bezug zwischen der beanspruchten Anordnung und Größe der Körner auf der Drahtoberfläche und der im Streitpatent genannten, zu lösenden Aufgabe.
93 Des Weiteren weist die Formulierung "im Wesentlichen senkrecht" in Merkmal 7 darauf hin, dass Erodierdrähte, an deren Oberfläche nur ein geringerer Teil der Körner diese Ausrichtung aufweist, nicht unter den Gegenstand des Streitpatents fallen. Diese Sicht wird durch die Figuren 3 bis 7 des Streitpatents bzw. die Figuren 4, 6, 8 und 10 des dem Streitpatent zugrundeliegenden Prioritätsdokuments KR 2011 0040757 (Klageschrift S. 11 - Anlage A3) unterstützt. Den Figuren ist zu entnehmen, dass sich praktisch alle Risse und Körner ringförmig, senkrecht zur Drahtachse auf der Oberfläche des Drahts erstrecken und der Draht damit eine im Prinzip regelmäßige Oberfläche aufweist.
94 Dagegen ist die Klägerin der Auffassung, dass die Auslegung des Senats, die bereits im qualifizierten Hinweis den Parteien zur Kenntnis gebracht wurde, in Bezug auf die Formulierung "im Wesentlichen senkrecht" in Merkmal 7 zu eng gefasst sei. So meint die Klägerin, dass stofflich gleich zusammengesetzte, aber anders angeordnete Körner (z. B. "schräger" als 90 Grad zur Drahtlängsachse) in größerer Anzahl ebenfalls unter den Gegenstand des Anspruchs 1 fallen würden. Dieser Auffassung kann sich der Senat allerdings, wie nachfolgend begründet, nicht anschließen.
95 Die Formulierung "im Wesentlichen senkrecht" in Merkmal 7 bezieht sich zunächst auf die geometrische Anordnung der Körner zu einer Längsrichtung des Elektrodendrahtes, wobei die Anordnung der Körner in engen Grenzen von dem geforderten Winkelmaß von 90 Grad abweichen kann. Diese geringfügigen Toleranzen sind für den Fachmann den komplexen Herstellungsbedingungen geschuldet, die für eine derartige Einstellung des Gefüges der Oberfläche des Drahtes erforderlich sind. Die betreffende Formulierung in Merkmal 7 impliziert in der Gesamtschau des Anspruchs 1 aber auch, dass der überwiegende Teil der Gesamtheit der Körner auf der Drahtoberfläche senkrecht zur Längsachse des Elektrodendrahtes angeordnet ist, ansonsten würde dieses Merkmal im technischen Gesamtkontext keinen Sinn haben. Selbst wenn in Einzelbereichen substantielle Abweichungen von der beanspruchten Fragmentierung vorliegen dürften, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung betonte, lässt, gemäß der Auslegung des Senats, die Formulierung in Merkmal 7 nur in sehr engen Grenzen geringe Abweichungen in der beanspruchten Anordnung der Gesamtheit der Körner auf der Drahtoberfläche zu.
III.
96 Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in der erteilten Fassung als rechtsbeständig, denn der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form von fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit liegt nicht vor (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 55, 56 EPÜ).
97 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu.
98 1.1 Neuheit gegenüber geltend gemachter offenkundigen Vorbenutzung GTH-Erodierdraht Topas H
99 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diesbezüglich von einer offenkundigen Vorbenutzung ausgegangen werden kann. Denn der GTH-Erodierdraht Topas H offenbart nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1.
100 Bei dem Draht Topas H bzw. GTH handelt es sich um einen Elektrodendraht zum Elektroerodieren (Merkmal 1), der einen Kern aus α-Messing aufweist. Hierzu verweist die Klägerin auf das Dokument D19, in dem Querschnittpräparate des Elektrodendrahts, mittels EDX-Methodik zur quantitativen Bestimmung der Probenzusammensetzung in Mikrobereichen mittels Röntgenstrahlung bei unterschiedlichen Strahlungsenergien, untersucht wurden (Merkmal 2; vgl. Seiten 70-72, 75, 80). Hieraus ergibt sich eine Zusammensetzung für die Messingphase des Drahtes, die mit der Summenformel Cu64Zn36 umschrieben werden kann (vgl. Zusammenfassung Seite 90). Den EDX-Untersuchungen im Dokument D19 ist darüber hinaus zu entnehmen (Merkmale 3, 4; vgl. Seiten 75-80, 88 bis 91), dass der GTH-Draht außenseitig des Kerns eine erste Legierungsschicht (β-Messing) aufweist, die durch die gegenseitige Diffusionsreaktion zwischen Kernmaterial und der Zinkplattierung (zweites Metall) gebildet wird. Diese erste Legierungsschicht befindet sich im Grenzbereich zwischen dem Kerndraht und einer äußeren, zweiten Legierungsschicht (γ-Messing).
101 Auch die Auswertung der EDX-Analyseergebnisse des Dokuments D4 (vgl. Seiten 108, 109, 112, 113, 116, 117), das die Klägerin ergänzend heranzieht, nach denen der GTH-Draht über dem Kern Kupfer-Zink-Zusammensetzungen mit γ-Phase (Messpunkte 1 und 2) sowie mit α- und β-Phase (Messpunkt 3) aufweist, unterstützen die in D19 offenbarte Schichtenabfolge im betreffenden Draht.
102 Abbildung auf Seite 88 des Dokuments D19
103 Des Weiteren ist aus Dokument D19 anhand der Aufnahme der Oberfläche des GTH-Drahtes erkennbar, dass die Mantelschicht aus γ-Messing eine Vielzahl an Rissen aufweist (vgl. Seite 88), wobei Kernmaterial entlang dieser Risse ausgetreten ist und eine Mehrzahl an Körnern gebildet hat (vgl. Seite 36, 88). Diese Körner weisen neben dem Kernmaterial auch Bestandteile der Legierungsschicht aus β-Messing auf, die durch die Risse in der äußeren Legierungsschicht aus γ-Messing an die Oberfläche des Drahtes getreten sind, und bilden somit ein "zweites Legierungsmaterial" (Merkmal 6).
104 Somit offenbart das Dokument D19 einen Elektrodendraht zum Elektroerodieren mit den Merkmalen 1 bis 6 (entsprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1).
105 Allerdings kann der Senat der Ansicht der Klägerin nicht folgen, dass dieses Dokument auch die Merkmale 7 und 8 des Patentanspruchs 1 unmittelbar und eindeutig offenbart. Diese Feststellung bezieht auch die Abbildungen auf den Seiten 25 und 29 mit ein, die die Klägerin für ihre Argumentation heranzieht.
106 So zeigt die Abbildung auf Seite 25 sowohl Körner in der Oberfläche, die patentgemäß im Wesentlichen senkrechte Ausrichtung aufweisen (blau), aber auch Körner, die im Wesentlichen parallel bzw. auch schräg zur Längsrichtung des Drahts ausgerichtet sein können (rot - Hervorhebungen durch den Senat). Damit lässt sich diesem Dokument weder die in Merkmal 7 geforderte Ausrichtung der Körner an der Drahtoberfläche entnehmen, noch lassen sich eindeutige Rückschlüsse auf das ausgebildete Verhältnis von Längen- zur Breitenabmessung dieser Körner im Sinne des Merkmals 8 ziehen. Diese Feststellungen gelten auch für die Darstellungen auf Seite 29 dieses Dokumentes.
107 1.2 Neuheit gegenüber Druckschrift NiK1 (US 5,945,010)
108 Die Druckschrift NiK1 offenbart einen Elektrodendraht zum Elektroerodieren (Merkmal 1; vgl. Abstract; Spalte1, Zeilen 20-24), bestehend aus einem Kerndraht, der ein erstes Metall aufweist (Merkmal 2; vgl. Spalte. 3, Zeilen 52-54: "…an EDM wire with a core, which is comprised of a first metal or a metal alloy…"; Spalte 8, Zeilen 25-29). Der metallische Kern ist mit einer Metallschicht, beispielsweise einer Zinkschicht, beschichtet. Durch wärmebehandelndes Diffusionsglühen des beschichteten Kerns bilden die Metallschicht und das Kernmetall eine γ-Phasenlegierung, beispielsweise eine γ-Phasenmessinglegierung (Merkmal 3; vgl. Spalte 3, Zeilen. 61-65; Spalte 8, Zeilen 25-28 und Zeilen 40-43). Darüber hinaus kann der Elektrodendraht (vgl. Ausführungsbeispiel Specimen 1) eine zweite Legierungsschicht in Form eines ε-Messing-Films (ε-Phase) aufweisen, welche an einem äußeren Abschnitt der ersten Legierungsschicht (γ-Phase) durch Diffusion von Zink und Messing auf der Oberfläche des mit γ-Messing beschichteten Messingkerns gebildet wird (vgl. Spalte 8, Zeilen 62-67; Fig. 3, 4, 9). In Figur 9 ist der Zink-Gehalt in Gew.% in Bezug auf die Beschichtungsabfolge des Kerns graphisch dargestellt, wobei anhand des Linienverlaufs zu entnehmen ist, dass über dem Kern (α-Phase) eine erste Legierungsschicht (γ-Phase) und eine zweite Legierungsschicht (ε-Phase), die an einem äußeren Abschnitt der ersten Legierungsschicht gebildet ist, vorhanden sind (Merkmal 4; vgl. Fig. 9 in Verbindung mit Spalte 12, Zeilen 4-25). Des Weiteren ist der NiK1 zu entnehmen (vgl. Fig. 2-4), dass der Elektrodendraht Risse in der zweiten Legierungsschicht aufweist, die infolge der Drahtziehens entstehen (vgl. Spalte 4, Zeilen 1-9; Spalte 6, Zeilen 21-47; Spalte 8, Zeilen 62-67; Fig. 2-4).
109 Der Ziehvorgang bewirkt, dass Kerndrahtmaterial an die Oberfläche wandert, entlang der gebildeten Risse "ausbricht" und an der Oberfläche des Elektrodendrahtes eine Materialmischung bildet, die im Streitpatent als "Körner" bezeichnet wird (Merkmal 5; vgl. Fig. 2-4). Diese Materialmischung weist neben dem Kerndrahtmaterial zwangsläufig auch Bestandteile der ersten und zweiten Legierungsschicht auf, so dass die Materialmischung neben dem Kerndrahtmaterial wenigstens ein "zweites Legierungsmaterial" in Sinne des Merkmals 6 des Patentanspruchs 1 aufweisen muss (vgl. zusätzlich Spalte 6, Zeilen 37-46; Spalte 7, Zeilen. 24-29; Spalte 8, Zeilen 61-67).
110 Figur 9 aus Druckschrift NiK1
111 Insoweit ist der Druckschrift NiK1 ein Elektrodendraht zum Elektroerodieren zu entnehmen, der durch die Merkmale 1 bis 6 (entsprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1) charakterisiert ist.
112 Figur 2 aus Druckschrift NiK1
113 Dagegen sind der Druckschrift NiK1 keine eindeutigen Hinweise bezüglich Ausrichtung und Abmessungen der als Materialaustritt bezeichneten Körner zu entnehmen. Weder in der Beschreibung noch in den Figuren (insbesondere in der von der Klägerin herangezogenen Fig. 4), ist die in Merkmal 7 geforderte im Wesentlichen senkrechte Anordnung der Körner zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes und das in Merkmal 8 beanspruchte Längen/Breite-Verhältnis des Korns unmittelbar und eindeutig offenbart.
114 Die Klägerin hat sich weiterhin auf ein Rechtsbestandverfahren gegen das US-amerikanische Patentfamilienmitglied NiK1 des Streitpatents vor dem USPTO bezogen; NiK1 benennt den Erfinder Tomalin. Das USPTO hat seine Entscheidung, von einer Auslegung der fraglichen Merkmale absehend, ausschließlich auf eine Erklärung des Erfinders Tomalin (NiK3, S. 11 "Declaration of Dandridge Tomalin") gestützt, die hier nicht vorliegt. Nach dieser Erklärung soll in den Figuren 2 bis 4 und 9 der NiK1 gelehrt werden, "dass auf der Oberfläche des Elektrodendrahtes eine Vielzahl von Körnern gebildet wird, wobei die Länge eines Korns in Umfangsrichtung mehr als das Doppelte der Breite des Korns beträgt.".
115 Dieser Einschätzung ist allerdings im hiesigen Verfahren ohnehin nicht zu folgen. Speziell aus der Figur 4 der NiK1, die in der Klageschrift durch die Klägerin mit schwarzen Hervorhebungen versehen wurde, ist ersichtlich, dass die Körner in der Oberfläche auch im Wesentlichen parallel bzw. auch schräg zur Längsrichtung des Drahts ausgerichtet sein können (rote Hervorhebungen durch den Senat):
116 Die oben zitierte Erklärung kann demnach mit einzelnen Körnern durchaus in Übereinstimmung gebracht werden, nicht jedoch in der gebotenen Gesamtschau mit einer Vielzahl von Körnern des Drahtabschnitts.
117 Soweit die Klägerin weiterhin argumentiert, dass die Beklagte vor dem USPTO selbst ausgeführt hat, dass "andere Ansprüche (außer den verteidigten Ansprüchen 2-5 und 10-12) nicht patentfähig seien" (NiK3, S.33), scheint diese Aussage der Beklagten aber rein prozessualer Natur gewesen zu sein, um die Ansprüche 2-5 und 10-12 im Verfahren weiter verteidigen zu können. Das USPTO scheint diese Aussage der Patentinhaberin als Antrag auf ein abschlägiges Urteil gegen sich selbst ausgelegt zu haben. Für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht sind diese Ausführungen ohne ausschlaggebende Bedeutung.
118 Darüber hinaus wird ergänzend darauf verwiesen, dass die in der Entscheidung NiK3 besprochene Druckschrift NiK4 (US 3,326,025) aus Sicht des Senats zwar ein Verfahren zum Herstellen eines Erodierdrahts beschreibt, die Merkmale 7 und 8 in dieser Druckschrift aber weder offenbart noch nahegelegt werden.
119 2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.
120 Dem zur Neuheit herangezogenen Stand der Technik sind, wie unter 1.1 und 1.2 ausgeführt, die Merkmale 7 und 8, die die spezielle Ausrichtung der Körner auf dem Erodierdraht bzw. die Abmessung dieser ausgetretenen Körner betreffen, nicht zu entnehmen. Auch enthalten diese Druckschriften für den sie systematisch nacharbeitenden Fachmann keine Hinweise oder zumindest Anregungen, diese Ausgestaltungen am Elektrodendraht vorzunehmen.
121 Darüber hinaus ergibt sich nach Auffassung des Senats auch aus den übrigen Druckschriften bzw. Dokumenten keine Veranlassung für den Fachmann, diese beanspruchte Feinjustierung der Oberfläche des Drahtes vorzunehmen. Hierauf hatte der Senat im qualifizierten Hinweise hingewiesen. Weiterer konkreter Sachvortrag erfolgte seitens der Klägerin nicht. Sie hat lediglich auf ihren bisherigen Sachvortrag hingewiesen.
122 Vor diesem Hintergrund ist auch das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 anzuerkennen.
123 3. Die weiter angegriffenen, abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 sind auf den Patentanspruch 1 rückbezogen und werden von dessen Rechtsbeständigkeit mitgetragen.
124 4. Auf die von der Beklagten mit den Hilfsanträgen 1 bis 4 verteidigten Fassungen kommt es aufgrund der Rechtsbeständigkeit des Hauptantrags nicht mehr an.
IV.
125 1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
126 2. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.