Prior joint use defeats trademark and unfair competition claimsAI generated

{T 0/2}
4C.308/2005 /ruo

Urteil vom 24. Januar 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Mazan.

Parteien
A.________,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Ute Bugnion, Postfach 5549, 1211 Genf 11,

gegen

Coop,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Herrn Dr. Balthasar Settelen und
Thomas Moog, Rechtsanwälte,
G. Hotos and Sons, Unlimited Company,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Advokat Andrea Tarnutzer-Münch.

Gegenstand
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb,

Berufung gegen das Urteil des Kantonsgerichts
Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht,
vom 31. Mai 2005.

Sachverhalt:
A.
Durch Vermittlung von A.________ (Klägerin) wurde die Coop (Beklagte 1) von der Firma "G. Hotos and Sons, Unlimited Company" in Falani (Griechenland) (Beklagte 2) seit 1995 exklusiv mit den Käsesorten "Feta" und "Manouri" beliefert. Die Bestellungen der Beklagten 1 wurden der Beklagten 2 von der Klägerin übermittelt. Die Käselieferungen gingen von der Beklagten 2 an die Beklagte 1 und die Rechnungen an die Klägerin, welche der Beklagten 1 ihrerseits jeweils einen höheren Betrag in Rechnung stellte.
Bald nach Beginn der Zusammenarbeit wurde die Gestaltung der Käseverpackungen geändert. Die neue grafische Gestaltung wurde aufgrund der Wunschvorstellungen der Beklagten 1 und der Beklagten 2 von der Klägerin bei der Firma Euro RSCG in Annecy (Frankreich) in Auftrag gegeben. Am 27. August 1995 hinterlegte Euro RSCG ihr Urheberrecht an der Gestaltung als "enveloppe soleau" beim "Institut National de la Propriété Industrielle" (INPI) in Paris. Eine "enveloppe soleau" ist eine französische Besonderheit, die dazu dient, das Datum einer Schöpfung beweisbar zu machen. Mit Schreiben vom 9. Dezember 1997 bestätigte Euro RSCG der Klägerin, dass sie ihr die Urheberrechte gemäss "enveloppe soleau" mit Wirkung per 27. August 1995 (Hinterlegungsdatum) zediert habe. Die Rechnung für die grafische Gestaltung wurde von Euro RSCG an die Klägerin gerichtet, von dieser aber aus dem Zwischengewinn aus den Lieferungen an die Beklagte 1 oder anderswie im Zusammenhang mit dem Zwischenhandel, letzten Endes also von den Beklagten 1 und 2 bezahlt, die auch von der neuen Verpackung profitierten.
Ende 1996/Anfang 1997 ist zwischen den Vertragsparteien Streit entstanden. Hierauf hat sich die Beklagte 1 unter Ausschaltung der Klägerin von der Beklagten 2 direkt beliefern lassen. Am 6. Februar 1997 meldete die Klägerin die für die Produkte erarbeitete Grafik - unter Weglassung der Schriftzüge "HOTOS", "Depuis 1920. Seit 1920" und "exclusivité Coop" - beim Institut für geistiges Eigentum (IGE) als Marken an. Die Beklagte 2 meldete am 11. Februar 1997 dieselbe Grafik - jedoch mit den erwähnten Schriftzügen - als Marken an, was zu einem Wiederspruchsverfahren führte, das am 26. November 1998 zugunsten der Klägerin rechtskräftig entschieden wurde.

B.

Am 3. Dezember 1998 ersuchte die Klägerin um eine gegen die Beklagte 2 gerichtete superprovisorische Verfügung zum Schutz ihrer Zeichen. Mit Verfügung vom 18. Januar 1999 wurde der Beklagten 2 provisorisch verboten,

"Manouri-Käse" in Packungen mit der Bildmarke "Priester, Lamm und runde Käsescheiben" sowie der Herkunftsbezeichnung "Manouri" entsprechend der CH-Marke 444.922 und/oder "Käseportionen" sowie der Herkunftsbezeichnung "Feta" entsprechend der CH-Marke 444.923 in der Schweiz anzubieten, feilzuhalten, an Schweizer Abnehmer zu verkaufen, in die Schweiz zu liefern oder ausliefern zu lassen."

Mit Prosekutionsklage vom 15. Februar 1999 beantragte die Klägerin die Bestätigung des provisorischen Verbotes vom 18. Januar 1999. Die Beklagte 2 erhob Widerklage. Prosekutionsklage und Widerklage wurden mit Urteil des Kantonsgerichtes Basel-Landschaft vom 31. Mai 2005 abgewiesen. Soweit die von der Beklagten 2 erhobene Widerklage abgewiesen wurde, ist das Urteil vom 31. Mai 2005 in Rechtskraft erwachsen.

C.

Am 6. Juli 2000 reichte die Klägerin gegen die Beklagte 1 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein "wegen Markenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb" mit den Begehren, es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, nach Wahl der Klägerin, die aufgrund des Beweisverfahrens zu treffen ist,

1. entweder der Klägerin den Schaden, mindestens aber CHF 250'000.00 zu ersetzen, der der Klägerin aus dem Inverkehrbringen von Waren unter den Bildmarken N° 444.922 und 444.923 durch die Beklagte 1 entstanden ist,
   
2. oder der Klägerin den Gewinn, mindestens aber CHF 250'000.00 herauszugeben, den die Beklagte 1 aus dem Inverkehrbringen von Waren unter den Bildmarken N° 444.922 und 444.923 erzielt hat.
   

Dieses Verfahren wurde vom Kantonsgericht Basel-Landschaft übernommen. Im bereits erwähnten Urteil vom 31. Mai 2005 wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft die gegen die Beklagte 1 gerichtete Forderungsklage ab.

D.

Gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 31. Mai 2005 gelangt die Klägerin mit Berufung ans Bundesgericht.

1. Betreffend die Forderungsklage gegen die Beklagte 1 beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Streitsache zu erneuter Beurteilung ans Kantonsgericht Basel-Landschaft zurückzuweisen.
   
2. Betreffend die Verbotsklage gegen die Beklagte 2 beantragt die Klägerin ebenfalls die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Klage wie folgt gutzuheissen:
   

"Es sei der Beklagten Hotos - unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 61 MSchG und Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfall - gerichtlich zu verbieten, Manouri Käse in Packungen mit einer Bildmarke "Priester, Lamm und runde Käsescheiben" sowie der Herkunftsbezeichnung "Manouri" entsprechend der CH-Marke N° 444.922 und/oder Feta Käse mit einer Bildmarke "Priester, Lamm und Käsewürfel" und/oder einer Bildmarke "Priester, Lamm und Käseportionen" sowie der Herkunftsbezeichnung "Feta" entsprechend der CH-Marke N° 444.923 in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten, an Schweizer Abnehmer zu verkaufen, in die Schweiz liefern oder ausliefern zu lassen, hier zu verteilen oder einzulagern, hier auf Käsepackungen anzubringen und/oder auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen und/oder zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern."

Eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E.

Die Beklagte 1 beantragt die Abweisung der Berufung. Die Beklagte 2 beantragt, es sei auf die Berufungsbegehren nicht einzutreten; eventuell seien sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Kantonsgericht hat im Wesentlichen ausgeführt, die Beklagte 2 habe als Herstellerin und Lieferantin der Käsesorten "Feta" und "Manouri" die Bestellungen der Beklagten 1 von der Klägerin entgegen genommen. Anschliessend habe die Beklagte 2 die Ware mit der neu geschaffenen Verpackung versehen und diese an die Beklagte 1 spediert. Die Rechnungen seien der Klägerin gestellt worden. Nach Abschluss des Exklusivliefervertrages, von dem die Beklagte 2 als Lieferantin zunächst nichts gewusst habe, sei die Verpackung im Interesse und nach den Vorstellungen der Beteiligten neu gestaltet worden. Dabei könne offen bleiben, wie viel Initiative von wem ausgegangen sei und wie die Klägerin die Kosten für die neue Gestaltung bezahlt habe, da ihr dafür entweder der Zwischengewinn aus den Käselieferungen oder die Möglichkeit zur Verfügung gestanden habe, die Beklagte 2 als Lieferantin zu belasten. Jedenfalls hätten alle Beteiligten ein gleich gutes Recht zur Verwendung des Zeichens gehabt, das mit der ab 26. Februar 1996 gebrauchten Verpackung geschaffen worden sei. Damit sei auch jeder Nutzer der gemeinschaftlich benutzten Zeichen gleichermassen berechtigt gewesen, diese - ohne Verletzung von Namensrechten der anderen Beteiligten - als Marken einzutragen. Auch nach dem Abbruch der Zusammenarbeit mit der Klägerin anfangs 1997 seien sowohl die Beklagte 1 als Abnehmerin als auch die Beklagte 2 als Lieferantin zur Nutzung der Zeichen berechtigt gewesen. Daran ändere nichts, dass die Klägerin seit der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens am 26. November 1998 über ein unangefochtenes Markenrecht verfüge. Denn die Klägerin als Markeninhaberin könne gemäss Art. 14 Abs. 1 MschG (SR 232.11) einem Anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu benutzen.
2.
Die Klägerin wendet dagegen ein, das Kantonsgericht habe Art. 3 lit. b und Art. 9 UWG (SR 241) verletzt, indem es zum Vorwurf der UWG-Verletzung gar nicht Stellung genommen habe. Ferner sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass das MSchG als Spezialgesetz vor dem UWG Vorrang habe. Indem Euro RSCG ihr die Urheberrechte an der Gestaltung als "enveloppe soleau" durch Zession vom 9. Dezember 1997 rückwirkend per 27. August 1995 abgetreten habe, habe sie Ausschliesslichkeitsrechte erworben, bevor die Beklagten 1 und 2 die von ihr eingetragenen Marken (als Teil des mit der Verpackung geschaffenen Zeichens) in Gebrauch genommen hätten.
Soweit die Klägerin geltend macht, die Vorinstanz habe zum Vorwurf der UWG-Verletzung nicht Stellung genommen, erweist sich die Berufung als unbegründet. Abgesehen davon, dass der sinngemäss erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht und damit des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs 2 BV) im Berufungsverfahren nicht zu hören ist (BGE 129 III 753 E. 2.4), muss sich die Klägerin auch entgegen halten lassen, dass der Vorwurf ohnehin sachlich nicht haltbar wäre. Die Vorinstanz hätte sich die Begründung viel einfacher machen können, wenn sie sich auf den Vorwurf der Markenrechtsverletzung beschränkt hätte. Das hat sie nicht getan, indem sie einlässlich und aufgrund eines sorgfältigen Beweisverfahrens dargelegt hat, dass die Rechte an der im Interesse und unter Mitwirkung aller Beteiligten neu geschaffenen Verpackung mit dem neu geschaffenen Zeichen allen Beteiligten in gleichem Masse zustanden. Die Beklagte 2 hätte Euro RSCG am 24. Januar 1996 nämlich kaum ihr Einverständnis zur Verwendung des Herstellernamens "Hotos" auf den neugeschaffenen Verpackungen erteilt, wenn sie nicht hätte davon ausgehen dürfen, dass sie wie die andern Beteiligten zum Gebrauch der neuen Verpackung berechtigt ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist daher die Hinterlegung der neuen Zeichen durch Euro RSCG am 27. August 1995 als "enveloppe soleau" als Massnahme zum Schutze aller Beteiligten vor Ansprüchen Dritter und nicht als Massnahme zum Schutze der Firma Euro RSCG - bzw. der Klägerin als Zessionarin - gegenüber den Ansprüchen der anderen Beteiligten zu verstehen. Der Versuch der Klägerin, allfällige unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeits- oder Urheberrechts relevanten älteren Rechte gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus der im Übrigen erst mit Schreiben vom 9. Dezember 1997 rückwirkend erklärten Zession von Urheberrechten gemäss "enveloppe soleau" abzuleiten, ist somit haltlos. Selbst wenn die Vorinstanz - wie die Klägerin meint - einem offensichtlichen Versehen erlegen wäre, weil sie die Rückwirkung der Zession nicht beachtet habe, wäre das Versehen unbeachtlich, da die Zession an einen Beteiligten für die andern Beteiligten rechtlich nicht relevant ist.
3.
Die Klägerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht ein Weiterbenützungsrecht der Beklagten 1 und 2 im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG für die von der Klägerin eingetragenen Marken angenommen. Die Klägerin habe Euro RSCG beauftragt, eine neue Verpackung und damit auch Bildmarken zu schaffen. Anschliessend habe sie sich die Rechte an den von Euro RSCG - als "enveloppe soleau" - hinterlegten Zeichen abtreten lassen, so dass diese Zeichen von den Beklagten 1 und 2 nur mit ihrer Zustimmung hätten benützt werden dürfen. Der Gebrauch der Zeichen mit Zustimmung des Inhabers gelte in analoger Anwendung von Art. 11 Abs. 3 MSchG als Gebrauch durch diesen selbst, weshalb der Gebrauch durch die Beklagten nicht in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 MSchG falle. Nach dieser Bestimmung könne der Markeninhaber "einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen". Bei den Beklagten 1 und 2 handle es sich nicht um "Andere", weil der Zeichengebrauch als Gebrauch durch die Klägerin selbst gelte.
Auch diese Rüge ist unbegründet. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil war die neue Verpackung mit den neuen Zeichen Ergebnis gemeinsamer Bemühungen der Beteiligten und ist lange vor der Markeneintragung von diesen gemeinsam und gleichzeitig in Gebrauch genommen worden. Deshalb bedurfte der Gebrauch durch die eine Partei nicht der Zustimmung durch die andere. Von einem stellvertretenden, nur der Klägerin anzurechnenden Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MschG, kann daher keine Rede sein. Entgegen der Auffassung der Klägerin fällt deshalb der Gebrauch durch die Beklagten 1 und 2 in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 MSchG. Da die Vorinstanz bundesrechtskonform ein Weiterbenützungsrecht der Beklagten 1 und 2 festgestellt und zu Recht einen Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht verneint hat, ist die Berufung, die sich auf die Widerrechtlichkeit der Weiterbenützung der umstrittenen Zeichen stützt, abzuweisen.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 9'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagten 1 und 2 für das bundesgerichtliche Verfahren mit je Fr. 10'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Januar 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: