Art. 16 Abs. 3 PatG; Art. 4 PatG; patent nullity action, standing and novelty by prior public disclosure. Standing for a nullity action exists where the claimant has a concrete business interest in the patent’s invalidation; prior infringement is not required. An invention loses novelty only if, before filing, it has in fact become publicly accessible in Switzerland so that skilled persons could reproduce it. Disclosure to persons bound by secrecy does not amount to publication; if secrecy is breached, novelty is destroyed only when knowledge actually leaves that protected circle. A merely theoretical possibility of inspection by third parties is insufficient; a real probability of actual acquisition by skilled persons must be shown (consid. 1-2).
466 Motorfahrzeug-und Fahrmdverkehr NO 74. Or l'article 8 de meme que l'article 54 ont eM interpretes d'une maniere eonstante par le Tribunal federal en ce sens que le dol et la faute grave ne sont que deux des cir- constances particulieres dont la realisation permet au juge d'allouer l'indemniM equitable ( .Arglist und grobe Fahr- lässigkeit sind nur zwei der ( besondern Umstände , unter denen der Richter die angemessene Geldsumme zusprechen kann ) ; RO 29 II p. 611 ; v. aussi 33 II p. 72, 88 et 587 ; 39 II p. 319 et la jurisprudence eitre). Le Iegislateur s'est inspire de cette jurisprudence 10rsqu'iI a revise l'article 54 COet adopte l'article 47 en supprimant la phrase inci- dente : notamment s'il y a eu dol ou faute grave . Du message du 12 decembre 1930 concernant la loi sur la circulation des automobiles, iI ressort que le Conseil federal, tout en modifiant, comme on vient de l'indiquer, la redaction de l'article 36 de l'avant-projet, n'a voulu apporter aucun changement de principe a cette disposition et n'a nullement entendu diminuer la responsabilite du detenteur par rapport a ce qu'elle serait d'apres l'article 47 du CO revise, qui n'exige point que la faute soit grave. De meme que la loi sur la resPQnsabilit6 civile des che- mins de fer, dit le Conseil federal dans son message, notre projet permet au juge, lorsqu'une faute est imputable au detenteur ou a une personne dont celui-ci est responsable, d'allouer .. une indemniM equitable a titre de reparation morale. Le Conseil federal ne pose donc pas comme con- dition l'existence du dol ou de la faute grave ... Erfindungsschutz. No 75. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'II TVENTION
468 Erfindungsschutz. N° 75. vertreter der Firma D. La Porte Söhne, Spezialfabrik für Feinmaschinenchlösser und Beschläge in Wuppertal- Barmen, sein :erojekt für ein Dreiriegel-Telephonkabinen- schloss und ersuchte um Anfertigung einer Ausführungs- zeichnung mit Preisofferte. Die Firma lieferte am 15. Sep- tember 1931 Zeichnung und Offerte. Tobler war von der Lösung nicht befriedigt und skizzierte einige Abänderun- gen. Daraufhin unterbreitete ihm die Firma D. La Porte Söhne am 3. Februar eine neue Zeichnung, die seine Zu- stimmung fand. Nach weitern Verhandlungen über Preis und Ausfühnmg meldete die Beklagte das Schloss am 8. Juli 1932 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigen- tum zur Patentierung an. Am 15. November 1932 wurde ihr das eingangs erwähnte Patent Nr. 165087 erteilt. Die Veröffentlichung erfolgte am 16. Januar 1934. C. -Die Firma D.La Porte Söhne hatte das Schloss, mit dessen Herstellung sie von Tobler beauftragt worden war, der Firma Robert Wagner, Bau-und Waggon- beschlägefabrik in Radevormwald (Deutschland) zur Aus- führung übergeben. Dabei nannte sie weder den ursprüng- lichen Besteller noch erwähnte sie etwas von den nähern Umständen dieser Bestellung. Anderseits wurde auch Tobler von deren Weiterleitung nicht unterrichtet. Die Firma Wagner offerierte in der Folge der Klägeriu die Lieferung von Türschlössern, wie sie solche für D. La Porte Söhne zuhanden Toblers herstellen musste. Am 16. April 1932 sandte sie ihr ein Muster, das mit der durch das Patent Nr. 165087 geschützten Konstruktion überein- stimmte. D. -Am 9. März 1934 hat die Klägerin beim Friedens- richteramt Zürich Klage eingeleitet mit dem Begehren, das auf den Namen der Beklagten lautende schweizerische Patent Nr. 165087 betreffend Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, sei in vollem Umfang als nichtig zu erklären. Die Klage wurde zum ersten damit begründet, dass die Bekiagte nicht als Urheberin der Erfindung bezw. als .- Erfindungsachutz. No 75.
Rechtsnachfolgerin des Erfinders anzusehen (Art. 16 Ziff. 2 PatG), und zum andern, dass die Erfindung nicht neu sei (Art. 16 Ziff. 4 PatG). Im Verlaufe des Prozesses liess die Klägerin die erste Begründung fallen. Gegen die Neuheit der Erfindung machte sie geltend, dass die Firma Wagner ihr schon vor der Patentanmeldung ein Muster des patentierten Schlosses verkauft und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten habe herumliegen la.ssen, was jedermann ermöglicht habe, darin Einblick zu nehmen. Dadurch sei die Erfindung in der Schweiz offenkundig und die Neuheit zerstört worden. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, dass die Klägerin gar kein Interesse daran .habe und die Einwendungen gegen die Neuheit der Erfin- dung auf jeden Fall unzutreffend seien. Den Firmen Wagner und D. La Porte Söhne ist der Streit verkündet worden. E. -Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 15. Mai 1934 die Kläge abgewiesen. F. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei gutzuheissen. Dieser Antrag ist in der heutigen Verhandlung wieder- holt worden. Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
Erfindung lSchutz. No 75. kurrellzfähigkeit allein auf U nterbietung beruhe und diese beim hohen Preis des Schlosses unmöglich würde. Wenn die Klägerin bis heute das Patent der Beklagten, weil es nun einmal eingetragen ist, loyalerweise respektiert und sich der Verwendung des streitigen Schlosses enthalten hat, so darf daraus aber selbstverständlich nicht geschlos- sen werden, sie habe an der Verwendung kein Interesse. Die Auffassung der Beklagten würde zu der unhaltbaren Konsequenz führen, dass überhaupt nur derjenige zur Nichtigkeitsklage legitimiert wäre, der das Patent vorher jedenfalls formell verletzt hätte. Dahingestellt mag blei- ben, ob die Klägerin bei ihrer bisherigen Geschäftspraxis das Schloss wegen des zu hohen Preises gar nicht hätte verwenden können, wie die Beklagte behauptet. Es ist jederzeit in das Belieben der Klägerin gestellt, ihre Ge- schäftspraxis so zu ändern, dass die Verwertung der streitigen Schlosskonstruktion auch für sie in Betracht kommt; und für diesen Fall muss ihr, da sie doch bereits auf dem Gebiete des Telephonkabinenbaus tätig ist, die Anfechtung des Patentes zugestanden werden. Zudem könnte sie ohne Zweifel schon bei der jetzigen Praxis in die Lage kommen, das Schloss, wenn nicht für den serien- mässigen Kabinenbau, so immerhin für bestimmte ein- zelne Aufträge zu verwenden, wo die Preisdifferenz keine Rolle spielt. Das genügt ebenfalls für die Begründung ihres Klagerechtes. 2. -In der Sache selbst ist noch die Neuheit der Er- findung streitig, Nach Art. 4 PatG t eine Erfindung u. a. dann nicht mehr als neu, wenn sie vor der Patentan- meldung im Inland schon derart offenkundig geworden ist, dass sie durch Fachleute ausgeführt werden kann. Die Klägerin behauptet, das treffe hier zu, indem die Firma Robert Wagner ihr ein Muster des nachträglich patentierten Schlosses schon vor der Patentanmeldung verkauft und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten habe herumliegen lassen. Die Beklagte erhebt demgegenüber in erster Linie die Erfindungsschutz. No 76. 471 Einrede, die Firma Wagner habe das Schloss der Klägerin unter Verletzung der ihr obliegenden Geheimhaltungs- pflicht verkauft. Die Vorinstanz ist mit ihr grundsätzlich der Auffassung, dass in einem solchen Falle eine schädliche Vorwegnahme der Erfindung nicht gegeben sei und lässt die Frage, ob eine Geheimhaltungspflicht der Firma Wagner bestanden habe, nur deswegen ungeprüft, weil aus einem andern Grunde trotzdem nicht Offenkundigkeit vorliege. Dieser Auffassung über die Bedeutung der Geheimhal- tungspflicht kann das Bundesgericht nicht beipflichten. Nach Art. 4 PatG kommt es nicht darauf an, ob die Offen- kundigkeit der Erfindung mit dem Willen des Erfinders eingetreten ist, oder gegen seinen Willen; massgebend ist einzig die Tatsache der Offenkundigkeit an sich, der Effekt, ohne Rücksicht auf die Art und Weise seines Zustande- kommens. In diesem Sinne wurde Art. 4 PatG schon in BGE 29 II 162 ausgelegt, und die gleiche Auslegung hat in BGE 54 II 60 Erw. 4 inzwischen die entsprechende Vorschrift des Muster-und Modellrechtes, Art. 12 Ziff. 2 . MMG, erfahren. Darnach ist die Geheimhaltungspflicht bei der Bekanntgabe einer Erfindung allerdings nicht etwa gänzlich bedeutungslos. Es verhält sich so, dass die. Be- kanntgabe an Personen, denen die Geheimhaltung zur Pflicht gemacht wird oder die dazu ohnehin, z. B. krart Dienstverhältnisses, verpflichtet sind, selber nicht Offen- kundigkeit begründet. Dementsprechend hat das Bundes- gericht schon in andern Fällen ausgesprochen, dass eine Erfindung nicht offenkundig ist, solange ihre Kenntnis den Kreis der zur Geheimhaltung verpflichteten Personen nicht überschritten hat (BGE 35 II 642 und .dort ange- führte Urteile; vgl. auch 43 II 112 Erw. 3). Hat sie diesen Kreis aber einmal überschritten, sei es auch durch Ver- trauensbruch einer der eingeweihten Personen, so liegt unter den gleichen Voraussetzungen Offenkundigkeit vor, wie wenn eine der Bekanntgabe entgegenstehende Ver- pflichtung nicht bestanden hätte. V gl. hiezu WEIDLICH
Erfindungsschutz. N° 75 und BLuM, Das schweizerische Patentrecht, Amn. 5 zu Art. 4. Ob die Fna Wagner zur Geheimhaltung der Schloss- konstrnktion verpflichtet war, ist also für den vorliegenden Rechtsstreit ohne Belang, nachdem sie tatsächlich der Klägerin ein Muster ausgeliefert hat. Dagegen ist der Vorinstanz zUzustimmen, wenn sie annimmt, dass diese Auslieferung an sich trotzdem noch nicht Offenkundigkeit bewirkt habe. Die Klägerin verwendet zwar in ihrer Branche Telephonkabinenschlösser, . stellt sie aber nicht selber her. Durch die Tatsache allein, dass ihr die Firma Wagner ein Muster des patentierten Schlosses ausgehän- digt hat, ist also nicht auch schon die Ausführung durch Fachleute ermöglicht worden. Das hing vielmehr davon ab, welchen Gebrauch die Klägerin von dem Muster gemacht hat. Die Vorinstanz nimmt als erwiesen an, dass das Schloss gemäss der Darstellung der Klägerin während etwa 2 % Monaten vor der Patentamneldung mit abgehobenem Deckel offen in den Werkstätten der Klägerin herumge- legen habe. Von dieser Feststellung hat das Bundesgericht gemäss Art. 81 OG auszugehen. Darnach konnten also die Arbeiter und Angestellten der Klägerin sowie etwaige Besucher das Schloss in Augenschein nehmen. Die Ar- beiter und Angestellten scheiden aber für die Frage der Offenkundigkeit zum vornherein aus, weil sie kraft ihres Dienstverhältnisses zur Geheimhaltung der Verfahren und Vorrichtungen verpflichtet sind, die sie in den Werkstätten kennen gelernt haben, ihre Kenntnis von der Erfindung also gleich zu bewerten ist wie diejenige der klägerischen Firmainhaber selber. Die Klägerin leitet denn auch daraus nicht Offenkundigkeit ab. Somit bleiben noch die allIalligen Besucher der Werk- stätten. In dieser Richtung stellt die Vorinstanz fest, dass in den Werkstätten herumliegende Vorrichtungen, die -wie das streitige Türschloss -keinerlei Besonderheiten aufweisen, bei einer Betriebsbesichtiguilg von den Besu- Erfindungsschutz. No 75. 73 chern in der Regel überhaupt nicht beachtet werden ; und wenn noch ein Besucher das Türschloss in den Werkstätten irgendwo hätte liegen sehen, so sei doch nicht anzunehmen, dass er es von sich aus einer besondern Betrachtung unter- zogen hätte. Dass sich aber ein Besucher bei der flüchtigen Betrachtung, wie sie im Vorbeigehen möglich sei, die we- sentlichen Merkmale des daliegenden Schlosses mit ge- nügender Genauigkeit hätte einprägen können, um nach- her die Konstruktion dank eigener Fachkenntnisse selber getreu nachzuahmen oder einem dritten Fachmann die hiezu erforderlichen Weisungen zu erteilen, sei ausgeschlos- sen. Auf Grund dieser Feststellungen kann von einer Offen- kundigkeit im Sinne von Art. 4 PatG nicht die Rede sein. Es genügt nicht, dass fachkundige Besucher der Werk- stätten, theoretisch gesprochen, in der Lage gewesen wären, sich den für die Ausführung nötigen Einblick in das Schlossmodell zu verschaffen, sondern es müsste eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden sein, dass sie sich diesen Einblick tatsächlich verschafft haben (vgl. BGE 58 II 286). Eine solche Wahrscheinlichkeit hat aber nach den Feststellungen der Vorinstanz unzweifelhaft nicht bestanden. Nun bemängelt die Klägerin freilich die Fachkenntnis der Vorinstanz und stellt sich auf den Standpunkt, dass eine Expertise hätte eingeholt werden müssen. Allein es ist ausschliesslich Sache des kantonalen Richters zu be- finden, ob er die im Rechtsstreit sich stellenden techni- schen Fragen selber entscheiden oder zu deren Beant- wortung Sachverständige beiziehen will. Die Handels- gerichte sind übrigens gerade zu dem Zwecke geschaffen und so eingerichtet worden, dass sie solche Fragen selb- ständig beurteilen und den Beizug von Experten auf ein Mindestmass beschränken können. Die Vorinstanz hat deshalb mit dem Verzicht auf die Expertise keinesfalls gegen bundesrechtliche Beweisvorschriften verstossen. In- folgedessen sind ihre Feststellungen, welche die Klägerin
mit Recht auch nicht als aktenwidrig gerügt hat, für das Bundesgericht' verbindlich (Art. 81 OG). Das führt zur Abweisung der Klage. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Mai 1934 bestätigt. VII. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR 76. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1934 i. S. Benschel gegen Buomberger. Mit u r heb e r r e c h t an einer Liedkomposition, Art. 7 URG.