Art. 6, 27 and 28 of the Federal Trade Mark Act; prior use and likelihood of confusion in trade-mark disputes; only legitimate prior use or legitimate succession can preserve the exclusive right to a mark. Where the essential element of two signs is identical and the remaining differences are merely secondary, the mark applied for must be refused because it is apt to mislead the purchasing public (consid. 2, 5). The mere addition of a firm name, a different colour, or variations in the number of repeated devices does not suffice if the overall commercial impression remains confusingly similar. Art. 27 protects only pre-existing legitimate use, not mere factual use without title, and the law contains no general transition period allowing continued use of a prohibited mark to exhaust stock (consid. 3, 5).
B. Civilrechtspfiege. Peclard a se servir, pour designer ses produits, de la deno- mination souslaquelle ceux de la maison de Milly sont con- nus depuis plus d'un quart de siede, pourrait facilement faire naitre des confusions prejudiciables au premier pro- prietaire de cette appellation, ce qile la convention interna- tionale a precisement voulu eviter. La circonstance que les savons du defendeur portent en outre l'indication U. peclard. Yverdon, n'est pas de na- ture a in firmer ce qui precede. Malgre cette adjonction, - qui ne constltue d'ailleurs point une partie inhngTante de la marque proprement dite, -le seul usage, par le defendeur, de la denomination l'Etoile doit etre envisage comme suffisant pour provo quer une confusion entre ses produits et ceux de la maison demanderesse, connus sous cette seule de- signation, et ne portant aucun nom de fabricant. Il en est de meme du laps de temps, relativement conside- rable, pendant lequel1e defendeur a use de la denomination contestee, le traite ne fixant aucun delai peremptoire pen- dant lequel le proprietaire legnime de la marque serait tenu, ä peine de forclusion, d'en revendiquer l'usage exclusif contre des tiers. 11 suit de ce qui precede que la denomination l'Etoile, figurant dans la marque de fabrique de la maison U. Peclard, ä Yverdon, ne saurait subsister en presence-du droit ante-. rieur acquis par les demandeurs. b) En ee qui concerne I'embleme de l'etoile, figurant a eote de Ia denomination l'Etoile )) dans 1a marque de fa- brique du defendeur, il est douteux, d'apres les pieces du dossier, que Ies demandeurs aient fait usage de ce signe avant la maison pedard. Cette circonstance est toutefois in- differente au point de vue du sort de la presente action: le Tribunal federal n'a pas, en effet, a examiner si quelqu'un des elements constitutifs de la marque de Milly peut etre uti- lise comme marque de fabrique pal' le defendeur; 1a seule question qui se pose ici est celle de savoir si la marque depo- see par le dit defendeur, prise dans sa totalite, a droit a la protechon de la loi Or cette question doit etl'e resolue ne,. IV. Fabrik-und Handelsmarken. Nu 51. 4 1 gativement, par les motifs deve10ppes plus haut, en presence du fait de l'usage illegitime de la denominaton l'Etoile par le sie ur peclard. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: L'opposition de la maison de Milly et Ce a l'enregistrement de la marque du defendeur U. PeclaTd (N° 61 de la publica- lion du Departement federal du Commerce et de l'Agrieulture, en date du 2 aout 1880) est fondee ; en consequence l'enre- gistrement da cette marque est declare inadmissible. 51. AmU du 28 mai 1881 dans La cattse Frossard contre Ormond. Le 31 juillet 1880, a 4 heu res du soir, a ete effectue au bureau federal des marques de fabrique, par J. Frossard el Oe, fabI'icants decigares et tabacs ä Payerne, le depot d'une marque consistant en une ancre ornee d'un medaillon por- lant Ia croix federale et ayant au-dessus les mots ( marque de fabrique. A eote de ranere se lit la signature ( J. Fros- sard et Cie a Payerne (Suisse). Cette marque est destinee 11 figurer sur des paquets de cigares ou de tabacs. Elle est inscrite au N° 205 de la publieation du Departement. . A l'enregistrement de cette marque ont fait opposition, en date des 16 et 21 septembre 1880, Ormond et Cie, fabricants de cigares et tabacs a Vcvey el a Geneve. Dans eette opposi- tion ils alleguent que : . a) Le 1 er mai 1880, a huit heures du matin, ils ont depose au bureau federal des marques de fabI'ique une marque consistant en deux ancres portant les mots : ( marque de fabrique. Entre ces deux ancres se lit la signature Ormond
B. Civilrechtspflege. et Cie a Vevey et Geneve. Celte marque est inscrite au N° ) de la publication du Departement. b) Depuis l'annee '1866, ils se servent du signe de rancre comme marque de fabrique pour leurs tabaes a fumer, ci- gares, cigarettes et extraits de tabac. e) Ce n'esl que plus tard et par imitation que Frossard et Ci" ont fait usage du signe de l'ancre comme marque de fabri- que destinee ades produits semblables. d) La maison Ormond et Cie a Vevey revendique, en con- sequence, la propriete exclusive du signe de l'ancre. Cette opposition ayant ete communiquee aux deposants ils ont repondu par leUre du 29 septembre 1880 : a) Une reclamation eontre l'u8age de l'ancre eomme mar- que de fabrique leur a deja ete faite en1874 par Ormond etCie. Ensuite de eette reclamation, la maison Frossard et Cie a, de son propre mouvement, apporte a sa marque de fabrique les changements qui la distinguent aujourd'hui de ceIle de la maison Ormond et Cie: elle est, entre autres, imprimee a l'en- ere rouge, tandis que ceBe d'Ormond et Cie I' est a l' enere noire. b) Le depot officiel, dans le canton de Vaud, de la mar- que N° 205 a ete publie au N° 40 de la Feuille des avis of- fici2ls de ee canton du 19 mai 1876, et il n'a pas ele fait opposition a ce depot. Statuant le 13 novembre 1880, le Departement federal du Commerce et de l' Agriculture a reconnu l' opposition d'Ormond et Cie bien fouclee par les motifs ci-apres : La marque de fabrique Ormond et Cie est en usage depuis plus longtemps que ceIle de Frossard et Cie. Le fait qu'Ormond et Cie n'on! pas fait opposition au depot de la marque en question, effectue en 1876 au canton de Vaud, ne peut etre pris en consideration, le Departement dll Commerce ei de l' Agriculture du canton de Vaud ayant declare,. en date du 20 octobre 1880, que dans ee canton il n'avait jamais eie adopte de mesures offieielles sur le depot des marques de fabrique. Dans les deux marques en question, l'anere forme la par- IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 51.
tie essentielle; les differences qui existent entre elles sont secondaireE', et si eUes etaient acceptees et utilisees toutes deux, le public pourrait faeilement eIre induit e erreur au sujet de l' origine de la marehandise. C'est ensuite de eette decision que Frossard et Cie se sont adresses au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononeer : Que l' opposition interjetee par Ormond et Cie, admise par arrete du Departement federal du Commerce et de l'Agrieul- ture, du 13 novembl'e '1880, est ecartee, et que la marque de fabrique deposee par les recourants sous N° 205, consis- tant en une anere imprimee en rouge, omee d'un medaillon portant la croix federale, doit elre enregistree dMinitivement au bureau federal des marques de fabrique. Subsidiairement, qu'un delai de lrois annees est accorde a la maison J. Frossard et Cie pour ecouler ses' produits munis da la marque de fabrique acLuelle et pour utilif'er la pro- vision d'etiquettes el de marques de fabrique existant en re- serve dans leurs magasins. A l'appui de ces eonclusions, les demandeurs reproduisent' les arguments deja presentes par eux au Departement en les aceompagnant de developpements dont suit le resume : La manufacture de ci gares de Frossard et Cie a suceede a celle de Henri Warnery, remontant bien au dela de 1866. n en est de meme de la marque de fabrique aujourd'hui em- ployee et creee par M. Warnery. Ce signe, aUBsi ahcien que la manufactllre, n'a jamais change; tous les suceesseurs de H. Warneryen ont use, et de cession en eession il est enfin echu a la maison Frossard et Cie. Ce n'est done point par imitation que les reCOUl'ants apposent une ancre sur leurs produits, c' est ensuite d'un droit qui leur a ete rcguliere ment transmis par leurs auteurs. II suit de la que la pro- priMe exclusive de l'anere comme marque de fabriqlle, pour tabacs et eigares, appartient a Frossard et Cie. Ceux-ci ne croient toutefois pas devoir conelure a l'usage exclusif de ce signe. Mais ils estiment que, bien que les marques des deux maisons eonsistent dans le meme objet, il y a entre elles des
B. Civilrechtspflege. differences tellement essentielles qu'il n' est pas possible de les confo.ndre, et qu'elles peuvent des lors, sans danger pour personne, subsistel' l'une a eöte de l'autre. Si le Tribunal federal venait, au nom d'un droit strict et rigoureux, enlever aux recourants l'usage de leur marque, il y aurait lieu en tout cas de leur aecorder un delai de trois ans pour ecouler leurs marchandises munies de leul' marque de fabrique actuelle et pOUl' ecouler le stock considel'able d'etiquettes qu'ils possedent et dont la valeur est d'environ dix mille francs. Dans sareponse, la maison Ormond et Oe conclut au rejet du recours et au maintien de la decision du 13 novembre 1880 et ce par les motifs ci-apres : 11 n'est pas exacl que H. Warneryait adopte avant la mai- son Ormond une ancre comme marque de fabrique, ni que la maison Frossard soit le successeur, a titre particulier ou a türe universei, de H. Warnery. H. Warnery n' ayan t pu faire face a ses engagenen ts a convoque ses creanciers et obtenu de ceux-ci un concordat extrajudiciaire, en application duquel un liquidateur amiable a ete charge de liquider son actif et d' en repartir le pro- duit au sol la livre entre tous les ayants droit. Cette liquida- tion s'est operee d'une maniere reguliere; il y eut, non une remise de retablissement industriel de H. Warnery, compor- tant la cession du nom de la clientele et de la marque da fabrique, mais une liquidation, soit une vente au detail de tout l'avoir du debiteur. Celte liquidation a dure longtemps et la circonstance tres accessoire que M. Frossard pere aurait acquis les hangars servant a la fabrication de H. Warnery, ne permet pas de l'envisager comme le sUlncesseur de la mai- son Warnery. Il n' existe pas, entre les deux marques en question, des differences suffisantes pOUI' mettre l'acheteur a l'abri d'une confusion facHe. C'est l'ancre qui donne a loutes deux leur caractere essentiel : Frossard et Oe ne peuvent etre autorises a se servil' d'une marque imitee aupre judice d'Ormond et Cie, qui sont au benetice de la priorite d'usage. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 51.
Le fait que la marque des demandeurs est accompagnee de leur raison sociale est indifferent, la loi ayant precisement voulu pro te ger , outre le nom qui l' etait dejit, la marque de fabrique qui ne l'etait pas suffisamment: si la maison Or- mond n'a pas defendu juridiquement la propriete de sa mar- que de fabrique, c'est qu'il n'existait aucune loi vaudoise sur la matiere, et cette circonstance ne saurait le priver du be- nMice de la loi federale. Enfin la conclusion subsidiaire est inadmissible : les prin- cipes sanetionnes par la loi du 19 decembre 1879 doivent etre appliques immediatement et sans reserve. Dans leur replique, les demandeurs reprennent leurs con- clusions. Ils ajoutent que leur marque n'etant pas nouvelle, il ne s'agit pas tant de savoir si elle se differencie de la mar- que Ormond par des caracteres essentiels, dans le sens de l'art. ö de la loi ; la question, teIle qu'elle se pose au regard de l'art. 27 ibidem, eonsiste it savoir si Frossard et Oe ont, avant le 1 er octobre t 879, utilise legitimement leur marque de fabrique, que celle-ci presente ou non une ressemblanee plus ou moins grande avec la marque adoptee par Ormond et Oe. En ce qui concerne la conclusion subsidiaire, l'application immediate de la loi a Frossard et Oe leur causerait un dom- mage considerable. La loi ne saurait avoir d'effet retroactif: elle ne peut imposer la destruction d'etiquettes et d'enveloppes achetees et employees avant sa mise en vigueur. Dans leur duplique, Ormond et Oe reprennent egalement leurs conclusions en les etayant de nouveaux developpe- ments. De toutes les fabriques de tabacs en Suisse, la maison 01'- mond a ele la premiere a adopter une marque de fabrique : elle a choisi des le principe l'anere avant tout autre concur- rent. Les adversaires sont dans l'impossibilite d' etablir l'usage anterieur de ceUe marque, ni par eux-memes ni par ceux dont ils se pretendent, sans aucun droit d'ailleurs, les succes- seurs. La loi federale nouvelle ne saurait avoir pour effet, comme le voudraient les recourants, de garantir aux imita- VlI -i881 28
B. CiviIrechtspflege. teurs le maintien de leurs procedes et l'impunite: cette loi a eu en vue la protection de toutes les marques de fabrique, et non seulement des marques nouvelles non encore utilisees au jour de son entree en vigueur. Il resulte de divers documents produits, ainsi que de l'au- dition de plusieurs temoins par l' office du Juge federal de- legue, que la maison Ormond et Cie a effectivement adopte en 1866, au mois de mai et en tout cas avant le 1 er aoilt 1866, sa marque de fabrique acluelle et qu'elle n'a pas cesse de l'utiliser depuis cette epoque. En mai 1867 dejil, la dite maison, ensuite de divers faits de contrefacon commis ä. son prejudice, deposait sa marque de fabrique au Tribunal correctionnel du district de Lugano. Slatuant sur ces aits et considerant en droit : 1° Les demandeurs estiment avoir droit a l'enregistrement de leur marque par deux moyens principaux, d'abord par la raison qu'ils l'auraient acquise ä titre de successeurs des sieurs Warnery et Hockenjos a Payerne, lesquels l'auraient utilisee anterieurement a la maison Ormond et Cie, et ensuite parce qu'il supposer meme que ces faits ne puissent pas etre etablis, Frossard et Cie ayant appose des la fondation de leur maison, soit depuis aoilt 1868, le signe de l'ancre sur leurs produits, ils se trouvent en tout cas au benefice de l'art. 27 de la loi federale du 19 decembre 1879 statuant que les in- dustriels et commercants etablis en Suisse qui, avant le 1 er octobre 1879, auraient utilise legitimement des marques de fabrique ou de commerce conformes acette loi, pourront s'en assurer l'usage exclusif en procedant comme il est dit a l'art. 28 ibidem. 2° En ce qui touche le premier de ces moyens, il n'est au- cunement demontre que soit Warnery, soit Hockenjos, aient utilise l'embIeme de l'anere comme marque de fabrique an- terieurement a Ormond et Cie ou aussi anciennement qu'eux. 11 resulte en effet des correspondances produites et des te- moignages intervenus dans la cause que cette derniere mai- son a expressement adopte l'ancre comme marque de fabrique en mai ou juin 1866 dejä, et l'a en tout cas constamment IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 51.
utilisee a partir du mois d'aout del la merne annee, tandis que les demandeurs n'ont apporte aucune preuve ou indice d'ou l'on puisse inferer que les deux maisons payernoises, auxquelles ils prelendent avoir succede, aient appose ce signe sur leurs produits anterieurement a l'annee 181j7. En outre, aucune preuve n'a ele fournie constatant que J. Frossard etO e soient en droit les successeurs soit de Henri Warnery, soit de Hockenjos, t qu'ils aient eu avec les liquidateurs de ces rnaisons d'autres rapports que ceux de simples acheteurs de batiments et de marchandises fabriquees et brules, mises en vente en 1868 et 1870, lors de la liquidation de ces fabricants ensuite de concordat. Ainsi, a supposer meme qu'on puisse considerer le fait de l'achat, par Frossard et Cie, de certaines marchandises et locaux provenant de la liquidation de War- nery ou d'Hockenjos, comme 'impliquant une succession re- guliere, les demandeurs ne sont nullernent en droit de s'ap- puyer gur une pretendue possession anterieure de la rnarque litigieuse par leurs vendeurs. 3° En ce qui a trait au second moyen, consistant a dire qu'en tout cas Frossard et Cie ont utilise legitimement la mar- que contestee avant le
B. Civilrechtspflege. L'interpretation des demandeurs, ensuite de la quelle tous CetiX qui, en fait, avant le 1 er octobre 1879, et sans en eire empeches par une loi, ont use d'une marque, doivent eLre proteges par ta loi federale, est des lors incompatible avec le texte meme de l'art. 27. Aueun doute ne peut subsister a eet egard en presenee du message du Conseil federat du 31 oetobre 1879, d'ou il resulte que, dans l'intention des auLeurs du projet devenu Ia loi fede- rale actuelle, l'art. 27 a pour but, en eas de conflit entre plu- sieurs industriels se servant de la meme marque, d'assurer pour l'avenir l'usage exclusif de sa marque employee jusqu'a present a celui qui en est devemi possesseur, non pas par eontrefa!(on, mais de droit legitime. La pnltention des demandeurs a la proteetion de la loi par le seul fait qu'iIs ont use de leur marque avant le 1 er oelobre 1879 ne saurait done elre aecueillie. 4° Les autres motifs allegues a l'appui de la demande sont egalement denues de fondement. La longue possession par Frossard et Cie de la marque eon- testee est sans valeur en presenee du fait bien etabli de la priorite de l'usage du dit embleme par Ormond et Cie ainsi que de l'absenee, dans la loi federale, de toute disposition pre- voyant ou autorisant l'aequisition du droit a Ia protection d'une marque par voie de preseription. On ne saurait voir davantage dans la eireonstanee que 01'- mond et O n'ont pas jusqu'iei poursuivi les demandeurs, en vertu de l'art. 171 du code penal vaudois, une renoneiation de leur part a se meUre au ben Mice de la Iegislation fede- rale nouvelle qui leur offre une proteetion plus direete et plus effieaee. Il est d'ailleurs au moins douteux que eet arlicle, dont les dispositions paraissent etre applieables a l'usurpation, et non a l'imitation plus ou moins habile et deguisee de la marque d'autrui, elit pu etre invoque par la maison Ormond dans le but de proteger sa marque de fabrique. Enfin la publieation en 1876 de la marque des demandeurs dans Ia Fettille des avis officiels, ainsi que son depot au greffe IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 51.
du tribunal de Payerne, n'ont pas eu lieu ensuite de disposi- tions d'une loi vaudoise, et apparaissent done eomme des aetes de nature pnvee dont Ia maison Ormond et Gi. ne saurait etre eensee avoir eu eonnaissanee, et en tout eas sans portee au point de vue de la solution du litige aetuel. 5° La priorile de l'usage de Ia marque contestee devant elre reeonnue en faveur de Ormond et Cie avee loutes les eon- sequenees deduites au eonsiderant 3 ei-dessus, Ia queslion de l'admission.ou du rejet de la demande depend uniquement de savoir si, malgre le droit anterieur de eette maison, la mar- que Frossard et Cle se distingue par des earaeteres essentiels. de eelle d'Ormond, et si, en partieulier, son ensemble en dif- fCre suffisamment pour ne pas donner faeilement !ieu a une eonfusion. (Loi federale, art. 6.) 11 Y a lieu de eonstater d'abord que le seul motif prineipal, ou caraetere essentiel de Ia marque des deux maisons, est identique et eonsiste en une ancre. Cet embleme presente la meme forme et la meme dimension, et dans les deux mar- ques l'anere est ornee d'un eeusson fixe sur la partie eentrale de la tige. La plus grande analogie existe en outre entre elles dans la disposition en demi-eerele des mols Marque de fa- brique surmontant l'embleme lui-meme. Il resulte de la grande ressemblance, ainsi que du groupement semblable de ces divers elements des deux marques, qu'elles sont, dans leur ensemble, a un haut degre susceptibles d'etre eonfondues ou prises l'une pour l'autre, surtout lorsqu'on les eonsidere se- parement, ainsi que e' est generalement le eas dans les transac- tions eommereiales. Les legeres differences qu'un examen com- paratif minutieux amene a eonstater entre elles portent toutes sur des earaeteres seeondaires, et elles ne sont point de nature a rendre une confusion malaisee. La eireonstaI).ce que l'embleme eonstitutif de la marque se trouve figurer deux fois sur eelle deposee par la maison Or- mond, tandis qu'il n'apparail qu'une fois sur eeIle des deman- deurs, implique d'autant moins une differenee notabIe, qu'il est etabli, par des eehantillons produits au proees, que les deux maisons appliquent indifferemment une ou deux aneres
B. Civilrechtspflege. sur les enveloppes de leur marchandise, ainsi que sur les bandes qui entourent les paquets de cigares. Enfin la difference de couleur que les demandeurs font res- sortir entre l'impression de leur ancre et celle de leur partie adverse ne peut pas non plus etre consideree comme pouvant avoir pour effet d'empecher Ia confusion facile des deux mar- ques. Abstraction faite de ce qu'il n'est pas etabli que l'ancre employee par Frossard et G6 affecte ou doive affecter toujours Ia couleur rouge, cette difference n'apparait pas comme por- tant sur un caractere essentiel, si l'on considere que la loi- ne protege pas Ia couleur des marques, que la publication du Departement n'en tient aueun compte, et qu'il est loi- sible a chaque industriel de faire varier cet element atout instant. Dans eeUe position on doit reconnaitre que la marque Frossard et Ge est propre a induire l'acheteur en erreur sur la provenance des produits qu'elle revet: elle apparait des lors comme une imitation inadmissible de Ia marque Ormond et Ge, eL ne saurait etre mise au benetice de la protection de la loi.
La conclusion subsidiaire des recourants, tendant a l'ob- tention d'un delai de trois annees pour ecouler les produits en magasin munis de leur marque de fabrique actuelle et pour utiliser leur provision d'etiquettes, doit etre egalement ecar- tee. Rien, en effet, dans la loi de 1879, ni dans la procedure federale, n'autorise a obtemperer a une pareille demande : La marque N° 205,. deposee par la maison Frossard et G", ne pouvant elre toIeree, vu les dispositions de ceUe loi, et son usage ayant du etre declare illicite, son emploi doit cesser a partir du prononce dujugement. CeUe consequence legale doit etre immediate, et il ne se justifierait point de retarder ou de paralyser son effeten accordant aux recourants l'autorisa- tion qu'ils sollicitent, d'user eneore, pendant trois annees con- secutives, d'enveloppes ou d'etiquettes munies de Ia marque prohibee. C' est en outre entierement a tort que Frossard et C ie veulent assimiler ä une retroaction la prohibition dont leur marque IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 51.
va Mre l'objet. La loi ferlerale n'est en effet entree en vigueur qu'a partir du jour de sa promulgation, soit des le 1.0 avril :1880; elle n'a deploye ses effets qu'a partir de cette date et se borne a statuer a futur. . Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Les conclusions, tant principales que subsidiaires, de la demande de Frossard et Cie sont reJetees. Lausanne, -Imprimerie GeOl'ges Bridel,