Use of a patronymic in a trademark: limits of exclusivityGénéré par IA

Markenschutz. N° 31. ploi du vehicule a. moteur peut equitablement etre laissOO A la oharge de oelui qui l'utilise da.ns. son propre interet sa.ns bourse deller. Mms cette eventua.lite.n'est pas reaJisee pour le demandeur ; il a paye son ecot, et sa. oontribution n'apas profite a. Ercan mais uniquement au garagiste. La oourse projetee et lalocation ne sont vraisemblablement venues A ohef que parce que les frais se parta.geaient entre tous les participants. . La solution proposee par la defenderesse aurait, au sur- plus, pour consequence de faire .signer le oontrat par tous les partioipants A la course, ou au nom de tous par un repre- sentant, afin de paralyser d'avance l'exception tirOO de l'ad. 37 801. 4. La situation reelle ne s'en trouverait pas modifiee. Du reste, il seraitinequitable que celui qui, dans la forme, n'est pas intervenu au oontrat soit desa.vantage A l'egard du detenteur par rapport a celui quia conclu la looa.tion aussipour le compte mais non pas expressement au . nom des autres usagers de la voiture. IX. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 31. Extrait de I'arrnt de la Ie Seetion civile du 30 mai 1944 dans la cause Pernod S. A. c. EtablisSements Ahel Bresson et Feüx Pernod reunis, S. A. Marques da jabrique. Conditionset Iimites de l'utilisation d'un nom patronymique dans la marque (an. ler LMF, 950 aI. 2 CO). Fabrikmarken. Voraussetzungen und Grenzen der Verwendung eines Familiennamens in einer Marke (Art. 1 MSchG, Art. 950 Ahs. 20R). MarChe, di jabbrica. Condizioni e limiti delI'uso d'un nome patro- nimico nella marca (art. 1 LMF, 950 cp. 2 CO). 3. L'arrat du Tribunal fMeral du 25novembre 1941 a recon,nu le droit de la demanderB88ePernod S.A. d'utiliser dans ses marques le nom de Perllfid, encore Markenschutz. N° 31.

que, depuis de 10ngues annees, aucuna personna da ce nom ne fasse plus partie da l'administration ou de la direction. L'art. 950 801. 2 CO permet da faire figurer un nom de personne . dans la raison sociale d'une socMte anonyme et l'art. l er LMF autorise l'emploi de la raison comme marque. En ce ca.s, la marque ne doit pas necessaire- ment reproduire le texte integral de la raison; il est, en principe, loisible de n'y prendre . que l'essentiel (RO 43 II 95 ; 64 II 249). Seul un droit preferable de la defen- deresse pourrait donc s' opposer a. l'usage que la demande- resse fait du nom de Pernod. 4. -La. demanderesse, cependant,ne se contente pas de ce droit. Elle voudrait l'armer d'exclusiviU, an se faisant reconnaitre la faculte d'interdire a. quiconque l'emploi du nom de Pernod pour la designation de produits analogues a. ceux qu'elle fabrique ou met dans le commerce. L'arret cite du Tribunal federal a deja. repousse cette pretention. Mais la demanderesse essaye de parvenir a. ses fins en faisant valoir de nouveaux arguments. Elle se prevaut d'abord de l'usage prolonge, manifeste, public et indiscute du nom de Pernod, devenu ainsi la designation distinctive de l'absinthe et, par la suite, des autres produits fabriques par elle a. Couvet. Pareille notoriete devraitetre mise.a. l'abri de confusions resultant de l'homonymie. a) La droit auquella demanderesse pretend peut notam- ment se heurter au droit reconnu en doctrine et en juris- prudence a. toute personne d'utiliser de bonne foi son propre nom a. des fins industrielles ou commerciales. Que si une marque verbale ou mixte contient le nom d'une personne et qu'il y ait conHit entre cette marque et le nom porte par un homonyme, le droit au nom est, en regle generale, plus fort que le droit a. la marque, car il est inherent a la personne meme. L'ayant droit a lamarque doit, partant, en toIerer l'usage (RO 30 I 132 ; 31 I 510 ; 50 I 323; entre autres auteurs POUILLET, TraiM des marques de fabrique, 6 e M., n OB 923 et sv.). ., Cette regle comporte toutefois des temperaments dictes

Markenschutz. N° 31. parle principe de la bonne foi commerciale. CommeJ'arret RO 37 II 2761e constate, si, en principe, chaque individu a le droit de faire le bommerce sous -son proprenom, de se serm de ce nom comme raison de commerce et marque de fabrique, il y acependant des cas ou l'usagede ce nom revet un caractere frauduleux et devient par conse- quent illicite. Il en est aiusi notamment lorsqu'une per- sonne qui porte le meme nom qu'un commer9antconnu entre dans unesociete. uniquement pour que celle-ci puisse faire figurer son nom dans sa raison sociale et profiter de la confusion qui s'etabIlra dans l'esprit du publie entre les produits des deux maisons grace a la similitude des deux raisous. Aussi bien eelui qui prete ainsi son nom que celui qui se le fait preter et les tiers qui favorisent ou -provoquent cette combinaison se rendent eoupables de coneurrence deloyale (v. aussi RO 50 I 324 et sv.). Et meme s'il ne s'agitpas d'un prete-nom ni de l'emploi manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la notoriete d'une marque. TI devra se soumettre aux rest:t;'ie- tions que la bonne foi impose a eet usageet prendre toutes -les mesures propres a diminuer. le plus possible le risque de confusion ; partant il' n'utilisera son nom que sous une forme et avec des adjonetions qui le differeneient nettement du nom de l'homonyme, protege par une marque -valable et au benefice de l'ant6riorite de depot et d'usage (v. la jurisprudence du Tribunal federal sur les raisons sociales et la concurrence deloyale ; RO 47 II 64; 44 II 85 et sv. ; 40 II 127). b) La demanderesse n'ignore pas cette jurisprudence, mais elle estime qu'iI convient d'aller encore plus Ioin et, dansun cas tel que le sien, d'interdire meme a un homonyme de bonne foi l'utilisation de son nom. A l'appui de sa these,elle invoque les arrets 55 I 262, 59 II 207 et 64 II 244. Selon les deux premiers arrets, eonformement a la nouvelle tendanee de la doctrine et de la jurisprudence, l'usage prolonge d'une marque peut, suivant les circons- Markenschutz. N0 31. 185 tances, assurer la protection legale a certains elements verbaux, tels des homs de lieux qui, en principe, n'y auraient pas droit. Le Tribunal federala ainsi prot6ge les marques Tavannes Watch et Tunbridge Wells . Mais un nom de lieu diffare essentiellement du nom d'une personne. Le nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement attache a la personne. 11 en fait en quelquesorte partie. Eh interdire l'utilisation, c'est porter atteinte a la personnalite (v. les arrets cites plus haut). Le lien entre une personne et le lieu ou elle exploite un commerce ou une industrie 'est 10m. d'etre aussi etroit. TI est donc bien moins choquantd'empecher quelqu'un de designer ses produits ou sa marchandise sous un nom loeal deja devenu la marque 'distinctive d'une autre entreprise, que de lui ' defendre d'employer de bonne foi son propre nom. Quantautroisiame arret, il n'etaye pas la these de la demanderesse. En raison de l'usage prolonge etde la notorietede la marqueWollen-Keller, le Tribunal federal l'a, il est vrai:, declareedigne de protection, eneorequ'elle flit constituee par un nom generique et un nom de familIe tras connu. Mais il n'a nullement prive le defendeur Keller du droit d'introduire son nom dans sa' raison de commerce. Il Iui a simplementfait defensed'employer la eombmaison Wollen-Keller , lui suggerant meme comme licites celles de Tricot-Keller ), (cHemden- Keller , Garn-Keller)), etc . . Des lors, meme s'il etait exact -ce que la Cour canto- nale conteste, sauf pour ce qui concernait autrefois l'absin- the -que 1e nom de Pernod -est . devenu 'caracteristique des seuls produits fabriques par la demanderesse,ce fait permettrait tout au plus d'accorder a ce nom une pro- tectionplus grande que laprotection assez faible des mar- ques formees d'un nom de familIe, sans conferer pour autant a la demanderesse un' droit exclusif a ce nom. e) TI n'est du reste pas necessaire d'etendre aussi loin la protection des marques verbales qui jouissent d'une grande notoriete. Le juge dispose des moyens voulus

Markenschutz. N° 31. pour empecher l'usage abusif d'un nom au detriment d'une marque existante, a la quelle un long usage a confere la renommee. Il peut ardonner toute mesure de nature a eca.rter le plus possible un dommage. Mais aller jusqu'a interdire a une personne s'appelant Gillette ou Suchard ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de trop et porter aux droits de la personnaliM une nouvelle atteinte qui parait excessive et inutlle. d) C'est, a la veriM, la situation en Suisse qui importe et les jugements fran9ais ne peuvent en l'espece etre d'aucun secours, vu la situation toute differente des diverses maisons Pernod en France et de la maison de Couvet. En France, la situation parait inextricable. En Suisse, avant 1937, epoque ou Bresson-,Pernod et un nomme Mirau1t, representant un certain Pernot, ont essaye d'intro- duire dans le pays de nouvelles marques, seule, semble-t-il, la. demanderesse y avait deja mis dans le commerce des boissons sous le nom de Pernod. Il en sera tenu compte apropos du grief de !'imitation et des mesures de pro- tection a prendre, mais cela 1).e donne pas a la demanderesse le droit exelusif au nom de Pernod et a son utilisation oomme marque L'.arret attaque doit done etre eonfirme sur ce point. 5. -Si, des lors, .la demanderesse ne peut s'opposer a l'emploi du nom de Pernod par d vrais homonymes, selon les regles de la bonne foi, elle est cependant fondee a en interdire l'usage a tous ceux qui l'utilisent sans droit. Elle pretend qu'il en est ainsi pour la di/enderesse. Ce moyen, que la juridietion cantonale .n'a pasexamine, releve egalement du droit suisse, car la question de savoir si un nom peut figurer dans une marque sans leser les inMrets legitimes d'un autre ayant droit est, eomme l'imitation, la prioriM, ete., une question de fond regie par la legislation interne et non par les eonventions inter- nationales (RO 63 II 123). La defenderesse ne peut revendiquer l'utilisation du nom de Pernod qu'en vertu d'un droit au nom, d'un Markenschutz. N0 31.

droit a la raison sociale ou d'un droit a une marque oppo- sable a la demanderesse. a) Le dtroit au nom protege d'abord la. personne physi- que. Elle peut utiliser son nom soit comme raison de commerce individuelle, soit dans la raison de commerce d'une socieM a responsabiliM personnelle dont elle serait l'associeindefiniment responsable (art. 947 CO), soit meme dans la raison soeiale d'una personne morale, en particu- . lier d'une socieM anonyme (art. 950 801. 2 CO). Bien que les personnes m9rales puissent choisir pour raison soeiale des noms de fantaisie ou encore des mots indiquant leur genre d'aetivite, et qu'a leur endroit la proteetion due au nom patronymique s'impose avee moins de force que pour les personnes physiques, le droit d'utiliser un tel nom dans une raison soeiale ne laisse pas d'etre un droit individuel inherent a la personnaliM de l'assoeie ou de l'actionnaire qui veutl'employer. Il n'eut guare eM possible en 1932 de defendre aFelix Pernod d'adopter pour la soeieM anonyme qu'il fondait la raison Felix Pernod S. A. Cela. est encore moins possible aujourd'hui, apres douze ans d'existence de cette maison et dix ans apres sa fusion avec les Etablissements Bresson. La. deman- deresse ne s'eleve d'ailleurs pas contre la raison soeiale de la defendresse. Partant, l'utilisation du nom de Pernod dans la marque de la defendresse n'est an principe pas non plus illicite. b) Toutefois, le defendeur au present proces n'est pas Felix Pernod, c'est la socieM des Etablissements Abel Bresson etPernod reunis S. A. . Celle-ci ne saurait tuer de l'art. l er LMF plus de droits qu'll n'en assure aux personnes morales qui entendent faire de leur raison sociale une marque de fabrique ou de commerce. Sans doute n'est-il pas requis, en regle generale, qu'une marque reproduise inMgralement la raison socmle; des abreviations peuvent etre protegees, si elles retiennent l'essentiel de la raison. Ce n'est point le cas pour la defen- deresse. Elle ne s'appelle pas Felix Pernod S. A. , mais Etablissements Abel Bresson et Fetix Pernod

188 Markenschutz. N° 32. rewiis S. A: . Les deux: noms sont necessaires pour former la raison sociale, et aucun d'euxn'est principal par rap- port a l'autre. Le choix d'un seul pour l'utilisercomme marque ne trouve nulle justifioation dans las regles legales qui prowgent la raison sodale et son emploi oomme marque. La defenderesse ne peut done tirer de l'art. l er LMF auoun droit a la marque Felix Pernod sans y ajouter le reste de sa raison sooiale. c) La defenderesse soutient neanmoinsque, detoute fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernodou de F6lix Pernod oomme marque, par suite d'une anMrioriM de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut a cet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'anoienne maison Abel Bresson ou de l'aucienne maison Felix Pernod S. A. qui ont fusionne en1934. La, Cour cantonale a refait aveo soin et dans le detail l'lristorique des differentes marques Pernod et de lem usage. Elle ast arrivee, comme le Tribunal fMeral, a la conclusion que 1a defenderesse n'a auoun droit prefe- rentiel opposable aux moyens de la demanderesse. 32 . Extrait de l;arret de la Ie .Section civile' du 2 mai 19-4-4 dans la cause Approvisionnements alimentaires S.A. contre Chicoree S. A. Marques de jabrique. Action en ladiatnon intentOO par le titulaire de la marque Figör contre un concurrent ayant fait eure- 'gistrer posterieurement la marqu.e Cafidor . Confusion possible . des ßeux marques. Action admise. Loi fM6rale du '26 septembre 1890, an. 6. Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers dät l lärke Figor gegen die spätere, durch einen Konku,rrenterl .eR ii:dnte Eintragu,ng der Marke . Cafidor . VerwechslungsgefahfSer bei den Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6. March6 di jabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare della. marca. Figor contro un concorrente cheha fatto iscrivere posteriol'IIlente la marca Cafidor . Confusione possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF. : larkenschutz. N° 32.

Resume des taits.

La SocieM anonyme Chicoree, Renens, .. est titulaire

d' e marque destinee a designer un sucoedane de OMe.

Cette marque secompose d'un eIemeIlt figuratif, :consis-

taut essentiellement en une tete de femme' aveo une ma

tenant une tasse de oafe,et d.u mot FIG(lR .. Quelque

temps

apres l'enregistrement. de cette marque, la SocieM

anonyme Approvisionnements allmentaires, a Geneve, a

fait enregistrer

pour un produit similaire 'tUle marque

egale:m:ent oombinee. L'element verbal de oette, ma,rque

consiste dans le mot CAFIDOR. Estiinant que la marqile

Cafidor na se distfuguait

pas suffisamment de la marque

Figor

pour empecher des oonfusions; la socieM Chicoree

S.

1. a assigne la societ Approvisionnem.ents alimentaires
2. A. devant la Cour de justice civilede Geneve en oon-

cluant a ce qu'il plais a celle-ci en prononcer la radiation

etfaire defense a la defenderesse de s'en serVir. La Cour

ayant fait droit aces conclusions, la defenderessea recour

en reforme au Tribunal federal. Le recours a eM rejete

et le jugeQlent attaque a eM confu:ri1e.

Extraitnesmotit8 :

3. -La recourante a longuement insisM daIissol1

memoire sur le fait que le m'ot (e Cafidor a une'syllabe

da plus que lemot Figor)), que les syllabes 01' , ceFi

et ( Fig sa retrouvent dansde tras nombreusesmatques,

qu'elles li'ont donc rien de. tras caracteristique, sont

tombees dans le domaine public, et enfin quele mot

Figor eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'unedes

substances entrant dans la compositiondu produit,Ces

arguments ne sont pas decisifs.

Affisi

que le Tribunal fooeral l'adeja releve apropos

des marques c( Cuprofil) et Cuprofino ,unesimple

difference dansle nombre des syllabes ne suffirapas

necesSairement pour distinguer UJie marque d'une autre

(RO 56 Il 224/225); on ne doitpas, en effet, separer

les

syllabes po les examiner' isolement, comme le fait

la. recourante. Ce qui importe, quand on compai.'e les