Technical necessity of shape mark; hearing rights in interim measuresGénéré par IA

{T 1/2}
4P.200/2006 /ruo

Urteil vom 24. Oktober 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett,
Bundesrichter Mathys,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien

1. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
   
2. Philips AG,
   Beschwerdeführerinnen,
   beide vertreten durch Herrn Dr. Patrick Troller und
   Herrn Dr. Gallus Joller,

gegen

Rayovac Europe Ltd.,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Obergericht des Kantons Luzern I. Kammer, Postfach, 6002 Luzern.

Gegenstand
Art. 9 und 29 Abs. 2 BV (Zivilprozess; vorsorgliche Massnahmen; Markenrecht; unlauterer Wettbewerb),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern I. Kammer vom 13. Juni 2006.

Sachverhalt:
A.
Mit Eingabe vom 23. Dezember 2005 gelangten die Koninklijke Philips Electronics N.V. (Gesuchstellerin 1, Beschwerdeführerin 1) und die Philips AG (Gesuchstellerin 2, Beschwerdeführerin 2) an das Obergericht des Kantons Luzern mit dem Rechtsbegehren, der Rayovac Europe Ltd., (Gesuchsgegnerin, Beschwerdegegnerin) sei unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Haft oder Busse) für den Zuwiderhandlungsfall vorsorglich zu untersagen, elektrische Rasierapparate mit Scherköpfen, die entsprechend den Abbildungen (drei Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck) angeordnet sind, insbesondere die Modelle Remington R 850, Remington R 830 und Remington Titanium R 9500, in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
B.
Mit Entscheid vom 13. Juni 2006 wies der Einzelrichter am Obergericht des Kantons Luzern das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Markenrecht und nach UWG ab. Der Einzelrichter stellte fest, es sei von einem internationalen Sachverhalt auszugehen, zu dessen Beurteilung er zuständig sei. Er nahm die von den Parteien aufgelegten Urkunden, insbesondere verschiedene Gutachten, zu den Akten und lehnte weitere Beweismassnahmen, namentlich die von den Gesuchstellerinnen beantragten Expertisen ab. Er kam zum Schluss, die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 59 MSchG fehlten, weil die Gesuchsgegnerin die Nichtigkeit der Formmarke IR Nr. 638 663 der Gesuchstellerin 1 glaubhaft gemacht habe und keine besonderen Umstände behauptet seien, die das Verhalten der Gesuchsgegnerin als unlauter erscheinen liessen.
C.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 25. August 2006 beantragen die Beschwerdeführerinnen dem Bundesgericht, der Entscheid des Präsidenten des Obergerichts des Kantons Luzern vom 13. Juni 2006 sei aufzuheben. Sie rügen die Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV, insbesondere ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Anspruchs auf Begründung. Ausserdem rügen sie, der Obergerichtspräsident habe ihnen die beantragte Kurzexpertise willkürlich verweigert und Art. 2 lit. b MSchG willkürlich angewendet.
D.
Der Präsident des Obergerichts des Kantons Luzern und die Gesuchsgegnerin schliessen in ihren Vernehmlassungen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen kantonale Endentscheide (Art. 86 OG) kann unter anderem wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 84 Abs. 1 lit. a OG). Gegen den angefochtenen Entscheid des Obergerichtspräsidenten über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 59 MSchG, der im summarischen Verfahren erlassen wurde, ist kein kantonales Rechtsmittel gegeben (§§ 245 ff. ZPO LU); mit der Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen wird das vom Beschwerdeführer eingeleitete Verfahren beendet. Nach der Praxis ist der Entscheid über vorsorgliche Massnahmen übrigens in jedem Fall mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbar, da die in Art. 87 Abs. 2 OG für selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide aufgestellte Voraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils ohnehin gegeben wäre (BGE 116 Ia 446 E. 2 S. 447). Die von den Beschwerdeführerinnen vorgebrachten Rügen können nicht mit anderen Rechtsmitteln beim Bundesgericht vorgebracht werden (Art. 84 Abs. 2 OG); insbesondere ist die Berufung nicht zulässig, da im angefochtenen Entscheid über die Ansprüche der Parteien nicht materiell entschieden worden ist (Art. 48 OG; vgl. BGE 128 III 250 E. 1b S. 252; 131 III 667 E. 1.1 S. 669). Die fristgerecht (Art. 89 in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 lit. b OG) eingereichte Beschwerde der materiell und formell beschwerten Beschwerdeführerinnen (Art. 88 OG) ist zulässig, soweit die Rügen im Sinne von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG gehörig begründet sind (BGE 129 I 113 E. 2.1 S. 120, 185 E. 1.6 S. 189; 127 I 38 E. 3c S. 43).

2.
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung und stellt anderseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Zu den aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessenden Verfahrensansprüchen gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 129 II 497 E. 2.2 S. 504 f.; 127 I 54 E. 2b S. 56, je mit Verweisen). Ausserdem leitet das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung daraus die Pflicht der Behörden ab, ihre Entscheide zu begründen. Die Begründung eines Entscheides muss so abgefasst sein, dass die betroffene Partei ihn gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Sie muss nicht zu jedem Vorbringen Stellung nehmen, aber wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen sich die entscheidende Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236 mit Verweisen).
2.1 Die Beschwerdeführerinnen legen dar, dass der Gerichtspräsident ihnen die Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin vom 17. Februar 2006 lediglich "Zur Orientierung" zustellte. Ihre Behauptung, sie hätten keine Gelegenheit erhalten, sich zu den nicht weniger als 56 von der Gegenpartei ins Recht gelegten Beilagen zu äussern, ist nicht in Einklang zu bringen mit dem von den Beschwerdeführerinnen selbst erwähnten Umstand, dass sie am 3. März 2006 eine Noveneingabe einreichten. Daraus ergibt sich, dass es den Beschwerdeführerinnen ohne weiteres auch möglich gewesen wäre, zur Darstellung der Gegenpartei Stellung zu nehmen. Es ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführerinnen nicht begründet, weshalb ihnen verwehrt gewesen sein sollte, insbesondere zum von der Beschwerdegegnerin eingereichten Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts und zur Interpretation von Testergebnissen durch die Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen.
2.2 Dass es den Beschwerdeführerinnen frei gestanden hätte, auch zur Noveneingabe der Beschwerdegegnerin vom 21. April 2006 Stellung zu nehmen, bestreiten sie nicht. Wenn sie nach einem Telefonat mit dem Obergerichtspräsidenten davon absahen, unaufgefordert zu den Vorbringen und Beweismitteln der Gegenpartei Stellung zu nehmen, so beruht dies offensichtlich auf ihrer eigenen Entscheidung und kann nachträglich nicht als Verweigerung des Anspruchs auf Gehör bezeichnet werden. Denn aus der Weiterleitung der Eingabe der Beschwerdeführerinnen an die Gegenpartei "Zur Stellungnahme" einerseits und der Eingabe der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerinnen "Zur Orientierung" anderseits ergibt sich allein, dass nach der Beurteilung des Gerichts im einen Fall Fragen offen blieben, während im anderen kein Bedürfnis nach weiterer Stellungnahme bestand. Dies schliesst jedoch in keinem Fall aus, dass aus Sicht der Beschwerdeführerinnen Grund für eine weitere Äusserung zu den Vorbringen der Gegenpartei bestehen konnte. Dass es ihnen unter diesen Umständen verwehrt gewesen wäre, auch ohne entsprechende Aufforderung ihre Ansicht dem Gericht zur Kenntnis zu bringen, behaupten sie jedoch selbst nicht. Die Rüge der Verweigerung des rechtlichen Gehörs bzw. der Ungleichbehandlung der Parteien ist unbegründet.
2.3 Der Gerichtspräsident hat die bei den Akten liegenden Gutachten und ausländischen Entscheide als hinreichend erachtet, um über die beantragte vorsorgliche Massnahme der Beschwerdeführerinnen zu entscheiden. Er hat seinen Entscheid unter anderem mit Hinweis auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts Deutschland begründet, der schlüssige Ausführungen zum Technischen der Formmarke IR Nr. 638 663 enthalte. Mit diesem Hinweis hat der Gerichtspräsident begründet, welche Ausführungen dieses Beschlusses er als überzeugend erachtete und damit die Überlegungen genannt, die er für seinen Entscheid für massgebend hielt; der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern die Beschwerdeführerinnen gestützt darauf die Entscheidbegründung nicht verstanden haben könnten und ihnen eine sachgerechte Anfechtung unmöglich gewesen sein sollte. Dass sich der Gerichtspräsident nicht ausdrücklich mit allen Urteilen und insbesondere nicht mit denjenigen auseinandersetzte, deren Erwägungen er als nicht überzeugend erachtete, vermochte die Beschwerdeführerinnen nicht daran zu hindern, ihre Ansicht auf die ihnen günstigen Erwägungen der anderen Urteile zu stützen, wie sie selbst unter Verweis auf ihre Vorbringen darlegen, mit denen sie die Verletzung von Art. 9 BV begründen. Die Beschwerdeführerinnen konnten aus der angefochtenen Begründung ersehen, welche Erwägungen der Gerichtspräsident als überzeugend erachtete und welche er gerade nicht übernahm. Der angefochtene Entscheid genügt damit den aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessenden Anforderungen an die Begründung. Die Rüge der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV ist abzuweisen.
3.
Der Obergerichtspräsident ist im angefochtenen Entscheid zum Schluss gekommen, die Nichtigkeit der Formmarke IR Nr. 638 663 der Beschwerdeführerin 1 sei glaubhaft gemacht. Er hat aus diesem Grund nicht als glaubhaft erachtet, dass die Beschwerdeführerinnen in ihrem Recht an dieser Marke verletzt seien und hat nicht eingehend geprüft, ob ihnen aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil im Sinne von Art. 59 MSchG droht. Die Beschwerdeführerinnen werfen ihm in diesem Zusammenhang Willkür vor.
3.1 Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon vor, wenn eine andere Lösung vertretbar oder gar vorzuziehen wäre; das Bundesgericht hebt einen Entscheid vielmehr nur auf, wenn dieser mit der tatsächlichen Situation in offensichtlichem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Dabei rechtfertigt sich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides nur, wenn er auch im Ergebnis verfassungswidrig ist (BGE 132 III 209 E. 2.1 S. 211; 129 I 49 E. 4 S. 58, je mit Verweisen). Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen der beantragten vorsorglichen Massnahme glaubhaft zu machen. Dafür bedarf es nicht der vollen Überzeugung des Gerichts. Eine Tatsache ist vielmehr schon glaubhaft gemacht, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3 S. 325 mit Verweisen). Das Beweismass des Glaubhaftmachens gilt dabei sowohl für die behauptete Verletzung wie für die Gültigkeit des Schutzrechts (BGE 132 III 83 E. 3.2 S. 86 mit Hinweisen). Das Gericht hat sich insbesondere auch mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung zu begnügen, da es sonst der Entscheidung in der Sache vorgreifen würde (BGE 108 II 69 E. 2a S. 72 mit Verweisen). Es hat in wertender Abwägung die sich gegenüber stehenden Interessen (vgl. BGE 120 II 393 E. 4c S. 398) des Schutzrechtsinhabers an der unverzüglichen Durchsetzung eines behaupteten Unterlassungsanspruchs einerseits und des angeblichen Verletzers an der ungehinderten Teilnahme am Markt anderseits zu gewichten.
3.2 Nach der Rechtsprechung kann der Richter das Beweisverfahren schliessen, wenn die Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind oder wenn er auf Grund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass diese Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211 mit Verweisen; vgl. auch BGE 131 I 153 E. 3 S. 157; 130 II 425 E. 2.1 S. 429). Der Obergerichtspräsident hat die von den Beschwerdeführerinnen beantragte Expertise im angefochtenen Entscheid unter anderem mit der Begründung abgewiesen, die damit zu beweisenden Tatsachen seien für den Entscheid unerheblich. Insbesondere hat er die Expertise zur Qualität und zu den Kosten der gesuchsgegnerischen Rasierapparate, zur Zufälligkeit der Entwicklung des Designs der Rasierfläche dieser Apparate und zur Funktion von elektrischen Rasierapparaten sowie zur Frage, ob für die Schirmplatte bzw. die Rasierapparate insgesamt oder allgemein verschiedene Formen zur Verfügung stehen, mit dieser Begründung abgewiesen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen kann in vertretbarer Weise angenommen werden, diese Fragen seien zu wenig spezifisch, um die für die technische Notwendigkeit der beanspruchten Form wesentlichen Fragen der möglichen Alternativen und deren Herstellungskosten zu beantworten. Es ist überdies nicht schlechterdings unhaltbar anzunehmen, die technisch unterschiedlichen Rasierapparate mit sog. oszillierenden Systemen würden im Vergleich zu denjenigen mit Rundscherköpfen unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen und aus diesem Grund keine Alternative darstellen. Denn der Obergerichtspräsident durfte aufgrund einer vorläufigen rechtlichen Würdigung ohne Willkür annehmen, zumutbare Alternativen seien nur innerhalb technisch gleicher Funktionsweisen massgebend, zumal wenn diese wie hier unterschiedliche Rasurbedürfnisse befriedigen, wie der Gerichtspräsident wiederum ohne Willkür annehmen konnte. Die Beschwerdeführerinnen verkennen, dass es im Massnahmeverfahren nicht darum gehen kann, noch nicht entschiedene Rechtsfragen umfassend zu beantworten und umstrittene technische Fragen eingehend abzuklären, wenn sie rügen, der Gerichtspräsident habe ihre Beweisanträge willkürlich beschränkt und verkürzt. Im Massnahmeverfahren durfte er vielmehr ohne in Willkür zu verfallen auf Beweismassnahmen zu Aspekten verzichten, welche möglicherweise auch von Bedeutung sein können, wie das Ergebnis der Rasur bei einer bananenförmigen Anordnung der Scherköpfe. Denn es ist im Rahmen vorläufiger rechtlicher Würdigung vertretbar anzunehmen, die glaubhaft gemachte Nichtigkeit der Formmarke aus technischer Notwendigkeit werde durch eine einzige zumutbare Alternative nicht in Frage gestellt. Soweit die Begründung der Beschwerdeführerinnen insofern den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG genügt, ist die Rüge willkürlicher antizipierter Beweiswürdigung unbegründet.

3.3 Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. b MSchG insbesondere Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Der Obergerichtspräsident hat im angefochtenen Urteil geschlossen, die Beschwerdegegnerin habe glaubhaft gemacht, dass die Formmarke IR Nr. 638 663 der Beschwerdeführerin 1 nichtig sei, weil sich sämtliche Formelemente dieser Marke aus technischen Notwendigkeiten für die Konstruktion eines elektrischen Rasierers mit rotierenden Messern ergäben, wenn zur Erhöhung der Rasiergeschwindigkeit und zur Erzielung einer sauberen und angenehmen Rasur drei Scherköpfe eingesetzt würden. Dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts, auf die der angefochtene Entscheid verweist, im Rechtsmittelverfahren vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden ist, lässt diesen Verweis entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen nicht als schlechthin unvertretbar erscheinen. Er bezieht sich vielmehr eindeutig auf die Anordnung der Scherköpfe - die in der umstrittenen Formmarke übernommen wird - und nicht auf die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Trägerplatte und die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umrandung der drei Scherköpfe, zu deren Neubeurteilung die Sache im deutschen Verfahren an das Patentgericht zurückgewiesen wurde. Die Beschwerdeführerinnen behaupten nicht, dass sie sich im kantonalen Massnahmeverfahren explizit auf diese konkreten Gestaltungselemente ihrer Marke berufen hätten, um die Glaubhaftigkeit der Nichtigkeit zu erschüttern (Art. 90 Abs. 1 lit. b OG). Der Gerichtspräsident hat im angefochtenen Entscheid Art. 2 lit. b MSchG in vorläufiger Würdigung ausgelegt und angewendet - dass er für die danach massgebende technische Notwendigkeit auf ein ausländisches Urteil Bezug nahm, ändert daran entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen nichts und vermag Willkür nicht auszuweisen. Dass auf dem Markt neben Rasierapparaten mit Rundscherköpfen auch solche mit oszillierenden Schersystemen angeboten werden, hat der Massnahmerichter im angefochtenen Entscheid berücksichtigt, jedoch darin wegen der unterschiedlichen Funktionsweise willkürfrei keine zumutbare Alternative gesehen; die Alternative mit zusätzlichen (vier bis acht) Scherköpfen, die nach den unbestrittenen Feststellungen im angefochtenen Entscheid zu keinem besseren Rasurergebnis führt, konnte der Massnahmerichter ohne Willkür als nicht zumutbare Alternative in der Erwägung ablehnen, dass derartige Apparate unhandlicher wären und sich der Gesichtsform weniger gut anpassen würden. Da - überflüssige - zusätzliche Scherköpfe keine technische Verbesserung bringen, was die Beschwerdeführerinnen nicht bestreiten, verfiel der Massnahmerichter nicht in Willkür, wenn er den Gegenbeweis der Beschwerdeführerinnen gegen die Glaubhaftigkeit der technischen Notwendigkeit durch die Möglichkeit zusätzlicher Scherköpfe nicht als erbracht ansah. Schliesslich verkennen die Beschwerdeführerinnen wiederum die beschränkte Beurteilung auch von Rechtsfragen im Massnahmeverfahren, wenn sie als willkürlich erachten, dass der Obergerichtspräsident im angefochtenen Entscheid eine sehr beschränkte Anzahl möglicher Formen für die Anordnung von Scherköpfen nicht als hinreichend ansah, um daraus auf eine zumutbare technische Alternative zu schliessen. Der Gerichtspräsident verfiel nicht in Willkür, wenn er aus der Praxis und der Lehre zu dieser Frage keine eindeutige Antwort entnehmen konnte. Dass er sich unter diesen Umständen auf eine Lehrmeinung bezog, um die Rechtsfrage der technischen Notwendigkeit vorläufig zu beantworten, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen vertretbar ohne Rücksicht darauf, ob dieser Doktrin bei freier Prüfung gefolgt würde.
4.
Der Obergerichtspräsident hat im angefochtenen Entscheid das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerinnen nicht verletzt und ohne in Willkür zu verfallen geschlossen, die Nichtigkeit der Formmarke IR Nr. 638 663 sei glaubhaft gemacht. Unter diesen Umständen hat er das von den Beschwerdeführerinnen beantragte vorsorgliche Unterlassungsbegehren in vertretbarer Weise abgewiesen. Die staatsrechtliche Beschwerde ist abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang den Beschwerdeführerinnen zu auferlegen. Sie haben der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu ersetzen. Gerichtsgebühr und Parteientschädigung bemessen sich nach dem Streitwert, der im angefochtenen Entscheid entsprechend der beantragten Sicherheitsleistung von Fr. 1'600'000.-- sehr hoch geschätzt worden ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 12'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerinnen haben der Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 14'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, I. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Oktober 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: