Entscheiddatum: 08.08.2012Publikationsdatum: 30.08.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIB-5122/2011
Arrêt du 8 août 2012 Composition Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Marc Steiner, juges,Vanessa Thalmann, greffière. Parties 1. Etude Secretan Troyanov & Associés,agissant par Maîtres A._______ et B._______, 2. Maître A._______,3. Maître B._______,tous les trois représentés par Maître Anne Sonnex Kyd,recourants, contre 1. Maître C._______,2. Maître D._______,tous les deux représentés par Maîtres Vincent Jeanneret et Blaise Stucki,intimés, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demandes de modification du registre de la marque suisse n° P-442215 "SECRETAN TROYANOV (fig.)".
A.a L'Etude d'avocats Secretan Troyanov (ci-après : l'Etude) a été fondée en 1967 par Me D._______ et Me C._______.
A.b Le 26 novembre 1996, les associés de l'Etude ont déposé une demande d'enregistrement pour la marque "Secretan Troyanov". L'enregistrement de la marque suisse "Secretan Troyanov" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 123 du 1er juillet 1997.
Le 5 décembre 1997, les associés de l'Etude, à savoir Me D._______, Me C._______, Me A._______, Me E._______, Me F._______, Me G._______, Me H._______, Me B._______ et Me I._______ ont conclu un contrat de société simple (ci-après : contrat de société simple de 1997) remplaçant les accords antérieurs. Ce contrat prévoyait notamment à son art. 1 que l'Etude était titulaire de la marque de service "Secretan Troyanov", enregistrée à l'OFPI (al. 2) et que les fondateurs de l'Etude autorisaient expressément l'utilisation de leur nom même après leur départ définitif de l'Etude (al. 4).
A.c Me D._______ et Me C._______ ne sont plus associés de l'Etude depuis 1998, respectivement 2003.
A.d Le 1er janvier 2006, les associés de l'Etude, à savoir Me A._______, Me E._______, Me F._______, Me G._______, Me H._______, Me B._______ et Me J._______, ont conclu un nouveau contrat de société simple (ci-après : contrat de société simple de 2006) remplaçant le contrat de société simple de 1997. L'art. 1 al. 2 du contrat de société simple de 2006 reprend les termes de l'art. 1 al. 2 et 4 du contrat de société simple de 1997 (« L'Etude est titulaire de la marque de service "Secretan Troyanov", enregistrée à l'IFPI. Les fondateurs de l'Etude ont expressément autorisé l'utilisation de leur nom même après leur départ définitif de l'Etude »).
A.e Au mois de mai 2010, les associés E._______, F._______, G._______, H._______, J._______ et K._______ (ci-après : les associés démissionnaires) ont démissionné de l'Etude avec effet au 31 décembre 2010.
A.f Le 21 juin 2010, Me G._______ a informé l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) du départ de l'Etude des associés démissionnaires avec effet au 31 décembre 2010. Il expliqua que certains des associés pourraient tenter d'effectuer dans ce contexte des démarches auprès de l'IPI pour obtenir un avantage stratégique. Il demanda ainsi à l'IPI de ne procéder à aucune modification du registre sans l'accord exprès et par écrit de tous les associés actuels.
A.g Le 23 juillet 2010, Me A._______ et Me B._______ ont informé les associés démissionnaires qu'ils avaient décidé de poursuivre les activités de la société simple et de reprendre, avec effet au 1er janvier 2011, les droits et obligations résultant des contrats conclus par les associés, y compris notamment le droit à la marque.
Par courriel du 26 juillet 2010, Me A._______ et Me B._______ ont annoncé au personnel de l'Etude qu'ils continueront "l'aventure de Secretan Troyanov, seuls à compter du 1.1.2011". Ils ont expliqué que l'Etude sera transformée en société anonyme d'avocats, probablement autour de L._______ SA qui sera rebaptisée à cette occasion.
A.h Par courrier du 15 novembre 2010, Me F._______ et Me E._______ - agissant respectivement en qualité de Managing Partner actuel de l'Etude et d'ancien Managing Partner et déposant d'origine de la marque - ont informé l'IPI que les associés démissionnaires quittaient l'Etude avec effet au 31 décembre 2010 et renonçaient à toutes prétentions sur la marque "Secretan Troyanov". Ils ont ajouté que le registre devra être adapté en conséquence et que Me A._______ et Me B._______ devront être considérés tous deux individuellement comme personnes de contact.
Le 15 novembre 2010 également, Me D._______ et Me C._______ ont indiqué à l'IPI que, en violation du contrat de société simple de 1997, les associés de l'Etude n'avaient pas procédé à la radiation de la marque lorsque l'Etude était devenue une société en nom collectif non-inscrite. Ils ont précisé s'opposer à toute demande tendant à l'inscription d'un nouveau titulaire en lieu et place de Secretan Troyanov & Associés.
Par courrier du 23 novembre 2010, Me A._______, Me B._______ et Me E._______ ont requis de l'IPI qu'il inscrive A._______ et B._______ comme titulaires de la marque "Secretan Troyanov" et ont simultanément déposé une déclaration de transfert à la société M._______ LLP.
Le 7 décembre 2010, l'IPI a indiqué à l'Etude ainsi qu'à Me D._______ et Me C._______ qu'aucune modification du registre ne sera effectuée, motif pris que la titularité de la marque est litigieuse.
A.i Par courrier du 10 décembre 2010, Me E._______ a indiqué qu'il n'y avait, à sa connaissance, pas de litige entre les titulaires de la marque, qui sont les associés de l'Etude, et a ainsi réitéré sa demande du 23 novembre 2010.
Le 11 décembre 2010, Me D._______ et Me C._______ ont confirmé le contenu de leur écriture du 15 novembre 2010. Le 15 décembre 2010, les prénommés ont requis de l'IPI qu'il procède à la radiation de la marque, au motif que la société Secretan Troyanov & Associés venait d'être remplacée par une société anonyme Secretan Troyanov SA.
Le 16 décembre 2010, Me G._______ a indiqué à l'IPI que le courrier de Me E._______ du 10 décembre 2010 avait été envoyé contre sa volonté et qu'il n'était pas d'accord avec cette démarche.
A.j Invités par l'IPI à compléter leur demande de radiation par une déclaration du titulaire ou un jugement entré en force, Me D._______ et Me C._______ se sont prononcés en date du 5 mars 2011. Selon eux, en raison du vice entachant l'enregistrement de la marque, il convient de constater la nullité de celle-ci et de procéder en conséquence à sa radiation d'office ; à titre subsidiaire, à supposer que l'Etude, en dépit de son défaut de personnalité juridique, ait été titulaire de la marque, celle-ci doit être radiée suite à sa liquidation ; à titre plus subsidiaire, en leur qualité de co-titulaires de la marque, ils demandent qu'il soit donné suite à leur demande de radiation du 15 décembre 2010 ; à titre plus subsidiaire encore, si l'IPI devait refuser de radier la marque, ils concluent à ce que le registre ne soit pas modifié tant que la contestation relative à la titularité de la marque ne sera pas résolue.
Pour sa part, l'Etude a, à plusieurs reprises, contesté les arguments de Me D._______ et Me C._______. Elle estima en bref que ces derniers intervenaient "de mauvaise foi" et qu'ils n'avaient plus aucun droit en relation avec la marque "Secretan Troyanov".
B. Par décision du 28 juillet 2011, l'IPI a rejeté les demandes de modification du registre présentées par Me A._______, Me B._______ et Me E._______ ainsi que les demandes de radiation et de non-modification du registre formulées par Me D._______ et Me C._______, aux motifs que les différentes demandes déposées étaient contradictoires et qu'elles reflétaient l'existence d'un conflit allant au-delà de l'actualisation du registre des marques.
C. Par écritures du 14 septembre 2011, l'Etude, agissant par Me A._______ et Me B._______, ainsi que Me A._______ et Me B._______ à titre personnel (ci-après : les recourants) recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Quant au fond, ils concluent sous suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire A._______ et B._______ - tous deux pris individuellement - comme titulaires et répondants de la marque "Secretan Troyanov" dès le 1er janvier 2011 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire les prénommés comme répondants de la marque "Secretan Troyanov" inscrite au nom de Secretan Troyanov & Associés dès le 1er janvier 2011.
D.
D.a Par courrier du 19 septembre 2011, Me D._______ et Me C._______ ont informé le Tribunal administratif fédéral qu'ils faisaient valoir leur qualité de partie ou, à tout le moins, de personnes intéressées à la procédure.
Le 29 septembre 2011, les recourants ont contesté la qualité de partie ou de tiers intéressés aux prénommés et se sont opposés à ce que leur recours leur soit transmis. Selon eux, Me D._______ et Me C._______ ont renoncé à tous leurs droits sur la marque lors de leur départ de l'Etude.
Le 25 octobre 2011, l'IPI a renoncé à présenter des remarques et observations sur la qualité de partie des prénommés. Me D._______ et Me C._______ se sont quant à eux exprimés sur leur qualité de partie par courriers des 31 octobre et 29 décembre 2011. Pour leur part, les recourants ont maintenu leur opposition à l'octroi de la qualité de partie aux prénommés dans leur courrier du 16 décembre 2011.
D.b Par décision incidente du 6 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a reconnu la qualité de partie à Me D._______ et Me C._______.
E.
E.a Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI a répondu en date du 4 avril 2012 qu'il renonçait à déposer une réponse au recours et renvoyait aux considérants de sa décision du 28 juillet 2011.
E.b Egalement invités à se prononcer sur le recours, Me D._______ et Me C._______ (ci-après : les intimés) en ont proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de leur réponse du 27 avril 2012.
F. Dans leur courrier du 29 mai 2012, les recourants ont renoncé à formuler des observations sur les réponses de l'autorité inférieure et des intimés.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Le recours est donc recevable.
Il appert de ce qui précède que l'objet du litige consiste uniquement à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants. Dans leur réponse au recours, les intimés prétendent au demeurant que l'enregistrement de la marque est nul, motif pris qu'il serait entaché d'un vice grave, l'Etude ne disposant selon eux pas de la personnalité juridique. Cette conclusion dépasse cependant l'objet du litige.
3.1 Pour les recourants, la titularité de la marque n'est pas litigieuse. Ils relèvent en substance que le registre des marques mentionne que le titulaire de la marque "Secretan Troyanov" est l'Etude Secretan Troyanov & Associés, soit l'ensemble de ses associés conformément aux contrats de société simple successifs. Ils soulignent que Me D._______ et Me C._______ ne sont plus associés de l'Etude depuis de nombreuses années et que les prénommés ont renoncé à leurs droits sur la marque en quittant l'Etude. Ils rappellent enfin que six associés sur huit l'ont quittée pour le 31 décembre 2010 ; ainsi, à partir du 1er janvier 2011, seuls Me A._______ et Me B._______, encore associés de l'Etude, ont des droits à faire valoir sur la marque en question.
Quant aux intimés, ils font valoir que les titulaires de la marque litigieuse sont les associés de l'Etude qui ont déposé la demande d'enregistrement le 26 novembre 1996. Ils rappellent que, contrairement à Me A._______, ils figuraient au nombre de ceux-ci. Ils soulignent que, s'ils ont quitté l'Etude depuis lors en autorisant les associés à utiliser leurs noms après leur départ, ils n'ont en revanche pas renoncé à leurs droits sur la marque, qu'ils n'ont en particulier pas cédée à leurs associés. Pour le reste, les intimés relèvent encore que les recourants n'ont de toute façon plus de droits à faire valoir sur la marque en question, motifs pris, d'une part, qu'ils ont résilié la licence d'utilisation de leurs noms nécessaire à l'existence de la marque et, d'autre part, que la société Secretan Troyanov & Associés a été dissoute, de sorte que les titulaires de la marque devaient en demander la radiation ou y consentir.
Pour sa part, l'autorité inférieure rappelle que, contrairement au juge civil, il ne lui appartient pas de trancher un problème de fond lié à la titularité de la marque lors d'une demande de modification du registre. Elle relève que, in casu, elle a été saisie de plusieurs demandes de modification du registre émanant de différentes personnes : une demande de transmission de la marque litigieuse formulée par Me A._______ et Me B._______ avec le soutien de Me E._______ et des demandes de radiation de la marque déposées par Me G._______ d'une part et par Me D._______ et Me C._______ d'autre part. L'autorité inférieure considère que ces différentes demandes sont contradictoires et qu'elles reflètent l'existence d'un conflit allant au-delà de l'actualisation du registre des marques.
3.2 Le transfert d'une marque est réglé aux art. 17 LPM et art. 28 OPM.
Aux termes de l'art. 17 LPM, le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement (al. 2). Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert (al. 3). Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque (al. 4).
Quant à l'art. 28 OPM, il prévoit que la demande d'enregistrement du transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et comprendre : a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur ; b. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse ; c. en cas de cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise (al. 1). En cas de cession partielle, la période de protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise prend fin en même temps que celle concernant la partie qui est restée enregistrée au nom de l'ancien titulaire (al. 2).
3.3 L'inscription au registre d'un transfert de marque s'opère sur la base d'un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (voir arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 4.3 et B 7311/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). En effet, le pouvoir d'examen de l'IPI est de nature purement formelle (Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, note 658 p. 200 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 1746 p. 514 et les réf. cit. ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, n° 5 ad art. 17). L'Institut fédéral n'a pas à déterminer quel est le titulaire légitime de la marque ; il doit uniquement évaluer si les documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du registre (Marbach, op. cit., n° 1746 p. 514). Les documents produits doivent en particulier indiquer de manière suffisamment claire que le titulaire actuel transfère son droit sur la marque au nouvel acquéreur (arrêt du TF 4A.1/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3.4 et la réf. cit.). Lorsque les documents écrits ne sont pas clairs, l'acquéreur doit obtenir le consentement du cédant au transfert de la marque (décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 24 octobre 2006 MA-RS 04/04, in : sic! 2007 453 consid. 6). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n'appartient pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert de la marque (sic! 2007 453 consid. 6). La décision du juge civil remplace le cas échéant la déclaration de l'ancien titulaire (sic! 2007 453 consid. 6).
3.4 A teneur du registre des marques (Swissreg), la titulaire de la marque est Secretan Troyanov & Associés, ce que confirment par ailleurs les contrats de société simple successifs.
Indépendamment de ces contrats de société simple, on peut sérieusement se demander si, au regard de la jurisprudence et de la doctrine (cf. ATF 124 III 363 consid. 2b et 2c ; Jean Paul Vulliéty, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz [éd.], Commentaire romand du code des obligations II, Bâle 2008, n° 76 ss ad art. 552 ; Lukas Handschin/Christof Truniger, Die Anwaltskanzlei : Einfache Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft oder beides ?, in : Revue de l'avocat 6-7/2002 p. 6 s. ; Thierry Luterbacher, Kollektivrisiko bei Anwaltsgesellschaften, in : Revue de l'avocat 5/2009 p. 247 ss), la forme juridique de l'Etude au moment de l'enregistrement de la marque litigieuse, tout comme au moment où la requête de modification du registre a été déposée, n'était pas plutôt une société en nom collectif. Selon la pratique, l'exercice d'une profession libérale ne constitue pas, en tant que tel, une activité soumise à inscription obligatoire au registre du commerce ; il est pour l'heure toutefois admis que les plus grandes études d'avocats sont organisées selon des principes commerciaux et ont besoin d'une comptabilité ordonnée, de sorte qu'il s'agirait d'une activité soumise à inscription (ATF 130 III 707 consid. 4.2). A supposer que, en l'espèce, l'Etude était une société en nom collectif soumise à inscription, force est de constater que dite Etude n'était pas inscrite au registre du commerce, pas plus en conséquence que ses représentants (cf. art. 555 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). En outre, l'Etude a, dans l'intervalle, changé de forme juridique ; elle est en effet actuellement constituée sous la forme d'une société anonyme (Secretan Troyanov SA ; cf. le site internet du Registre du commerce de Genève, ). Il sied ainsi de constater que, dans la mesure où l'Etude n'était pas inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif, la sortie de ses différents associés (cf. art. 581 CO) tout comme sa liquidation éventuelle (cf. art. 589 CO) n'ont pas non plus été inscrites au registre du commerce. Dans ces circonstances, il n'est donc pas clair de savoir qui était habilité à représenter la société en nom collectif, pour autant que celle-ci existât encore. Pour ce motif déjà, c'est à juste titre que l'IPI n'a pas procédé aux modifications du registre qui lui étaient demandées.
A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, la titularité du droit à la marque "Secretan Troyanov" est revendiquée par plusieurs personnes. D'une part, les recourants s'estiment seuls titulaires de la marque en leur qualité d'uniques associés actuels de l'Etude. D'autre part, les intimés sont d'avis que seuls sont titulaires de la marque les associés de l'Etude au moment de l'enregistrement de dite marque et rappellent qu'ils figuraient parmi ceux-ci, contrairement à B._______. Force est de constater que la titularité de la marque s'avère à l'évidence litigieuse.
Sur la base d'un examen sommaire du dossier, il est impossible d'établir clairement quels sont les titulaires de la marque "Secretan Troyanov". Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une interprétation des contrats de société simple ainsi qu'à l'examen de l'évolution des circonstances au fil du temps, à savoir en particulier : le fait que Me B._______ ne faisait pas parties des associés de l'Etude au moment de l'enregistrement de la marque ; les conséquences du départ de l'Etude de Me D._______ et, respectivement, de Me C._______ ; l'éventuel départ de l'Etude de Me A._______ pour l'Etude N._______ et les conséquences y relatives ; ainsi que l'éventuelle liquidation de la société simple, respectivement, la société en nom collectif. Or, même si l'IPI n'est en principe pas dispensé d'examiner des questions de droit privé, on ne saurait exiger de lui qu'il procède à un tel examen, lequel excéderait manifestement son pouvoir d'examen en la matière qui, comme indiqué au consid. 3.3 ci-dessus, est de nature formelle. Force est en l'espèce de constater que les documents produits ne sont pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la demande de radiation formée par les intimés.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels comprennent également les frais relatifs à la décision incidente du 6 février 2012, doivent être fixés à Fr. 2'400.- et mis solidairement à la charge des recourants. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant versée par les recourants le 14 octobre 2011.
5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, les intimés qui obtiennent gain de cause et qui sont représentés par des mandataires ont droit à des dépens. Ceux-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité de Fr. 4'500.- (TVA comprise) leur est ainsi équitablement allouée à titre de dépens et est mise solidairement à la charge des recourants.
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, relatifs au présent arrêt et à la décision incidente du 6 février 2012, d'un montant de Fr. 2'400.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'400.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
Une indemnité de Fr. 4'500.- (TVA comprise) est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (acte judiciaire)
aux intimés (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. CH 442 215/pj ; acte judiciaire)
au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 août 2012