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Patent claim interpretation and invalidity under Art. 16(7)-(8)

BGE 53 II 184Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II19 nov 1926Modified

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Sintesi Omnilex

Swiss Jewel Co. S.A., holder of patent No. 85,899 for a gemstone rounding process and machine, appealed a Bern Commercial Court judgment that had declared claim I invalid. The Federal Court held that the claim was not invalid under Art. 16 No. 8 PatG. Even if claim I was not fully self-standing, the two patent claims covered a single invention and had to be read together in light of the specification. On that basis, the counterclaim for nullity was dismissed entirely.

Massima Omnilex

Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG; Auslegung gesondert formulierter Patentansprüche für eine einheitliche Erfindung. Ziff. 7 bezweckt zu verhindern, dass der Patentinhaber eine Erfindung in einer für die Ausführung ungenügenden Weise monopolisiert; Ziff. 8 dient der klaren Abgrenzung des Schutzumfanges. Werden Verfahren und zugehörige Vorrichtung in getrennten Ansprüchen für ein einheitliches Erfindungskonzept geschützt, so sind die Ansprüche im Zusammenhang und als gegenseitig ergänzend auszulegen. Beschreibung und Zeichnungen dürfen nur zur Auslegung, nicht zur Ergänzung des Anspruchs herangezogen werden. Ist der technische Zusammenhang klar, so genügt die Anspruchsformulierung den gesetzlichen Anforderungen (vgl. consid. 2).

Testo completo

Erfindungsschutz. N° 32. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 32. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteilung vom 31. Kai 1927 i. S. Swiss Jewel Co. S . .A.. gegen Xonkursmasse der Gebr. Moosmann. E r f i n dun g s p a t e n t: Nichtigkeitsgründe der Züf. 7 und 8 von Art. 16 PG. Verhältnis zueinander. Gesonderte Formulierung der Ansprüche für eine einheitliche Erfindung. Auslegung. A. -Die Klägerin, Swiss Jewel Co. S. A., ist In- haberin des von F. Liardet und A. Pollens in Vaulion erwirkten schweizerischen Patentes Nr. 85,899 vom 16. Juli 1920. Die Patentansprüche lauten: I. Procede pour arrondir les pierres fines, caracte- rise en ce qu'on soumet les pierres a l'action simultanee de deux organes dont I'un au moins presente une sur- face abrasive, les surfaces des deux organes formant un angle entre elles dans lequel on introduit les pierr.es tout en exernant une pression sur elles pour les y retemr. 11. Machine pour la mise en reuvre du procede selon la revendication I, caracterisee par le fait que les sur- faces des organes mentionnes. plus haut se meuvent au point de contact des pierres ades vitesses differentes et agissent toutes les deux sur les pierres de fanon ales faire tourner sur elles-memes. Diesen Hauptansprüchen sind 4 Unteransprüche bei- gefügt.

Die Gebrüder Moosmann waren Inhaber eines am 2. Juni 1924 veröffentlichten schweizerischen Patentes Nr. 105,281 betreffend eine Rundschleifbank für Uhr- steine mit Vorrichtung zur Erneuerung des Schleif- mittels auf der Schleifscheibe. B. -Die Klägerin erblickte in dieser Rundschleif- I I Erfindungsschutz. N° 32.

bank eine Nachahmung der durch ihr Patent Nr. 85,899 geschützten Maschine und reichte am 16. Oktober 1924 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein, mit der sie u. a. die Nichtigerklärung des Moosmann'schen Patentes Nr. 105,281 verlangte. Dieses Begehren wurde in der Folge wegen Löschung des angefochtenen Patentes gegenstandslos. Die Beklagten stellten widerklageweise das Begeh- ren um Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 85,899, indem sie geltend machten, dass eine schutz- fähige Erfindung der Klägerin überhaupt nicht vorliege, jedenfalls aber fehle ihr die Neuheit. Im weitern stützten sie sich auch auf die Nichtigkeitsgründe von Art. 16, Ziff. 7 und 8 PG. C. -Mit Urteil vom 19. November 1926 hat das Handelsgericht des Kantons Bern den Patentanspruch I des klägerischen Patentes als nichtig erklärt und im übrigen die Widerklage abgewiesen. D. -Diesen' Entscheid hat das Bundesgericht auf Berufung der Klägerin hin dahin abgeändert, dass es die Widerklage gänzlich abwies, aus folgenden Erwägungen : Hinsichtlich des mit der Widerklage angefochtenen Patentes Nr. 85,899 der Klägerin ist davon auszugehen, dass es eine neue Erfindung zum Gegenstand hat. Streitig ist in der Berufungsinstanz einzig noch, ob dem Haupt- anspruch I der Nichtigkeitsgrund von Art. 16, Ziff.8 PG entgegenstehe. Die Vorinstanz bejaht dies in Anlehnung an den Befund des Experten Weber im Hauptgutachten, dass der Anspruch I eine unvollständige Definition der Erfindung enthalte. Allein hierauf kann der Entschei? nicht gestützt werden. Das Handelsgericht übersieht, dass der Experte -der übrigens von einer Unvollständig- keit und nicht Unklarheit der Fassung spricht -im Ergänzungsgutachten die Anwendbarkeit der Ziff. 8 aus- driicklich ausschliesst .. AS 53 II -1927

ErfindungsschlltZ. No 32. Entgegen der Auffassung der Klägerill kann freilich nicht angenommen werden, dass, wenn die Erfindung, wie hier, durch die Beschreibung dergestalt dargelegt ist, dass ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist, ohne weiteres auch den Anforderungen, die das Gesetz an die Formulierung der Patentansprüche stellt, Genüge geleistet sei. Die Bestimmung der Ziff. 7 von Art. 16 PG verfolgt den Zweck, zu verhindern, dass sich der Patent- inhaber das Monopol an der Erfindung für die Zeit nach Ablauf der Patentdauer dadurch sichere, dass er sich auf die Namhaftmachung derjenigen Elemente seiner Er- findung beschränkt, die wohl genügend wären, um sie zu charakterisieren, nicht aber, um sie zur Ausführung zu bringen. Nach Erlöschen des Rechts aus dem Patente fällt die Erfindung dem Gemeingebrauche anheim und es soll daher dere,n gewerbsmässige Benützung jedem Sachverständigen möglich sein (vgl. GUYER, Komm. N. 12 zu Art. 16 PG). Mit dem Erfordernis der genauen Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung im Wege der Aufstellung eines sie nach ihren wesentlichen Merk- malen klar kennzeichnenden Patentanspruches dagegen bezweckt ZUf. 8, als Anwendung des in Art. 5 PG nieder- gelegten Grundsatzes, die Abgrenzung des Schutzum- fanges des Patentes, um so jedem Interessenten die Unter- suchung zu ermöglichen, ob ein Patent seine Rechte verletze oder nicht. Denn nach konstanter Rechtspre- chung des Bundesgerichts bnzieht sich der Patentschutz nur auf das, was nach der Fassung der Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist, wobei allerdings die Patentbeschreibung und die zum Verständnis er- forderlichen Zeichnungen zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung der Ansprüche herangezogen werden dürfen (vgl. BGE 50 11 72). Für die Beurteilung der Frage nun, ob hier die For- mulierung des Patentanspruches I -der das Verfahren zum Rundschleifen von Edelsteinen zum Gegenstand hat, während sich der Anspruch 11 auf die Maschine zur An- Erfindungsschutz. N° 32. 187 wendung desselben bezieht -eine klare Definition der Erfindung enthalte, ist die Tatsache von entscheidender Bedeutung, dass die in den bei den Ansprüchen um- schriebene Erfindung gemäss dem Wortlaut von An- spruch 11 ein einheitliches Ganzes bildet und deshalb der Schutz des Ver f a h ren s mit der Patentierung der dazu gehörigen Ein r ich tun g untrennbar verknüpft ist. Auch die Vorinstanz anerkennt das implizite, wenn sie gestützt auf, die Expertise argumentiert, die Ver- nichtung des Anspruches I könne umso eher erfolgen, weil die sämtlichen Erfindungsmerkmale im Anspruch 11 enthalten seien. Beziehen sich aber die gesonderten An- sprüche dergestalt auf eine einheitliche Erfindung, so müssen sie auch diesem Zusammenhang entsprechend im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung der angeführten Merkmale ausgelegt werden. Und so betrachtet kann nicht zweifelhaft sein, dass die Fassung von Patent- anspruch I den gesetzlichen Erfordernissen genügt. -- . .,--- OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem

Parole chiave

patent validityclaim interpretationscope of protectionunitary inventionambiguitytechnical claims

Estratto da Omnilex

Questioni giuridiche chiave estratte da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether patent claim I was invalid for incomplete or unclear definition under Art. 16 No. 8 PatG.

Decisione estratta

No. Although claim I alone was not fully self-contained, the two claims described one unitary invention and had to be construed together with the specification; the claim therefore met the statutory requirement of clear definition.

Motivazione estratta

Art. 16 No. 7 protects against claiming an invention so vaguely that it cannot be carried out after expiry, whereas No. 8 serves to delimit the scope of protection. Because the procedure claim and machine claim formed one inseparable inventive whole, the claims had to be interpreted as mutually complementary, not in isolation.

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