Trademark non-use defeats infringement and damages claimsGenerato dall'IA

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4A_309/2008 /biz

Sentenza del 25 settembre 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Stefano Will,

contro

B.________Sagl,
opponente,
patrocinata dall'avv. Rinaldo Maderni.

Oggetto
protezione del marchio, risarcimento danni,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 maggio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'8 marzo 1995 A.________ ha depositato presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale il marchio verbale X.________ di A.________ per i seguenti servizi: 35, redazioni di scritti e pubblicazione pubblicitarie; 38, servizio telefonico; 41, attività culturali; 42, consulenza in astrologia e scienze esoteriche, terapie alternative, redazione di scritti e pubblicazioni (non pubblicitarie).

2.
Il 9 ottobre 2003 A.________ ha adito il Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo di vietare a B.________Sagl - che aveva usato il nome A.________, con l'aggiunta di "cartomante diplomata sensitiva", in inserzioni pubblicitarie apparse sulla stampa cantonale relativamente a offerte di consulenza astrologica - di perpetuare nella lesione del suo marchio e di condannarla al pagamento di fr. 48'290.15, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente alla rifusione dell'indebito profitto conseguito nonché al versamento di fr. 5'000.-- quale indennità per torto morale. Essa ha pure chiesto la pubblicazione della sentenza sui mezzi d'informazione del Cantone.

Esperita l'istruttoria, il 7 maggio 2008 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto le richieste di A.________. Innanzitutto perché essa non ha dimostrato di aver usato il marchio depositato dopo il 15 novembre 1995, quando è scaduto il termine per opporsi alla sua registrazione. L'assenza di prove in merito all'asserito uso del marchio ha condotto i giudici ticinesi ad ammettere che B.________Sagl ha reso verosimile l'eccezione del "mancato uso del marchio" fondata sull'art. 12 LPM. In applicazione di questa norma, considerato che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni né successivamente, l'azione è stata respinta, non potendo A.________ più far valere il diritto al marchio. Abbondanzialmente, la Corte cantonale ha osservato che, quand'anche la possibilità di godere del marchio fosse stata confermata, le pretese creditorie di A.________ sarebbero comunque state disattese, le carenze dell'incarto non permettendo di attribuire il calo del suo reddito all'attività asseritamente illecita della società convenuta né di stimare il pregiudizio da lei patito.

3.
Prevalendosi di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), il 23 giugno 2008 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto ad ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso dell'accoglimento della petizione; in via subordinata ha postulato il rinvio della causa all'autorità ticinese per nuova decisione.

3.1 L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata contestualmente al gravame è stata respinta il 15 agosto 2008.

Avendo la ricorrente provveduto al versamento dell'anticipo spese entro il termine assegnatole, si procede all'esame dell'impugnativa.

3.2 Né la controparte né il Tribunale d'appello sono stati invitati a determinarsi.

4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di cognizione sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile, il ricorso risulta ricevibile a prescindere dal valore litigioso, in applicazione dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF, giacché la vertenza riguarda la protezione dei marchi e l'art. 58 cpv. 3 LPM (RS 232.11) impone ai cantoni di designare un tribunale competente come istanza unica per le azioni civili.

5.
Come preannunciato, la ricorrente si duole di un accertamento dei fatti manifestamente errato (art. 97 LTF).

5.1 Giovi allora rammentare che, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere impugnato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

5.2 La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). La corrispondente censura deve pertanto ossequiare i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In applicazione di questa norma, il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).

5.3 Per giurisprudenza invalsa, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

6.
Nella fattispecie in esame la ricorrente censura in primo luogo l'accertamento secondo il quale essa non avrebbe utilizzato il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni, ciò che - giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM - le impedisce di far valere il diritto al marchio. A suo modo di vedere, dalle tavole processuali emerge infatti chiaramente ch'essa ha "utilizzato ininterrottamente il suo marchio perlomeno dal 1993 al 2003 [...] sia quale ragione sociale per la sua ditta individuale sia per le inserzioni pubblicitarie". La ricorrente fonda questa sua affermazione sull'iscrizione della sua ditta nel Registro di commercio e sulle testimonianze di C.________, D.________ e E.________.

6.1 Giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM "Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio."

Questa norma esige dal titolare del marchio un uso dello stesso "in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato". Ora, il fatto che la ditta individuale X.________ di A.________ sia stata iscritta nel Registro di commercio dal 26 gennaio 1995 al 30 novembre 1998 può deporre a favore dell'intenzione della ricorrente di utilizzare il marchio, ma non significa ancora che ciò sia avvenuto. La sola iscrizione nel registro di commercio non configura un uso del marchio ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM, in relazione ai servizi per cui è stato iscritto (elencati al consid. 1), né la ricorrente pretende il contrario.

6.2 Gli ulteriori argomenti ricorsuali vertono sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai testi sopra citati e sono destinati all'insuccesso per le ragioni esposte qui di seguito.
6.2.1 In sede di audizione testimoniale C.________ ha dichiarato di aver fatto "pubblicità stampata su bustine di zucchero" per la ricorrente e che quando ha visto le inserzioni pubblicitarie dell'opponente ha pensato si trattasse della ricorrente.
I giudici cantonali hanno considerato questa deposizione inconcludente per il motivo che il teste non ha fornito alcuna indicazione in merito a cosa apparisse sulle bustine di zucchero da lui stampate; al fine di creare contatti sarebbe infatti bastato menzionare il tipo di consulenza offerta e un numero di telefono, senza necessariamente far riferimento al nome della consulente, elemento caratterizzante del marchio della ricorrente.
A mente della ricorrente, invece, le affermazioni di questo teste confermano, implicitamente, ch'essa ha pubblicizzato la propria attività utilizzando il marchio depositato.

L'interpretazione della ricorrente è sostenibile, ma questo non basta per far apparire arbitraria quella diversa - e altrettanto sostenibile - dell'autorità cantonale (cfr. quanto esposto al consid. 5.3).
6.2.2 D.________, che si occupa da una decina d'anni della contabilità e delle dichiarazioni fiscali della ricorrente, ha confermato che quest'ultima svolgeva consulenza telefonica nel campo dell'astrologia e che aveva pubblicizzato la propria attività. Ha pure spiegato che, vedendo l'inserzione con i nomi "A.________ e F.________" ha escluso si trattasse della ricorrente, dato ch'essa lavorava da sola, ma ha comunque invitato l'opponente a cessare questo tipo di pubblicità per evitare il rischio di confusione con quella della sua cliente.

Ancora una volta la ricorrente ravvede in queste affermazioni la conferma implicita del fatto ch'essa ha utilizzato il proprio marchio. Ancora una volta la sua interpretazione è sostenibile, ma non fa apparire manifestamente insostenibile quella dei giudici ticinesi, che hanno - pertinentemente - evidenziato come nemmeno questa teste abbia fornito alcuna indicazione in merito alla forma e al contenuto della pubblicità della ricorrente.
6.2.3 Lo stesso vale per E.________, cliente della ricorrente, il quale ha riferito di averla contattata per una consulenza telefonica dopo aver visto una sua inserzione, simile a quelle dell'opponente. Nemmeno lui ha descritto l'inserzione della ricorrente.

6.3 Tenuto conto di quanto appena esposto, la conclusione dei giudici ticinesi, secondo i quali queste testimonianze hanno sì provato una certa attività da parte dell'attrice, ma non hanno fornito alcun elemento concreto a sostegno dell'asserito uso del marchio depositato, appare sostenibile. Di conseguenza, l'accertamento dei fatti operato in sede cantonale in merito al mancato uso del marchio resiste alla censura di arbitrio.

Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

7.
Dato che la prima motivazione posta a fondamento della sentenza cantonale resiste alla critica, l'esame della seconda - anch'essa censurata - è superfluo. Per costante giurisprudenza, infatti, se almeno una delle due motivazioni resiste alla critica il giudizio impugnato non viene annullato (DTF 132 I 13 consid. 6; DTF 121 IV 94).

8.
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente, che non è stata invitata a determinarsi, non spetta nessuna indennità per spese ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 settembre 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi