Trademark cancellation ordered after opposition withdrawn

BPatG 24 W (pat) 9/12Tribunale federale dei brevetti / Division 248 ott 2013Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant appealed against the refusal of its request to cancel the word mark 'Spülfix'. In the appeal hearing, the trademark proprietor withdrew its opposition to the cancellation request. The Federal Patent Court held that, after withdrawal of the opposition, cancellation had to be ordered without any further review. It therefore set aside the first-instance refusal, except for the costs ruling, and ordered deletion of trademark No. 30 2008 029 999. No equitable costs order was made.

Massima Omnilex

§ 50 MarkenG, § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG; withdrawal of the proprietor’s opposition in cancellation proceedings: once opposition is withdrawn, cancellation of the registered mark is to be ordered ex lege without further substantive examination of the cancellation grounds. The applicant need only have plausibly invoked the statutory cancellation basis; the court then allows the request and sets aside the refusal of the Markenabteilung (consid. 11 f.). Costs remain governed by § 71 MarkenG and are not allocated on equitable grounds absent special reasons (consid. 13).

Testo completo

BPatG — 24 W (pat) 9/12, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2013-10-08

Aktenzeichen: 24 W (pat) 9/12

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 50 MarkenG, § 54 Abs 2 S 2 MarkenG

Spruchkörper: 24. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "Spülfix" – Rücknahme des Widerspruchs durch Markeninhaberin – Löschung der Marke – Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung, der den Löschungsantrag zurückweist

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2008 029 999

(hier: Löschungsverfahren S 140/11 Lösch)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2011 – ausgenommen die Kostenentscheidung – aufgehoben.

Die Löschung der Marke Nr. 30 2008 029 999 – Spülfix – wird angeordnet.

Gründe

I.

1 Die Antragstellerin hat am 13. Mai 2011 die vollständige Löschung der am 7. Mai 2008 angemeldeten und am 10. Oktober 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter Nr. 30 2008 029 999 eingetragenen Wortmarke

2 Spülfix

3 beantragt. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke hatte zum Zeitpunkt der Antragstellung folgende Fassung:

4 „Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Autoshampoo; flüssige Mittel zum Weichmachen von Wäsche; Spülmittel; Allzweckreinigungsmittel; WC-Reinigungsmittel und WC-Reinigungspulver; Glasreinigungsmittel; WC-Duftsteine; Fliesenreinigungsmittel; Seifen, insbesondere flüssige Schmierseife; ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Schaumbademittel, Creme-Schaumbademittel; Wäschestärke; Wäscheweichspülmittel; kosmetische Duschbadezusätze und Kräuter-Badezusätze sowie Haarshampoo und Haarfestiger; Parfümeriewaren; Haarwässer; Zahnputzmittel; Abflussreinigungsmittel; Abschminkmittel; Atemfrischesprays; ätherische Essenzen; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Bleichmittel [Wäscherei]; Bleichmittel für kosmetische Zwecke; Duftwasser; Entkalkungsmittel für Haushaltszwecke; Färbemittel für die Wäsche; Farbentfernungsmittel; Fleckenentferner; Glanzmittel; Gläsertücher; Glättmittel [Wäschesatiniermittel]; Haarwaschmittel; Haarwasser; Hautpflegemittel [kosmetisch]; Kosmetika; kosmetische Badezusätze; kosmetische Schlankheitspräparate; Lackentfernungsmittel; Lederbleichmittel; Mundpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke; Nagelpflegemittel; Reinigungsmittel (soweit in Klasse 3 enthalten); Shampoos; Wäscheeinweichmittel; Waschmittel [Wäsche]; Voll- und Feinwaschmittel; in Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten zu verwendende Spül- und Reinigungsmittel zur Sauberhaltung der Maschine und zur Reinigung von in Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten einsetzbarem Reinigungsgut“.

5 Der Löschungsantrag ist gemäß § 50 MarkenG darauf gestützt worden, dass für die Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestünden, weil sie für alle beanspruchten Waren beschreibend sei und deshalb ein Freihaltebedürfnis für andere Hersteller bestehe. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG am 22. Juli 2011 widersprochen.

6 Mit Beschluss vom 9. Dezember 2011 hat die Markenabteilung 3.4 den Antrag auf Löschung zurückgewiesen.

7 Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt, mit der sie ihr Löschungsbegehren weiterverfolgt hat.

8 In der mündlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2013, zu der die ordnungsgemäß geladene Antragstellerin wie vorher angekündigt nicht erschienen ist, hat die Markeninhaberin den Widerspruch gegen den Löschungsantrag zurückgenommen.

9 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

10 Auf die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist nach Rücknahme des Widerspruches gegen den Löschungsantrag die Löschung der angegriffene Marke Nr. 30 2008 029 999 anzuordnen.

11 Die Antragstellerin hat die Voraussetzungen des Löschungsantrags nach § 50 Abs. 1 MarkenG schlüssig vorgetragen, indem sie die Eintragung der Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dargelegt hat.

12 Nachdem die Markeninhaberin den Widerspruch zurückgenommen hat, war als Rechtsfolge des fehlenden Widerspruches ohne weitere Prüfung die Löschung der Marke gemäß § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG anzuordnen. Der den Löschungsantrag zurückweisende Beschluss der Markenabteilung 3.4 war aufzuheben.

13 Eine Kostenauferlegung unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 und 4 MarkenG.

Parole chiave

trademark cancellationwithdrawal of oppositionfreedom to keep availabledistinctivenesscostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of the cancellation request had to be set aside on appeal after the proprietor withdrew its opposition.

Decisione estratta

Yes. Once the opposition to the cancellation request was withdrawn, the cancellation had to be ordered without further examination.

Motivazione estratta

The applicant had sufficiently substantiated the cancellation grounds under Section 50(1) MarkenG. After withdrawal of the opposition, Section 54(2) sentence 2 MarkenG required cancellation as a legal consequence of the absence of opposition.

Questione giuridica chiave

Whether costs should be imposed on equitable grounds.

Decisione estratta

No costs order was made.

Motivazione estratta

The court saw no reason to depart from the ordinary allocation of costs under Section 71(1) and (4) MarkenG.

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