12 commentaries
Ein Vorbenutzer kann sein Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG geltend machen, wenn er nachweist, dass er das Zeichen bereits vor Entfaltung der Schutzwirkung der Marke verwendet hat (im Entscheid seit Juni 2019, Marke ab 9. Juni 2020). Im Verfahren war dieses Vorbringen eng mit der Prüfung von Verwechslungsgefahr und wettbewerbsrechtlichen (UWG‑)Aspekten verbunden.
“Ein solches Motiv sei in der Immobilienbranche ubiquitär. Auch eine durch eine Linie gezogene Häuserzeile und eine Schattierung sei in dieser Branche nichts Aussergewöhnliches. Schliesslich sei es auch üblich, die Firma unter dem Bildmotiv anzubringen. All diese Eigenschaften könnten demnach nicht als kennzeichnungskräftige Merkmale gelten. Als Unterschiede der beiden Bildmotive führt der Gesuchsgegner die Grösse und Breite der abgebildeten Häuser(zeile), die Schriftgrösse, die Schattierung der Häuser, die Dachform der Häuser sowie die Tatsache, dass das Motiv der Gesuchstellerin zusätzlich einen Baum enthalte, ins Feld. Die einzig relevante Übereinstimmung sei deshalb der Umstand, dass es sich bei beiden Motiven um eine abstrakte Häuserlinie handle. Zudem verweist der Gesuchsgegner auf zahlreiche andere Immobiliendienstleister in der Schweiz, welche eine ab-strakte Häuserlinie als Logo verwenden. Eine Verwechslungsgefahr sei somit nicht gegeben. Eventualiter beruft sich der Gesuchsgegner auf das Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG, da er bereits vor Entfaltung der Schutzwirkung der Marke der Gesuchstellerin am 9. Juni 2020 mit seinem Logo am Markt aufgetreten sei. Eine Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei aufgrund der obgenannten Ausführungen ebenfalls zu verneinen, zumal dazu komme, dass das von der Gesuchstellerin im Geschäftsverkehr verwendete Logo - im Unterschied zur eingetragenen Marke - in der Farbsprache rot gestaltet sei, wodurch es sich noch deutlicher vom Logo des Gesuchsgegners unterscheide. Die Nachteilsprognose, insbesondere die befürchtete Marktverwirrung, sei zudem - in Ermangelung von dafür eingereichten Beweisen - von der Gesuchstellerein nicht substantiiert. Die zeitliche Dringlichkeit müsse ebenfalls verneint werden. Der Gesuchsgegner verwende sein Logo bereits seit Juni 2019 und damit seit anderthalb Jahren. Für den Fall, dass es tatsächlich zu Verwechslungen gekommen sei, so wären diese nicht erst jetzt, sondern wohl viel früher aufgetreten und die Gesuchstellerin hätte auch viel früher davon erfahren.”
Das Lauterkeitsrecht hat einen selbstständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht. Soweit das Lauterkeitsrecht einen Unterlassungsanspruch begründen kann, schliesst dies nicht ohne Weiteres das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG aus; eine pauschale lauterkeitsrechtliche Untersagung der Weiterbenützung (etwa allein aufgrund angeblicher Verwechslungsgefahr) würde der Wertung von Art. 14 MSchG zuwiderlaufen.
“Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen bedeutet letztlich ganz grundsätzlich - wie sie es in ihrer Replik auf den Punkt bringen -, dass ihr Weiterbenutzungsrecht an der Marke "OTTO" und "OTTO-VERSAND" ausschliesst, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch ihnen gegenüber haben kann. Dies wurde aber mit dem Rückweisungsentscheid bereits gegenteilig entschieden und ergab sich aus dem Grundsatz, dass das Lauterkeitsrecht einen selbstständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht hat (vgl. Rückweisungsentscheid E. 3 mit Hinweisen). Hätte das Bundesgericht die Auffassung der Beschwerdeführerinnen vertreten, hätte es auf eine Rückweisung zur Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verzichten können. Zwar wird in der Lehre betont, soweit möglich müssten Wertungswidersprüche zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht vermieden werden und als Beispiel auf das Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG verwiesen, auf welches sich auch die Beschwerdeführerinnen beziehen. Gemäss Art. 14 MSchG setzt sich die eingetragene Marke nicht gegenüber denjenigen durch, die ein bestimmtes Zeichen bereits vor dessen Hinterlegung gebraucht, aber auf eine Eintragung verzichtet haben. Dieser Wertung würde es widersprechen, wenn die Weiterbenützung auf pauschale Art und Weise lauterkeitsrechtlich, z.B. aufgrund von Verwechslungsgefahr, untersagt werden könnte (HEINEMANN, a.a.O., N. 51 des”
Vormals gebrauchtes, unterscheidungskräftiges Zeichen (z. B. Marke, Firmenname, Geschäftsbezeichnung) kann nach Art. 14 Abs. 1 MSchG Schutz begründen. Voraussetzung ist gemäss Lehre und Rechtsprechung, dass der frühere Gebrauch in der Schweiz gutgläubig, ernsthaft und für die Öffentlichkeit erkennbar erfolgt ist. Allein passive Handlungen (z. B. nur die Registrierung einer Domain) genügen nicht; ein örtlich beschränkter (lokaler) Gebrauch kann hingegen ausreichen.
“Elles soutiennent que la requérante a déposé la marque A______ en été 2022 dans un but chicanier "uniquement dans le but de [les] faire plier". Elles contestent l'existence d'un risque de confusion, d'une atteinte risquant de causer à la requérante un préjudice irréparable, ainsi que de toute urgence temporelle. Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p.”
“Elles soutiennent que la requérante a déposé la marque A______ en été 2022 dans un but chicanier "uniquement dans le but de [les] faire plier". Elles contestent l'existence d'un risque de confusion, d'une atteinte risquant de causer à la requérante un préjudice irréparable, ainsi que de toute urgence temporelle. Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p.”
“Elles soutiennent que la requérante a déposé la marque A______ en été 2022 dans un but chicanier "uniquement dans le but de [les] faire plier". Elles contestent l'existence d'un risque de confusion, d'une atteinte risquant de causer à la requérante un préjudice irréparable, ainsi que de toute urgence temporelle. Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p.”
Ein Vorbenutzungsrecht nach Art. 14 Abs. 1 MSchG kommt nicht zum Zuge, wenn die Vorbenutzung nicht ausdrücklich behauptet und substantiiert dargelegt wird; blosse Behauptungen oder Vermutungen genügen nicht.
“Diese kam unter Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Beweismittelcharakter von Privatgutachten (BGE 141 III 433 E. 2.6) zum Ergebnis, dass die durch Werbeanstrengungen nachgewiesene gesteigerte Bekanntheit der fraglichen Marke durch die Marktbefragung jedenfalls "nicht umgestossen" werde. Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, inwiefern das Handelsgericht der demoskopischen Umfrage eine zivilprozessual unrichtige beweisrechtliche Bedeutung zugemessen hat, zumal es gewisse Mängel der Marktbefragung - namentlich ein unrichtiges "Studiendesign" - ausdrücklich berücksichtigte. 8.3.2.3. Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Handelsgericht habe nicht ausgeführt, wann die gesteigerte Bekanntheit der klägerischen Marke eingetreten sein soll. Es habe - so beklagt die Beschwerdeführerin - insbesondere nicht festgestellt, dass diese "schon im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme des Zeichens LUMINARTE in der Schweiz" gegeben gewesen sei. Soweit sie damit geltend machen möchte, dass ihr ein Weiterbenützungsrecht zufolge Vorbenutzung zusteht, geht sie fehl. Zwar kann der Markeninhaber einem andern nach Art. 14 Abs. 1 MSchG nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Dass aber die Beschwerdeführerin ihr Zeichen bereits vor der Hinterlegung der klägerischen Marke gebraucht hätte, behauptet sie nicht. 8.3.2.4. Folglich ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz von einer erheblichen Individualisierungskraft der betroffenen Marke und damit auch von einem weiten Schutzbereich ausging (siehe BGE 122 III 382 E. 2b).”
“Diese kam unter Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Beweismittelcharakter von Privatgutachten (BGE 141 III 433 E. 2.6) zum Ergebnis, dass die durch Werbeanstrengungen nachgewiesene gesteigerte Bekanntheit der fraglichen Marke durch die Marktbefragung jedenfalls "nicht umgestossen" werde. Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, inwiefern das Handelsgericht der demoskopischen Umfrage eine zivilprozessual unrichtige beweisrechtliche Bedeutung zugemessen hat, zumal es gewisse Mängel der Marktbefragung - namentlich ein unrichtiges "Studiendesign" - ausdrücklich berücksichtigte. 8.3.2.3. Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Handelsgericht habe nicht ausgeführt, wann die gesteigerte Bekanntheit der klägerischen Marke eingetreten sein soll. Es habe - so beklagt die Beschwerdeführerin - insbesondere nicht festgestellt, dass diese "schon im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme des Zeichens LUMINARTE in der Schweiz" gegeben gewesen sei. Soweit sie damit geltend machen möchte, dass ihr ein Weiterbenützungsrecht zufolge Vorbenutzung zusteht, geht sie fehl. Zwar kann der Markeninhaber einem andern nach Art. 14 Abs. 1 MSchG nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Dass aber die Beschwerdeführerin ihr Zeichen bereits vor der Hinterlegung der klägerischen Marke gebraucht hätte, behauptet sie nicht. 8.3.2.4. Folglich ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz von einer erheblichen Individualisierungskraft der betroffenen Marke und damit auch von einem weiten Schutzbereich ausging (siehe BGE 122 III 382 E. 2b).”
“Diese kam unter Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Beweismittelcharakter von Privatgutachten (BGE 141 III 433 E. 2.6) zum Ergebnis, dass die durch Werbeanstrengungen nachgewiesene gesteigerte Bekanntheit der fraglichen Marke durch die Marktbefragung jedenfalls "nicht umgestossen" werde. Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, inwiefern das Handelsgericht der demoskopischen Umfrage eine zivilprozessual unrichtige beweisrechtliche Bedeutung zugemessen hat, zumal es gewisse Mängel der Marktbefragung - namentlich ein unrichtiges "Studiendesign" - ausdrücklich berücksichtigte. 8.3.2.3. Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Handelsgericht habe nicht ausgeführt, wann die gesteigerte Bekanntheit der klägerischen Marke eingetreten sein soll. Es habe - so beklagt die Beschwerdeführerin - insbesondere nicht festgestellt, dass diese "schon im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme des Zeichens LUMINARTE in der Schweiz" gegeben gewesen sei. Soweit sie damit geltend machen möchte, dass ihr ein Weiterbenützungsrecht zufolge Vorbenutzung zusteht, geht sie fehl. Zwar kann der Markeninhaber einem andern nach Art. 14 Abs. 1 MSchG nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Dass aber die Beschwerdeführerin ihr Zeichen bereits vor der Hinterlegung der klägerischen Marke gebraucht hätte, behauptet sie nicht. 8.3.2.4. Folglich ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz von einer erheblichen Individualisierungskraft der betroffenen Marke und damit auch von einem weiten Schutzbereich ausging (siehe BGE 122 III 382 E. 2b).”
Für die Anwendung von Art. 14 Abs. 1 MSchG genügen blosse Vorbereitungen zur Ingebrauchnahme eines Zeichens nicht. Insbesondere stellt die reine Registrierung eines Domainnamens ohne tatsächliche, aktive Nutzung eine unerhebliche Vorbereitungs¬handlung dar und begründet kein Weiterbenutzungs‑/Vorbenutzungsrecht gegen den Markeninhaber.
“Nach der Darstellung der Beklagten besteht die Domain "C. . ch"länger als die Klägerin. Allerdings gibt die Beklagte zu, dass die Domain derzeit nur regis- triert, aber nicht aktiv ist. Inwieweit die Domain bereits aktiv genutzt wurde, ist frag- lich. Die Beklagte führt dazu aus, dass sie aufgrund der dannzumal anhaltenden Vergleichsgespräche den URL gemäss dem Domainnamen "C. . ch" vom Netz genommen habe, was aufgrund der bislang rein intern erfolgenden Auftragsertei- lung an die Beklagte auch aus wirtschaftlicher Sicht noch akzeptabel gewesen sei (act. A.2 Ziff. 14). Nachdem die Beklagte die Domain aktuell gar nicht mehr aktiv nutzt, kann nicht von einem längeren Gebrauch und damit von einer Gebrauchspri- orität zugunsten der Beklagten ausgegangen werden. Aus dem gleichen Grund fällt ausserdem eine analoge Anwendung von Art. 14 MSchG ausser Betracht. Nach Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Um- fang weiter zu gebrauchen. Für die Anwendung von Art. 14 MSchG genügt es indes nicht, wenn im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke erst Vorbereitungen zur Inge- brauchnahme des fraglichen Zeichens getroffen worden sind. Namentlich die Re- gistrierung eines Domainnamens stellt eine solche unerhebliche Vorbereitungs- handlung dar (Michael Isler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zu Marken- schutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 14 MSchG m.w.H.). Sodann fällt auf, dass die C. N. + Co. bereits im Jahr 2007 im Handelsregister gelöscht wurde, während die Beklagte erst im Jahr 2013 neu im Handelsregister eingetragen wurde. Im Jahr 2009, als die Klägerin im Han- delsregister eingetragen wurde, konnte die Domain somit nicht (mehr) in Gebrauch sein. Das Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG verwirkt, wenn der zur Weiterbenutzung Berechtigte das Zeichen während längerer Zeit nicht gebraucht (Florent Thouvenin, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.”
Art. 14 MSchG schliesst lauterkeitsrechtliche Ansprüche nicht automatisch aus. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass das Markenrecht keine vorrangige Spezialregelung gegenüber dem Lauterkeitsrecht ist und in konkreten Fällen auf unlauteres Verhalten geprüft werden kann; im konkreten Entscheid wurde jedoch nicht beantwortet, ob ein Vorbenutzer sein Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG geltend machen könne.
“Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist Art. 14 MSchG von vornherein nicht relevant. Entscheidend sei einzig, ob sie - die Beschwerdegegnerin - mit der Eintragung ihrer Marken im Jahr 2011 gegen UWG verstossen habe. Im zitierten Urteil 4A_429/2017 (E. 3.2 und E. 4) sei dies verneint und festgehalten worden, da sie - die Beschwerdegegnerin (die im Verfahren 4A_429/2017 noch als Beschwerdeführerin fungierte) - an ihren Marken berechtigt sei, könne sich die (jetzige) Beschwerdeführerin nicht darauf berufen, die beschwerdegegnerische Nutzung der Marken würde eine Verwechslungsgefahr bewirken und damit gegen UWG verstossen. Vor diesem Hintergrund und um widersprüchliche Urteile auszuschliessen, sei es der Beschwerdeführerin versagt, nun über Art. 14 MSchG eine andere Entscheidung zu erwirken. Dem ist nicht zu folgen. Im Verfahren 4A_429/2017, dem ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid (BGE 143 III 216) vorangegangen war, ging es in markenrechtlicher Hinsicht darum, ob die von der Beschwerdegegnerin am 1. Dezember 2011 hinterlegten Marken keinen Schutz beanspruchen können, weil sie im Sinne von Art. 4 MSchG ohne Zustimmung der (damaligen) Inhaber auf den Namen der Beschwerdegegnerin eingetragen worden seien, und diese lediglich eine "zum Gebrauch ermächtigte" Nutzerin derselben gewesen wäre. Das Bundesgericht verneinte dies und bestätigte damit den Markenrechtsanspruch der Beschwerdegegnerin. Weil das Markenrecht gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung sei (vgl. BGE 129 III 353), prüfte es weiter, ob sich die Beschwerdegegnerin mit ihrem Vorgehen (Hinterlegung der Marken) unlauter verhalten habe und verneinte dies. Damit wurde aber nicht geprüft, ob die Beschwerdeführerin ihren früheren Gebrauch der Zeichen in der Schweiz gemäss Art.”
Die Gegenpartei hat weder ein Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch eine Lizenz dargelegt. Solche Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich; deshalb wurde die beanzeigte Benutzung als rechtswidrige Markenrechtsverletzung angesehen, sodass die Inhaberin für eine Unterlassung klageberechtigt ist.
“c MSchG, da sie ähnlich wie die prioritätsälteren Bildmarken der Klägerin ist und für identische beziehungsweise gleichartige Waren verwendet wird, wodurch trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmerschaft Ver- wechslungsgefahr besteht. Indem die Beklagte ihr Zeichen auf ihren Waren (So- cken, Strumpfwaren und Strümpfen), ihrer Homepage sowie den Verpackungen anbringt, die Waren unter diesem Zeichen anbietet und in Verkehr bringt sowie das Zeichen in der Werbung und sonst wie im geschäftlichen Verkehr gebraucht (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. a, lit. b und lit. e MSchG), hat sie in den Schutzbereich der klägerischen Bildmarken eingegriffen und dadurch eine Markenrechtsverletzung begangen (act. 3/4-5; act. 3/14; act. 41/36; act. 41/38-41). Da sie ihre geschäftli- che Tätigkeit fortzusetzen gedenkt, drohen ferner zukünftig weitere Verletzungen (vgl. act. 19 S. 2; act. 60 S. 5). Rechtfertigungsgründe, wie beispielsweise die Er- mächtigung durch die Klägerin in Form einer Lizenz (Art. 18 MSchG) oder eines Weiterbenützungsrechts (Art. 14 MSchG), welche eine Verwendung der klägeri- schen Marke durch die Beklagte zulassen würden, wurden von der Beklagten nicht dargelegt. Solche sind auch nicht ersichtlich. Folglich erweist sich die Mar- kenrechtsverletzung der Beklagten als rechtswidrig. Als Inhaberin der verletzten Marken ist die Klägerin aktivlegitimiert. Die Beklagte, welche die Markenrechtsver- letzungen begeht, ist passivlegitimiert. Die Voraussetzungen für eine Unterlas- sungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG sind erfüllt. Das Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin ist daher – in präzisierter Form (vgl. Erwägungen”
Gutgläubiger früherer Ortsgebrauch in der Schweiz kann nach Art. 14 MSchG ein Weiterbenutzungsrecht begründen. Voraussetzung ist, dass das Zeichen vor der Hinterlegung in gutem Glauben, in der Schweiz und erkennbar für die Öffentlichkeit sowie ernsthaft verwendet wurde. Begünstigt werden grundsätzlich alle unterscheidungskräftigen Zeichen (z. B. Marke, Firmenname, Enseigne). Die Gutgläubigkeit ist zu vermuten (vgl. Art. 3 ZGB).
“Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM).”
“14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM). 3.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Le comportement visé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (Kuonen, in Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n° 12 ad art.”
Eine Abgrenzung des konkreten Weiterbenutzungsumfangs nach Art. 14 MSchG setzt eine hinreichende Tatsachendarlegung des Berechtigten voraus; fehlen hierzu entsprechende tatsächliche Angaben, unterbleibt eine solche Differenzierung.
“Eventualiter sieht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 14 MSchG darin, dass die Vorinstanz nicht hinreichend differenziere. Art. 14 MSchG verbiete nur einen über den bisherigen Umfang hinausgehenden Gebrauch. Daher habe sie auf jeden Fall im Umfang des bisherigen Gebrauchs ein Weiterbenutzungsrecht und stehe der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang auch kein Auskunftsrecht zu. Wie oben dargelegt, besteht der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur soweit, als die Beschwerdegegnerin in ihrem Markenrecht verletzt ist. Soweit ein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 14 MSchG besteht, ist die Beschwerdegegnerin in diesem Umfang in ihrem Markenrecht nicht verletzt. Eine Differenzierung setzt jedoch voraus, dass die Beschwerdeführerin auch das entsprechende Tatsachenfundament dargelegt hätte. Die Vorinstanz stellte nun aber für das Bundesgericht verbindlich fest, der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte "Fernabsatz", der unabhängig von den Vertriebspartnern erfolgt sein soll, habe ohnehin nur einen sehr kleinen Teil ausmachen können; "zur Quantität äusserte sich die Beklagte [Beschwerdeführerin] jedoch nicht".”
Das Weiterbenützungsrecht des Vorbenutzers ist eine eigenständige, rein markenrechtliche Frage, die gesondert zu prüfen ist; soweit dieses Recht das Markenrecht des Inhabers einschränkt oder dessen Entstehen verhindert, kann der Inhaber insoweit keinen Schutz im Sinne von Art. 55 MSchG geltend machen.
“14 MSchG eine andere Entscheidung zu erwirken. Dem ist nicht zu folgen. Im Verfahren 4A_429/2017, dem ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid (BGE 143 III 216) vorangegangen war, ging es in markenrechtlicher Hinsicht darum, ob die von der Beschwerdegegnerin am 1. Dezember 2011 hinterlegten Marken keinen Schutz beanspruchen können, weil sie im Sinne von Art. 4 MSchG ohne Zustimmung der (damaligen) Inhaber auf den Namen der Beschwerdegegnerin eingetragen worden seien, und diese lediglich eine "zum Gebrauch ermächtigte" Nutzerin derselben gewesen wäre. Das Bundesgericht verneinte dies und bestätigte damit den Markenrechtsanspruch der Beschwerdegegnerin. Weil das Markenrecht gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Spezialregelung sei (vgl. BGE 129 III 353), prüfte es weiter, ob sich die Beschwerdegegnerin mit ihrem Vorgehen (Hinterlegung der Marken) unlauter verhalten habe und verneinte dies. Damit wurde aber nicht geprüft, ob die Beschwerdeführerin ihren früheren Gebrauch der Zeichen in der Schweiz gemäss Art. 14 MSchG fortsetzen kann. Dabei geht es um eine rein markenrechtliche Frage. Ob Art. 14 MSchG als Schranke des Markenrechts verstanden wird oder vielmehr davon ausgegangen wird, das absolute Recht des Markeninhabers gegenüber dem zur Weiterbenützung Berechtigten sei gar nicht erst entstanden bzw. diesem stehe im Umfang des Weiterbenützungsrechts eine gesetzliche Lizenz zu (vgl. zu dieser Diskussion: Florent Thouvenin, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 4 ff. zu Art. 14 MSchG; Michael Isler, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 22 zu Art. 14 MSchG, je mit weiteren Literaturhinweisen), muss hier nicht weiter geprüft werden. In dem Umfang, in dem das Markenrecht der Beschwerdegegnerin begrenzt ist durch das Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin bzw. nicht besteht, kann die Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin auch nicht in ihrem Recht an der Marke im Sinne von Art. 55 MSchG verletzt sein. Zu prüfen ist demnach das Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin.”
Ein ernsthafter vorheriger Gebrauch kann auch rein lokal ausreichend sein. Der frühere Gebrauch muss in der Schweiz in guter Treu erfolgt und für das Publikum erkennbar gewesen sein; insoweit genügt die blosse Registrierung (z. B. eines Domainnamens) nicht. Die Gutgläubigkeit des Nutzers ist zu vermuten; blosses Kennen der späteren Marke oder deren Übernahme begründet nicht automatisch Bösgläubigkeit.
“Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM).”
“14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM). 3.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Le comportement visé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (Kuonen, in Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n° 12 ad art.”
Fehlt die Darlegung des tatsachenbasierten Umfangs der bisherigen Benutzung, kann das Gericht ein teilweises Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG offenlassen. Eine Differenzierung des bisherigen Umfangs setzt substantiierte Angaben (insbesondere zur Quantität der Nutzung) voraus; wird dies nicht vorgebracht, prüft das Gericht ein teilweises Weiterbenutzungsrecht nicht.
“Eventualiter sieht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 14 MSchG darin, dass die Vorinstanz nicht hinreichend differenziere. Art. 14 MSchG verbiete nur einen über den bisherigen Umfang hinausgehenden Gebrauch. Daher habe sie auf jeden Fall im Umfang des bisherigen Gebrauchs ein Weiterbenutzungsrecht und stehe der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang auch kein Auskunftsrecht zu. Wie oben dargelegt, besteht der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur soweit, als die Beschwerdegegnerin in ihrem Markenrecht verletzt ist. Soweit ein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 14 MSchG besteht, ist die Beschwerdegegnerin in diesem Umfang in ihrem Markenrecht nicht verletzt. Eine Differenzierung setzt jedoch voraus, dass die Beschwerdeführerin auch das entsprechende Tatsachenfundament dargelegt hätte. Die Vorinstanz stellte nun aber für das Bundesgericht verbindlich fest, der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte "Fernabsatz", der unabhängig von den Vertriebspartnern erfolgt sein soll, habe ohnehin nur einen sehr kleinen Teil ausmachen können; "zur Quantität äusserte sich die Beklagte [Beschwerdeführerin] jedoch nicht". Mit andern Worten hat die Beschwerdeführerin nicht substanziiert, in welchem (Teil-) Umfang der bisherige Gebrauch der Zeichen in der Schweiz stattgefunden hat. Darauf geht die Beschwerdeführerin nicht ein. Fehlte es aber an entsprechenden Tatsachenbehauptungen, hat die Vorinstanz zu Recht kein teilweises Weiterbenützungsrecht geprüft. Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der auf mehreren selbstständigen Begründungen beruht, ist abzuweisen, sobald sich erweist, dass eine davon den dagegen vorgebrachten Rügen standhält.”
“Eventualiter sieht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 14 MSchG darin, dass die Vorinstanz nicht hinreichend differenziere. Art. 14 MSchG verbiete nur einen über den bisherigen Umfang hinausgehenden Gebrauch. Daher habe sie auf jeden Fall im Umfang des bisherigen Gebrauchs ein Weiterbenutzungsrecht und stehe der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang auch kein Auskunftsrecht zu. Wie oben dargelegt, besteht der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur soweit, als die Beschwerdegegnerin in ihrem Markenrecht verletzt ist. Soweit ein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 14 MSchG besteht, ist die Beschwerdegegnerin in diesem Umfang in ihrem Markenrecht nicht verletzt. Eine Differenzierung setzt jedoch voraus, dass die Beschwerdeführerin auch das entsprechende Tatsachenfundament dargelegt hätte. Die Vorinstanz stellte nun aber für das Bundesgericht verbindlich fest, der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte "Fernabsatz", der unabhängig von den Vertriebspartnern erfolgt sein soll, habe ohnehin nur einen sehr kleinen Teil ausmachen können; "zur Quantität äusserte sich die Beklagte [Beschwerdeführerin] jedoch nicht".”