Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631;BBl 2009 8533). ↩
11 commentaries
Im Widerspruchsverfahren vor dem IGE ist die Kognition eng: der Zeichenkonflikt ist vorrangig so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt. Vertragliche Ansprüche oder Einreden (z. B. vertragliche Duldungs- oder Lizenzvereinbarungen) sind nicht in diesem Verfahren zu prüfen, sondern auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen.
“Die Beschwerdeführerin weist zutreffend darauf hin, dass es sich beim Feststellungsinteresse um eine Prozessvoraussetzung handelt (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), die vom Gericht von Amtes wegen, also nicht nur auf Parteieinrede hin, zu prüfen ist (Art. 60 ZPO). Sie bestreitet ein Feststellungsinteresse der Beschwerdegegnerin jedoch zu Unrecht mit dem Einwand, das IGE könne im Rahmen der pendenten Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 Abs. 1 und Art. 33 MSchG mit voller Kognition prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe und damit ein Eintragungshindernis vorliege. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist die Kognition der Widerspruchsbehörde eng begrenzt: Der Zeichenkonflikt ist so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 346 Rz. 1158). Der Widerspruchsgegner kann sich im Widerspruchsverfahren vor dem IGE daher nicht etwa mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragliche Absprachen (MARBACH, a.a.O., S. 347 Rz. 1164; BERNHARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 31 MSchG). Ein solcher vertraglicher Anspruch ist vielmehr auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen (BGE 138 III 304 E. 5.3.2 S. 315 f.; MARBACH, a.a.O., S. 348 Rz. 1168; VOLKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 31 MSchG). Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie sich im gleichen Zusammenhang auf den Standpunkt stellt, es sei im vorliegenden Verfahren (materiellrechtlich) unerheblich, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, zumal das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht dem vertraglichen Anspruch vorgehe. Ist die Beschwerdeführerin vertraglich zur Duldung der fraglichen Markenregistrierungen durch die Beschwerdegegnerin verpflichtet, kann sie sich dieser gegenüber gerade nicht auf ihr prioritäres Markenrecht berufen, um die Eintragung zu verhindern.”
“1 und Art. 33 MSchG mit voller Kognition prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe und damit ein Eintragungshindernis vorliege. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist die Kognition der Widerspruchsbehörde eng begrenzt: Der Zeichenkonflikt ist so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 346 Rz. 1158). Der Widerspruchsgegner kann sich im Widerspruchsverfahren vor dem IGE daher nicht etwa mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragliche Absprachen (MARBACH, a.a.O., S. 347 Rz. 1164; BERNHARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 31 MSchG). Ein solcher vertraglicher Anspruch ist vielmehr auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen (BGE 138 III 304 E. 5.3.2 S. 315 f.; MARBACH, a.a.O., S. 348 Rz. 1168; VOLKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 31 MSchG). Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie sich im gleichen Zusammenhang auf den Standpunkt stellt, es sei im vorliegenden Verfahren (materiellrechtlich) unerheblich, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, zumal das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht dem vertraglichen Anspruch vorgehe. Ist die Beschwerdeführerin vertraglich zur Duldung der fraglichen Markenregistrierungen durch die Beschwerdegegnerin verpflichtet, kann sie sich dieser gegenüber gerade nicht auf ihr prioritäres Markenrecht berufen, um die Eintragung zu verhindern. Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren allgemeinen rechtlichen Vorbringen, dass auch die Lizenz gegenüber dem Lizenznehmer zu einem vertraglichen Ausschluss markenrechtlicher Abwehransprüche führt: Erhebt der Lizenzgeber trotzdem Klage, kann ihm der Lizenznehmer die Einrede des Vertrags entgegenhalten (WOLFGANG STRAUB, Mehrfache Berechtigung an Marken, 1998, S.”
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert wurde, sodass Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).
“Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).”
Werden Widerspruchs- und Radikationsverfahren gleichzeitig geführt und wird im Widerspruch das Nichtgebrauchsvorbringen erhoben, ist die Frage des ernsthaften Gebrauchs der älteren Marke in beiden Verfahren zu prüfen.
“Elle estime également que la validité de la marque opposante doit être vue comme une question préalable qui justifie que l'on suspende les procédures d'opposition jusqu'à droit connu sur la radiation de cette marque (réponse p. 6-8). Comme l'autorité inférieure, elle rappelle l'asymétrie dans les voies de droit ici applicables (réponse p. 9-11). Elle se défend d'être responsable de la prolongation de la procédure, dans la mesure où elle ne ferait que défendre ses droits, ce que ferait d'ailleurs également la recourante (duplique p. 3). Elle estime enfin que la reprise de la procédure violerait l'égalité de traitement possiblement au détriment de la recourante qui pourrait perdre sa marque sans possibilité de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral (duplique p. 4). 5. Pour trancher ce litige, il convient tout d'abord d'exposer les règles applicables aux procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque et de radiation d'une marque pour défaut d'usage, ainsi que les normes de coordination existantes. 5.1 La procédure d'opposition permet au titulaire d'une marque antérieure de former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement (i.e. la marque attaquée) est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). Toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 35a al. 1 LPM). Dans cette procédure, il appartient au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage. Il revient au titulaire de la marque attaquée de rendre vraisemblable l'usage ou un juste motif au défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a et b a contrario). Si le titulaire échoue à ce faire, la marque attaquée est radiée. 5.2 5.2.1 Lorsqu'une procédure de radiation est conduite parallèlement à une procédure d'opposition et si le défaut d'usage est invoqué dans l'opposition, la question de l'usage sérieux de la marque antérieure devra être traitée dans les deux procédures.”
Sind vertragliche Rechte (z. B. Lizenzrechte oder Duldungspflichten) gegeben, kann damit die Eintragung einer jüngeren Marke im Widerspruchsverfahren vor dem IGE nicht verhindert werden; solche vertraglichen Ansprüche sind im Zivilprozess geltend zu machen. Umgekehrt kann ein vertraglicher Ausschluss markenrechtlicher Abwehransprüche gegenüber dem Vertragspartner (z. B. zugunsten des Lizenznehmers) die Durchsetzung eines prioritären Markenrechts gegen diesen Vertragspartner verhindern.
“1 und Art. 33 MSchG mit voller Kognition prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe und damit ein Eintragungshindernis vorliege. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist die Kognition der Widerspruchsbehörde eng begrenzt: Der Zeichenkonflikt ist so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 346 Rz. 1158). Der Widerspruchsgegner kann sich im Widerspruchsverfahren vor dem IGE daher nicht etwa mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragliche Absprachen (MARBACH, a.a.O., S. 347 Rz. 1164; BERNHARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 31 MSchG). Ein solcher vertraglicher Anspruch ist vielmehr auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen (BGE 138 III 304 E. 5.3.2 S. 315 f.; MARBACH, a.a.O., S. 348 Rz. 1168; VOLKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 31 MSchG). Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie sich im gleichen Zusammenhang auf den Standpunkt stellt, es sei im vorliegenden Verfahren (materiellrechtlich) unerheblich, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, zumal das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht dem vertraglichen Anspruch vorgehe. Ist die Beschwerdeführerin vertraglich zur Duldung der fraglichen Markenregistrierungen durch die Beschwerdegegnerin verpflichtet, kann sie sich dieser gegenüber gerade nicht auf ihr prioritäres Markenrecht berufen, um die Eintragung zu verhindern. Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren allgemeinen rechtlichen Vorbringen, dass auch die Lizenz gegenüber dem Lizenznehmer zu einem vertraglichen Ausschluss markenrechtlicher Abwehransprüche führt: Erhebt der Lizenzgeber trotzdem Klage, kann ihm der Lizenznehmer die Einrede des Vertrags entgegenhalten (WOLFGANG STRAUB, Mehrfache Berechtigung an Marken, 1998, S.”
Im Widerspruchsverfahren können lediglich relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Eine Überprüfung der materiellen Gültigkeit der Eintragung (absolute Ausschlussgründe) durch die Widerspruchsinstanz ist ausgeschlossen.
“Das Bundesverwaltungsgericht war im Widerspruchsverfahren jedoch nicht befugt, die Gültigkeit der Eintragungen zu überprüfen. Denn mit dem Widerspruch können nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden, jedoch nicht absolute (Volken, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 35 zu Art. 31 MSchG).”
“Das Bundesverwaltungsgericht war im Widerspruchsverfahren jedoch nicht befugt, die Gültigkeit der Eintragungen zu überprüfen. Denn mit dem Widerspruch können nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden, jedoch nicht absolute (Volken, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 35 zu Art. 31 MSchG).”
Kann der Inhaber einer älteren Marke den Gebrauch der Marke für bestimmte Waren (z. B. „parfumerie“ in Klasse 3) glaubhaft machen, genügt dies zur Begründung eines Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 1 MSchG gegen identische oder ähnliche Zeichen für diese konkret nachgewiesenen Waren. Massgeblich ist die Abgrenzung auf die Waren/Dienstleistungen, für die der Gebrauch tatsächlich dargelegt wurde.
“2 Enfin, tant la question de savoir si l'intimée rend vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec d'autres produits revendiqués en classe 3 (cf. consid. A.a) que la question de savoir si, en vertu de la jurisprudence (cf. ATAF 2022 IV/3 consid. 5.4.3.1 "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.6.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3-2.4 "GADOVIST/GADOGITA"), la vraisemblance de l'usage de la marque opposante en lien avec les produits "parfumerie" (classe 3) doit être étendue à d'autres catégories de produits revendiquées en classe 3 (cf. décision attaquée, p. 7-8 ; réplique, p. 4-5) peuvent rester ouvertes (cf. consid. 18.2.2.2). 7. 7.1 Vu qu'elle parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les produits "parfumerie" en classe 3 (cf. consid. 6.4.1.1), l'intimée peut valablement former opposition contre les marques attaquées 1 et 2 en se fondant sur un motif relatif d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM (cf. art. 31 al. 1 LPM). 7.2 7.2.1 L'art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. 7.2.2 Dans la mise en oeuvre de cette disposition, il s'agit tout d'abord - sur la base des produits et/ou des services concernés (consid. 8) - de définir les consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve (consid. 9) (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"). 8. 8.1 Bien que la marque opposante soit destinée à divers produits relevant de la classe 3 (cf. consid. A.a), seuls entrent en considération les produits "parfumerie" (classe 3), en lien avec lesquels l'intimée parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante (cf. consid. 6.4.1.1). 8.2 Quant aux marques attaquées 1 et 2 (cf. consid. A.b.a.a et A.b.b.a), elles sont toutes deux destinées aux mêmes produits, à savoir des produits liés au rasage et au soin de la peau (classe 3), ainsi que des rasoirs, des lames de rasoir et des accessoires y relatifs (classe 8).”
Die Benützungsschonfrist beginnt erst mit dem unbenutzten Ablauf der Widerspruchsfrist oder — falls ein Widerspruchsverfahren geführt wird — erst mit dessen Abschluss. Deshalb ist die korrekte Berechnung der Widerspruchsfrist praxisrelevant.
“Die Benützungsschonfrist gemäss Art. 12 MSchG soll es dem Markeninhaber primär ermöglichen, sich bereits im Vorfeld der Markteinführung eine Marke zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, dieser vor Markteinführung mangels Gebrauch verlustig zu gehen. Entsprechend setzt Art. 12 MSchG die Eintragung voraus und beginnt die Schonfrist mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 31 Abs. 2 MSchG) oder dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das verkennt die Beschwerdeführerin, indem sie auf einen Zeitraum vor Dezember 2011 Bezug nimmt.”
Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung schriftlich mit Begründung einzureichen; die Widerspruchsgebühr ist innerhalb dieser Frist zu bezahlen.
“Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).”
“Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).”
Die Kognition der Widerspruchsbehörde nach Art. 31 MSchG ist eng: der Zeichenkonflikt ist nach dem zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt. Angeführte vertragliche Befugnisse oder Abreden können im Widerspruchsverfahren vor dem IGE nicht als materielle Verteidigung geltend gemacht werden; entsprechende vertragliche Ansprüche oder Einreden sind auf dem Wege des Zivilprozesses geltend zu machen.
“1 und Art. 33 MSchG mit voller Kognition prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe und damit ein Eintragungshindernis vorliege. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist die Kognition der Widerspruchsbehörde eng begrenzt: Der Zeichenkonflikt ist so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 346 Rz. 1158). Der Widerspruchsgegner kann sich im Widerspruchsverfahren vor dem IGE daher nicht etwa mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragliche Absprachen (MARBACH, a.a.O., S. 347 Rz. 1164; BERNHARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 31 MSchG). Ein solcher vertraglicher Anspruch ist vielmehr auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen (BGE 138 III 304 E. 5.3.2 S. 315 f.; MARBACH, a.a.O., S. 348 Rz. 1168; VOLKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 31 MSchG). Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie sich im gleichen Zusammenhang auf den Standpunkt stellt, es sei im vorliegenden Verfahren (materiellrechtlich) unerheblich, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, zumal das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht dem vertraglichen Anspruch vorgehe. Ist die Beschwerdeführerin vertraglich zur Duldung der fraglichen Markenregistrierungen durch die Beschwerdegegnerin verpflichtet, kann sie sich dieser gegenüber gerade nicht auf ihr prioritäres Markenrecht berufen, um die Eintragung zu verhindern. Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren allgemeinen rechtlichen Vorbringen, dass auch die Lizenz gegenüber dem Lizenznehmer zu einem vertraglichen Ausschluss markenrechtlicher Abwehransprüche führt: Erhebt der Lizenzgeber trotzdem Klage, kann ihm der Lizenznehmer die Einrede des Vertrags entgegenhalten (WOLFGANG STRAUB, Mehrfache Berechtigung an Marken, 1998, S.”
“Die Beschwerdeführerin weist zutreffend darauf hin, dass es sich beim Feststellungsinteresse um eine Prozessvoraussetzung handelt (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), die vom Gericht von Amtes wegen, also nicht nur auf Parteieinrede hin, zu prüfen ist (Art. 60 ZPO). Sie bestreitet ein Feststellungsinteresse der Beschwerdegegnerin jedoch zu Unrecht mit dem Einwand, das IGE könne im Rahmen der pendenten Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 Abs. 1 und Art. 33 MSchG mit voller Kognition prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe und damit ein Eintragungshindernis vorliege. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist die Kognition der Widerspruchsbehörde eng begrenzt: Der Zeichenkonflikt ist so zu beurteilen, wie er sich aus dem Register ergibt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 346 Rz. 1158). Der Widerspruchsgegner kann sich im Widerspruchsverfahren vor dem IGE daher nicht etwa mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragliche Absprachen (MARBACH, a.a.O., S. 347 Rz. 1164; BERNHARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 31 MSchG; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 31 MSchG). Ein solcher vertraglicher Anspruch ist vielmehr auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu machen (BGE 138 III 304 E. 5.3.2 S. 315 f.; MARBACH, a.a.O., S. 348 Rz. 1168; VOLKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 31 MSchG). Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie sich im gleichen Zusammenhang auf den Standpunkt stellt, es sei im vorliegenden Verfahren (materiellrechtlich) unerheblich, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, zumal das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht dem vertraglichen Anspruch vorgehe. Ist die Beschwerdeführerin vertraglich zur Duldung der fraglichen Markenregistrierungen durch die Beschwerdegegnerin verpflichtet, kann sie sich dieser gegenüber gerade nicht auf ihr prioritäres Markenrecht berufen, um die Eintragung zu verhindern.”
Führen Widerspruchs- und Radiationsverfahren nebeneinander, ist die Frage des tatsächlichen Gebrauchs der älteren Marke in beiden Verfahren zu prüfen. Soweit die Gebrauchsfeststellung in beiden Verfahren von Bedeutung ist, können die Verfahren koordiniert werden.
“Elle estime également que la validité de la marque opposante doit être vue comme une question préalable qui justifie que l'on suspende les procédures d'opposition jusqu'à droit connu sur la radiation de cette marque (réponse p. 6-8). Comme l'autorité inférieure, elle rappelle l'asymétrie dans les voies de droit ici applicables (réponse p. 9-11). Elle se défend d'être responsable de la prolongation de la procédure, dans la mesure où elle ne ferait que défendre ses droits, ce que ferait d'ailleurs également la recourante (duplique p. 3). Elle estime enfin que la reprise de la procédure violerait l'égalité de traitement possiblement au détriment de la recourante qui pourrait perdre sa marque sans possibilité de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral (duplique p. 4). 5. Pour trancher ce litige, il convient tout d'abord d'exposer les règles applicables aux procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque et de radiation d'une marque pour défaut d'usage, ainsi que les normes de coordination existantes. 5.1 La procédure d'opposition permet au titulaire d'une marque antérieure de former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement (i.e. la marque attaquée) est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). Toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 35a al. 1 LPM). Dans cette procédure, il appartient au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage. Il revient au titulaire de la marque attaquée de rendre vraisemblable l'usage ou un juste motif au défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a et b a contrario). Si le titulaire échoue à ce faire, la marque attaquée est radiée. 5.2 5.2.1 Lorsqu'une procédure de radiation est conduite parallèlement à une procédure d'opposition et si le défaut d'usage est invoqué dans l'opposition, la question de l'usage sérieux de la marque antérieure devra être traitée dans les deux procédures.”
Innerhalb der dreimonatigen Frist nach der Veröffentlichung sind sowohl der schriftlich begründete Widerspruch als auch die Widerspruchsgebühr zu leisten.
“Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).”
“Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).”