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Eine drohende Übertragung oder Weiterübertragung der streitgegenständlichen Marke kann die Passivlegitimation der bisherigen Inhaberin nachträglich entfallen lassen und dadurch die (Weiter)führung des Prozesses gefährden. Vor diesem Hintergrund kann das Bestehen eines glaubhaft gemachten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils angezeigt sein, sodass die Bestätigung superprovisorisch angeordneter Sicherungsmassnahmen (etwaVerfügungsbeschränkung) geboten sein kann.
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
Nach Art. 53 kann statt der Feststellung der Nichtigkeit die Übertragung der Marke angeordnet werden; ein eingetragener Inhaber kann somit zur Abtretung (Cession) verpflichtet werden. Entgegen einer pauschalen Betrachtung schliesst eine nur kurze Dauer der betrieblichen Nutzung eine Zession nicht aus, wenn — wie im entschiedenen Fall — eine erhebliche Medienberichterstattung eine unmittelbare Assoziation zwischen Betrieb und Marke begründet.
“En tout état, cet enregistrement s'inscrit dans le prolongement du démarrage de l'entreprise, réelle, et dont rien n'indique qu'elle ne se poursuivrait pas à ce jour. Le défendeur a fait valoir, dans le cadre de son argumentation à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que la marque n'aurait pas acquis une notoriété importante auprès du public, vu la brièveté de la période d'exploitation au début de la présente procédure. Si en effet, ce laps de temps est relatif, il est contrebalancé par l'importante couverture journalistique, dont résulte indubitablement une association immédiate entre l'établissement exploité par la demanderesse sous l'enseigne "A______" et la marque éponyme, de sorte que la démonstration tentée par le défendeur ne convainc pas. En définitive, au de ce qui précède, il sera retenu qu'en dépit du principe de priorité, le dépôt de la marque par le défendeur devrait être sanctionné de nullité, au sens de l'art. 52 LPM. La demanderesse est fondée à demander plutôt la cession de cette marque en sa faveur, en application de l'art. 53 LPM. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de la demande, en ce sens qu'il sera ordonné au défendeur de transférer à la demanderesse la marque "A______" enregistrée le ______ novembre 2020 au Registre suisse des marques sous n° 6______ pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Vu le sort réservé à la demande principale, le défendeur ne pourra qu'être débouté des conclusions qu'il a prises à titre reconventionnel. La présente décision sera communiquée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 240 CPC, 54 LPM). 3. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'avance de frais effectuée par la demanderesse sera restituée à celle-ci. Le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse 5'000 fr.”
“Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022, précité, consid. 3.2 et les références citées). 2.3 Selon l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. L'art. 53 LPM prévoit qu'au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée (al.1). L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement (al. 2). Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (al. 3). Les demandes en dommages-intérêts sont réservées (al. 4). L'art. 55 al 1 let. b LPM dispose que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore. 2.4.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe "A______" correspond à la raison sociale de la demanderesse, et que les deux parties (la demanderesse étant au bénéfice de la cession du dépôt opéré par E______) ont procédé à un enregistrement de la marque qui correspond à ce signe, de sorte qu'elles ont qualité pour agir et pour défendre respectivement.”
Der Kläger hat die Darlegungs- und Beweislast sowohl für seine bessere Berechtigung an der Marke als auch dafür, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat.
“Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich- tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra- gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen- tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art.”
Die Gerichte ordnen die Übertragung der eingetragenen Marke nach Art. 53 MSchG insbesondere als Sanktion an, wenn der Beklagte sich die Marke angeeignet/«usurpiert» hat und die Klägerin ein Interesse an der Übertragung geltend macht. Die Rechtsprechung bestätigt die Anordnung der Übertragung in solchen Konstellationen.
“En tout état, cet enregistrement s'inscrit dans le prolongement du démarrage de l'entreprise, réelle, et dont rien n'indique qu'elle ne se poursuivrait pas à ce jour. Le défendeur a fait valoir, dans le cadre de son argumentation à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que la marque n'aurait pas acquis une notoriété importante auprès du public, vu la brièveté de la période d'exploitation au début de la présente procédure. Si en effet, ce laps de temps est relatif, il est contrebalancé par l'importante couverture journalistique, dont résulte indubitablement une association immédiate entre l'établissement exploité par la demanderesse sous l'enseigne "A______" et la marque éponyme, de sorte que la démonstration tentée par le défendeur ne convainc pas. En définitive, au de ce qui précède, il sera retenu qu'en dépit du principe de priorité, le dépôt de la marque par le défendeur devrait être sanctionné de nullité, au sens de l'art. 52 LPM. La demanderesse est fondée à demander plutôt la cession de cette marque en sa faveur, en application de l'art. 53 LPM. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de la demande, en ce sens qu'il sera ordonné au défendeur de transférer à la demanderesse la marque "A______" enregistrée le ______ novembre 2020 au Registre suisse des marques sous n° 6______ pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Vu le sort réservé à la demande principale, le défendeur ne pourra qu'être débouté des conclusions qu'il a prises à titre reconventionnel. La présente décision sera communiquée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 240 CPC, 54 LPM). 3. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'avance de frais effectuée par la demanderesse sera restituée à celle-ci. Le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse 5'000 fr.”
“Elle est en tous points identique (orthographe, classification, produits concernés) à la marque internationale « [...] » dont la demanderesse est titulaire et qu’elle ne peut dès lors utiliser en Suisse alors que ses produits y sont distribués depuis de nombreuses années comme ailleurs dans le monde. L’enregistrement effectué par la défenderesse en Suisse porte ainsi atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse fondés sur la marque internationale « [...] » qui est notoire dans le domaine informatique au niveau mondial au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris. En procédant de la sorte, la défenderesse, qui connaissait l’existence de la marque litigieuse ainsi que sa notoriété et qui savait que la demanderesse en était titulaire, puisque son administrateur unique était un développeur [...] et un ancien membre de la communauté du même nom, a usurpé dite marque et créé la confusion dans l’esprit du public. Il apparaît donc que les conditions de l’action en cession du droit de la marque au sens de l’art. 53 LPM sont réalisées puisque la demanderesse, qui est titulaire de la marque internationale notoire « [...] », a un intérêt à la cession de dite marque par la défenderesse, qui est titulaire de la marque usurpée enregistrée au registre suisse des marques, et qu’elle a ouvert action dans le délai de deux ans dès la publication de l’enregistrement le 8 juin 2022. Ainsi, il convient de faire droit aux conclusions 2 et 3 de la demanderesse, soit de condamner la défenderesse à céder à cette dernière le droit de la marque individuelle suisse « [...] » no [...] enregistrée auprès de l’IPI, et d’ordonner à celui-ci de modifier le titulaire de dite marque au registre des marques en faveur de la demanderesse. V. a) En vertu de l’art. 60 LPM, sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication. Cette mesure a un caractère réparateur et sert à parer les effets dommageables de l'acte illicite.”
Im Rahmen von Art. 53 Abs. 1 MSchG kann anstelle der Feststellung der Nichtigkeit auch die Übertragung der Marke geltend gemacht werden. Das ist – wie im zitierten Entscheid – auch im Kontext vorsorglicher Massnahmen vorgebracht worden und kann zur Anordnung von Mitwirkungs- bzw. Vollzugsinstruktionen an das IGE (z. B. Registersperre/Verfügungsbeschränkung) führen.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 28. Mai 2024 (430 23 200) Immaterialgüterrecht / Markenrecht / Wettbewerbsrecht Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO (Bestätigung von superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen, E. 2.1 ff.); Glaubhaftmachung des Vorliegens von Agentenmarken (Art. 4 MSchG), missbräuchlichen Markenhinterlegungen i.S.v. Art. 2 UWG und des Anspruchs auf Markenübertragung anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der hinterlegten Marken gestützt auf Art. 53 Abs. 1 MSchG (E. 3.1 ff.); Anweisung an das IGE zur Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre (E. 3.3.5 ff.) Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Vonzun, und/oder Rechtsanwalt Dr. Markus Frick und/oder Rechtsanwalt Felix Tuchschmid, Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach 633, 4010 Basel, Klägerin / Gesuchstellerin gegen A. Schweiz GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Emch, und/oder Rechtsanwältin Corinne Wüthrich-Harte, Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern, Beklagte / Gesuchsgegnerin Gegenstand Markenübertragung Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen A. Mit Klage an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 15. August 2023 stellte die A. GmbH mit Sitz in DExxxxx (nachfolgend: Klägerin) den Antrag, es seien die Marken und Markenanmeldungen der A. Schweiz GmbH mit Sitz in Z. (nachfolgend: Beklagte): i. Nr. (…), ii. Nr. (…), iii.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 28. Mai 2024 (430 23 200) Immaterialgüterrecht / Markenrecht / Wettbewerbsrecht Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO (Bestätigung von superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen, E. 2.1 ff.); Glaubhaftmachung des Vorliegens von Agentenmarken (Art. 4 MSchG), missbräuchlichen Markenhinterlegungen i.S.v. Art. 2 UWG und des Anspruchs auf Markenübertragung anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der hinterlegten Marken gestützt auf Art. 53 Abs. 1 MSchG (E. 3.1 ff.); Anweisung an das IGE zur Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre (E. 3.3.5 ff.) Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Vonzun, und/oder Rechtsanwalt Dr. Markus Frick und/oder Rechtsanwalt Felix Tuchschmid, Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach 633, 4010 Basel, Klägerin / Gesuchstellerin gegen A. Schweiz GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Emch, und/oder Rechtsanwältin Corinne Wüthrich-Harte, Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern, Beklagte / Gesuchsgegnerin Gegenstand Markenübertragung Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen A. Mit Klage an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 15. August 2023 stellte die A. GmbH mit Sitz in DExxxxx (nachfolgend: Klägerin) den Antrag, es seien die Marken und Markenanmeldungen der A. Schweiz GmbH mit Sitz in Z. (nachfolgend: Beklagte): i. Nr. (…), ii. Nr. (…), iii.”
Bei drohender Veräusserung oder Übertragung der bestrittenen Marke während des Verfahrens kann einstweiliger Rechtsschutz angezeigt sein. Die Entscheidung des KGer BL stellt darauf ab, dass eine solche Veräusserung den Übertragungsanspruch nach Art. 53 Abs. 1 MSchG vereiteln könnte (insbesondere weil der Anspruch gegen einen späteren gutgläubigen Erwerber nicht durchgesetzt werden kann), weshalb in solchen Fällen die Hauptsachenprognose positiv ausfallen und der Verfügungsanspruch bejaht werden kann.
“Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die Rechte an der Dachmarke «A. » sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten explizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Markenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage mangels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose positiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben.”
“Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die Rechte an der Dachmarke «A. » sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten explizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Markenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage mangels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose positiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben.”
Die Vorinstanz hat Art. 53 Abs. 2 MSchG als selbständige Eventualbegründung bzw. selbständigen Abweisungsgrund eingesetzt; die Beschwerde setzte sich nicht mit dieser Eventualbegründung auseinander, weshalb die vorinstanzliche Begründung zur Abweisung des Übertragungsanspruchs Bestand hat.
“So weicht sie etwa in ihrer Sachverhaltsdarstellung, die sie ihren rechtlichen Ausführungen voranstellt, verschiedentlich von den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid ab oder erweitert diese, ohne hinreichend begründete Sachverhaltsrügen zu erheben, weshalb ihre Ausführungen unbeachtet zu bleiben haben. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeantwort trifft aber nicht zu, dass die Beschwerde durchwegs unzureichend begründet und daher darauf insgesamt nicht einzutreten wäre. Immerhin weist die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des klägerischen Hauptbegehrens auf Übertragung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 1) zu Recht darauf hin, dass sich die Beschwerde einzig gegen die vorinstanzliche Hauptbegründung wendet, wonach der Beschwerdeführerin mangels Aktivlegitimation kein Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG zustehe. Mit der selbstständigen Eventualbegründung im angefochtenen Entscheid, nach der ein allfälliger Übertragungsanspruch mangels Einhaltung der Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG ohnehin verwirkt wäre, setzt sich die Beschwerde nicht auseinander. Damit hat die vorinstanzliche Begründung hinsichtlich der Abweisung des Übertragungsanspruchs (Klagebegehren Ziff. 1) Bestand und es ist auf die Beschwerde nur insoweit einzutreten, als sie sich gegen die Abweisung des Eventualbegehrens auf Nichtigerklärung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 2) richtet.”
“So weicht sie etwa in ihrer Sachverhaltsdarstellung, die sie ihren rechtlichen Ausführungen voranstellt, verschiedentlich von den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid ab oder erweitert diese, ohne hinreichend begründete Sachverhaltsrügen zu erheben, weshalb ihre Ausführungen unbeachtet zu bleiben haben. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeantwort trifft aber nicht zu, dass die Beschwerde durchwegs unzureichend begründet und daher darauf insgesamt nicht einzutreten wäre. Immerhin weist die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des klägerischen Hauptbegehrens auf Übertragung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 1) zu Recht darauf hin, dass sich die Beschwerde einzig gegen die vorinstanzliche Hauptbegründung wendet, wonach der Beschwerdeführerin mangels Aktivlegitimation kein Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG zustehe. Mit der selbstständigen Eventualbegründung im angefochtenen Entscheid, nach der ein allfälliger Übertragungsanspruch mangels Einhaltung der Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG ohnehin verwirkt wäre, setzt sich die Beschwerde nicht auseinander. Damit hat die vorinstanzliche Begründung hinsichtlich der Abweisung des Übertragungsanspruchs (Klagebegehren Ziff. 1) Bestand und es ist auf die Beschwerde nur insoweit einzutreten, als sie sich gegen die Abweisung des Eventualbegehrens auf Nichtigerklärung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 2) richtet.”
Die Verwirkungsfrist von zwei Jahren beginnt mit der Veröffentlichung der Eintragung der Marke.
“L’action en cession joue un rôle de rétablissement de la réalité en cas d’enregistrement frauduleux d’une marque dont l’usurpateur savait qu’elle était ou allait être utilisée par son titulaire légitime. Le défendeur usurpe la marque du demandeur s’il connaissait ou aurait dû connaître la marque de celui-ci. Les motivations du défendeur, ainsi qu’une éventuelle faute de sa part, sont sans pertinence, et il n’est pas indispensable qu’il y ait eu enregistrement frauduleux. Enfin, la marque usurpée ne doit pas nécessairement être identique à celle du titulaire : il suffit qu’elle crée un risque de confusion avec cette dernière et s’expose de ce fait à être déclarée nulle (Tissot/Kraus/Salvadé, nn. 1162 ss). Si elle est accueillie, l’action en cession s’accompagne, comme l’action en nullité, d’une modification du registre, mais au lieu de la radiation de la marque litigieuse, il s’agira de l’inscription du demandeur comme titulaire de la marque à la place du défendeur (Tissot/Kraus/Salvadé, nn. 1162 ss). L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement (art. 53 al. 2 LPM). d) En l’espèce, la demanderesse, société de droit [...] dont le siège se trouve aux [...], est titulaire de la marque « [...] » aux [...] depuis le 21 décembre 1999 (en classification Nice 9 « Logiciel et matériel informatique ») et de la marque internationale « [...] » enregistrée depuis le 20 juin 2011 (en classification Nice 9). Elle est également titulaire de la marque dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon. Sous cette marque qu’elle exploite à travers le monde depuis plus de vingt ans, la demanderesse déploie une activité qui vise principalement le développement et la distribution du logiciel [...], ainsi que l’organisation de conférences appelées [...] et sponsorisées par des partenaires internationaux qui réunissent les communautés [...] nationales actives dans chaque pays du monde, notamment la Suisse, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Autriche, l’Espagne, la Norvège, la Belgique, les Etats-Unis, l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique latine.”
“Würdigung Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl. Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20). Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste, - 29 - dass die Beklagte die Marke CLUB C._____ nicht als Agentenmarke, sondern in eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spätestens dann die Verwirkungs- frist zu laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ein- tragung zu laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Ver- einbarung am 29. Januar 2016 bzw. spätestens Ende 2015 eingetreten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinba- rung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C.”
Liegt zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Vertriebsbeziehung, aufgrund der die Beklagte zur Nutzung der Marken ermächtigt war, und ist diese Ermächtigung durch Kündigung weggefallen, kann die eigentliche (materielle) Markeninhaberin die Übertragung der streitgegenständlichen Marken verlangen. Weigert sich die Agentin trotz Wegfalls der Zustimmung zur Nutzung, liegt nach dem angeführten Entscheid eine Anmassung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor.
“Es ist glaubhaft dargelegt, dass zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Vertriebsbeziehung bestanden hat, die es der Beklagten erlaubt hat, die Eigenmarken der Klägerin zum Import aus Deutschland in die Schweiz und zum Weiterverkauf der importierten Waren in der Schweiz zu nutzen. Daraus ergibt sich eine Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten als Agentin gegenüber der Klägerin. Die Ermächtigung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte hat bis zur Kündigung der Partnerschaft bzw. des Servicepauschalenvertrages zwischen den Parteien am 8. März 20xx bestanden. Mit dieser Kündigung ist die Zustimmung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte in der Schweiz weggefallen. Die Klägerin ist als eigentliche (materielle) Markeninhaberin gegenüber ihrer Agentin in der Schweiz gemäss Art. 4 MSchG i.V.m. Art. 53 Abs. 1 MSchG berechtigt, die Übertragung der streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu verlangen. Auf der anderen Seite ist die Beklagte als Agentin verpflichtet, die Interessen der Klägerin in Markenangelegenheiten zu wahren und die streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu übertragen. Nachdem sich die Beklagte weigert, die streitgegenständlichen Marken an die Klägerin zu übertragen, liegt eine Anmassung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor.”
Die Übertragungsklage nach Art. 53 Abs. 1 MSchG setzt voraus, dass ein Nichtigkeitsgrund vorliegt, der auf einem älteren Recht des Klägers beruht.
“Auflage, Bern 2017, Art. 3 N 393 und 408). Solange keine relativen Ausschlussgründe erfolgreich geltend gemacht worden sind, ist die jüngere Marke gültig und uneingeschränkt durchsetzbar (Joller, a.a.O., Art. 3 N 410). Der Inhaber einer älteren Marke kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG beim IGE gegen die Eintragung Widerspruch erheben. Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen (Art. 33 MSchG). Das IGE löscht die Markeneintragung, wenn sie durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG). Relative Ausschlussgründe sind Nichtigkeitsgründe. In Betracht kommen aber auch andere Gründe (Staub, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 52 N 44). Wenn sich der Beklagte die Marke angemasst hat, kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen (Art. 53 Abs. 1 MSchG). Diese Übertragungsklage setzt einen auf einem älteren Recht des Klägers beruhenden Nichtigkeitsgrund voraus (Staub, a.a.O., Art. 53 N 9). Das Markenregister zählt zu den öffentlichen Registern, die gemäss Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) und Art. 179 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist (Wild, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 37 N 9; vgl. AGE ZK.2018.3 vom 21. Juni 2018 E. 3.2). Dem öffentlichen Register kommt aber nur in dem Umfang verstärkte Beweiskraft zu, in dem der zuständige Registerführer zur Prüfung der von ihm bezeugten Tatsachen verpflichtet ist (Wolf, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 9 ZGB N 46). Insbesondere relative Ausschlussgründe und die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis über das angemeldete Zeichen werden im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht überprüft (Marbach, a.”
“Auflage, Bern 2017, Art. 3 N 393 und 408). Solange keine relativen Ausschlussgründe erfolgreich geltend gemacht worden sind, ist die jüngere Marke gültig und uneingeschränkt durchsetzbar (Joller, a.a.O., Art. 3 N 410). Der Inhaber einer älteren Marke kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG beim IGE gegen die Eintragung Widerspruch erheben. Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen (Art. 33 MSchG). Das IGE löscht die Markeneintragung, wenn sie durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit. c MSchG). Relative Ausschlussgründe sind Nichtigkeitsgründe. In Betracht kommen aber auch andere Gründe (Staub, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 52 N 44). Wenn sich der Beklagte die Marke angemasst hat, kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen (Art. 53 Abs. 1 MSchG). Diese Übertragungsklage setzt einen auf einem älteren Recht des Klägers beruhenden Nichtigkeitsgrund voraus (Staub, a.a.O., Art. 53 N 9). Das Markenregister zählt zu den öffentlichen Registern, die gemäss Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) und Art. 179 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist (Wild, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 37 N 9; vgl. AGE ZK.2018.3 vom 21. Juni 2018 E. 3.2). Dem öffentlichen Register kommt aber nur in dem Umfang verstärkte Beweiskraft zu, in dem der zuständige Registerführer zur Prüfung der von ihm bezeugten Tatsachen verpflichtet ist (Wolf, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 9 ZGB N 46). Insbesondere relative Ausschlussgründe und die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis über das angemeldete Zeichen werden im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht überprüft (Marbach, a.”
Bei drohender Übertragung der Marke können superprovisorische Massnahmen gerechtfertigt sein, um die Prozessführung nach Art. 53 MSchG zu sichern. Die angeordneten vorläufigen Verfügungen dienen insbesondere dazu, eine Gefährdung der Passivlegitimation der bisherigen Beklagten — und damit eine Erschwernis oder Unterbrechung der Fortführung des Verfahrens — zu verhindern.
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
Bei einer Übertragung nach Art. 53 MSchG muss es sich um eine Marke handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst angemeldet hätte; dies ist eine anspruchsbegründende Voraussetzung, die der Kläger zu beweisen hat.
“Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich- tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra- gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen- tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (F RICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheis- sung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst ange- meldet hätte (S TAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). - 25 -”
Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage; primär ist die Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Beklagte angemasst hat.
“Aktivlegitimation Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Be- klagte anmasst (S TAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die Marke CLUB C._____ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach ent- scheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C._____ hat und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat.”
Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG kann die Klägerin statt einer Feststellungsklage die Übertragung der Marke verlangen, wenn der Beklagte sich die Marke angeeignet hat. Die Quelle weist weiter darauf hin, dass dieser Übertragungsanspruch durch eine während des Verfahrens erfolgende Veräusserung oder Übertragung an Dritte vereitelt werden könnte, weshalb der Schutz des Übertragungsanspruchs (z. B. in Form eines Verfügungsanspruchs) in Betracht gezogen wurde.
“Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die Rechte an der Dachmarke «A. » sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten explizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Markenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage mangels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose positiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben.”
Werden Markenrechte im Rahmen einer Übertragung bzw. einer Strukturmassnahme (z. B. Abspaltung) ausdrücklich auf eine andere Partei übertragen, kann dadurch ein Anspruch auf Übertragung nach Art. 53 MSchG entfallen. Das Gericht kann in einem solchen Fall die Übertragungsbegehren abweisen, wenn die Rechte wirksam übergegangen sind und damit keine «bessere Berechtigung» des Klägers mehr besteht.
“Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen "X.________" und "Club X.________" beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme A.________ und C.________ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am Kennzeichen "Club X.________" seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklagte übertragen worden. B.b. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage ab. Es erwog, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.________ und X.________ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten, habe die Beklagte bei der Markenanmeldung des Kennzeichens CLUB X.________ nicht als Agentin gehandelt und die Klägerin könne sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Mangels besserer Berechtigung habe die Klägerin bezüglich der Marke CLUB X.________ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Aus den gleichen Gründen könne die Klägerin auch keine bessere Berechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen. Im Sinne einer Eventualbegründung erwog das Handelsgericht, ein allfälliger Übertragungsanspruch wäre nach Art. 53 Abs. 2 MSchG auf jeden Fall bereits verwirkt. Die Klägerin habe demnach weder einen Anspruch auf Übertragung der Marke noch auf Feststellung deren Nichtigkeit. Zudem verwarf es mangels Konkurrenzsituation auch die lauterkeitsrechtliche Argumentation der Klägerin. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2023 aufzuheben und die Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen; eventualiter sei die Nichtigkeit der Marke festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtsöffnung des Entscheids zu löschen. Subeventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Wenn die Beklagte Zeichen offenbar aus den Registereinträgen der Inhaberin übernommen und ohne deren Zustimmung in der Schweiz angemeldet hat und die Übertragung ablehnt, kann die besser berechtigte Inhaberin nach Art. 53 Abs. 1 MSchG anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit die Übertragung der Marke verlangen.
“Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte die Zeichen aus den Registereinträgen der Klägerin übernommen und jeweils mit einem identischen oder sehr ähnlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Schweiz angemeldet hat, dies ohne Wissen und Zustimmung der Klägerin. Infolgedessen muss aller Voraussicht nach eine offensichtliche Verwechslungsgefahr bezüglich der streitgegenständlichen Marken bejaht werden. Eine offensichtliche Verwechslungsgefahr besteht auch hinsichtlich der Zeichen Nr. zzzzz «A. Outlet» und Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», welche nach glaubhafter Darlegung von der Klägerin entwickelt worden sind und seit 2004 für ihren Geschäftsauftritt ihres Fabrikverkaufs in Y. , Deutschland, prioritär verwendet werden. Die Marke «A. Schweiz» der Beklagten erscheint sodann offensichtlich verwechslungsfähig mit der von der Klägerin eingetragenen und verwendeten Dachmarke «A. ». Daraus folgt zusammenfassend, dass die am 8. Juni 20xx, 7. Juli 20xx sowie 9. März 20xx angemeldeten Marken gestützt auf Art. 2 UWG unlauter im Sinne von Art. 2 UWG und damit nichtig bzw. anfechtbar sind. Zumal die Beklagte die Übertragung dieser Marken auf die Klägerin ablehnt, kann Letztere als besser berechtigte Partei nach Art. 53 Abs. 1 MSchG die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen.”
“Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte die Zeichen aus den Registereinträgen der Klägerin übernommen und jeweils mit einem identischen oder sehr ähnlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Schweiz angemeldet hat, dies ohne Wissen und Zustimmung der Klägerin. Infolgedessen muss aller Voraussicht nach eine offensichtliche Verwechslungsgefahr bezüglich der streitgegenständlichen Marken bejaht werden. Eine offensichtliche Verwechslungsgefahr besteht auch hinsichtlich der Zeichen Nr. zzzzz «A. Outlet» und Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», welche nach glaubhafter Darlegung von der Klägerin entwickelt worden sind und seit 2004 für ihren Geschäftsauftritt ihres Fabrikverkaufs in Y. , Deutschland, prioritär verwendet werden. Die Marke «A. Schweiz» der Beklagten erscheint sodann offensichtlich verwechslungsfähig mit der von der Klägerin eingetragenen und verwendeten Dachmarke «A. ». Daraus folgt zusammenfassend, dass die am 8. Juni 20xx, 7. Juli 20xx sowie 9. März 20xx angemeldeten Marken gestützt auf Art. 2 UWG unlauter im Sinne von Art. 2 UWG und damit nichtig bzw. anfechtbar sind. Zumal die Beklagte die Übertragung dieser Marken auf die Klägerin ablehnt, kann Letztere als besser berechtigte Partei nach Art. 53 Abs. 1 MSchG die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen.”
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