Amended by Art. 2 of the FD of 16 Dec. 2005 on the approval of the Act revising the European Patent Convention and on the amendment of the Patents Act, in force since 13 Dec. 2007 (AS 2007 6479;BBl 2005 3773). ↩
Amended by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 1997;BBl 1976 II 1). ↩
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Bei der Prüfung ist die erfinderische Tätigkeit auch konkret für unabhängige Ansprüche zu beurteilen; in der Rechtsprechung wurde dies explizit für einen unabhängigen Anspruch geprüft und verneint (vgl. Quelle).
Als naheliegend gilt eine beanspruchte Lösung, wenn der Fachmann aus dem Stand der Technik mit geringer geistiger Anstrengung auf diese Lösung gelangt; liegt dagegen zusätzlicher schöpferischer Aufwand vor, fehlt die Nahelieglichkeit. Bei der Beurteilung ist auf die Rechtsprechung zu Art. 56 EPÜ abzustellen, wie sie in den zitierten Entscheiden wiedergegeben wird.
“Nach Art. 56 Satz 1 EPÜ ist keine patentierbare Erfindung, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf (BGE 138 III 111 E. 2.1 mit Hinweisen).”
Europäische Patente werden in Bezug auf Erfindungen unter den Voraussetzungen von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit behandelt und im Entscheid (vgl. E. 3.1) in Bezug auf Art. 1 Abs. 1 PatG gesetzt.
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2), für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG [SR 232.14]).”
Bei der Prüfung von Art. 1 Abs. 2 PatG ist das technische Allgemeinwissen des massgebenden Fachmanns zu berücksichtigen, namentlich wie es in einschlägigen Nachschlagewerken zugänglich ist.
“Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt (vgl. entsprechend Art. 56 EPÜ 2000). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist.”
“Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt (vgl. entsprechend Art. 56 EPÜ 2000). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist.”
Wissenschaftliche Fachaufsätze sind nicht automatisch Teil des allgemeinen Fachwissens. Ob eine einzelne Publikation dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist, hängt von den jeweiligen Voraussetzungen, ihrem konkreten Inhalt und ihrer Ausgestaltung ab; die Bezeichnung etwa als "Tutorial" allein sagt nichts über diesen Inhalt oder dessen Einordnung aus.
“Die Beschwerdeführerin anerkennt zudem selber, dass es sich bei der Frage, welches Wissen unter den Rechtsbegriff des allgemeinen Fachwissens zu subsumieren ist, um eine Rechtsfrage handelt. Ihr Einwand, die Vorinstanz habe den Grundsatz der Verhandlungsmaxime nach Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt, indem sie die beiden Artikel nicht dem allgemeinen Fachwissen zugeordnet habe, stösst daher ins Leere. Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr unter Berufung auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) vorbringt, die beiden Publikationen gehörten - selbst wenn es sich um Spezialliteratur handeln würde - zum allgemeinen Fachwissen, lassen sich ihre entsprechenden tatsächlichen Behauptungen nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen. Unter welchen Voraussetzungen gegebenenfalls auch eine wissenschaftliche Publikation in einer Fachzeitschrift ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden kann, braucht daher nicht vertieft zu werden (dazu etwa SCHWEIZER/ZECH, a.a.O., N. 45 zu Art. 1 PatG; vgl. auch Richtlinien für die Prüfung im EPA, 2019, Teil G - Kapitel VII-2 Ziffer 3.1). Ins Leere stösst zudem der unter Berufung auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO erhobene Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs, der in der Beschwerde nicht hinreichend begründet wird (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG). Der Vorinstanz ist keine Verletzung patentrechtlicher, zivilprozessualer oder verfassungsrechtlicher Vorschriften vorzuwerfen, wenn sie die beiden von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokumente nicht als Teil des allgemeinen Fachwissens betrachtete und diese bei der Auslegung der strittigen Patentansprüche unberücksichtigt liess.”
“Die Beschwerdeführerin beanstandet die Umschreibung des relevanten Fachmanns im angefochtenen Entscheid ausdrücklich nicht. Sie bringt jedoch vor, die Vorinstanz habe die beiden von ihr eingereichten Publikationen von Bennell et al. zu Unrecht nicht als Teil des allgemeinen Fachwissens des Durchschnittsfachmanns berücksichtigt. Dabei zeigt sie keine rechtsverletzende Definition des allgemeinen Fachwissens durch die Vorinstanz auf, indem sie die Feststellungen im angefochtenen Entscheid kritisiert, wonach es sich bei den fraglichen Artikeln um wissenschaftliche Publikationen handle, und dem Bundesgericht in appellatorischer Weise ihre Sicht der Dinge zum Inhalt der fraglichen Artikel und deren Auffindbarkeit im Rahmen einer Online-Recherche unterbreitet (zur Abgrenzung zwischen allgemeinem Fachwissen und übrigem Wissen etwa MARK SCHWEIZER/HERBERT ZECH, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 45 zu Art. 1 PatG). Abgesehen davon spricht der von ihr ins Feld geführte Umstand, dass in den beiden Veröffentlichungen jeweils der Begriff "Tutorial" verwendet wird, nicht ohne Weiteres für die von ihr vertretene Auffassung, dass es sich dabei um blosse Übersichtsartikel handle, sagt der von der Autorenschaft verwendete Begriff doch nichts über den konkreten Inhalt der Veröffentlichung aus und dient ein Tutorial üblicherweise gerade der Vertiefung und nicht der Vermittlung eines blossen Überblicks. Die Beschwerdeführerin anerkennt zudem selber, dass es sich bei der Frage, welches Wissen unter den Rechtsbegriff des allgemeinen Fachwissens zu subsumieren ist, um eine Rechtsfrage handelt. Ihr Einwand, die Vorinstanz habe den Grundsatz der Verhandlungsmaxime nach Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt, indem sie die beiden Artikel nicht dem allgemeinen Fachwissen zugeordnet habe, stösst daher ins Leere. Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr unter Berufung auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) vorbringt, die beiden Publikationen gehörten - selbst wenn es sich um Spezialliteratur handeln würde - zum allgemeinen Fachwissen, lassen sich ihre entsprechenden tatsächlichen Behauptungen nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen.”
“Die Beschwerdeführerin anerkennt zudem selber, dass es sich bei der Frage, welches Wissen unter den Rechtsbegriff des allgemeinen Fachwissens zu subsumieren ist, um eine Rechtsfrage handelt. Ihr Einwand, die Vorinstanz habe den Grundsatz der Verhandlungsmaxime nach Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt, indem sie die beiden Artikel nicht dem allgemeinen Fachwissen zugeordnet habe, stösst daher ins Leere. Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr unter Berufung auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) vorbringt, die beiden Publikationen gehörten - selbst wenn es sich um Spezialliteratur handeln würde - zum allgemeinen Fachwissen, lassen sich ihre entsprechenden tatsächlichen Behauptungen nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen. Unter welchen Voraussetzungen gegebenenfalls auch eine wissenschaftliche Publikation in einer Fachzeitschrift ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden kann, braucht daher nicht vertieft zu werden (dazu etwa SCHWEIZER/ZECH, a.a.O., N. 45 zu Art. 1 PatG; vgl. auch Richtlinien für die Prüfung im EPA, 2019, Teil G - Kapitel VII-2 Ziffer 3.1). Ins Leere stösst zudem der unter Berufung auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO erhobene Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs, der in der Beschwerde nicht hinreichend begründet wird (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG). Der Vorinstanz ist keine Verletzung patentrechtlicher, zivilprozessualer oder verfassungsrechtlicher Vorschriften vorzuwerfen, wenn sie die beiden von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokumente nicht als Teil des allgemeinen Fachwissens betrachtete und diese bei der Auslegung der strittigen Patentansprüche unberücksichtigt liess.”
Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik nur dann erteilt, wenn die Voraussetzungen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllt sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG).
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Nach Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat unter anderem für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 52 EPÜ nicht patentierbar ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit.”
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Nach Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat unter anderem für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 52 EPÜ nicht patentierbar ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit.”
Für die Prüfung von Art. 1 Abs. 2 PatG ist der Patentanspruch auszulegen und in seiner Gesamtheit mit jeder einzelnen vorbekannten Lösung zu vergleichen. Eine Erfindung ist nur dann als vorweggenommen anzusehen, wenn alle Merkmale des Anspruchs in einer einzigen vorbekannten Offenbarung enthalten sind.
“Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, unter anderem wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG). Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde. Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Die etablierten Auslegungsgrundsätze gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 E. 3.4 mit Hinweisen). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen.”
In Nichtigkeitsklagen macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patents sei nach Art. 1 PatG nicht patentierbar. Sie rügt insbesondere fehlende Neuheit bzw. fehlende erfinderische Tätigkeit.
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit eines Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 1 PatG respektive Art. 52-57 EPÜ nicht patentierbar ist. Darauf stützt die Klägerin ihre Klage. Sie macht geltend, die im Streitpatent geschützte Erfindung sei nicht neu respektive beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.”
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit eines Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 1 PatG respektive Art. 52-57 EPÜ nicht patentierbar ist. Darauf stützt die Klägerin ihre Klage. Sie macht geltend, die im Streitpatent geschützte Erfindung sei nicht neu respektive beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.”
Bei der Auslegung von Patentansprüchen ist auf den Gesamtzusammenhang der Offenbarung abzustellen; die Auslegung darf nicht allein im Lichte einer einzelnen Gegenpublikation erfolgen. Aus der Offenbarung kann sich ergeben, dass ein Anspruch dahin zu verstehen ist, dass die Schritte in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen sind (z. B. zuerst Inkorporationsschritt (a), danach Detektionsschritt (b)).
“Ihr ist keine rechtsfehlerhafte Auslegung vorzuwerfen, wenn sie Anspruch 1 im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents EP yyy und nicht etwa im Lichte der Entgegenhaltung von US zzz auslegte. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz keine - verpönte - rechtserhaltende Auslegung angewendet oder den ausgelegten Patentanspruch in unzulässiger Weise auf die beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr hat sie im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents geschlossen, Anspruch 1 könne aus Sicht des Fachmanns nur dahingehend verstanden werden, dass zuerst ein einzelner Inkorporationsschritt (a) und anschliessend ein Detektionsschritt (b) durchgeführt werde. Eine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen Auslegung, nach der Anspruch 1 des Klagepatents EP yyy auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) beschränkt ist. Da eine solche in US zzz unstrittig nicht offenbart wurde, ist der Vorinstanz auch keine Verletzung von Art. 1 PatG bzw. Art. 54 EPÜ 2000 vorzuwerfen, wenn sie die Neuheit bejahte.”
“Ihr ist keine rechtsfehlerhafte Auslegung vorzuwerfen, wenn sie Anspruch 1 im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents EP yyy und nicht etwa im Lichte der Entgegenhaltung von US zzz auslegte. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz keine - verpönte - rechtserhaltende Auslegung angewendet oder den ausgelegten Patentanspruch in unzulässiger Weise auf die beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr hat sie im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents geschlossen, Anspruch 1 könne aus Sicht des Fachmanns nur dahingehend verstanden werden, dass zuerst ein einzelner Inkorporationsschritt (a) und anschliessend ein Detektionsschritt (b) durchgeführt werde. Eine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen Auslegung, nach der Anspruch 1 des Klagepatents EP yyy auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) beschränkt ist. Da eine solche in US zzz unstrittig nicht offenbart wurde, ist der Vorinstanz auch keine Verletzung von Art. 1 PatG bzw. Art. 54 EPÜ 2000 vorzuwerfen, wenn sie die Neuheit bejahte.”
Erfinderische Tätigkeit ist zu verneinen, wenn der Fachmann die beanspruchte Lösung dem Stand der Technik mit nur geringer geistiger Anstrengung entnehmen kann. Für die Annahme von Erfinderhöhe ist demgegenüber zusätzliches, schöpferisches Handeln erforderlich.
“Nach Art. 56 Satz 1 EPÜ ist keine patentierbare Erfindung, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf (BGE 138 III 111 E. 2.1 mit Hinweisen).”