15 commentaries
Bei der Neuheitsprüfung ist die Erfindung in der Gestalt zu prüfen, wie sie im Patentanspruch definiert wurde. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut des Anspruchs; die allgemeinen Grundsätze der Anspruchsauslegung sind anzuwenden. Beschreibung und Zeichnungen sind bei der Auslegung heranzuziehen.
“Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde. Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Dabei gelten die allgemeinen Grundsätze zur Interpretation von Patentansprüchen (BGE 132 III 83 E. 3.4; Urteile 4A_41/2022 vom 24. Mai 2022 E. 3.2; 4A_317/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.3.2). Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind demnach so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000 beziehungsweise Art. 51 Abs. 3 PatG; BGE 147 III 337 E. 6.1 mit Hinweisen).”
Bei der Prüfung nach Art. 7 Abs. 2 PatG ist darauf abzustellen, ob die beanspruchte Lehre sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ableiten lässt. Ist dies der Fall, liegt nach Art. 1 Abs. 2 PatG keine patentierbare Erfindung vor.
Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind rechtlich getrennte Schutzvoraussetzungen und werden jeweils gesondert beurteilt.
“Unbehelflich ist zudem der im gleichen Zusammenhang erhobene Einwand der Beklagten, das Gesetz differenziere gar nicht zwischen "Neuheit" und "erfinderischer Tätigkeit", werden diese beiden Schutzvoraussetzungen doch sowohl in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatG sowie Art. 7 Abs. 1 PatG als auch in Art. 52 Abs. 1, Art. 54 und Art. 56 EPÜ 2000 eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen BGE 138 III 111 E. 2.1). Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C.________ Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilurteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich (Art.”
Bei der Neuheitsprüfung ist jede vorbekannte Ausführung einzeln mit dem Patentanspruch zu vergleichen. Nur wenn eine Vorveröffentlichung in allen Merkmalen mit dem Anspruch übereinstimmt und dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt, fehlt die Neuheit.
“Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, unter anderem wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG). Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde. Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Die etablierten Auslegungsgrundsätze gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 E. 3.4 mit Hinweisen). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit.”
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Nach Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat unter anderem für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 52 EPÜ nicht patentierbar ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 E. 4.1 S. 232 mit Hinweisen).”
Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind voneinander zu unterscheiden. Die Neuheit wird gegenüber dem Stand der Technik beurteilt (Art. 7 Abs. 1 PatG; Art. 54 EPÜ) — dieser umfasst nach den Entscheidungen alles, was vor dem Anmelde‑ oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.
“Unbehelflich ist zudem der im gleichen Zusammenhang erhobene Einwand der Beklagten, das Gesetz differenziere gar nicht zwischen "Neuheit" und "erfinderischer Tätigkeit", werden diese beiden Schutzvoraussetzungen doch sowohl in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatG sowie Art. 7 Abs. 1 PatG als auch in Art. 52 Abs. 1, Art. 54 und Art. 56 EPÜ 2000 eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen BGE 138 III 111 E. 2.1). Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C.________ Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilurteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich (Art.”
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört BGE 149 III 351 S. 354 (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.”
Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn eine einzelne vorbekannte Ausführung der Erfindung alle Merkmale offenbart. Offenbart ist nur, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt; das schliesst Merkmale ein, die nicht ausdrücklich genannt sind, aber vom Inhalt miterfasst werden, nicht jedoch solche, die der Fachmann allenfalls naheliegenderweise ergänzen würde.
“4 mit Hinweisen). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen). Gemäss Lehre ist nur das offenbart, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt, einschliesslich der Merkmale, die darin nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind, nicht aber das, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde (Andreas Detken, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 43 und 116 f. zu Art. 7 PatG; Christoph Bertschinger, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, 2002, Rz.”
“4 mit Hinweisen). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen). Gemäss Lehre ist nur das offenbart, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt, einschliesslich der Merkmale, die darin nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind, nicht aber das, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde (Andreas Detken, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 43 und 116 f. zu Art. 7 PatG; Christoph Bertschinger, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, 2002, Rz.”
Eine vorbekannte Ausführung ist nur dann neuheitsschädlich, wenn sie dem Fachmann tatsächlich die beanspruchte technische Lehre vermittelt. Erforderlich ist, dass die vorbekannte Lösung in allen Merkmalen mit der beanspruchten Lehre übereinstimmt.
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Nach Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat unter anderem für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 52 EPÜ nicht patentierbar ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 E. 4.1 S. 232 mit Hinweisen).”
Art. 7 Abs. 2 PatG übernimmt den Stand‑der‑Technik‑Begriff des Art. 54 EPÜ. Zudem regelt Art. 35 Abs. 1 PatG das Mitbenützungsrecht.
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört BGE 149 III 351 S. 354 (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.”
“Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört BGE 149 III 351 S. 354 (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.”
Bei der Prüfung der Neuheit ist massgebender Vergleichspunkt der (korrekt ausgelegte) Patentanspruch; nicht einzelne Teile der Zeichnungen.
“Die Beschwerdeführerin geht in ihren Ausführungen zur Neuheit von einem unzutreffenden Vergleichsmassstab aus, wenn sie die Entgegenhaltungen in Form von drei Publikationen jeweils mit einzelnen Figuren in den Zeichnungen des Streitpatents in Bezug setzt und vorbringt, das jeweilige Dokument erlaube nicht, einzelne Teile gemäss den Figuren 3 und 5 anzuordnen. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet, ist massgebender Vergleichspunkt bei der Neuheitsprüfung der (korrekt ausgelegte) Patentanspruch (vgl. DETKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 7 PatG; HEINRICH, a.a.O., N. 19 zu Art. 7 PatG), und nicht etwa Teile der Zeichnungen. Die Beschwerdeführerin stützt auch ihre Vorbringen zur Neuheitsprüfung darauf, Anspruch 1 des Streitpatents enthalte ein Anspruchsmerkmal "Freiformschachtelung"; eine solche Auslegung hat sich jedoch als unzutreffend erwiesen (dazu vorn E. 3.3). Damit stossen die darauf gestützten Vorbringen in der Beschwerde zur Neuheitsprüfung, die sich alle auf diese Annahme stützen, ins Leere. Dass die Beurteilung der Neuheit des Streitpatents auch dann rechtsfehlerhaft erfolgt sein soll, wenn auf die vorinstanzliche Auslegung von Anspruch 1 abgestellt wird, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. a und Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 verletzt, indem sie von der Nichtigkeit des Schweizer Teils des Streitpatents ausging, ist unbegründet.”
“Die Beschwerdeführerin geht in ihren Ausführungen zur Neuheit von einem unzutreffenden Vergleichsmassstab aus, wenn sie die Entgegenhaltungen in Form von drei Publikationen jeweils mit einzelnen Figuren in den Zeichnungen des Streitpatents in Bezug setzt und vorbringt, das jeweilige Dokument erlaube nicht, einzelne Teile gemäss den Figuren 3 und 5 anzuordnen. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet, ist massgebender Vergleichspunkt bei der Neuheitsprüfung der (korrekt ausgelegte) Patentanspruch (vgl. DETKEN, a.a.O., N. 36 zu Art. 7 PatG; HEINRICH, a.a.O., N. 19 zu Art. 7 PatG), und nicht etwa Teile der Zeichnungen. Die Beschwerdeführerin stützt auch ihre Vorbringen zur Neuheitsprüfung darauf, Anspruch 1 des Streitpatents enthalte ein Anspruchsmerkmal "Freiformschachtelung"; eine solche Auslegung hat sich jedoch als unzutreffend erwiesen (dazu vorn E. 3.3). Damit stossen die darauf gestützten Vorbringen in der Beschwerde zur Neuheitsprüfung, die sich alle auf diese Annahme stützen, ins Leere. Dass die Beurteilung der Neuheit des Streitpatents auch dann rechtsfehlerhaft erfolgt sein soll, wenn auf die vorinstanzliche Auslegung von Anspruch 1 abgestellt wird, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. a und Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 verletzt, indem sie von der Nichtigkeit des Schweizer Teils des Streitpatents ausging, ist unbegründet.”
Gewerbsmässige Vorbenützung, die geheim, vertraulich oder sonst nicht offenkundig erfolgt ist, kann die Neuheit nach Art. 7 Abs. 1 PatG unberührt lassen; gleichzeitig kann aus einer solchen Vorbenützung ein Mitbenützungsrecht nach Art. 35 PatG entstehen, sofern die Tätigkeit nicht zur Veröffentlichung der erfindungsgemässen Lehre geführt hat.
“Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Patentgesetz [PatG], Schweizer/Zech [Hrsg.], 2019, N. 3 zu Art. 35 PatG; vgl. auch HILTI/ KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/ EPÜ, 3.”
Bei der Neuheitsprüfung ist der Patentanspruch aus Sicht des Fachmanns auszulegen. Dabei dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen werden. Die im Patent enthaltenen Ausführungsbeispiele sind wortsinngemäss vom Anspruch erfasst, der Anspruchsinhalt ist jedoch nicht auf diese Beispiele zu beschränken, soweit der Anspruchswortlaut weitere Ausführungsformen umfasst.
“Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde (ANDREAS DETKEN, in: Schweizer/ Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 36 zu Art. 7 PatG; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 7 PatG). Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Die aufgeführten Auslegungsgrundsätze (E. 3.1) gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 E. 3.4 S. 87). Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt und hat die in Anspruch 1 des Streitpatents umschriebenen technischen Anleitungen nach dem Verständnis des Fachmanns ausgelegt. Dabei hat sie in Übereinstimmung mit den massgebenden Auslegungsgrundsätzen beim Wortlaut angesetzt. Zudem hat sie neben der Beschreibung auch die Zeichnungen zur Auslegung herangezogen (vgl. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Wie auch die Beschwerdeführerin eingesteht, ging die Vorinstanz im Weiteren zutreffend davon aus, dass der auszulegende Anspruch so gelesen werden soll, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden, dass jedoch andererseits der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken ist, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.”
“Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde (ANDREAS DETKEN, in: Schweizer/ Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 36 zu Art. 7 PatG; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 7 PatG). Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Die aufgeführten Auslegungsgrundsätze (E. 3.1) gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 E. 3.4 S. 87). Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt und hat die in Anspruch 1 des Streitpatents umschriebenen technischen Anleitungen nach dem Verständnis des Fachmanns ausgelegt. Dabei hat sie in Übereinstimmung mit den massgebenden Auslegungsgrundsätzen beim Wortlaut angesetzt. Zudem hat sie neben der Beschreibung auch die Zeichnungen zur Auslegung herangezogen (vgl. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Wie auch die Beschwerdeführerin eingesteht, ging die Vorinstanz im Weiteren zutreffend davon aus, dass der auszulegende Anspruch so gelesen werden soll, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden, dass jedoch andererseits der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken ist, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.”
Der beanspruchte Gegenstand fehlt an Neuheit gemäss Art. 7 PatG gegenüber der Veröffentlichung Rao, da Rao die Regel 3 zur Bildung einer gemeinsamen Schnittlinie ('common cut') für lange, gerade Abschnitte offenbart und der Anspruch solche Ausführungsformen umfasst.
“Zwingend damit verbunden sei die Anwesenheit von Regeln, die den anschliessenden Schneidprozess in Abhängigkeit der Formen kontrollierten (Merkmal 1b und 1c). Wichtig sei nun die in der Publikation Rao angegebene Regel 3, dass bei langen, geraden Abschnitten zweier Teile eine gemeinsame Schnittlinie angestrebt werde, bei der für die Ausbildung von benachbarten Teilen nur einmal geschnitten werden müsse (Merkmal 1e). Das Streitpatent umfasse auch Anwendungen, bei denen lange gerade Kanten mit einem gemeinsamen Schnitt ausgeführt werden. Der Anspruch sei keinesfalls auf komplexe "common cut"-Angrenzungen beschränkt, sondern schliesse gerade aneinandergrenzende Teile sowie sogar nur an einem Punkt aneinandergrenzende Teile ein. Da - wie dargelegt - der strittige Anspruch nicht auf eine Freiformschachtelung eingeschränkt auszulegen sei, erübrigten sich auch die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin. Der beanspruchte Gegenstand sei damit auch nicht neu gegenüber Rao im Sinne von Art. 7 PatG bzw. Art. 54 EPÜ”
Bei der Bestimmung des Standes der Technik ist auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift abzustellen; nicht allein der Wortlaut, sondern alle dem massgebenden Fachmann am Prioritäts‑/Anmeldetag aus der Veröffentlichung ersichtlichen Lösungen sind zu berücksichtigen. Zum Stand der Technik zählt zudem das technische Allgemeinwissen des Fachmanns, wie es etwa in einschlägigen Nachschlagewerken zugänglich ist. Interne Kenntnisse (z. B. unternehmensinterne Versuchsergebnisse) gehören dagegen nicht zum Stand der Technik.
“Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt (vgl. entsprechend Art. 56 EPÜ 2000). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist. Interne Kenntnisse wie Versuchsergebnisse gehören dem Stand der Technik dagegen nicht an (BGE 144 III 337 E.”
“Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt (vgl. entsprechend Art. 56 EPÜ 2000). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist. Interne Kenntnisse wie Versuchsergebnisse gehören dem Stand der Technik dagegen nicht an (BGE 144 III 337 E. 2.2 f. mit Hinweisen). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf.”
“Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist. Interne Kenntnisse wie Versuchsergebnisse gehören dem Stand der Technik dagegen nicht an (BGE 144 III 337 E. 2.2 S. 340 f. mit umfassenden Hinweisen). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf.”
“Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Dokumente sind nach dem Verständnis des massgebenden Fachmanns am Prioritäts- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund der Vorveröffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlägigen Fachgebiets zugänglich ist. Interne Kenntnisse wie Versuchsergebnisse gehören dem Stand der Technik dagegen nicht an (BGE 144 III 337 E. 2.2 S. 340 f. mit umfassenden Hinweisen). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf.”
Vorveröffentlichungen, etwa Produktbroschüren, können nach Art. 7 Abs. 2 PatG den Stand der Technik bilden, wenn sie der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum zugänglich gemacht wurden. Die Praxis erkennt schriftliche Zugänglichmachung vor dem Prioritätsdatum als relevanten Stand-der-Technik‑Tatbestand an.
“Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, BGE 149 III 351 S. 355 das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer C." habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C." vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).”
Eine offenkundige Vorbenützung, d.h. eine der Öffentlichkeit zugängliche oder offenbarende Nutzung (z.B. durch eine Produktbroschüre), kann die Neuheit der beanspruchten Lehre nach Art. 7 Abs. 2 PatG ausschliessen. Trifft dies zu, erübrigt sich nach Auffassung der erwähnten Rechtsprechung ein Mitbenützungsrecht nach Art. 35 PatG, da die Erfindung nicht mehr neu wäre.
“Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Patentgesetz [PatG], Schweizer/Zech [Hrsg.], 2019, N. 3 zu Art. 35 PatG; vgl. auch HILTI/ KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/ EPÜ, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 35 PatG; WERNER STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu Art. 35 PatG). Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, BGE 149 III 351 S. 355 das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirkliche.”
“Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, BGE 149 III 351 S. 355 das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer C." habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C." vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).”