59 commentaries
Erhebt der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, hat er diese klar und unmissverständlich in seiner ersten inhaltlichen Stellungnahme (Widerspruchsantwort) vorzubringen. Dabei kann er den Umfang der Einrede – gegen die gesamte Marke oder nur gegen bestimmte Waren/Dienstleistungen – spezifizieren; ist die Einrede beschränkt erhoben, beschränkt sich die Glaubhaftmachung des Gebrauchs auf den behaupteten Umfang.
“Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen, so hat er diese "klar und unmissverständlich" im Rahmen seiner ersten (inhaltlichen) Stellungnahme im Widerspruchsverfahren, meint: die Widerspruchsantwort, an die Vorinstanz vorzubringen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5, 11 und 13). Dabei bestimmt der Widerspruchsgegner in welchem Umfang er die Einrede geltend machen will (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 7). Wird die Einrede rechtzeitig erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Ist der Nichtgebrauch nicht spezifiziert behauptet, richtet sich die Einrede gegen die Widerspruchsmarke als Ganzes (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 8). Spezifiziert der Widerspruchsgegner seine Einrede des Nichtgebrauchs indes ausdrücklich nur auf bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, muss die Widersprechende den Gebrauch einzig im bestrittenen Umfang glaubhaft machen (Gasser, a.”
“Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen, so hat er diese "klar und unmissverständlich" im Rahmen seiner ersten (inhaltlichen) Stellungnahme im Widerspruchsverfahren, meint: die Widerspruchsantwort, an die Vorinstanz vorzubringen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5, 11 und 13). Dabei bestimmt der Widerspruchsgegner in welchem Umfang er die Einrede geltend machen will (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 7). Wird die Einrede rechtzeitig erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Ist der Nichtgebrauch nicht spezifiziert behauptet, richtet sich die Einrede gegen die Widerspruchsmarke als Ganzes (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 8). Spezifiziert der Widerspruchsgegner seine Einrede des Nichtgebrauchs indes ausdrücklich nur auf bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, muss die Widersprechende den Gebrauch einzig im bestrittenen Umfang glaubhaft machen (Gasser, a.”
Die offensichtliche Inkompatibilität des hinterlegten Waren‑ und Dienstleistungsverzeichnisses kann in der Gesamtwürdigung der Umstände ein gewichtiges Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der Marke und damit für deren Nichtgebrauch darstellen.
“Ob eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 m.w.H.). Gerade die Inkompatibilität eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann ein gewichtiges Indiz für eine rechtmissbräuchliche Hinterlegung der gesamten Marke sein (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.2.1; Bebi, a.a.O., 616, 612; vgl. auch Staub, a.a.O., N 78 zu Art. 12 MSchG; Rizvi/David, a.a.O., N 54, 56 zu Art. 5 MSchG). Hinterlegt z.B. ein Finanzinstitut seine Marken auch für Zahnputzmittel, liegt der defensive Charakter auf der Hand. Kein einziges Unternehmen der Finanzwirtschaft hat bis heute je in das Zahnpasta-Geschäft diversifiziert, und in den Marketingkreisen besteht auch Einigkeit, dass solches keinen Sinn machen würde. Solche marketingmässigen Inkompatibilitäten, welche den Rückschluss auf den defensiven Charakter einer Marke erlauben, bestehen dabei teilweise selbst innerhalb der gleichen Klasse: Baby-Kost und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere z.B. sind beide in der Nizza-Klasse 5 eingereiht. Gleichwohl ist es offensichtlich, dass kaum denkbar wäre, Baby-Kost unter der gleichen Produktemarke anzubieten, wie sie auch für Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere verwendet wird (Marbach, a.a.O., Rz. 1442).”
Gegenüber dem behaupteten Nichtgebrauch hat die Widersprechende im Widerspruchsverfahren den tatsächlichen Gebrauch oder das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
“Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin im Widerspruchverfahren den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).”
“6 Enfin, il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire. Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.1-4.7 "JUVEDERM/ JUVEDERM" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). 3.3 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM ; cf. ATF 139 III 424 consid. 2.2.1 "M-WATCH" ; arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1 in fine "TRILLIUM", 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 4.3.1-4.3.2 "TRILLIUM"). 4. 4.1 Selon l'art. 31 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. 4.2 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). 4.2.1 Les notions d'"usage de [l]a marque", de "non-usage" (cf. également : "défaut d'usage") et de "justes motifs [du] non-usage" (cf. également : "justes motifs du défaut d'usage") auxquelles font appel l'art. 32 LPM correspondent à celles qui figurent tant aux art. 11-12 LPM (cf. consid.”
Bei nur geringfügigen Abweichungen des verwendeten Zeichens/Logos kann der Gebrauch dieses Zeichens als Gebrauch der eingetragenen Marke gelten (vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchG) und ist damit für die Frage des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG relevant.
“In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass sie die CH-Marke Nr. 2P-434099 weiterhin gebrauche, mithin kein Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliege. Denn das neue Logo weiche nicht wesentlich von der eingetragenen Marke ab; der Gebrauch dieses Zeichens gelte daher gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch als Gebrauch der Marke. Nachdem festgestellt ist, dass sich die Beschwerdegegnerin ohnehin auf die Gebrauchsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen kann, ist auf dieses Argument nicht weiter einzugehen.”
Wird die Einrede des Nichtgebrauchs vom Antragsgegner erstmals in seiner Erwiderung erhoben, muss der Inhaber der älteren Marke die tatsächliche Benutzung oder das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch für den rückwirkenden Zeitraum von fünf Jahren plausibel machen (Vraisemblance).
“1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 3.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). 3.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.1.3 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]"). 3.2 3.2.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 3.2.6). L'usage doit être sérieux (consid. 3.2.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid.”
“S'il devait en revanche admettre cet usage, il renverrait la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle examine le risque de confusion (entre autres : arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 2 "APTIS/APTIV"). 3. 3.1 3.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 3.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). 3.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.1.3 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]"). 3.2 3.2.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art.”
“1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). 3.3 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM ; cf. ATF 139 III 424 consid. 2.2.1 "M-WATCH" ; arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1 in fine "TRILLIUM", 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 4.3.1-4.3.2 "TRILLIUM"). 4. 4.1 Selon l'art. 31 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. 4.2 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). 4.2.1 Les notions d'"usage de [l]a marque", de "non-usage" (cf. également : "défaut d'usage") et de "justes motifs [du] non-usage" (cf. également : "justes motifs du défaut d'usage") auxquelles font appel l'art. 32 LPM correspondent à celles qui figurent tant aux art. 11-12 LPM (cf. consid. 3.2 et 3.3) qu'aux art. 35a-35b LPM (cf. ATAF 2022 IV/3 consid. 3.3 "SWISSVOICE" ; arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.1.1 "TRILLIUM"). 4.2.2 L'art. 12 al. 3 LPM prévoit certes que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable et que la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'art. 32 LPM se limite toutefois à exiger que le défendeur invoque (cf. consid. 4.2.2.1) le non-usage et que l'opposant rende vraisemblable (cf. consid. 4.2.2.2) l'usage de sa marque (cf. consid. 3.2-3.2.6) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (cf.”
Wer den Nichtgebrauch nach Art. 12 Abs. 3 MSchG geltend macht, muss ihn glaubhaft (vraisemblable) machen; es ist nicht die volle Überzeugung der Behörde erforderlich, sondern dass der behauptete Nichtgebrauch wahrscheinlicher erscheint. Als geeignete Mittel kommen insbesondere geschäftliche Unterlagen und Produktdokumente in Betracht (z. B. Rechnungen, Lieferscheine, Kataloge, Etiketten, Muster, Verpackungen). Diese Beweismittel müssen sich auf die zur Beurteilung massgebliche Periode beziehen; sie sollten datiert sein oder mit datierten Belegen verknüpfbar sein.
“Die Vorinstanz weist einen Löschungsantrag ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke nur behauptet, aber nicht glaubhaft macht (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG). Die Anforderungen, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, sind dieselben wie nach Art. 12 Abs. 3 MSchG, d.h. der Antragsteller muss den Nichtgebrauch durch geeignete Schriftstücke wahrscheinlich erscheinen lassen. Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgeleiteten Grundsätze zu Fragen des Gebrauchs und des Nichtgebrauchs der Marke und zu den wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch sind im Löschungsverfahren darum sinngemäss anwendbar (Art. 35a und 35b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.3 "Swissvoice"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "Trillium"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "Pierre de Coubertin"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Ueli Buri, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6).”
“3 OPM du 18 août 2021 précise que le défendeur doit invoquer le non-usage de la marque opposante dans sa première réponse devant l'IPI "pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition" (RO 2021 510). 4.2.2.2 A l'instar de l'art. 35b al. 1 let. a et b LPM (cf. arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.1.2 "TRILLIUM"), l'art. 32 in fine LPM ("l'opposant doit rendre vraisemblable") ne recourt pas à la notion de preuve, mais à celle de vraisemblance (cf. arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" et 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2). Vu la jurisprudence, un fait est tenu pour vraisemblable s'il est non seulement possible, mais également probable, sur la base d'une appréciation objective des moyens de preuve. L'autorité ne doit pas être persuadée de la véracité du fait allégué ; il suffit que sa véracité apparaisse plus élevée que son inexactitude (cf. arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 [art. 12 al. 3 LPM] "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; ATAF 2022 IV/3 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a LPM] "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.1.2 "TRILLIUM" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). Comme dans le cadre de l'art. 35b al. 1 let. b LPM (cf. arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 12.3 "TRILLIUM"), les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque au sens de l'art. 32 LPM peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Ces moyens de preuve doivent se rapporter à la période à prendre en considération (cf. consid. 5.1) et, par conséquent, être datés. Ils sont toutefois admissibles lorsque, bien que non datés, ils peuvent être mis en relation avec d'autres moyens de preuve datés (cf. arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.5 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid.”
“3 L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. 5.3.1 5.3.1.1 Les notions d'"usage de la marque", de "défaut d'usage" et de "juste motif du défaut d'usage" auxquelles font appel les art. 35a-35b LPM correspondent à celles qui figurent aux art. 11-12 LPM (cf. arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et 7.1 [en ce qui concerne les "justes motifs du défaut d'usage"] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]). 5.3.1.2 L'art. 35b al. 1 let. a et b LPM ne recourt pas à la notion de preuve, mais - à l'instar de l'art. 32 LPM (cf. arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2) - à celle de vraisemblance. Ainsi, vu notamment la jurisprudence relative à l'art. 32 LPM, un fait est tenu pour vraisemblable s'il est non seulement possible, mais également probable, sur la base d'une appréciation objective des moyens de preuve. L'autorité ne doit pas être persuadée de la véracité du fait allégué ; il suffit que sa véracité apparaisse plus élevée que son inexactitude (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 [art. 12 al. 3 LPM] "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a LPM] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue], B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 [art. 35b al. 1 let. a LPM] et 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a LPM] et 6.1.1-6.1.2 [art. 35b al. 1 let. b LPM] "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]). 5.3.2 5.3.2.1 Trois possibilités de se défendre contre une demande de radiation s'offrent au titulaire de la marque : contester la vraisemblance du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM), rendre vraisemblable l'usage de la marque (cf. art. 35b al. 1 let. b in limine LPM) ou rendre vraisemblable un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b in fine LPM) (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2 "VISARTIS"). S'il est important de préserver le choix entre ces trois possibilités (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid.”
Die fünftejährige Schonfrist nach Art. 12 beginnt nur, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung die ernsthafte Absicht hatte, die Marke zu verwenden. Liegt eine solche Absicht nicht vor, kann die Eintragung als nichtig angefochten werden; in der Praxis wird ein derartiges Eintragungsverhalten auch als missbräuchlich bzw. als blockierendes Depot angesehen, insbesondere wenn der Anmelder zum Zeitpunkt des Deposits wusste, dass ein Dritter den gleichen oder einen ähnlichen Zeichengebrauch hatte oder beabsichtigte.
“L’art. 12 al. 1 LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après l’enregistrement. Pendant cette période, la marque jouit de la protection légale comme si elle était utilisée. Ce délai de carence vise, d’une part, à permettre au titulaire de la marque d’introduire ses produits ou ses services sur le marché et, d’autre part, à tenir compte de certaines situations économiques qui peuvent conduire les entreprises à interrompre la fabrication ou la vente de leurs produits pendant quelques temps (changement de stratégie commerciale, modernisation de l’appareil de production ; Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et note de bas de page 18 ad art. 12 LPM). Le délai de carence commence à courir uniquement si le titulaire a l’intention sérieuse d’utiliser la marque. En l’absence d’une telle intention, l’enregistrement est nul et tout intéressé peut invoquer cette nullité sans attendre l’échéance du délai de cinq ans (Meier, op cit., n. 11 ad art. 12 LPM). En particulier, il est admis que celui qui connaît l’existence d’un signe déjà utilisé par un tiers ne peut en principe acquérir de droits sur ce signe s’il n’entend pas l’utiliser lui-même de façon sérieuse (Cherpillod, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, in sic! 5/2000, p. 365). Un tel comportement constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où la marque est enregistrée sans véritable intention d’en faire usage pour distinguer des produits ou des services, mais dans l’intention de bloquer un concurrent (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 138 ; cf. également Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2011, n 430 ; arrêt du Tribunal du 22 août 1984 publié in SJ 1985 I 34 ; ATF 127 III 160 consid.”
“L’art. 12 al. 1 LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après l’enregistrement. Pendant cette période, la marque jouit de la protection légale comme si elle était utilisée. Ce délai de carence vise, d’une part, à permettre au titulaire de la marque d’introduire ses produits ou ses services sur le marché et, d’autre part, à tenir compte de certaines situations économiques qui peuvent conduire les entreprises à interrompre la fabrication ou la vente de leurs produits pendant quelques temps (changement de stratégie commerciale, modernisation de l’appareil de production ; Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et note de bas de page 18 ad art. 12 LPM). Le délai de carence commence à courir uniquement si le titulaire a l’intention sérieuse d’utiliser la marque. En l’absence d’une telle intention, l’enregistrement est nul et tout intéressé peut invoquer cette nullité sans attendre l’échéance du délai de cinq ans (Meier, op cit., n. 11 ad art. 12 LPM). En particulier, il est admis que celui qui connaît l’existence d’un signe déjà utilisé par un tiers ne peut en principe acquérir de droits sur ce signe s’il n’entend pas l’utiliser lui-même de façon sérieuse (Cherpillod, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, in sic! 5/2000, p. 365). Un tel comportement constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où la marque est enregistrée sans véritable intention d’en faire usage pour distinguer des produits ou des services, mais dans l’intention de bloquer un concurrent (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 138 ; cf. également Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2011, n 430 ; arrêt du Tribunal du 22 août 1984 publié in SJ 1985 I 34 ; ATF 127 III 160 consid. 1a, JdT 2001 I 345). Le comportement du déposant ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid.”
Ein innerhalb der fünfjährigen Frist nur verzögert vorgenommener Gebrauch muss ernsthaft und wirtschaftlich begründet sein; blosse Behauptungen ohne konkrete Beweismittel genügen nicht.
“Or, aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée dans ce but, même si la paternité de l'idée à l'origine de la marque revient au défendeur ou que celui-ci affirme avoir eu l'habitude d'enregistrer les signes d'autres établissements publics créés dans des circonstances qui n'ont pas été alléguées. En outre, l'usage allégué par le défendeur n'a fait l'objet d'aucune offre de preuve, sinon la déclaration de l'intéressé; en tout état, déjà au moment du dépôt, cet usage apparaissait très compromis, dans la mesure où l'établissement a été rapidement connu sous son enseigne, en particulier au travers d'une importante couverture médiatique. Ainsi, à supposer même que l'intention du défendeur ait consisté uniquement, ainsi qu'il l'affirme, à manifester le travail qu'il avait accompli en identifiant le nom "A______", on peine à discerner quel usage concret aurait pu et pourrait encore être effectué d'une marque correspondant à ce signe, en particulier celui qui a été allégué, à savoir l'ouverture d'un restaurant spécialisé dans le 2______. Si la loi prévoit qu'un usage de marque peut être différé dans le temps, en particulier pour l'introduire sur le marché, dans le délai légal de cinq ans prévu par l'art. 12 LPM, cet usage doit être sérieux et économiquement raisonnable; dans le cas d'espèce, cette condition ne paraît pas pouvoir être réalisée. Certes l'établissement exploité par la demanderesse a été ouvert en septembre 2020, sous l'enseigne "A______", choisie depuis plusieurs mois, sans qu'un enregistrement de marque n'ait été effectué; ce n'est, en effet, que deux mois et demi plus tard que E______, et non la demanderesse, y a procédé, soit après le licenciement du défendeur et le dépôt opéré par ce dernier. E______ a déclaré qu'il ignorait ce dépôt, ce qui n'a pas été contesté par le défendeur, de sorte qu'il n'y a pas à y voir une supposée démarche de rétorsion. En tout état, cet enregistrement s'inscrit dans le prolongement du démarrage de l'entreprise, réelle, et dont rien n'indique qu'elle ne se poursuivrait pas à ce jour. Le défendeur a fait valoir, dans le cadre de son argumentation à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que la marque n'aurait pas acquis une notoriété importante auprès du public, vu la brièveté de la période d'exploitation au début de la présente procédure.”
Rechtserhaltende Wirkung und Gleichartigkeit: Die rechtserhaltende Wirkung einer älteren Marke erstreckt sich nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde. Bei der Prüfung der Gleichartigkeit sind folglich nur die tatsächlich benutzten Waren und Dienstleistungen der älteren Marke massgeblich.
“Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 8 mit Hinweisen). Eine Marke wird in aller Regel zudem nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich benutzt wird (Spezialitätsprinzip). Beschränkt sich der Gebrauch der Marke auf lediglich einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 31-32). Liegt mit anderen Worten Nichtgebrauch nur bezüglich eines Teils der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte vor, treten auch die Folgen des Nichtgebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 12 MSchG N 27; Wang, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 12 MSchG N 37). Der Gebrauch der Marke wird von der Rechtsprechung als rechtserhaltend für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die Produkte oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und ins gängige Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören (BVGer-Urteil B-5871/2011 vom”
“1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: - 28 - sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammen- hang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während ei- nes ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel- tend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss ihn glaubhaft machen. Der Beweis des Markengebrauchs obliegt dagegen dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist und bei entsprechend glaubhaft gemachtem Einwand seitens des Inhabers der jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur Beurteilung der Gleichartigkeit diejeni- gen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entscheidend, für welche die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-7202/2014 des Bun- desverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 ‒ "GEO/Geo influence"). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an rückwärts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juni 2013, E. 2.2). Defensivmarken: Für registrierte Marken kann sodann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defen- sivmarken sind nichtig. Der Inhaber einer solchen missbräuchlich hinterlegten Marke kann sich namentlich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteil 4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23.”
Eine Marke wird in der Regel nur für die Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich verwendet wird (Spezialitätsprinzip). Beschränkt sich der Gebrauch auf einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, gelten die Rechtswirkungen des Gebrauchs grundsätzlich nur für diesen Teil. Die Rechtsprechung erkennt den Gebrauch einer Marke jedoch auch als rechtserhaltend für einen gesamten eingetragenen Oberbegriff an, wenn die tatsächlich benutzten Produkte oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und zum gängigen Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören.
“Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 8 mit Hinweisen). Eine Marke wird in aller Regel zudem nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich benutzt wird (Spezialitätsprinzip). Beschränkt sich der Gebrauch der Marke auf lediglich einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 31-32). Liegt mit anderen Worten Nichtgebrauch nur bezüglich eines Teils der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte vor, treten auch die Folgen des Nichtgebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 12 MSchG N 27; Wang, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 12 MSchG N 37). Der Gebrauch der Marke wird von der Rechtsprechung als rechtserhaltend für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die Produkte oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und ins gängige Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören (BVGer-Urteil B-5871/2011 vom”
Der Durchsetzungsverlust wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG ist nicht von Amtes wegen zu prüfen. Die Gegenpartei muss das daraus resultierende Abwehrrecht im Widerspruchsverfahren als Einrede gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG geltend machen.
“Dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG folgend verliert ein Markeninhaber das Recht, seine Marke durchzusetzen, wenn er diese während fünf Jahren nicht gebraucht. Dieser Durchsetzungsverlust ist indessen nicht von Amtes wegen zu berücksichtigen; vielmehr muss das mit ihm einhergehende Abwehrrecht im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG von der Gegenpartei als Einrede geltend gemacht werden (siehe dazu auch Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor E. 6.2.3).”
Für die Beurteilung des Nichtgebrauchs nach Art. 12 MSchG ist auf konkreten tatsächlichen Gebrauch in Bezug auf jede beanspruchte Warengruppe abzustellen. Bloss behaupteter Gebrauch genügt nicht. Ergibt sich der Gebrauch nur für einzelne beanspruchte Waren (z. B. Plüschtiere), kann dies zur Teilnichtigkeit der Eintragung für die übrigen Waren führen.
“Sie lautet: "Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt." Die Klägerin hatte die Nichtigerklärung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 (auch) wegen Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG) verlangt. Das Handelsgericht bejahte jedoch den rechtserhaltenden Gebrauch mit Bezug auf die beanspruchten Waren "Spiele, Spielzeug und Plüschtiere" in Klasse 28, nicht jedoch für die übrigen beanspruchten Waren. Denn die Beklagte 1 habe nicht behauptet, sie habe die Marke je für andere Produkte als für Plüschtiere gebraucht. Entsprechend stellte das Handelsgericht die Teilnichtigkeit der genannten Marke mit Bezug auf diese Waren fest und ordnete insoweit deren Löschung zufolge Nichtgebrauchs an. Diese Anordnung beanstandete die Beklagte 1 in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Teilurteil vom 25. April 2023 nicht und verlangte folglich nicht die Aufhebung von dessen Dispositivziffer”
Nicht jede Benutzung ist rechtserhaltend; erforderlich ist eine qualifizierte, funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen (Unterscheidungs‑/Herkunftsfunktion). Ein funktioneller Zusammenhang kann auch durch Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder spezifischen Prospekten hergestellt werden.
“Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 7). Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.”
Wurde eine Marke ohne ernsthafte Absicht zur Benutzung eingetragen, kann sich der Inhaber nicht auf die Benutzungsschonfrist des Art. 12 MSchG berufen. Eine Eintragung mit ausschliesslicher Blockierabsicht kann als Rechtsmissbrauch gelten und somit den Rechtsschutz ausschliessen; sie kann zudem unlauteres Verhalten im Sinne des UWG darstellen.
“dessen Zeichen zu profitieren, einen Dritten bei der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftli- chen Tätigkeit zu behindern oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGE 127 III 160 E. 1.a; BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; BGer Urteil 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1.; R IZVI / DAVID, in: David / Frick, a.a.O., Art. 5 MSchG N 48, N 50 und N 57; GASSER, in: Noth / Bühler / Thouvenin, a.a.O., Art. 5 N 28, N 32, N 34 und N 39 ff.). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit miss- bräuchlich eingetragener Marken stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts ex tunc dar und wird mangels entsprechender gesetzli- cher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts kei- nen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer Urteil 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Auf die Benutzungsschonfrist von Art. 12 MSchG kann sich der jeweilige Inhaber der - 11 - Marke in diesem Fall nicht berufen (BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.). Der missbräuchlichen Markenhinterlegung steht neben dem Rechtsmissbrauchs- verbot auch das Lauterkeitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (HGer Urteil HG150021 vom 6. März 2019 E. 2.4. m.w.H.; R IZ- VI / DAVID, a.a.O., Art. 5 N 61; GASSER, a.a.O., Art. 5 N 30 und N 52). Unlauter im Sinne von Art. 2 UWG ist die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen oder anderen Vorteil zu erlangen (BGer Urteil 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 und E. 6.7; vgl. auch BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4; H EINEMANN, in: Heizmann / Loacker, UWG. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 135). Eine über das Erlangen von Vorteilen hinausgehende weitere Behinderungsabsicht ist nicht erforderlich (HGer Urteil HG190069 vom 17.”
“L’art. 12 al. 1 LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après l’enregistrement. Pendant cette période, la marque jouit de la protection légale comme si elle était utilisée. Ce délai de carence vise, d’une part, à permettre au titulaire de la marque d’introduire ses produits ou ses services sur le marché et, d’autre part, à tenir compte de certaines situations économiques qui peuvent conduire les entreprises à interrompre la fabrication ou la vente de leurs produits pendant quelques temps (changement de stratégie commerciale, modernisation de l’appareil de production ; Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et note de bas de page 18 ad art. 12 LPM). Le délai de carence commence à courir uniquement si le titulaire a l’intention sérieuse d’utiliser la marque. En l’absence d’une telle intention, l’enregistrement est nul et tout intéressé peut invoquer cette nullité sans attendre l’échéance du délai de cinq ans (Meier, op cit., n. 11 ad art. 12 LPM). En particulier, il est admis que celui qui connaît l’existence d’un signe déjà utilisé par un tiers ne peut en principe acquérir de droits sur ce signe s’il n’entend pas l’utiliser lui-même de façon sérieuse (Cherpillod, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, in sic! 5/2000, p. 365). Un tel comportement constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où la marque est enregistrée sans véritable intention d’en faire usage pour distinguer des produits ou des services, mais dans l’intention de bloquer un concurrent (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 138 ; cf. également Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2011, n 430 ; arrêt du Tribunal du 22 août 1984 publié in SJ 1985 I 34 ; ATF 127 III 160 consid.”
Die fünfjährige Schonfrist beginnt nach dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Bei internationalen Registrierungen richtet sich der Fristbeginn nach der Publikation der Schutzausdehnung; im Rahmen des Madrider Verfahrens sind die dortigen Sonderregelungen (insbesondere die Einjahresregel) zu beachten. Eine spätere Unterbrechung des Gebrauchs lässt die Schonfrist erneut zu laufen.
“Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"; " markenmässiger Gebrauch "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; arrêts 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.3; 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid.”
“Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke in beiden Verfahren um die internationale Registrierung IR 847010 "ADVENTURIDGE". Deren Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde am 2. Juni 2005 in der Gazette Nr. 17/2005 publiziert. Da die Schweiz gemäss dem am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3) benannt wurde, begann die in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehene fünfjährige Karenzfrist ein Jahr nach diesem Datum, d.h. am 2. Juni 2006, zu laufen und endete am 2. Juni”
“Die Benützungsschonfrist gemäss Art. 12 MSchG soll es dem Markeninhaber primär ermöglichen, sich bereits im Vorfeld der Markteinführung eine Marke zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, dieser vor Markteinführung mangels Gebrauch verlustig zu gehen. Entsprechend setzt Art. 12 MSchG die Eintragung voraus und beginnt die Schonfrist mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 31 Abs. 2 MSchG) oder dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das verkennt die Beschwerdeführerin, indem sie auf einen Zeitraum vor Dezember 2011 Bezug nimmt.”
“Der Schutz der Widerspruchsmarke bedingt, dass der Inhaber sie tatsächlich gebraucht. Hat dieser die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens ("Benutzungsschonfrist") nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).”
“Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009, précité, consid. 6.4 et les références citées). Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2013, précité, consid. 2.2 et la référence citée). Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque").”
Im Oppositionsverfahren muss der Antragsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke in seiner ersten Stellungnahme geltend machen; macht er dies, obliegt es dem Markeninhaber, den Gebrauch der Marke oder stichhaltige Gründe für dessen Unterlassung glaubhaft zu machen (Art. 12 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 32 MSchG und der Verfahrensregelung, namentlich Art. 22 Abs. 3 der Verordnung).
“1 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 4.3.1-4.3.2 "TRILLIUM"). 4. 4.1 Selon l'art. 31 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. 4.2 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM). 4.2.1 Les notions d'"usage de [l]a marque", de "non-usage" (cf. également : "défaut d'usage") et de "justes motifs [du] non-usage" (cf. également : "justes motifs du défaut d'usage") auxquelles font appel l'art. 32 LPM correspondent à celles qui figurent tant aux art. 11-12 LPM (cf. consid. 3.2 et 3.3) qu'aux art. 35a-35b LPM (cf. ATAF 2022 IV/3 consid. 3.3 "SWISSVOICE" ; arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.1.1 "TRILLIUM"). 4.2.2 L'art. 12 al. 3 LPM prévoit certes que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable et que la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'art. 32 LPM se limite toutefois à exiger que le défendeur invoque (cf. consid. 4.2.2.1) le non-usage et que l'opposant rende vraisemblable (cf. consid. 4.2.2.2) l'usage de sa marque (cf. consid. 3.2-3.2.6) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (cf. également : art. 35b al. 1 let. b LPM [cf. arrêt du TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022 consid. 12.2 "TRILLIUM"]). 4.2.2.1 Vu l'art. 22 al. 3 de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), le défendeur doit invoquer le non-usage de la marque opposante dans sa première réponse devant l'IPI. A défaut, il ne peut plus le faire valoir, ni devant l'IPI ni (dans le cadre d'une procédure de recours) devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid.”
Die Gebrauchsschonfrist gemäss Art. 12 MSchG kann im Verfahren als zulässiges Vorbringen/Gegenargument geltend gemacht werden.
“In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass sie die CH-Marke Nr. 2P-434099 weiterhin gebrauche, mithin kein Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliege. Denn das neue Logo weiche nicht wesentlich von der eingetragenen Marke ab; der Gebrauch dieses Zeichens gelte daher gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch als Gebrauch der Marke. Nachdem festgestellt ist, dass sich die Beschwerdegegnerin ohnehin auf die Gebrauchsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen kann, ist auf dieses Argument nicht weiter einzugehen.”
Der Schutzumfang der Marke ist an die tatsächlich erfolgte Benutzung in Bezug auf die im Register angegebene Herkunft gebunden. Ein Gebrauch der Marke für Produkte, die nicht aus der im Zeichen bezeichneten Herkunft stammen, entspricht nach der Rechtsprechung nicht der für den Fortbestand des Markenrechts gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG erforderlichen Benutzung.
“] "; 132 III 770 consid. 2.1 " COLORADO [fig.] "; 128 III 454 consid. 2.2 " YUKON "; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.2.2-3.2.2.3 " CLOS D'AMBONNAY "; B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.4 " COS [fig.] "; B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 " Strela " et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 " AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.] "). 4.1.3 Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de la limitation de provenance a, d'une part, un effet préventif et diminue, de facto, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (Schutzumfang) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM; arrêt 4A_357/2015 consid. 4.2 " INDIAN MOTORCYCLE "). 4.1.4 L'art. 47 al. 3 let. a LPM (inchangé par la loi " Swissness ") interdit l'usage d'indications de provenance inexactes. 4.1.5 En l'espèce, la marque attaquée est " SWISSVOICE ". Les mots " Swiss voice " signifient " voix suisse " en langue anglaise. Le consommateur visé comprendra le mot " SWISS " comme une référence à notre pays. Par conséquent, la présence de ce mot dans la marque attaquée suffit à appliquer la règle d'expérience selon laquelle il s'agit d'une indication de provenance. Aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'est ici remplie (arrêt 4A_357/2015 consid. 4.4 " INDIAN MOTORCYCLE "). 4.2 4.2.1 La loi " Swissness " et l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ont modifié les règles relatives aux indications de provenance (Titre 2, art. 48 ss LPM et Chapitre 6a, art. 52a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.”
Die tatsächliche Verwendung der Marke für Waren aus einem anderen Herkunftsland beseitigt den Verlustgrund des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht notwendigerweise. Bei Herkunftsangaben (z. B. „Swiss“) ist insbesondere zu prüfen, ob dadurch eine irreführende Herkunftsangabe vorliegt und ob der effektive Gebrauch in den Schutzbereich der eingetragenen, auf die Herkunft beschränkten Waren fällt.
“] "; 132 III 770 consid. 2.1 " COLORADO [fig.] "; 128 III 454 consid. 2.2 " YUKON "; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.2.2-3.2.2.3 " CLOS D'AMBONNAY "; B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.4 " COS [fig.] "; B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 " Strela " et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 " AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.] "). 4.1.3 Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de la limitation de provenance a, d'une part, un effet préventif et diminue, de facto, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (Schutzumfang) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM; arrêt 4A_357/2015 consid. 4.2 " INDIAN MOTORCYCLE "). 4.1.4 L'art. 47 al. 3 let. a LPM (inchangé par la loi " Swissness ") interdit l'usage d'indications de provenance inexactes. 4.1.5 En l'espèce, la marque attaquée est " SWISSVOICE ". Les mots " Swiss voice " signifient " voix suisse " en langue anglaise. Le consommateur visé comprendra le mot " SWISS " comme une référence à notre pays. Par conséquent, la présence de ce mot dans la marque attaquée suffit à appliquer la règle d'expérience selon laquelle il s'agit d'une indication de provenance. Aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'est ici remplie (arrêt 4A_357/2015 consid. 4.4 " INDIAN MOTORCYCLE "). 4.2 4.2.1 La loi " Swissness " et l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ont modifié les règles relatives aux indications de provenance (Titre 2, art. 48 ss LPM et Chapitre 6a, art. 52a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.”
Nach Art. 35a–35c LPM kann jede Person beim IPI ein vereinfachtes Löschungsbegehren wegen Nichtbenutzung nach Art. 12 Abs. 1 LPM einreichen; ein schutzwürdiges Interesse ist hierfür nicht erforderlich. Das IPI verlangt, dass der Antragstellende den Nichtgebrauch plausibel macht; anschliessend kann der Markeninhaber den Gebrauch oder einen wichtigen Grund des Nichtgebrauchs darlegen. Erfüllt der Antragstellende die Plausibilitätsanforderung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, kann das IPI die Löschung entsprechend beschränken.
“arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.3 "VISARTIS"). 4.3.2 Le défaut d'usage peut résulter aussi bien de l'absence totale d'utilisation de la marque attaquée que d'une utilisation non conforme à l'art. 11 LPM (cf. consid. 4.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 3-4). 5. Si une marque n'est pas utilisée au sens des art. 11-12 LPM, sa radiation peut être demandée devant un juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, les art. 35a-35c LPM prévoient en outre une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage, qui se déroule devant l'IPI (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN"). 5.1 Vu l'art. 35a al. 1 LPM, toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Il n'est pas attendu du requérant qu'il se prévale d'un intérêt digne de protection (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1-5.3 "SHERLOCK und SHERLOCK'S"). 5.2 En l'absence d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition (art. 35a al. 2 let. a LPM) ; en cas d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 let. b LPM). La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée (art. 35a al. 3 LPM). 5.3 Intitulé "Décision", l'art. 35b LPM est formulé ainsi : 1 L'IPI rejette la demande dans les cas suivants : a.le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage ; b.le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. 2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.”
Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Inhaber eine fünfjährige Karenzfrist, innerhalb derer er nicht verpflichtet ist, die Marke bereits ab Eintragung sofort zu gebrauchen; die Frist dient ihm als Zeit zur Einführung der Marke auf dem Markt oder zur Anpassung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Beginnt der tatsächliche Gebrauch später und wird er unterbrochen, so läuft die fünfjährige Frist erneut an. Nach der Rechtsprechung muss der Gebrauch in der Schweiz erfolgen und als „markenmässiger Gebrauch“ ausgestaltet sein (öffentlich und unterscheidungskräftig).
“Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"; " markenmässiger Gebrauch "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; arrêts 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.3; 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid.”
“Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid.”
“Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; THOUVENIN/DORIGO, in Markenschutzgesetz, op. cit., nos 4, 5 et 7 ad art. 13 LPM; MICHAEL ISLER, in Basler Kommentar, op. cit., nos 7 et 11 ad art. 13 LPM, qui parle de jus excludendi). Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (cf. art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009 [ci-après MARBACH, Markenrecht], p. 382; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après MEIER, thèse], p. 7-11; CHRISTOPH WILLI, MSchG Kommentar, 2002, n° 1 ad art. 11 et n° 9 ad art. 13 LPM). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM, supra consid. 2 ab initio), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (WILLI, op. cit., nos 4 ss ad art. 12 LPM). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (changement de stratégie commerciale, etc.; WANG, op. cit., n° 4 ad art. 12 LPM; MEIER, thèse, p. 13 s.). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque", pour reprendre l'intitulé de l'art. 11 LPM. Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c ab initio; arrêt 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1; Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques [...], FF 1991 I 24 ad art. 11; VOLKEN, op. cit., no 65 ad art. 11 LPM; WANG, op. cit., n° 51 ad art. 11 LPM). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; 89 II 96 consid. 3); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (ERIC MEIER, in Commentaire romand, 2013, n° 54 ad art.”
Bei Teilgebrauch bleibt der Markenschutz nur für die Waren oder Dienstleistungen erhalten, für die die Marke tatsächlich innerhalb des relevanten Fünfjahreszeitraums verwendet worden ist; für die nicht genutzten Einträge des Waren‑/Dienstleistungsverzeichnisses kann das Markenrecht nach Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht mehr geltend gemacht werden, sofern kein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch vorliegt. Ob tatsächlicher Gebrauch im markenrechtlichen Sinn vorliegt, bemisst sich nach der wahrgenommenen Verwendung gegenüber dem relevanten Publikum und den konkreten Umständen (z. B. Branchengewohnheiten, Kategorie der Marke).
“Le titulaire d'une marque dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.2). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). 3.2 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). En particulier, si la marque n'est pas utilisée pour tous les produits ou les services enregistrés (usage partiel), le droit à la marque est maintenu uniquement quant aux produits ou services pour lesquels elle est effectivement utilisée (Meier, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 32 ad art. 11 LPM; Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 90). En d'autres termes, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque pour la partie des produits ou des services enregistrés qui n'ont pas été utilisés pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM; ACJC/359/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.2.1). 3.3 L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services. En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; 88 II 28 consid. II/3b). Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque au sens de l'art.”
“2 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). En particulier, si la marque n'est pas utilisée pour tous les produits ou les services enregistrés (usage partiel), le droit à la marque est maintenu uniquement quant aux produits ou services pour lesquels elle est effectivement utilisée (Meier, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 32 ad art. 11 LPM; Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 90). En d'autres termes, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque pour la partie des produits ou des services enregistrés qui n'ont pas été utilisés pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM; ACJC/359/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.2.1). 3.3 L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services. En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; 88 II 28 consid. II/3b). Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque au sens de l'art. 11 al. 1 LPM est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2). Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid.”
Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme eine Nichtgebrauchseinrede, muss der Inhaber den Gebrauch der älteren Marke oder das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung hat sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren zu beziehen, der rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu berechnen ist, zu dem der Nichtgebrauch geltend gemacht wurde.
“Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung einer Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Glaubhaftmachung muss sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren beziehen, der rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu berechnen ist, an dem der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend macht (BVGE 2021 IV/2 E. 5.1.3 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteile des BVGer B-6505/2017 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma", B-6637/2014 vom 10. Oktober 2016 E. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "Wheels/Wheely", B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").”
“S'il devait en revanche admettre cet usage, il renverrait la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle examine le risque de confusion (entre autres : arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 2 "APTIS/APTIV"). 3. 3.1 3.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 3.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). 3.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.1.3 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]"). 3.2 3.2.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art.”
Wird Nichtgebrauch geltend gemacht, muss der Inhaber glaubhaft machen, dass die Marke während der massgeblichen fünfjährigen Periode gebraucht wurde oder dass für den Nichtgebrauch wichtige (juste) Gründe vorliegen. Die fünfjährige Periode ist rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu betrachten, in dem der Gegner den Nichtgebrauch geltend macht. Bei ununterbrochenem Nichtgebrauch von fünf Jahren kann das Markenrecht grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht werden, sofern keine wichtigen Gründe vorliegen.
“1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 3.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). 3.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.1.3 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]"). 3.2 3.2.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 3.2.6). L'usage doit être sérieux (consid. 3.2.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid.”
“Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).”
Während der fünfjährigen Schonfrist genügt effektiver Gebrauch. Die Frist dient dem Inhaber, die Marke auf den Markt einzuführen oder sich wirtschaftlich anzupassen. Der Gebrauch muss markenmässig erfolgen — d.h. als öffentliches, unterscheidendes Zeichen — und in der Schweiz stattfinden.
“Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque".”
“Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid.”
“Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; THOUVENIN/DORIGO, in Markenschutzgesetz, op. cit., nos 4, 5 et 7 ad art. 13 LPM; MICHAEL ISLER, in Basler Kommentar, op. cit., nos 7 et 11 ad art. 13 LPM, qui parle de jus excludendi). Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (cf. art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009 [ci-après MARBACH, Markenrecht], p. 382; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après MEIER, thèse], p. 7-11; CHRISTOPH WILLI, MSchG Kommentar, 2002, n° 1 ad art. 11 et n° 9 ad art. 13 LPM). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM, supra consid. 2 ab initio), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (WILLI, op. cit., nos 4 ss ad art. 12 LPM). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (changement de stratégie commerciale, etc.; WANG, op. cit., n° 4 ad art. 12 LPM; MEIER, thèse, p. 13 s.). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque", pour reprendre l'intitulé de l'art. 11 LPM. Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c ab initio; arrêt 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1; Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques [...], FF 1991 I 24 ad art. 11; VOLKEN, op. cit., no 65 ad art. 11 LPM; WANG, op. cit., n° 51 ad art. 11 LPM). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; 89 II 96 consid. 3); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (ERIC MEIER, in Commentaire romand, 2013, n° 54 ad art.”
Weicht ein verwendetes, abgewandeltes Zeichen nicht wesentlich von der eingetragenen Marke ab, kann der Gebrauch dieses Zeichens nach Art. 11 Abs. 2 MSchG als Gebrauch der eingetragenen Marke gelten und damit einem Vorwurf des Nichtgebrauchs i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG entgegenstehen.
“In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass sie die CH-Marke Nr. 2P-434099 weiterhin gebrauche, mithin kein Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliege. Denn das neue Logo weiche nicht wesentlich von der eingetragenen Marke ab; der Gebrauch dieses Zeichens gelte daher gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch als Gebrauch der Marke. Nachdem festgestellt ist, dass sich die Beschwerdegegnerin ohnehin auf die Gebrauchsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen kann, ist auf dieses Argument nicht weiter einzugehen.”
Der rechtserhaltende Gebrauch kann durch Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und branchenspezifischen Prospekten nachgewiesen werden. Gebrauch wirkt in der Regel nur für die tatsächlich benutzten Waren und Dienstleistungen (Spezialitätsprinzip); er kann jedoch einen eingetragenen Oberbegriff erfassen, wenn die tatsächlich verwendeten Erzeugnisse oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und zum üblichen Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören.
“Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 8 mit Hinweisen). Eine Marke wird in aller Regel zudem nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich benutzt wird (Spezialitätsprinzip). Beschränkt sich der Gebrauch der Marke auf lediglich einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 31-32). Liegt mit anderen Worten Nichtgebrauch nur bezüglich eines Teils der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte vor, treten auch die Folgen des Nichtgebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 12 MSchG N 27; Wang, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 12 MSchG N 37). Der Gebrauch der Marke wird von der Rechtsprechung als rechtserhaltend für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die Produkte oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und ins gängige Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören (BVGer-Urteil B-5871/2011 vom”
Nach Art. 12 Abs. 3 MSchG muss, wer den Nichtgebrauch behauptet, diesen glaubhaft machen; die Beweislast für den tatsächlichen Gebrauch liegt sodann beim Markeninhaber. Der Inhaber hat die tatsächlichen Umstände darzulegen, die es dem Entscheider ermöglichen zu prüfen, ob der Gebrauch der Funktion der Marke entsprechend und wirtschaftlich ernsthaft erfolgt ist. Ein rein symbolischer oder rein privater Gebrauch genügt nicht. Die Einräumung der Nutzung an Dritte wird dem Gebrauch durch den Inhaber zugerechnet.
“5 L'usage de la marque doit être sérieux. Un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêts du Tribunal 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.3; 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). 3.6 En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4, et la référence au message, publié in sic! 2/2018 p. 59). Il a ainsi posé la règle figurant à l'art. 12 al. 3 LPM selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l'usage incombe alors au titulaire de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2). Celui-ci doit établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (cf. supra consid. 3.3), que les produits/services considérés ne sont pas des services auxiliaires (cf. supra consid. 3.4), et que l'usage de la marque est sérieux (cf. supra consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). 3.7 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque.”
Defensivmarken geniessen die in Art. 12 MSchG vorgesehene Gebrauchsschonfrist nicht; ihr Nichtgebrauch kann daher bereits unmittelbar geltend gemacht werden.
“11 MSchG; EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1303; C HRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Mar- kenschutzgesetz, 2002, N. 9 zu Art. 11 MSchG; zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCA- TELLI , Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 115 ff., S. 9 ff.). Zu den Folgen des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG): Soweit sich ergibt, dass der Markeninhaber im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, die Marke (a.) während einer Karenzfrist von fünf Jahren nicht gebraucht und (b.) hierfür keine wichtigen Gründe vorliegen, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen. Somit verliert er im Wesentlichen seine Abwehransprüche und den zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz bezüglich des- jenigen Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der nicht gebraucht - 32 - wird (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 28 f. und 33 ff. zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 36 ff. zu Art. 12 MSchG; vgl. zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATEL- LI , a.a.O., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Löschungs- oder Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke gänzlich ruhen, es besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsätzlich muss der Inhaber auch keine An- strengungen tätigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu- nehmen (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG). Ausgenommen davon sind indes Defensivmarken, wel- che nicht in den Genuss einer Gebrauchsschonfrist kommen (Urteile des Bun- desgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.4. und 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2 sowie 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5; BER- NARD VOLKEN, a.a.O., N. 7 zu Art. 12 MSchG). Für den Nachweis einer Defensiv- marke – während der Gebrauchsschonfrist – ist Art. 8 ZGB anwendbar, die spezi- elle Beweisbestimmung im Sinne von Art.”
“2017, N. 6 ff. zu Art. 11 MSchG; EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1303; C HRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Mar- kenschutzgesetz, 2002, N. 9 zu Art. 11 MSchG; zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCA- TELLI , Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 115 ff., S. 9 ff.). Zu den Folgen des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG): Soweit sich ergibt, dass der Markeninhaber im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, die Marke (a.) während einer Karenzfrist von fünf Jahren nicht gebraucht und (b.) hierfür keine wichtigen Gründe vorliegen, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen. Somit verliert er im Wesentlichen seine Abwehransprüche und den zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz bezüglich des- jenigen Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der nicht gebraucht - 32 - wird (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 28 f. und 33 ff. zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 36 ff. zu Art. 12 MSchG; vgl. zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATEL- LI , a.a.O., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Löschungs- oder Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke gänzlich ruhen, es besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsätzlich muss der Inhaber auch keine An- strengungen tätigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu- nehmen (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG). Ausgenommen davon sind indes Defensivmarken, wel- che nicht in den Genuss einer Gebrauchsschonfrist kommen (Urteile des Bun- desgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.4. und 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2 sowie 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5; BER- NARD VOLKEN, a.a.O., N. 7 zu Art. 12 MSchG). Für den Nachweis einer Defensiv- marke – während der Gebrauchsschonfrist – ist Art. 8 ZGB anwendbar, die spezi- elle Beweisbestimmung im Sinne von Art.”
Die Aufnahme inkompatibler Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisse kann ein gewichtiges Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der Marke und damit für ihren defensiven Charakter sein und ist bei der Gesamtwürdigung nach Art. 12 MSchG zu berücksichtigen.
“Ob eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 m.w.H.). Gerade die Inkompatibilität eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann ein gewichtiges Indiz für eine rechtmissbräuchliche Hinterlegung der gesamten Marke sein (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.2.1; Bebi, a.a.O., 616, 612; vgl. auch Staub, a.a.O., N 78 zu Art. 12 MSchG; Rizvi/David, a.a.O., N 54, 56 zu Art. 5 MSchG). Hinterlegt z.B. ein Finanzinstitut seine Marken auch für Zahnputzmittel, liegt der defensive Charakter auf der Hand. Kein einziges Unternehmen der Finanzwirtschaft hat bis heute je in das Zahnpasta-Geschäft diversifiziert, und in den Marketingkreisen besteht auch Einigkeit, dass solches keinen Sinn machen würde. Solche marketingmässigen Inkompatibilitäten, welche den Rückschluss auf den defensiven Charakter einer Marke erlauben, bestehen dabei teilweise selbst innerhalb der gleichen Klasse: Baby-Kost und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere z.B. sind beide in der Nizza-Klasse 5 eingereiht. Gleichwohl ist es offensichtlich, dass kaum denkbar wäre, Baby-Kost unter der gleichen Produktemarke anzubieten, wie sie auch für Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere verwendet wird (Marbach, a.a.O., Rz. 1442).”
Wird eine eingetragene Marke nur in Bezug auf einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gebraucht, bleibt der Markenschutz nur für die tatsächlich benutzten Waren/Dienstleistungen erhalten; für die übrigen Eintragungen kann infolge Nichtgebrauchs die Löschung (Teilnichtigkeit) angeordnet werden. Dies entspricht der Praxis, in der Markeninsolvenzen bzw. Nichtgebrauchsbegehren auf einzelne Warenpositionen beschränkt geprüft werden können.
“Sie lautet: "Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt." Die Klägerin hatte die Nichtigerklärung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 (auch) wegen Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG) verlangt. Das Handelsgericht bejahte jedoch den rechtserhaltenden Gebrauch mit Bezug auf die beanspruchten Waren "Spiele, Spielzeug und Plüschtiere" in Klasse 28, nicht jedoch für die übrigen beanspruchten Waren. Denn die Beklagte 1 habe nicht behauptet, sie habe die Marke je für andere Produkte als für Plüschtiere gebraucht. Entsprechend stellte das Handelsgericht die Teilnichtigkeit der genannten Marke mit Bezug auf diese Waren fest und ordnete insoweit deren Löschung zufolge Nichtgebrauchs an. Diese Anordnung beanstandete die Beklagte 1 in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Teilurteil vom 25. April 2023 nicht und verlangte folglich nicht die Aufhebung von dessen Dispositivziffer”
“Die Vorinstanz liess das Argument der Klägerin nicht gelten, dass es sich bei den von ihr angegriffenen Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) um sogenannte Agentenmarken (Art. 4 MSchG) handle, die nach Art. 52 MSchG zu löschen seien, da deren Anmeldung durch die Beklagte 1 ohne Zustimmung der Klägerin noch während der Dauer des Vertriebsverhältnisses erfolgt sei. Sie erwog mit Verweis auf ihre Erwägungen zu dem von ihr verneinten vertraglichen Unterlassungsanspruch gegenüber der Beklagten 1, das Distributorship Agreement aus dem Jahr 2010 sei zwischen der Klägerin und der BGE 150 III 83 S. 87 Bc. GmbH geschlossen worden. Die Beklagte 1 sei demgegenüber in keinem Vertragsverhältnis zur Klägerin gestanden. Folglich könne sich die Klägerin nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gegenüber der Beklagten 1 nicht auf Art. 4 MSchG berufen. In der Folge prüfte die Vorinstanz den klägerischen Einwand des Nichtgebrauchs der Schweizer Marke CH 646 779 "Glubschi" und erklärte die Marke mangels rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 12 MSchG) mit Bezug auf verschiedene beanspruchte Waren (nicht aber für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) für nichtig.”
Sachverständige Dritt‑Nutzungsrecherchen gelten in der Praxis als geeignetes Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Zur Annahme des Nichtgebrauchs ist eine objektive Würdigung der vorgelegten Beweismittel erforderlich; der Mangel an Gebrauch muss nicht nur möglich, sondern aufgrund der Beweislage wahrscheinlicher erscheinen.
“b LPM qui dispose que les exigences prévues aux art. 48a-48c LPM ne sont pas applicables si un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés. Il n'y a donc pas de raison d'examiner plus avant cette question. 4.2.4 L'art. 51a LPM - disposition procédurale d'application immédiate (entre autres: ATF 144 II 273 consid. 2.2.4 ou 137 II 409 consid. 7.4.5) - qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve en matière d'indications de provenance ne s'applique qu'en procédure civile (arrêt B-2597/2020 consid. 7.3.5 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/ UNIVERSAL GENEVE "; message " Swissness ", FF 2009 7711, 7780; Staub/Holzer, in: Markenschutzgesetz [MSchG], op. cit., art. 51a no 10 in fine). Il n'est donc pas pertinent devant l'autorité inférieure et en procédure de recours. 5. Vraisemblance du défaut d'usage 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 LPM. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés. La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. De par la nature des choses, le défaut d'usage est néanmoins plus difficile à rendre vraisemblable que l'usage proprement dit de la marque attaquée. Par conséquent, la vraisemblance du défaut d'usage s'établit de manière indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Les rapports de recherches d'usage établis par une société tierce sont considérés comme un moyen de preuve approprié (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 " Bentley " et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 " ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] "; arrêts B-2382/2020 consid. 2.6 " PIERRE DE COUBERTIN "; B-65/2021 consid. 3.2 " VISARTIS " et B-2597/2020 consid. 5.1.1 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE "; IPI, op. cit., Partie 7 ch. 4.1 p. 257). 5.1.2 Pour admettre la vraisemblance du défaut d'usage, le juge doit non seulement considérer le défaut d'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves.”
“b LPM qui dispose que les exigences prévues aux art. 48a-48c LPM ne sont pas applicables si un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés. Il n'y a donc pas de raison d'examiner plus avant cette question. 4.2.4 L'art. 51a LPM - disposition procédurale d'application immédiate (entre autres: ATF 144 II 273 consid. 2.2.4 ou 137 II 409 consid. 7.4.5) - qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve en matière d'indications de provenance ne s'applique qu'en procédure civile (arrêt B-2597/2020 consid. 7.3.5 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/ UNIVERSAL GENEVE "; message " Swissness ", FF 2009 7711, 7780; Staub/Holzer, in: Markenschutzgesetz [MSchG], op. cit., art. 51a no 10 in fine). Il n'est donc pas pertinent devant l'autorité inférieure et en procédure de recours. 5. Vraisemblance du défaut d'usage 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 LPM. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés. La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. De par la nature des choses, le défaut d'usage est néanmoins plus difficile à rendre vraisemblable que l'usage proprement dit de la marque attaquée. Par conséquent, la vraisemblance du défaut d'usage s'établit de manière indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Les rapports de recherches d'usage établis par une société tierce sont considérés comme un moyen de preuve approprié (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 " Bentley " et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 " ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] "; arrêts B-2382/2020 consid. 2.6 " PIERRE DE COUBERTIN "; B-65/2021 consid. 3.2 " VISARTIS " et B-2597/2020 consid. 5.1.1 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE "; IPI, op. cit., Partie 7 ch. 4.1 p. 257). 5.1.2 Pour admettre la vraisemblance du défaut d'usage, le juge doit non seulement considérer le défaut d'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves.”
Wird die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann der Inhaber das Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor. Dritte können in diesem Fall die Löschung der Marke verlangen; ein Löschungsantrag ist frühestens nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist zulässig. Ein Löschungsbegehren kann vor Gericht oder beim Institut für Geistiges Eigentum (IPI) erhoben werden.
“52 en relation avec 12 LPM a été déposée par la demanderesse contre la défenderesse, si bien que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.4. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. La demanderesse a attribué à la cause une valeur litigieuse de CHF 50'000.- qui n’a pas été contestée par la défenderesse, de sorte qu’elle peut être retenue. 1.5. Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le titulaire n'est pas tenu de faire usage de sa marque dès son enregistrement. La loi lui laisse en effet un délai de carence de cinq ans, qui recommence à courir s'il interrompt cet usage ultérieurement, afin de lui laisser le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (art. 12 al. 1 LPM ; arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). L’usage de la marque doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle la partie adverse fait valoir le défaut d’usage de la marque (art. 32 LPM ; arrêt TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4). Par conséquent, le titulaire qui n’utilise pas sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage résulte d'un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne est alors en droit de demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil (arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2) ou d'adresser une telle demande à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35 ss LPM). 2.2. En l'espèce, compte tenu de la jonction des procédures d'opposition (nos 12774 et 12775) et le recoupement des délais de carence de cinq ans, le Tribunal administratif fédéral a retenu, sur la base de la décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 20 juin 2013 concernant la procédure d'opposition n° 12775, la date du 11 juin 2013 comme la date à laquelle la demanderesse a invoqué le non-usage de la marque ensati-nail (fi(arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid.”
“Eine Marke ist geschützt, soweit sie in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die in Art. 12 MSchG statuierten Grundsätze finden im Löschungsverfahren Anwendung (Urteile des BVGer B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's" und B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 3.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Löschungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (BBl 2009 8613; Art. 35a Abs. 2 MSchG). Nach Eingang gibt die Vorinstanz dem betroffenen Markeninhaber Gelegenheit sich zum Vorbringen der Gegenpartei zu äussern. Lässt sich der Markeninhaber in der Sache nicht vernehmen, wird basierend auf den Ausführungen des Antragstellers entschieden (BBl 2009 8614; vgl. Art. 32 VwVG).”
Die Benützungsschonfrist nach Art. 12 MSchG beginnt erst mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist oder mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Bezugnahmen auf einen Zeitraum vor Dezember 2011 sind nach Auffassung der Rechtsprechung nicht zutreffend.
“Die Benützungsschonfrist gemäss Art. 12 MSchG soll es dem Markeninhaber primär ermöglichen, sich bereits im Vorfeld der Markteinführung eine Marke zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, dieser vor Markteinführung mangels Gebrauch verlustig zu gehen. Entsprechend setzt Art. 12 MSchG die Eintragung voraus und beginnt die Schonfrist mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 31 Abs. 2 MSchG) oder dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das verkennt die Beschwerdeführerin, indem sie auf einen Zeitraum vor Dezember 2011 Bezug nimmt.”
Die Geltendmachung des Nichtgebrauchs (Löschungsklage) ist grundsätzlich jedermann gestattet. Ein spezieller Nachweis eines schutzwürdigen Interesses ist nicht erforderlich; regelmässig genügt das allgemeine Interesse an freier Zeichenbildung.
“Eine Marke ist nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol. Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird. Der Nichtgebrauch kann mit Löschungsklage geltend gemacht werden. Das Markenschutzgesetz erwähnt eine solche Klage zwar nicht ausdrücklich, setzt diese aber stillschweigend voraus (BGE 139 III 424 E. 2.2.1, 130 III 267 E. 2.2). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch infolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt.”
Fehlt bei der Eintragung die Absicht, die Marke tatsächlich zu gebrauchen, hat dies nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge; solche missbräuchlich ohne Gebrauchsabsicht eingetragenen Marken bilden einen eigenständigen Tatbestand des Verlusts des Markenrechts, weshalb sich der Inhaber in diesen Fällen nicht auf die Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen kann. Die Beweislast für das Fehlen der Gebrauchsabsicht trägt grundsätzlich die Partei, die die Nichtigkeit geltend macht; wegen des inneren Charakters dieser Tatsache kann jedoch im Rahmen einer Mitwirkungspflicht verlangt werden, dass die Gegenpartei die Gründe für die Hinterlegung dokumentiert oder zumindest darlegt, weshalb diese Teil einer fairen Markenstrategie sei.
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1; 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteile 4A_227/2022, a.a.O., E. 3.1; 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Es ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1; 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteile 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1; 4A_429/2011, a.a.O., E. 3.2). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Es ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet.”
Fehlt bei der Hinterlegung die eigene Gebrauchsabsicht, so kann der eingetragene Markenschutz versagt und die Marke für nichtig erklärt werden. Eine Hinterlegung, die allein darauf abzielt, vom Ruf Dritter zu profitieren oder finanzielle bzw. sonstige Vorteile zu erlangen, kann als missbräuchlich qualifiziert werden und stellt nach den zitierten Entscheiden gegebenenfalls auch einen Tatbestand der Unlauterkeit (UWG) dar.
“Unter Berücksichtigung des Dargelegten sowie in Würdigung der gesamten von der Klägerin dargelegten Umstände, ergibt sich in überzeugender Weise, dass die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke dazu diente, vom Ruf eines Drit- ten, konkret der Klägerin, zu profitieren und einen Dritten resp. die Klägerin zum Erwerb oder zur Lizenzierung der Marke zu bewegen. Den durch die Klägerin schlüssig dargelegten Indizien hält der Beklagte nichts entgegen, was im konkre- ten Fall auf eine Gebrauchsabsicht bei der Hinterlegung der streitgegenständli- chen Marke hinweisen würde. Damit ist er seiner qualifizierten Bestreitungslast - 13 - nicht nachgekommen. Dies rechtfertigt in tatsächlicher Hinsicht den Schluss, dass die streitgegenständliche Marke ohne Gebrauchsabsicht in missbräuchlicher Wei- se hinterlegt worden ist. Im Ergebnis ist der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke ungeachtet der Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG mangels eigener Gebrauchsab- sicht des Beklagten der Schutz zu versagen: Die Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" ist infolge missbräuchlicher Markeneintragung nichtig und somit aus dem Register zu löschen. Ferner stellt die Hinterlegung zum Zwecke der Erlangung finanzieller oder anderer Vorteile einen (eigenständigen) Unlauterkeitstatbestand dar. Eine über das Erlan- gen von Vorteilen hinausgehende weitere Behinderungsabsicht ist wie bereits aufgezeigt nicht erforderlich. Vorliegend forderte der Beklagte die Klägerin ge- mäss unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin mehrfach auf, mit ihm ei- ne Lizenzvereinbarung zu schliessen, wenn sie das Zeichen "C._____" weiterhin nutzen wolle (vgl. act. 1 Rz. 32, Rz. 37 und Rz. 48). Demnach hinterlegte der Be- klagte die fragliche Marke in der Absicht, finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke auch gegen Art. 2 UWG verstösst.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a m.w.H.) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit von Defensivmarken erübrigen würde (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5).”
Defensivmarken stehen nicht unter der Gebrauchsschonfrist; für den Nachweis einer Defensivmarke ist Art. 8 ZGB heranzuziehen. Die spezielle Beweisregelung von Art. 12 Abs. 3 MSchG findet auf Defensivmarken demnach keine Anwendung.
“zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATEL- LI , a.a.O., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Löschungs- oder Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke gänzlich ruhen, es besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsätzlich muss der Inhaber auch keine An- strengungen tätigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu- nehmen (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 12 MSchG). Ausgenommen davon sind indes Defensivmarken, wel- che nicht in den Genuss einer Gebrauchsschonfrist kommen (Urteile des Bun- desgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.4. und 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2 sowie 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5; BER- NARD VOLKEN, a.a.O., N. 7 zu Art. 12 MSchG). Für den Nachweis einer Defensiv- marke – während der Gebrauchsschonfrist – ist Art. 8 ZGB anwendbar, die spezi- elle Beweisbestimmung im Sinne von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt dagegen nicht zum Tragen.”
Gelangt die Gegenpartei zu einer glaubhaft gemachten Behauptung des Nichtgebrauchs, verlagert sich die Beweislast auf den Markeninhaber. Dieser muss den tatsächlichen, qualifizierten Gebrauch der Marke nachweisen; erforderlich ist ein funktionsbezogener Gebrauch, der die Unterscheidungs‑ und Herkunftsfunktion erfüllt (sporadische oder rein symbolische Nutzung genügt nicht).
“L’usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée sont assimilés à l’usage de la marque (al. 2). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services; en d'autres termes, la marque doit être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif, condition qui est remplie dès que la marque est apposée sur la marchandise ou son emballage (ATF 139 III 424 consid. 2.4; 88 II 28 consid. II/3b). L'usage de la marque doit être sérieux. Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire (art. 12 al. 3 LPM). 2.1.2 Pour déterminer si les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est utilisée figurent sur la liste enregistrée, on se fondera en premier lieu sur la classification de Nice, en prenant en considération les révisions et modifications dont elle a fait l'objet. On tiendra aussi compte du langage courant ou de la terminologie utilisée dans le secteur économique concerné (Meier, op. cit., n. 24 ad art. 11 LPM). Afin d'obtenir une protection complète d'une marque, les titulaires ont souvent recours en pratique à une description très large et très ouverte de leurs produits ou de leurs services. En particulier, ils utilisent souvent les termes génériques de la classification de Nice, ce d'autant que cela facilite l'enregistrement. La question se pose dès lors de savoir si l'usage de la marque pour certains produits relevant d'un terme générique est considéré comme un usage de l'ensemble du terme générique enregistré, ou s'il est limité aux différents types produits particuliers pour lesquels la marque est utilisée (Volken, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3e éd.”
“Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 7). Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.”
“Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zu- rechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, auf- grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. ‒ "Securitas [fig.]"; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: - 28 - sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammen- hang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während ei- nes ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel- tend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss ihn glaubhaft machen. Der Beweis des Markengebrauchs obliegt dagegen dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist und bei entsprechend glaubhaft gemachtem Einwand seitens des Inhabers der jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur Beurteilung der Gleichartigkeit diejeni- gen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entscheidend, für welche die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-7202/2014 des Bun- desverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 ‒ "GEO/Geo influence"). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an rückwärts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juni 2013, E. 2.2). Defensivmarken: Für registrierte Marken kann sodann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defen- sivmarken sind nichtig.”
Der Markeninhaber trägt die Beweislast für den Gebrauch. Dieser Gebrauch muss ernsthaft und im wirtschaftlichen Verkehr funktionsbezogen als Kennzeichen (Unterscheidungs‑/Herkunftsindikation) erfolgt sein; ein rein symbolischer Gebrauch oder rein private/innerbetriebliche Nutzung genügt nicht. Übliche kommerzielle Verwendungsformen (z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, spezifischen Prospekten) können den erforderlichen funktionellen Zusammenhang begründen. Die Nutzung durch Dritte mit Einwilligung des Inhabers gilt als Gebrauch des Inhabers.
“5 L'usage de la marque doit être sérieux. Un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêts du Tribunal 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.3; 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). 3.6 En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4, et la référence au message, publié in sic! 2/2018 p. 59). Il a ainsi posé la règle figurant à l'art. 12 al. 3 LPM selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l'usage incombe alors au titulaire de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2). Celui-ci doit établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (cf. supra consid. 3.3), que les produits/services considérés ne sont pas des services auxiliaires (cf. supra consid. 3.4), et que l'usage de la marque est sérieux (cf. supra consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). 3.7 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque.”
“Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 7). Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.”
Der in einem Vertragsstaat getätigte Gebrauch einer Marke (z. B. in Deutschland) wird in der Schweiz als rechtserhaltender Gebrauch im Sinne von Art. 12 MSchG anerkannt. Nach Art. 5 des einschlägigen Staatsvertrags ist das Staatsgebiet der Vertragsstaaten hinsichtlich des Markengebrauchs als einheitliches Gebiet zu behandeln.
“überhaupt nicht berücksichtigt. Es sei das Ziel der Vertragsstaaten gewesen, dass ihre Staatsangehörigen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates den gleichen Schutz in Bezug auf die Benutzung von Marken geniessen wie im eigenen Vertragsstaat. Nach seinem Sinn und Zweck erfasse Art. 5 des Staatsvertrags deshalb nicht nur die in Art. 12 MSchG vorgesehenen immaterialgüterrechtlichen Nachteile, sondern erstrecke sich auch auf andere aus dem Nichtgebrauch erwachsende Rechtsnachteile. Aus dem direkt anwendbaren Art. 5 des Staatsvertrages fliesse somit nicht nur, dass der Gebrauch der Marken "OTTO" und "OTTO-VERSAND" durch die Beschwerdeführerinnen in Deutschland auch in der Schweiz als rechtserhaltender Gebrauch im Sinne von Art. 12 MSchG gelte, sondern überhaupt, dass das Staatsgebiet der Vertragsstaaten in Bezug auf den Gebrauch von Marken zu einem einzigen Gebiet vereinigt werde. Es würde Sinn und Zweck des Staatsvertrags widersprechen, wenn der durch die Beschwerdeführerinnen in Deutschland gemachte Gebrauch zwar als rechtserhaltender Gebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG anerkannt und ihnen somit grundsätzlich prioritäre Markenrechte zuerkannt würden, derselbe Gebrauch aber im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Gebrauchspriorität unberücksichtigt bliebe und ihnen somit die Benutzung ihrer Marken in der Schweiz aus diesem Grund untersagt werden könnte.”
Für den Rechtserhalt ist qualifizierter, funktionsbezogener Gebrauch erforderlich. Nicht jede Benutzung genügt; massgeblich ist, dass die Marke als Kennzeichen im Wettbewerb Unterscheidungs‑ und Herkunftsfunktion erfüllt. Eine rein dekorative oder sonst nicht kennzeichenhafte Verwendung rechtfertigt nach Ablauf der Schonfrist grundsätzlich kein markenrechtliches Monopol.
“Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.”
Nach Anwendung der vom Gericht erörterten «erweiterten Minimallösung» kann ein für den relevanten Zeitraum glaubhaft gemachter Gebrauch höchstens auf den registrierten Oberbegriff ausgeweitet werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch in dem zugrunde liegenden Entscheid eine indirekte bzw. umgekehrte Anwendung dieser Lösung — namentlich die Ausdehnung eines nicht glaubhaft gemachten Gebrauchs einer Klasse auf andere eingetragene Klassen — abgelehnt.
“Vorliegend besteht auch kein Raum für eine indirekte bzw. umgekehrte Anwendung der "erweiterten Minimallösung". Eine direkte Anwendung dieser Lösung würde bedeuten, einen für den Zeitraum nach Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft gemachten Gebrauch auf das Angebot zu erweitern, das künftig unter einer Marke erwartet werden kann. Obergrenze würde dabei der registrierte Oberbegriff bilden (vgl. Urteile des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 2.1 "PARADIS/BLANC DU PARADIS/ROUGE DU PARADIS"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.4 "Gadovist/Gadogita"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.5 "7Seven [fig.]/Sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 5.4.1 "Merci/Merci [fig.]"). Von einer indirekten bzw. umgekehrten Anwendung dieser Lösung wäre dann auszugehen, wenn sie auch auf den Fall, dass ein nicht glaubhaft gemachter Gebrauch für gewisse Produkte bzw. Dienstleistungen einer Klasse auf weitere Klassen, für welche eine Marke eingetragen ist, ausgedehnt würde. Eine solche (indirekte bzw. umgekehrte) Anwendung der erweiterten Minimallösung macht die Beschwerdeführerin auf S. 5 ihrer Beschwerde sinngemäss geltend und wird von der Beschwerdegegnerin in Rn. 19 der Beschwerdeantwort ebenfalls adressiert. Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, dass sie keine Belege betreffend diese übrigen Klassen (d.”
Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt keine Immunität für missbräuchlich eingetragene Marken. Nach der Rechtsprechung können Marken, die lediglich dazu dienen, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (sog. Defensivmarken), keinen Schutz beanspruchen. Insbesondere kann der Inhaber einer solchen missbräuchlichen Marke sich nicht auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen.
“Es ist im Auge zu behalten, dass der Gebrauch der Marke während der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann (Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Es besteht - während dieser Zeit - keine Gebrauchslast. Richtig ist aber, dass die Regel in Art. 12 MSchG missbräuchlich eingetragene Marken nicht immunisiert: Marken, die nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen, können nicht Schutz beanspruchen. Insbesondere ist es dem Inhaber einer solchen Defensivmarke verwehrt, sich auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu berufen (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; Urteile 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1; 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). In diesem Sinne sind auch die - vorab französischsprachigen - Lehrmeinungen zu verstehen, welche festhalten, dass die Aufgabe einer Marke ("l'abandon de la marque") auch vor Ende der fünfjährigen Schonfrist zum (endgültigen) Rechtsverlust führe (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 187; MEIER, a.a.O., N. 11 zu Art. 12 MSchG; derselbe, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 125). Es geht mithin um Fälle von Missbräuchlichkeit, in denen die Marke verteidigt wird, obwohl keine Absicht besteht, sie wieder zu gebrauchen. Solche Umstände sind vorliegend nicht festgestellt. Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen während 20 Jahren durchgehend im Zusammenhang mit Waren gebraucht, für welche die Marke beansprucht wird. Weder wäre erkennbar, dass die Marke mit der Absicht aufrechterhalten wird, die Schaffung neuer Marken zu behindern oder den Registerbestand künstlich aufzublähen, noch wird bestritten, dass die Marke die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion weiterhin erfüllt.”
Bei verzögerter Nutzung ist das vorgängig bestehende konkrete Nutzungspotenzial glaubhaft zu machen; das geplante Gebrauchsvorhaben muss ernsthaft und wirtschaftlich vernünftig erscheinen.
“Or, aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée dans ce but, même si la paternité de l'idée à l'origine de la marque revient au défendeur ou que celui-ci affirme avoir eu l'habitude d'enregistrer les signes d'autres établissements publics créés dans des circonstances qui n'ont pas été alléguées. En outre, l'usage allégué par le défendeur n'a fait l'objet d'aucune offre de preuve, sinon la déclaration de l'intéressé; en tout état, déjà au moment du dépôt, cet usage apparaissait très compromis, dans la mesure où l'établissement a été rapidement connu sous son enseigne, en particulier au travers d'une importante couverture médiatique. Ainsi, à supposer même que l'intention du défendeur ait consisté uniquement, ainsi qu'il l'affirme, à manifester le travail qu'il avait accompli en identifiant le nom "A______", on peine à discerner quel usage concret aurait pu et pourrait encore être effectué d'une marque correspondant à ce signe, en particulier celui qui a été allégué, à savoir l'ouverture d'un restaurant spécialisé dans le 2______. Si la loi prévoit qu'un usage de marque peut être différé dans le temps, en particulier pour l'introduire sur le marché, dans le délai légal de cinq ans prévu par l'art. 12 LPM, cet usage doit être sérieux et économiquement raisonnable; dans le cas d'espèce, cette condition ne paraît pas pouvoir être réalisée. Certes l'établissement exploité par la demanderesse a été ouvert en septembre 2020, sous l'enseigne "A______", choisie depuis plusieurs mois, sans qu'un enregistrement de marque n'ait été effectué; ce n'est, en effet, que deux mois et demi plus tard que E______, et non la demanderesse, y a procédé, soit après le licenciement du défendeur et le dépôt opéré par ce dernier. E______ a déclaré qu'il ignorait ce dépôt, ce qui n'a pas été contesté par le défendeur, de sorte qu'il n'y a pas à y voir une supposée démarche de rétorsion. En tout état, cet enregistrement s'inscrit dans le prolongement du démarrage de l'entreprise, réelle, et dont rien n'indique qu'elle ne se poursuivrait pas à ce jour. Le défendeur a fait valoir, dans le cadre de son argumentation à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que la marque n'aurait pas acquis une notoriété importante auprès du public, vu la brièveté de la période d'exploitation au début de la présente procédure.”
Liegt identischer Wortlaut zwischen der streitgegenständlichen Marke und einer eigenen Marke vor und wird geltend gemacht, die fremde Marke sei ohne Gebrauchsabsicht bzw. missbräuchlich hinterlegt worden, begründet dies für das Vorgehen wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 MSchG ein ausreichendes Feststellungsinteresse.
“Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, gerichtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht. Fehlt ein ausreichendes rechtliches Interesse, ist auf die Klage nicht einzu- treten (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ausreichend ist das Feststellungsinteresse rechtsprechungsgemäss, "wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert" (BGE 136 III 102 E. 3.1). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtge- brauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; BGer Urteil - 7 - 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 1.1.). In diesem Fall fehlt das Feststellungsinteresse nur dann, wenn die klagende Partei die fragliche Marke gar nicht benützen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; S TAUB, in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzge- setz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N 57; FRICK, in: David / Frick, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz. Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 MSchG N 24). Vorliegend begründet die Klägerin ihr Fest- stellungsinteresse damit, dass die streitgegenständliche Marke in den Schutzbe- reich ihrer eigenen Markenrechte falle und ohne Gebrauchsabsicht resp. in miss- bräuchlicher Absicht hinterlegt worden sei (act. 1 Rz. 5 und Rz. 39). Damit und mit Blick auf den identischen Wortlaut der streitgegenständlichen Marke und der Mar- ke der Klägerin ist das hinreichende Rechtsschutzinteresse der Klägerin ohne Weiteres gegeben.”
Für die Glaubhaftmachung bzw. den Beweis des Gebrauchs ist nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar auf der Ware oder deren Verpackung erscheint. Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung der Marke in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten nachgewiesen werden.
“Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 7). Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.”
Der Nichtgebrauch kann durch eine Löschungs- oder eine Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Für den rechtserhaltenden Gebrauch verlangt die Rechtsprechung, dass die Marke im Inland, im Wirtschaftsverkehr und ernsthaft als Identifikationsmittel verwendet wird; blosser Scheingebrauch reicht nicht aus.
“die Marke muss als Identifizie- rungsmittel eingesetzt werden, (ii) im Wirtschaftsverkehr erfolgen, d.h. die Marke muss ein im Wirtschaftsverkehr frei erhältliches Angebot kennzeichnen, (iii) ernst- haft sein, d.h. bloss Scheingebrauch genügt nicht, und schliesslich muss die Mar- ke (iv) im Inland gebraucht werden (Urteile des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3. und 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; E UGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, 4. Aufl. 2017, N. 781; MARKUS WANG, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 11 MSchG; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzge- setz, 3. Aufl. 2017, N. 6 ff. zu Art. 11 MSchG; EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1303; C HRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Mar- kenschutzgesetz, 2002, N. 9 zu Art. 11 MSchG; zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCA- TELLI , Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 115 ff., S. 9 ff.). Zu den Folgen des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG): Soweit sich ergibt, dass der Markeninhaber im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, die Marke (a.) während einer Karenzfrist von fünf Jahren nicht gebraucht und (b.) hierfür keine wichtigen Gründe vorliegen, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen. Somit verliert er im Wesentlichen seine Abwehransprüche und den zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz bezüglich des- jenigen Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der nicht gebraucht - 32 - wird (B ERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 28 f. und 33 ff. zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.O., N. 36 ff. zu Art. 12 MSchG; vgl. zum Ganzen KARIN BÜRGI LOCATEL- LI , a.a.O., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Löschungs- oder Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke gänzlich ruhen, es besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsätzlich muss der Inhaber auch keine An- strengungen tätigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu- nehmen (B ERNARD VOLKEN, a.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Gebrauch der Marke in einem Vertragsstaat im Sinne des Staatsvertrags (Art. 5 Abs. 1) grundsätzlich so zu verstehen, dass er einzig die schweizerische fünfjährige Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 MSchG aufschiebt. Eine weitergehende Ausdehnung des Staatsvertragsbegriffs wird von der Gerichtsstellenäusserung nicht gestützt.
“Vorerst ist festzuhalten, dass das Bundesgericht entgegen der Beschwerdegegnerin im Rückweisungsentscheid den Staatsvertrag nicht ausgelegt hat. Auch in dem von der Beschwerdegegnerin zitierten Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 fand aus prozessualen Gründen keine solche Auslegung statt (vgl. zit Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 E. 5.5). 6.2.3.1. Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt". 6.2.3.2. Dieser Wortlaut spricht für eine enge Auslegung in dem Sinn, dass der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im andern Vertragsstaat - in der Schweiz 5 Jahre gemäss Art. 12 MSchG - aufschiebt (ebenso: MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 S. 610 ff., 616). Entgegen den Beschwerdeführerinnen ergibt sich auch aus der Botschaft (Botschaft vom 24. Mai 1892 betreffend das mit Deutschland getroffene Uebereinkommen zum gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, BBl 1892 III 247 ff., 250 f.) nichts anderes - im Gegenteil. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, an der erwähnten Stelle werde gesagt, dass mit Art. 5 " (i) n Beziehung auf Ausbeutung des gewerblichen Eigenthums (...) die beiden vertragschließenden Theile gleichsam zu einem einzigen Gebiete" vereinigt würden. Das trifft zu; aber unmittelbar danach wird diese Aussage einschränkend unter Bezugnahme auf die Gebrauchsschonfrist präzisiert; es bestehe ein einziges Gebiet "in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Theils oder wegen Import vorgesehene Erlöschungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des andern Theiles oder die Einfuhr von dem Gebiete dieses andern Theiles aus stattfindet" (ebenso: BEBI, a.”
“Vorerst ist festzuhalten, dass das Bundesgericht entgegen der Beschwerdegegnerin im Rückweisungsentscheid den Staatsvertrag nicht ausgelegt hat. Auch in dem von der Beschwerdegegnerin zitierten Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 fand aus prozessualen Gründen keine solche Auslegung statt (vgl. zit Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 E. 5.5). 6.2.3.1. Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt". 6.2.3.2. Dieser Wortlaut spricht für eine enge Auslegung in dem Sinn, dass der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im andern Vertragsstaat - in der Schweiz 5 Jahre gemäss Art. 12 MSchG - aufschiebt (ebenso: MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 S. 610 ff., 616). Entgegen den Beschwerdeführerinnen ergibt sich auch aus der Botschaft (Botschaft vom 24. Mai 1892 betreffend das mit Deutschland getroffene Uebereinkommen zum gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, BBl 1892 III 247 ff., 250 f.) nichts anderes - im Gegenteil. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, an der erwähnten Stelle werde gesagt, dass mit Art. 5 " (i) n Beziehung auf Ausbeutung des gewerblichen Eigenthums (...) die beiden vertragschließenden Theile gleichsam zu einem einzigen Gebiete" vereinigt würden. Das trifft zu; aber unmittelbar danach wird diese Aussage einschränkend unter Bezugnahme auf die Gebrauchsschonfrist präzisiert; es bestehe ein einziges Gebiet "in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Theils oder wegen Import vorgesehene Erlöschungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des andern Theiles oder die Einfuhr von dem Gebiete dieses andern Theiles aus stattfindet" (ebenso: BEBI, a.”
Nach der Rechtsprechung ist der Gebrauch der Marke in einem Vertragsstaat so zu verstehen, dass er die schweizerische Nichtgebrauchsfrist nach Art. 12 MSchG aufschiebt; eine Aufhebung der Frist wird damit nicht bejaht.
“Vorerst ist festzuhalten, dass das Bundesgericht entgegen der Beschwerdegegnerin im Rückweisungsentscheid den Staatsvertrag nicht ausgelegt hat. Auch in dem von der Beschwerdegegnerin zitierten Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 fand aus prozessualen Gründen keine solche Auslegung statt (vgl. zit Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 E. 5.5). 6.2.3.1. Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt". 6.2.3.2. Dieser Wortlaut spricht für eine enge Auslegung in dem Sinn, dass der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im andern Vertragsstaat - in der Schweiz 5 Jahre gemäss Art. 12 MSchG - aufschiebt (ebenso: MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 S. 610 ff., 616). Entgegen den Beschwerdeführerinnen ergibt sich auch aus der Botschaft (Botschaft vom 24. Mai 1892 betreffend das mit Deutschland getroffene Uebereinkommen zum gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, BBl 1892 III 247 ff., 250 f.) nichts anderes - im Gegenteil. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, an der erwähnten Stelle werde gesagt, dass mit Art. 5 " (i) n Beziehung auf Ausbeutung des gewerblichen Eigenthums (...) die beiden vertragschließenden Theile gleichsam zu einem einzigen Gebiete" vereinigt würden. Das trifft zu; aber unmittelbar danach wird diese Aussage einschränkend unter Bezugnahme auf die Gebrauchsschonfrist präzisiert; es bestehe ein einziges Gebiet "in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Theils oder wegen Import vorgesehene Erlöschungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des andern Theiles oder die Einfuhr von dem Gebiete dieses andern Theiles aus stattfindet" (ebenso: BEBI, a.”
Wird das Warenverzeichnis wegen einer angenommenen Täuschungsgefahr eingeschränkt, reduziert dies den Schutzumfang der eingetragenen Marke auf die verbleibenden Waren. Gebrauch der Marke an Waren anderer Herkunft gilt für die eingeschränkten Waren nicht als rechtserhaltender Gebrauch; dies kann nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zum Verlust des Markenrechts für die nicht gebrauchten, eingeschränkten Waren führen.
“Die Rechtsprechung stützt sich dabei auf das gesetzgeberische Anliegen, jede ernsthaft in Betracht fallende - wenn auch nur abstrakte - Gefahr der Irreführung zu bannen (siehe vorangehende E. 2.3 f.). Im Eintragungsverfahren verfügt das IGE nicht über konkrete Informationen zum (tatsächlichen oder zukünftigen) Gebrauch des hinterlegten Zeichens und insbesondere zur Herkunft der Waren, für welche die Marke gebraucht werden soll. Aus diesem Grund ist ohne Weiteres eine Täuschungsgefahr anzunehmen, wenn eine Herkunftsangabe als Marke eingetragen werden soll, ohne dass das Warenverzeichnis auf Produkte mit entsprechender Herkunft eingeschränkt wird. BGE 147 III 326 S. 331 Diese Einschränkung des Warenverzeichnisses hat zwei Folgen: Einerseits hat sie einen präventiven Effekt, indem die Täuschungsgefahr de facto minimiert wird. Andererseits beeinflusst sie direkt den Schutzumfang der Marke, da dieser von den beanspruchten Waren abhängt (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG); ein Gebrauch des Zeichens mit Waren anderer Herkunft stellt keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar und führt gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG zum Verlust des Markenrechts (Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2; siehe ferner BGE 132 III 770 E. 3.2).”
Die Einrede des Nichtgebrauchs ist nicht von Amtes wegen zu prüfen; sie muss von der Gegenpartei im Verfahren als Einrede geltend gemacht werden.
“Dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG folgend verliert ein Markeninhaber das Recht, seine Marke durchzusetzen, wenn er diese während fünf Jahren nicht gebraucht. Dieser Durchsetzungsverlust ist indessen nicht von Amtes wegen zu berücksichtigen; vielmehr muss das mit ihm einhergehende Abwehrrecht im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG von der Gegenpartei als Einrede geltend gemacht werden (siehe dazu auch Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor E. 6.2.3).”
In einer zivilrechtlichen Klage genügt die blosse Voraussicht nicht: Der Markeninhaber muss den ernsthaften Gebrauch der Marke während der massgeblichen Fünfjahresperiode substantiiert und mit konkreten Beweismitteln darlegen. Für den Beginn der Fünfjahresfrist kann auf den Zeitpunkt abgestellt werden, in dem der Nichtgebrauch geltend gemacht wurde. Verpflichtungen der Gegenpartei zur prozessualen Mitwirkung entlasten den Inhaber nicht vom Beweislastgrundsatz.
“Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans, c'est bien la date à laquelle est invoqué le non-usage de la marque litigieuse dans la réponse à l'opposition devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle qui fait courir, rétroactivement, le délai de cinq ans (arrêt TC FR 102 2015 287 du 22 août 2017 consid. 3.3 [cf. arrêt TF 4A_515/2017]). Bien qu'elle ne corresponde pas, à deux semaines près, à la date de la réponse formellement adressée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le 25 juin 2013, la date du 11 juin 2013 n'a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral ni par la demanderesse ni par la défenderesse. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du raisonnement du Tribunal administratif fédéral concernant la période du délai de carence de cinq ans, qui s'étend du 12 juin 2008 au 13 juin 2013, durant laquelle l'usage de la marque ensati-nail (fi doit être prouvé par la défenderesse. La question de savoir si, dans le cadre de la jonction de deux procédures d'opposition, c'est la réponse à la première ou à la seconde opposition dans laquelle le recourant fait valoir le défaut d'usage qui est pertinente peut, au demeurant, rester ouverte. 2.3. Contrairement à la procédure d’opposition (art. 12 al. 3 LPM), la simple vraisemblance n’est pas suffisante dans le cadre d’une action civile (art. 221 al. 1 let. e en relation avec 150 ss CPC). Il appartient au titulaire d'apporter la preuve stricte de l'utilisation de sa marque (art. 12 al. 3 in fine LPM). Pour satisfaire à l'exigence de la (contre-) preuve, il incombe alors au titulaire d'établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que le titulaire a utilisé la marque de manière sérieuse durant la période à prendre en considération. Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d'un fait négatif. Le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage (Message LPM, 24). Néanmoins, les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid.”
“Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans, c'est bien la date à laquelle est invoqué le non-usage de la marque litigieuse dans la réponse à l'opposition devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle qui fait courir, rétroactivement, le délai de cinq ans (arrêt TC FR 102 2015 287 du 22 août 2017 consid. 3.3 [cf. arrêt TF 4A_515/2017]). Bien qu'elle ne corresponde pas, à deux semaines près, à la date de la réponse formellement adressée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le 25 juin 2013, la date du 11 juin 2013 n'a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral ni par la demanderesse ni par la défenderesse. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du raisonnement du Tribunal administratif fédéral concernant la période du délai de carence de cinq ans, qui s'étend du 12 juin 2008 au 13 juin 2013, durant laquelle l'usage de la marque ensati-nail (fi doit être prouvé par la défenderesse. La question de savoir si, dans le cadre de la jonction de deux procédures d'opposition, c'est la réponse à la première ou à la seconde opposition dans laquelle le recourant fait valoir le défaut d'usage qui est pertinente peut, au demeurant, rester ouverte. 2.3. Contrairement à la procédure d’opposition (art. 12 al. 3 LPM), la simple vraisemblance n’est pas suffisante dans le cadre d’une action civile (art. 221 al. 1 let. e en relation avec 150 ss CPC). Il appartient au titulaire d'apporter la preuve stricte de l'utilisation de sa marque (art. 12 al. 3 in fine LPM). Pour satisfaire à l'exigence de la (contre-) preuve, il incombe alors au titulaire d'établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que le titulaire a utilisé la marque de manière sérieuse durant la période à prendre en considération. Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d'un fait négatif. Le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage (Message LPM, 24). Néanmoins, les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid.”
Bei Nichtigkeitsklagen wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 MSchG werden die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse als niedriger angesehen. Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat insbesondere, wer durch deren Bestand behindert ist oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch den Inhaber behindert zu werden, namentlich Konkurrenten, die die Marke oder ein damit verwechselbares Zeichen verwenden wollen. Ein Rechtsschutzinteresse besteht jedoch nicht, wenn der Kläger das streitige Zeichen oder ein ähnliches Zeichen aus anderen Gründen bereits gar nicht benutzen kann oder darf.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem Interesse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; Frick, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosse Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; Staub, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E.”
“Das Bundesgericht hat in BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 f. das Rechtsschutzinteresse einer Klägerin zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 12 MSchG) durch die Beklagte verneint, wenn die Klägerin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen könne oder dürfe, sodass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken könne. Ein Rechtsschutzinteresse ergebe sich auch nicht aus der mittlerweile erworbenen Marktstellung, die das klägerische Produkt unter der verwendeten Marke erlangt habe, beruhe dieses doch auf einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der Klägerin am Erhalt dieser Marktstellung erscheine daher nicht schutzwürdig. In der Lehre wird gestützt auf diesen Entscheid zum Teil eine "schutzwürdige Marktposition" als eigenständiges Tatbestandselement von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erwähnt (RETO ARPAGAUS, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, N. 61 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Stämpflis Handkommentar, 2.”
Aus perspektivisch verzerrten Abbildungen gewonnene Proportionsmessungen sind als Beweismittel unzuverlässig und können — wie im zitierten Entscheid ausgeführt — den Nichtgebrauch nicht glaubhaft machen.
“Bei einer Betrachtung aus dieser Perspektive wird die untere Kante des ersten Zackens perspektivisch bedingt verkürzter dargestellt als die anderen zwei sich gegen oben zuspitzende Kanten. Eine Messung von Proportionen gestützt auf diese Abbildung führt deshalb kaum zu korrekten Ergebnissen. Dies anerkennt auch die Gesuchsgegnerin, indem sie auf die aus der Perspektive resultierenden Verzerrungen hinweist (pag. 57, Rz. 26). Schon aus diesem Grund stimmen die von der Gesuchsgegnerin angegebenen Proportionen nicht und vermögen erst recht nicht einen Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG).”
Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der ersten (inhaltlichen) Widerspruchsantwort "klar und unmissverständlich" vorzubringen. Bestimmt der Widerspruchsgegner den Umfang der Einrede ausdrücklich nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen, muss der Widersprechende den Gebrauch einzig für diesen bestrittenen Umfang glaubhaft machen; wird die Einrede nicht spezifiziert, richtet sie sich gegen die Marke als Ganzes.
“Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen, so hat er diese "klar und unmissverständlich" im Rahmen seiner ersten (inhaltlichen) Stellungnahme im Widerspruchsverfahren, meint: die Widerspruchsantwort, an die Vorinstanz vorzubringen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5, 11 und 13). Dabei bestimmt der Widerspruchsgegner in welchem Umfang er die Einrede geltend machen will (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 7). Wird die Einrede rechtzeitig erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Ist der Nichtgebrauch nicht spezifiziert behauptet, richtet sich die Einrede gegen die Widerspruchsmarke als Ganzes (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 8). Spezifiziert der Widerspruchsgegner seine Einrede des Nichtgebrauchs indes ausdrücklich nur auf bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, muss die Widersprechende den Gebrauch einzig im bestrittenen Umfang glaubhaft machen (Gasser, a.”
Missbräuchlich eingetragene Marken, die nicht zum Zweck des tatsächlichen Gebrauchs hinterlegt wurden (sogenannte Defensivmarken), sind von der Benutzungsschonfrist des Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht zu immunisieren; dem Inhaber einer solchen Marke kann es verwehrt sein, sich auf die fünfjährige Schonfrist zu berufen. Weiter wird in der Lehre und Rechtsprechung ausgeführt, dass die Aufgabe (abandon) einer Marke auch vor Ablauf der fünfjährigen Schonfrist zum endgültigen Rechtsverlust führen kann.
“Es ist im Auge zu behalten, dass der Gebrauch der Marke während der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann (Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Es besteht - während dieser Zeit - keine Gebrauchslast. Richtig ist aber, dass die Regel in Art. 12 MSchG missbräuchlich eingetragene Marken nicht immunisiert: Marken, die nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen, können nicht Schutz beanspruchen. Insbesondere ist es dem Inhaber einer solchen Defensivmarke verwehrt, sich auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu berufen (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; Urteile 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1; 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). In diesem Sinne sind auch die - vorab französischsprachigen - Lehrmeinungen zu verstehen, welche festhalten, dass die Aufgabe einer Marke ("l'abandon de la marque") auch vor Ende der fünfjährigen Schonfrist zum (endgültigen) Rechtsverlust führe (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 187; MEIER, a.a.O., N. 11 zu Art. 12 MSchG; derselbe, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S.”
“12 MSchG missbräuchlich eingetragene Marken nicht immunisiert: Marken, die nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen, können nicht Schutz beanspruchen. Insbesondere ist es dem Inhaber einer solchen Defensivmarke verwehrt, sich auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu berufen (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; Urteile 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1; 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). In diesem Sinne sind auch die - vorab französischsprachigen - Lehrmeinungen zu verstehen, welche festhalten, dass die Aufgabe einer Marke ("l'abandon de la marque") auch vor Ende der fünfjährigen Schonfrist zum (endgültigen) Rechtsverlust führe (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 187; MEIER, a.a.O., N. 11 zu Art. 12 MSchG; derselbe, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 125). Es geht mithin um Fälle von Missbräuchlichkeit, in denen die Marke verteidigt wird, obwohl keine Absicht besteht, sie wieder zu gebrauchen. Solche Umstände sind vorliegend nicht festgestellt. Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen während 20 Jahren durchgehend im Zusammenhang mit Waren gebraucht, für welche die Marke beansprucht wird. Weder wäre erkennbar, dass die Marke mit der Absicht aufrechterhalten wird, die Schaffung neuer Marken zu behindern oder den Registerbestand künstlich aufzublähen, noch wird bestritten, dass die Marke die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion weiterhin erfüllt. Im Umstand allein, dass die Beschwerdegegnerin die Marke vorderhand nicht zu benützen scheint, kann keine Missbräuchlichkeit erblickt werden. Folglich hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass die Marke weiterhin geschützt ist und die Beschwerdegegnerin das damit verbundene Markenrecht geltend machen kann.”
Macht jemand den Nichtgebrauch glaubhaft, geht die Beweislast für den tatsächlichen Gebrauch auf den Markeninhaber über. Der Gebrauch muss ernsthaft sein; rein symbolische Verwendung und sporadische Verwendung genügen nach der Rechtsprechung nicht. Zur Bestimmung der betroffenen Waren oder Dienstleistungen ist vorrangig die Nizza-Klassifikation heranzuziehen; bei weit gefassten, generischen Angaben stellt sich die Frage, ob Gebrauch für einzelne Unterkategorien bzw. bestimmte Arten den Schutz für den gesamten generischen Begriff deckt.
“L’usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée sont assimilés à l’usage de la marque (al. 2). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services; en d'autres termes, la marque doit être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif, condition qui est remplie dès que la marque est apposée sur la marchandise ou son emballage (ATF 139 III 424 consid. 2.4; 88 II 28 consid. II/3b). L'usage de la marque doit être sérieux. Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire (art. 12 al. 3 LPM). 2.1.2 Pour déterminer si les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est utilisée figurent sur la liste enregistrée, on se fondera en premier lieu sur la classification de Nice, en prenant en considération les révisions et modifications dont elle a fait l'objet. On tiendra aussi compte du langage courant ou de la terminologie utilisée dans le secteur économique concerné (Meier, op. cit., n. 24 ad art. 11 LPM). Afin d'obtenir une protection complète d'une marque, les titulaires ont souvent recours en pratique à une description très large et très ouverte de leurs produits ou de leurs services. En particulier, ils utilisent souvent les termes génériques de la classification de Nice, ce d'autant que cela facilite l'enregistrement. La question se pose dès lors de savoir si l'usage de la marque pour certains produits relevant d'un terme générique est considéré comme un usage de l'ensemble du terme générique enregistré, ou s'il est limité aux différents types produits particuliers pour lesquels la marque est utilisée (Volken, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3e éd.”
Die in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehene fünfjährige Schonfrist gilt nicht nur zwischen Eintragung und erstmaliger Gebrauchsaufnahme, sondern kann auch nach einem nachträglichen Gebrauchsunterbruch einschreiten. Entscheidend ist der tatsächliche, markenmässige Gebrauch; hierfür sind entsprechende Nachweise zu erbringen. Bei Modifikationen des Zeichens (z. B. neues Logo) kann der Gebrauch des geänderten Zeichens nach Art. 11 Abs. 2 MSchG weiterhin als Gebrauch der eingetragenen Marke gewertet werden.
“Die Vorinstanz hielt fest, dass die CH-Marke Nr. 2P-434099 seit September 2018 nicht mehr gebraucht werde, indes noch von der fünfjährigen Schonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG profitiere. Die Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin könne sich daher noch auf diese Marke berufen, um gestützt darauf ihr Markenrecht gegenüber der Beschwerdeführerin durchzusetzen. Die Beschwerdeführerin rügt, im vorliegenden Fall sei der Gebrauch der Marke definitiv aufgegeben worden. In einem solchen Fall finde die Schonfrist von Art. 12 MSchG keine Anwendung.”
“In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass sie die CH-Marke Nr. 2P-434099 weiterhin gebrauche, mithin kein Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliege. Denn das neue Logo weiche nicht wesentlich von der eingetragenen Marke ab; der Gebrauch dieses Zeichens gelte daher gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch als Gebrauch der Marke. Nachdem festgestellt ist, dass sich die Beschwerdegegnerin ohnehin auf die Gebrauchsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen kann, ist auf dieses Argument nicht weiter einzugehen.”
“Eine Marke ist nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol. Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 S. 426). Art. 12 MSchG beschlägt die Folgen des Nichtgebrauchs einer Marke, die gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung darin bestehen, dass der Inhaber der Marke sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Indes sieht Art. 12 Abs. 1 MSchG eine Gebrauchsschonfrist von 5 Jahren vor: Die Folgen des Nichtgebrauchs treten demnach erst ein, wenn der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht. Diese Schonfrist soll es ermöglichen, eine Marke bereits im Vorfeld einer unter Umständen langandauernden Markteinführung zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, sie vorzeitig wieder zu verlieren (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 383 Rz. 1290; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 7/8/2009, S. 548; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 12 MSchG). Indes ist im Schrifttum anerkannt, dass diese Schonfrist nicht nur in der Zeit zwischen Eintragung und erstmaliger Gebrauchsaufnahme, sondern auch bei einem Gebrauchsunterbruch nach bereits erfolgter Gebrauchsaufnahme greift (ERIC MEIER, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N.”