Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.
31 commentaries
Hinterlegungen durch nahe stehende Dritte (z. B. Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen oder Strohmänner) können als Eintragung zugunsten des Nutzungsberechtigten i.S.v. Art. 4 MSchG behandelt werden. Voraussetzung ist, dass die Hinterlegung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch steht.
“88 vertraglichen Anspruch handelt. Es wird in der Lehre daher zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 4 MSchG; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 4 MSchG; JACQUES DE WERRA, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 f. zu Art. 4 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 10 zu Art. 4 MSchG; zum deutschen Recht etwa DANIELA N. SCHORK, in: Markengesetz, Nordemann/Nordemann-Schiffel [Hrsg.], 4. Aufl. 2023, § 11 Rz. 9; vgl. auch FRANZ HACKER, in: Markengesetz, Kommentar, Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], 12. Aufl. 2018, § 11 Rz. 9; Urteil I ZR 164/05 des deutschen Bundesgerichtshofs [BGH] vom 10. April 2008, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen [BGHZ] 176 [2008] S. 121 Rz. 17, wonach die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten der Eintragung durch den Agenten selbst gleichsteht).”
“Das Bundesgericht klärte im Rückweisungsurteil einzig den Begriff des "Nutzungsberechtigten", gegen den sich Art. 4 MSchG richtet. Dabei hielt es fest, mit Blick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG seien an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Die Markeneintragung könne auch durch eine nahestehende Person des zur Zeichenverwendung ermächtigten Vertragspartners des Markeninhabers erfolgen. Erfasst würden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (BGE 150 III 83 E. 3.2.2). Es folgerte für den vorliegenden Fall, aufgrund dieser weiten Fassung der Person der "nutzungsberechtigten Vertragspartei" könne nicht a priori ausgeschlossen werden, dass sich die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 auf Art. 4 MSchG berufen könne. Der Hinweis der Vorinstanz, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc.”
Eigenständige vom Agenten geschaffene «Zweitmarken» fallen nicht in den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG. Trägt der Agent eine eigene Marke für die vom Geschäftsherrn eingeführten Waren ein und macht er diese Marke im Markt bekannt, kann der Geschäftsherr nach Vertragsende deren Löschung oder Übertragung nicht gestützt auf Art. 4 MSchG verlangen. Bestehen Ansprüche des Geschäftsherrn gegen die Eintragung oder Verwendung, so sind diese allenfalls vertraglich zu begründen, nicht hingegen aus Art. 4 MSchG.
“Nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG fallen "Zweitmarken" des Agenten. Fügt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenständige Marke hinzu, unter welcher er die eingeführten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der Geschäftsherr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weder die Löschung noch die Übertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestützt auf allfällige vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestützt auf Art. 4 MSchG, gegen die Eintragung oder Verwendung solcher Marken vorgehen (Willi, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG; Matthias Städeli, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/ Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 4 MSchG; Wang, a.a.O., N. 8 zu Art. 4 MSchG).”
Haben die Parteien die Koexistenz ihrer Kennzeichen zumindest konkludent hingenommen oder bewusst vereinbart, steht dies einem Anspruch der klagenden Partei nach Art. 4 MSchG (bessere Berechtigung) entgegen.
“Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C._____ und C._____ ver- einbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Mar- kenanmeldung des Kennzeichens CLUB C._____ nicht als Agentin, und die Klä- gerin kann sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Aus den gleichen Gründen kann die Klägerin auch keine bessere Be- - 27 - rechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen. Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend ge- machten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zu- nächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechs- lungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts än- dern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen C._____ und CLUB C._____ nebeneinander bestehen, und damit eine Verwechs- lungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.”
Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschäftsherr, wenn er die betreffende Marke bereits vor der Hinterlegung durch den Agenten im In- oder Ausland selbst markenmässig gebraucht hat, wenn Dritte mit seiner Zustimmung markenmässig für ihn gebraucht haben, oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte am Zeichen besitzt. Die bessere Berechtigung muss zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung bereits bestanden haben (es handelt sich um ein prioritäres Recht). Stellvertretender Gebrauch durch den Vertreter oder eine nicht‑markenmässige Benutzung in der Geschäftskorrespondenz genügt nicht zur Begründung eines eigenen Rechts.
“Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschäftsherr ("Inhaber"), wenn er die betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmässig) gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begründung eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke genügen weder der stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmässige) Benutzung in der Geschäftskorrespondenz des Geschäftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der Geschäftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritäres Recht handeln (Willi, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; Wang, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; Städeli, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG; Florent Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic! 2009 S. 544 ff., S. 546).”
In der vorliegenden Entscheidung hat das Gericht festgestellt, dass die in der Schweiz eingetragene Partei als Händler/Wiederverkäufer die Marken der Klägerin nutzt und daher keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Die Eigentumsrechte werden der Klägerin zugerechnet; die Beklagte trat demnach als Agentin i.S.v. Art. 4 MSchG auf.
“Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A. » und andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Beklagten – abgesichert hatte. Wie bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsführer der Beklagten B. in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Eigentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat.”
“Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A. » und andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Beklagten – abgesichert hatte. Wie bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsführer der Beklagten B. in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Eigentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat.”
Prioritäre Eintragungen oder frühere Benutzung der Marke in denselben Klassen in Deutschland und/oder der EU können den Anspruch des Markeninhabers gegen eingetragene Agentenmarken stützen. Art. 4 MSchG setzt aber voraus, dass der Inhaber ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der Marke geltend machen kann; zudem ist regelmässig eine vertragliche Verbindung mit dem Vertreter/Agenten relevant.
“Das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts erachtet den Verfügungsanspruch der Klägerin mit Bezug auf die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und Beweismittel beider Parteien als hinreichend glaubhaft gemacht. Nach Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben (sog. Agentenmarken). Art. 4 MSchG setzt voraus, dass der Inhaber einer Marke ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, d.h. ein besseres Recht an der Marke hat (SHK MSchG-Wang, 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 7 ff.). Darüber hinaus muss der Inhaber der Marke mit dem angemassten Inhaber der Marke vertraglich verbunden sein, wobei dieser Vertrag die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie die Ermächtigung zum Gebrauch der fremden Marke zum Inhalt haben muss. Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines Geschäftsherrn eigenmächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (BGer 4A_290/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2; BGE 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3; SHK MSchG-Wang, 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 10 ff.; BSK MSchG-Städeli, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 11 m.w.H.). Die Klägerin hat in ihren Rechtsschriften glaubhaft vorgetragen und belegt, dass sie die streitgegenständlichen Marken in den gleichen Klassen für identische oder sehr ähnliche Waren und Dienstleistungen in Deutschland und/oder der Europäischen Union prioritär auf ihren Namen hat eintragen und schützen lassen (mit Ausnahme der Zeichen Nr.”
Eine pauschale Zurückweisung des Art. 4 MSchG gegenüber einer nicht Vertragspartei (z. B. einer Konzerngesellschaft) ist nicht zulässig. In jedem Einzelfall ist zu prüfen, ob die Eintragung in Zusammenhang mit der konzerninternen bzw. autorisierten Nutzung der Marke steht und ob die weiteren Voraussetzungen des Schutzausschlusses vorliegen.
“Die Vorinstanz verkennt den Schutzzweck von Art. 4 MSchG, indem sie dem von der Klägerin angerufenen Schutzausschlussgrund mit dem blossen Hinweis darauf die Anwendung versagt, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc. GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei. Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die Bc. GmbH. Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der Bc. GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem BGE 150 III 83 S. 89 Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch. Eine auf Art.”
“4 MSchG, indem sie dem von der Klägerin angerufenen Schutzausschlussgrund mit dem blossen Hinweis darauf die Anwendung versagt, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc. GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei. Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die Bc. GmbH. Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der Bc. GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem BGE 150 III 83 S. 89 Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch. Eine auf Art. 4 MSchG gestützte Schutzverweigerung ist in diesem besonderen Fall entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ausgeschlossen. Die Vorinstanz ist zu Unrecht davon ausgegangen, die Klägerin könne sich gegenüber der Beklagten 1 von vornherein nicht auf Art. 4 MSchG berufen. Entsprechend hat sie ungeprüft gelassen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind, was die Beklagten in Abrede stellen.”
“4 MSchG, indem sie dem von der Klägerin angerufenen Schutzausschlussgrund mit dem blossen Hinweis darauf die Anwendung versagt, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc. GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei. Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die Bc. GmbH. Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der Bc. GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem BGE 150 III 83 S. 89 Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch. Eine auf Art. 4 MSchG gestützte Schutzverweigerung ist in diesem besonderen Fall entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ausgeschlossen. Die Vorinstanz ist zu Unrecht davon ausgegangen, die Klägerin könne sich gegenüber der Beklagten 1 von vornherein nicht auf Art. 4 MSchG berufen. Entsprechend hat sie ungeprüft gelassen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind, was die Beklagten in Abrede stellen.”
Art. 4 MSchG kann in provisorischen Verfahren ergänzend berücksichtigt werden, etwa zur Begründung oder Ergänzung von Verfügungsbeschränkungen, wenn der registrierende Dritte den Schutzumfang ohne Zustimmung verändert (z. B. einseitige Änderungen am Markenauftritt) und dadurch ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
Art. 4 MSchG schützt den wirtschaftlichen Inhaber gegenüber einem Agenten, Vertreter oder sonstigen Nutzungsberechtigten typischerweise nur in der besonderen Konstellation, in der der Nutzungsberechtigte die Marke mit Zustimmung des Inhabers benutzt hat und sodann ohne Ermächtigung auf seinen Namen eintragen lässt oder die Eintragung nach Wegfall der Zustimmung im Register belässt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt dies in der Regel ein Vertragsverhältnis zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem voraus, das eine Ermächtigung zum Markengebrauch sowie eine Pflicht zur Wahrung der geschäftlichen Interessen bzw. zur Treue gegenüber dem Inhaber umfasst.
“Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1, mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (BGE 150 III 83 E.”
“Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (BGE 143 III 216 E. 2.1 mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (BGE 143 III 216 E.”
“4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftli- chen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem an- deren zur Nutzung der Marke Ermächtigten, der die Marke während der Dauer der Zusammenarbeit in eigenem Namen eintragen lässt und die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhält (W ANG, in: Handkom- mentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 1). Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsbe- rechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (W ANG, a.a.O., Art. 4 N 7 m.H.). Erforderlich ist jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hin- terleger zunächst mit Willen des Inhabers erfolgte (W ANG, a.a.O., Art. 4 N 10). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre setzt die Anwendung von Art. 4 MSchG neben der Ermächtigung zum Markengebrauch auch das Vorliegen eines Vertrages zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Inhabers zum Gegen- stand hat (BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2012 E. 3.2.1; WANG, a.a.O., Art. 4 N 12 m.H.).”
Die Vorinstanz hat die streitigen Zeichen als Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG eingeordnet und daraufhin deren Löschung angeordnet.
“Die Beschwerde der Beklagten 1 richtet sich gegen die vollständige Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI", sowie der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) der Beklagten 1, wie sie in Dispositivziffer 1 Absatz 1 des angefochtenen Urteils angeordnet wurde. Die Vorinstanz begründete diese Anordnung nach bundesgerichtlicher Rückweisung damit, es handle sich um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG.”
Bei einer Übertragungsklage mit Bezug auf Art. 4 MSchG muss der Kläger seine bessere Berechtigung gegenüber dem Eingetragenen nachweisen. Die Klage kann nur eingetragene Marken betreffen, die beim Obsiegen tatsächlich dem Kläger zustehen würden (also solche Marken, die dem Kläger realiter zugekommen wären, wenn er sie selbst angemeldet hätte).
“1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich- tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra- gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen- tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (F RICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheis- sung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst ange- meldet hätte (S TAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). - 25 -”
Art. 4 kann nicht nur bei Eintragungen ohne Zustimmung gelten, sondern auch wenn eine anfänglich erteilte Zustimmung bis spätestens zur Vertragsaufhebung widerrufen wird. Ebenso ist eine Markenanmeldung nach Beendigung der vertraglichen Beziehung nur dann vom Schutz des Art. 4 erfasst, wenn zwischen Vertragsende und Anmeldung eine solche zeitliche Nähe besteht, dass die Anmeldung als Verletzung der postvertraglichen Treuepflicht angesehen werden kann.
“La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’est pas déterminante. La protection de l’art. 4 LPM est invocable en cas d’identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu’un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S’agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l’art. 4 LPM est applicable pour autant qu’il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn. 1, 12 ss ad art. 4 LPM ; TF 4A_128/2013 du 30 septembre 2013). c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le 23 décembre 2018, le [...] a conclu un contrat avec la société [...], devenue [...]. Le contrat prévoyait que le premier chargeait la seconde de créer la requérante, notamment en négociant les accords nécessaires avec les universitaires partenaires [...], en établissant le programme d’études, en réalisant le logo et le site web, en mettant en place la logistique, en engageant des professeurs, ainsi qu’en organisant la campagne de recrutement des étudiants. Le contrat restait en vigueur durant trois ans et était prolongé tacitement, sauf résiliation par l’une des parties au plus tard six mois avant son expiration.”
“4 LPM n’est pas applicable en cas d’enregistrement non autorisé d’autres signes distinctifs qu’une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s’applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l’autorisation d’usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui. La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’est pas déterminante. La protection de l’art. 4 LPM est invocable en cas d’identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu’un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S’agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l’art. 4 LPM est applicable pour autant qu’il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn. 1, 12 ss ad art. 4 LPM ; TF 4A_128/2013 du 30 septembre 2013). c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le 23 décembre 2018, le [...] a conclu un contrat avec la société [...], devenue [...]. Le contrat prévoyait que le premier chargeait la seconde de créer la requérante, notamment en négociant les accords nécessaires avec les universitaires partenaires [.”
“Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S’agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l’art. 4 LPM est applicable pour autant qu’il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn. 1, 12 ss ad art. 4 LPM ; TF 4A_128/2013 du 30 septembre 2013). c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le 23 décembre 2018, le [...] a conclu un contrat avec la société [...], devenue [...]. Le contrat prévoyait que le premier chargeait la seconde de créer la requérante, notamment en négociant les accords nécessaires avec les universitaires partenaires [...], en établissant le programme d’études, en réalisant le logo et le site web, en mettant en place la logistique, en engageant des professeurs, ainsi qu’en organisant la campagne de recrutement des étudiants. Le contrat restait en vigueur durant trois ans et était prolongé tacitement, sauf résiliation par l’une des parties au plus tard six mois avant son expiration. Dans ce cadre, la société [...] et la requérante ont été créées et inscrites au registre du commerce de [...], respectivement les 26 mars et 20 mai 2019. Un programme d’enseignement a été mis en œuvre conjointement entre des établissements universitaires [...] et la requérante. Cette dernière a déposé auprès de l’IPI la marque verbale et figurative « G.”
Unter besonderen Umständen — namentlich langjährige Duldung der Nutzung, enge Vertrauens‑/Exklusivverhältnisse, klägerische Investitionen zur Marken‑/Produktentwicklung und besondere Loyalitätspflichten des Agenten — kann trotz Eintragung oder Nutzung durch den Agenten ein Anspruch des Geschäftsherrn gegen die Eintragungserstellerin als Agentenmarke gerechtfertigt erscheinen. Vor diesem Hintergrund können zur Wahrung des Anspruchs während eines Verfahrens auch provisorische Sicherungsmassnahmen in Betracht kommen, soweit dies nötig erscheint.
“Bei den streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen handle es sich folglich um mindestens offensichtlich verwechslungsfähige Zeichen. Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die Rechte an der Dachmarke «A. » sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten explizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Markenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage mangels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose positiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben.”
Art. 4 MSchG greift auch, wenn eine anfänglich erteilte Zustimmung nachträglich widerrufen wird; der Schutzverlust tritt spätestens mit der Beendigung des Vertrags ein. Bei Markenanmeldungen nach Vertragsende ist ferner die zeitliche Nähe zwischen Vertragsende und Anmeldung relevant, damit ein Verstoss gegen die nachvertragliche Treuepflicht bejaht werden kann.
“Cette disposition vise à lutter contre l’appropriation illicite d’une marque suisse (ou d’une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l’enregistrement d’une marque par un partenaire d’affaires local intervenu sans son autorisation. Elle a pour conséquence que les marques concernées ne sont pas protégées et ne peuvent donc pas déployer d’effet. L’art. 4 LPM n’est pas applicable en cas d’enregistrement non autorisé d’autres signes distinctifs qu’une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s’applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l’autorisation d’usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui. La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’est pas déterminante. La protection de l’art. 4 LPM est invocable en cas d’identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu’un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S’agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l’art. 4 LPM est applicable pour autant qu’il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn.”
Art. 4 MSchG richtet sich gegen die unrechtmässige Aneignung einer Marke durch einen zum Gebrauch Ermächtigten (z. B. Agenten oder Vertreter) und betrifft insbesondere internationale Fälle, in denen ein ausländischer Inhaber von einem lokalen Geschäftspartner ohne seine Zustimmung Marken registriert sieht.
“261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). VI. a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif que les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses prétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la requérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à l’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques. b) Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. Cette disposition vise à lutter contre l’appropriation illicite d’une marque suisse (ou d’une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l’enregistrement d’une marque par un partenaire d’affaires local intervenu sans son autorisation. Elle a pour conséquence que les marques concernées ne sont pas protégées et ne peuvent donc pas déployer d’effet. L’art. 4 LPM n’est pas applicable en cas d’enregistrement non autorisé d’autres signes distinctifs qu’une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s’applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l’autorisation d’usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui.”
Fällt die Zustimmung des materiellen Markeninhabers zum Gebrauch durch eine Agentin (z. B. nach Kündigung einer Vertriebsbeziehung) weg, so kann die Inhaberin gemäss der zitierten Rechtsprechung die Übertragung der in der Schweiz eingetragenen Marke von der Agentin verlangen. Die Agentin ist im Rahmen der bestehenden Vertrauens-/Vertragsbeziehung gehalten, die Interessen der Inhaberin in Markenangelegenheiten zu wahren; eine unbegründete Weigerung zur Übertragung kann als Anmassung im Sinn von Art. 53 Abs. 1 MSchG gesehen werden.
“Es ist glaubhaft dargelegt, dass zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Vertriebsbeziehung bestanden hat, die es der Beklagten erlaubt hat, die Eigenmarken der Klägerin zum Import aus Deutschland in die Schweiz und zum Weiterverkauf der importierten Waren in der Schweiz zu nutzen. Daraus ergibt sich eine Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten als Agentin gegenüber der Klägerin. Die Ermächtigung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte hat bis zur Kündigung der Partnerschaft bzw. des Servicepauschalenvertrages zwischen den Parteien am 8. März 20xx bestanden. Mit dieser Kündigung ist die Zustimmung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte in der Schweiz weggefallen. Die Klägerin ist als eigentliche (materielle) Markeninhaberin gegenüber ihrer Agentin in der Schweiz gemäss Art. 4 MSchG i.V.m. Art. 53 Abs. 1 MSchG berechtigt, die Übertragung der streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu verlangen. Auf der anderen Seite ist die Beklagte als Agentin verpflichtet, die Interessen der Klägerin in Markenangelegenheiten zu wahren und die streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu übertragen. Nachdem sich die Beklagte weigert, die streitgegenständlichen Marken an die Klägerin zu übertragen, liegt eine Anmassung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor.”
Nach herrschender Lehre erfasst Art. 4 MSchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt war, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind. Das Bundesgericht hat diese Frage bisher nicht abschliessend entschieden.
“Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre dafür gehalten, dass Art. 4 MSchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu Art. 4 MSchG; Markus Wang, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 4 MSchG). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden (vgl. immerhin Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheidrelevant ist.”
Art. 4 MSchG greift insbesondere dort, wo ein lokaler Geschäftspartner ohne Zustimmung eines ausländischen Markeninhabers in der Schweiz Marken einträgt: Sind die Voraussetzungen von Art. 4 erfüllt, geniessen diese Eintragungen keinen Markenschutz und entfalten keine rechtliche Wirkung.
“Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques. b) Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. Cette disposition vise à lutter contre l’appropriation illicite d’une marque suisse (ou d’une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l’enregistrement d’une marque par un partenaire d’affaires local intervenu sans son autorisation. Elle a pour conséquence que les marques concernées ne sont pas protégées et ne peuvent donc pas déployer d’effet. L’art. 4 LPM n’est pas applicable en cas d’enregistrement non autorisé d’autres signes distinctifs qu’une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s’applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l’autorisation d’usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui. La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’est pas déterminante. La protection de l’art. 4 LPM est invocable en cas d’identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu’un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art.”
“Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. 1.5 Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird. 2. Die Prozesskosten sind im Endentscheid zu liquidieren." B.c. Alle Parteien erhoben gegen das Teilurteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 25. April 2023 Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses vereinigte die drei Verfahren und hiess mit Urteil vom 29. November 2023 die Beschwerden teilweise gut. Es hob die Ziffern 1.1 bis 1.5 des handelsgerichtlichen Teilurteils auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Verfahren 4A_290/2023, 4A_292/2023, 4A_294/2023, teilweise publ. in: BGE 150 III 83). Bezüglich der Beschwerde der Klägerin befand das Bundesgericht, das Handelsgericht sei in der vorliegenden Konstellation eines Konzernverhältnisses unzutreffend davon ausgegangen, die Klägerin könne sich gegenüber der Beklagten 1 von vornherein nicht auf Art. 4 MSchG (Agentenmarke) berufen. Entsprechend wies es die Sache zurück, damit das Handelsgericht prüfe, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt seien. Bezüglich der Beschwerden der Beklagten erkannte das Bundesgericht, das Handelsgericht habe eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) zu Unrecht bejaht. Mangels Kennzeichnungskraft scheide eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr aus. Das Bundesgericht wies daher die Sache zur Beurteilung der weiteren geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche der Klägerin zurück, da das Handelsgericht diese noch nicht geprüft hatte. C. Am 15. Februar 2024 fällte das Handelsgericht sein erneutes Urteil nach Rückweisung: In Gutheissung von Klagebegehren 4 ordnete es die vollständige Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort-/Bildmarke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.”
In der Literatur wird bei einer «gewissen Berechtigung» des Agenten für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, weil der Geschäftsherr seine Interessen gegenüber dem Agenten etwa durch vertragliche Absprachen oder durch eine rechtzeitige eigene Markenanmeldung sichern kann.
“Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassten Marke besser Berechtigten mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung zu sichern (Willi, a.a.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG; vgl. auch Wang, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.”
Art. 4 MSchG erfasst nicht nur Eintragungen durch den unmittelbar nutzungsberechtigten Vertragspartner selbst, sondern kann auch Eintragungen durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Konzernunternehmen oder Strohmänner erfassen, soweit diese Eintragungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen werden.
“4 MSchG ("Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Vertragsverhältnis voraussetzt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um einen im Markenrecht begründeten besonderen Schutzausschlussgrund und nicht um einen BGE 150 III 83 S. 88 vertraglichen Anspruch handelt. Es wird in der Lehre daher zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 4 MSchG; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 4 MSchG; JACQUES DE WERRA, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 f. zu Art. 4 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 10 zu Art. 4 MSchG; zum deutschen Recht etwa DANIELA N. SCHORK, in: Markengesetz, Nordemann/Nordemann-Schiffel [Hrsg.], 4. Aufl. 2023, § 11 Rz. 9; vgl. auch FRANZ HACKER, in: Markengesetz, Kommentar, Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], 12. Aufl. 2018, § 11 Rz. 9; Urteil I ZR 164/05 des deutschen Bundesgerichtshofs [BGH] vom 10. April 2008, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen [BGHZ] 176 [2008] S. 121 Rz. 17, wonach die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten der Eintragung durch den Agenten selbst gleichsteht).”
“Das Bundesgericht klärte im Rückweisungsurteil einzig den Begriff des "Nutzungsberechtigten", gegen den sich Art. 4 MSchG richtet. Dabei hielt es fest, mit Blick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG seien an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Die Markeneintragung könne auch durch eine nahestehende Person des zur Zeichenverwendung ermächtigten Vertragspartners des Markeninhabers erfolgen. Erfasst würden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (BGE 150 III 83 E. 3.2.2). Es folgerte für den vorliegenden Fall, aufgrund dieser weiten Fassung der Person der "nutzungsberechtigten Vertragspartei" könne nicht a priori ausgeschlossen werden, dass sich die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 auf Art. 4 MSchG berufen könne. Der Hinweis der Vorinstanz, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc.________ GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei, stehe dem nicht entgegen. Vielmehr gelte die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.________-Gruppe" gehöre und von der gleichen Organperson wie die Bc.________ GmbH geführt werde, als eng mit der Bc.________ GmbH (Vertragspartei) verbundene Gruppengesellschaft und habe als solche die strittigen Marken in unmittelbarem Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch hinterlegt (BGE 150 III 83 E. 3.2.3). Zu den weiteren Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Marken als Agentenmarken zu qualifizieren sind, äusserte sich das Bundesgericht nicht. Nachdem diese von den Beklagten bestritten wurden, wies es die Sache zu deren - offenen - Prüfung an die Vorinstanz zurück. Entgegen der Klägerin hat das Bundesgericht den Entscheid der Vorinstanz nicht "bereits massgeblich vorgespurt".”
Können Anmelderinnen nicht glaubhaft darlegen, eine eigenständige Markenstrategie für die Schweiz verfolgt zu haben, spricht die Praxis dafür, die Anmeldung als treuhänderisch bzw. als Agenteneintragung zu qualifizieren. Fehlt eine derartige glaubhafte Darlegung, kann zugunsten des Eintragenden Schutz nach Art. 4 MSchG versagt werden.
“Dass die Markenanmeldungen in der Schweiz ab August 2012 durch eine Mitarbeiterin der Beklagten erfolgt sind, ändert nichts daran, dass die Beklagte als Agentin der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG zu qualifizieren ist. Mit dem Argument, dass beide Parteien eine eigenständige Markenstrategie verfolgt hätten und die Beklagte gestützt darauf die streitgegenständlichen Markenanmeldungen in der Schweiz vorgenommen habe, gelingt es der Beklagten nicht glaubhaft zu entkräften, dass sie die betreffenden Marken in der Schweiz treuhänderisch bzw. als Agentin der Klägerin eingetragen hat. Insbesondere ist nicht glaubhaft dargetan, dass die Beklagte eigenständig eine Markenstrategie für den Schweizer Raum entwickelt und eigene Marken in der Schweiz registriert haben soll. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Beklagte daran wäre, eigens entwickelte und eingetragene Schweizer Marken zu gebrauchen, indem sie eigene Markenprodukte herstellen lässt, um sie in der Schweiz veräussern zu können. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Beklagte im Auftrag und mit Zustimmung der Klägerin die streitgegenständlichen Marken in der Schweiz hinterlegt hat, zumal die Beklagte die Eigenmarkenprodukte der Klägerin in der Schweiz importiert und weiterveräussert hat.”
Wurden die Markenrechte im Rahmen einer Übertragung oder Abspaltung — auch konkludent — an den Anmeldenden übertragen, ist Art. 4 MSchG (zustimmungslose Agentenmarke) nicht anwendbar. In diesem Fall steht der bisherigen Inhaberin kein Übertragungsanspruch nach Art. 53 MSchG zu; das Handelsgericht erwog zudem, ein allfälliger Anspruch könne verwirkt sein.
“Schliesslich berief sie sich auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG und die Generalklausel von Art. 2 UWG. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen "X.________" und "Club X.________" beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme A.________ und C.________ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am Kennzeichen "Club X.________" seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklagte übertragen worden. B.b. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage ab. Es erwog, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.________ und X.________ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten, habe die Beklagte bei der Markenanmeldung des Kennzeichens CLUB X.________ nicht als Agentin gehandelt und die Klägerin könne sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Mangels besserer Berechtigung habe die Klägerin bezüglich der Marke CLUB X.________ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Aus den gleichen Gründen könne die Klägerin auch keine bessere Berechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen. Im Sinne einer Eventualbegründung erwog das Handelsgericht, ein allfälliger Übertragungsanspruch wäre nach Art. 53 Abs. 2 MSchG auf jeden Fall bereits verwirkt. Die Klägerin habe demnach weder einen Anspruch auf Übertragung der Marke noch auf Feststellung deren Nichtigkeit. Zudem verwarf es mangels Konkurrenzsituation auch die lauterkeitsrechtliche Argumentation der Klägerin. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2023 aufzuheben und die Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen; eventualiter sei die Nichtigkeit der Marke festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtsöffnung des Entscheids zu löschen.”
“In der Folge kam es zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Berechtigung an dieser Marke. B. B.a. Mit Eingabe vom 14. Dezember 2020 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht, es sei die Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen (Klagebegehren Ziff. 1). Eventualiter sei die Nichtigkeit der Marke festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtsöffnung des Entscheids zu löschen (Klagebegehren Ziff. 2). Die Klägerin machte geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spaltung der A.________ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants "Club X.________" samt den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B.________ AG, d.h. die Beklagte, übertragen worden, nicht aber Rechte an geistigem Eigentum. Die Rechte am Zeichen CLUB X.________ seien bei der Klägerin verblieben. Bei der von der Beklagten eingetragenen Marke Nr. yyy CLUB X.________ handle es sich daher um eine zustimmungslose Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG. Sodann behauptete sie gestützt auf Art. 3 MSchG eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die von ihr hinterlegte Schweizer Marke Nr. xxx X.________. Schliesslich berief sie sich auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG und die Generalklausel von Art. 2 UWG. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen "X.________" und "Club X.________" beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme A.________ und C.________ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am Kennzeichen "Club X.________" seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklagte übertragen worden. B.b. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage ab. Es erwog, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.”
Der stellvertretende Gebrauch der Marke durch einen Agenten begründet für sich allein nicht das Entstehen eines eigenen oder 'besseren' Rechts des Geschäftsherrn an dieser Marke. Insbesondere genügt alleiniger Gebrauch durch den Agenten nicht zur Begründung eines vorbestehenden ausschliesslichen Rechts des Geschäftsherrn im Sinne von Art. 4 MSchG.
“Anders als für den rechts erhaltenden Gebrauch kann für den rechts begründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zählt in diesem Kontext nicht zu den "Dritten". Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (Willi, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG). Dem steht der Normzweck von Art. 4 MSchG entgegen, der den Inhaber eines vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung durch einen treuwidrigen Agenten schützen will. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherr aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses nicht irgendein Dritter. Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anführt, trägt demnach nicht als Begründung der "Inhaberschaft" der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das Zeichen "stets für die Klägerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht für entscheidend hält.”
“Regeste Art. 4 MSchG; Agentenmarke. An die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich Art. 4 MSchG richtet, sind keine allzu strengen Anforderungen zu stellen: Erfasst werden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (E. 3).”
Die nachträgliche Übertragung oder Eintragung der Marke an Dritte ohne Zustimmung des Inhabers kann die Passivlegitimation der ursprünglich Eingetragenen gefährden und dadurch die Fortführung des Prozesses in Frage stellen. Besteht dadurch ein glaubhaft gemachter, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, rechtfertigt dies vorsorgliche richterliche Massnahmen, etwa Verfügungsbeschränkungen.
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
“Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.”
Die blosse Schöpfung oder Verwendung einer Marke durch einen Agenten begründet nicht von sich aus eine wirtschaftliche Berechtigung des Geschäftsherrn an dieser Marke. Ohne entsprechende vertragliche Vereinbarungen erwirbt der Geschäftsherr dadurch keine wirtschaftlichen Rechte an der Marke.
“Daran ändert nichts, dass die Bc.________ GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur Begründung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Klägerin an den Zeichen weiter anführt. Vielmehr rückt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die Nähe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent die Produkte des Geschäftsherrn unter einer eigenständigen Marke vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht (Willi, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG; Städeli, a.a.O., N. 21 zu Art. 4 MSchG). Solche eigenständigen "Zweitmarken" sind vom Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bei dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenständige Marke also typischerweise für die Vermarktung der Produkte des Vertriebsgebers ein, ohne dass Letzterer dadurch an der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine diesbezüglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der von der Vorinstanz angeführte Umstand allein, dass die Bc.________ GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" im Zusammenhang mit der Vermarktung der klägerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Klägerin aufgrund von Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hätte, ist nicht festgestellt. Die Begründung der Vorinstanz für die angenommene wirtschaftliche Berechtigung der Klägerin an den Marken trägt daher nicht.”
Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Trägt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten ein, mit dem er in keiner vertraglichen Beziehung steht und der ihn nicht zum Gebrauch ermächtigt, kommt Art. 4 MSchG mangels Ermächtigung zum Gebrauch nicht in Betracht.
“Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum Gebrauch der Marke ermächtigt, muss Art. 4 MSchG mangels Ermächtigung zum Gebrauch ausscheiden (Wang, a.a.O., N. 11 zu Art. 4 MSchG; Städeli, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG; Willi, a.a.O., N. 9 zu Art. 4 MSchG).”
Art. 4 MSchG richtet sich auf die unrechtmässige Aneignung von Marken durch Personen, die in einer geschäftlichen Beziehung zum Titular stehen (z. B. Agenten, Vertreter). Die Bestimmung dient insbesondere dazu, Fälle zu erfassen, in denen – namentlich in internationalen Sachverhalten – ein ausländischer Markeninhaber durch einen lokalen Geschäftspartner ohne seine Zustimmung Marken eintragen lässt oder eingetragene Marken trotz Widerrufs der Zustimmung im Register verbleiben.
“e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). VI. a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif que les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses prétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la requérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à l’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques. b) Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. Cette disposition vise à lutter contre l’appropriation illicite d’une marque suisse (ou d’une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l’enregistrement d’une marque par un partenaire d’affaires local intervenu sans son autorisation.”
Die Verwirkungsfrist beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit der Veröffentlichung der Eintragung oder — wenn die Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Berechtigten erfolgte — mit dem Wegfall dieser Zustimmung. Es handelt sich um eine nicht unterbrechbare Verwirkungsfrist, die unabhängig von Gut- oder Bösgläubigkeit gilt. Die Verwirkung ist vom Gericht von Amtes wegen zu beachten.
“Rechtliches Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentli- chung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwir- kungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (F RICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 13; STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhängig von einer allfälli- gen Gut- oder Bösgläubigkeit (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist be- ginnt grundsätzlich mit der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Klägers vorgenommen, läuft die Frist ab Wegfall der Zustimmung (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 25 f.). Die Verwirkung hat das Gericht von Amtes wegen zu beachten (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.).”
Bei vertraglicher Zusammenarbeit ist nach der Rechtsprechung/Literatur eine zurückhaltende Auslegung von Art. 4 MSchG vertretbar. Die Literatur begründet dies damit, dass der Geschäftsherr seine Interessen gegenüber dem Nutzungsberechtigten durch vertragliche Abreden oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung sichern kann. Vor diesem Hintergrund sind die Anwendungsgrenzen von Art. 4 MSchG sorgfältig zu prüfen.
“Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassten Marke besser Berechtigten mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 III 83 E. 3.2.1; 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung zu sichern (Willi, a.a.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG; vgl. auch Wang, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.”
Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Markeninhabers gegenüber Agenten, Vertretern oder sonstigen zur Nutzung Ermächtigten, die die Marke ohne Zustimmung des Inhabers auf ihren Namen eintragen oder nach Wegfall der Zustimmung im Register belassen. Dieser Schutzausschluss stützt sich auf die Annahme einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht des Nutzungsberechtigten gegenüber dem Inhaber.
“Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw.”
“Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw.”
Im entschiedenen Fall hielt das Gericht es für glaubhaft, dass die Beklagte als schweizerische Agentin/Händlerin die Marken der Klägerin nutzte und keine Eigentumsrechte an den streitigen Schweizer Marken begründet hat. Damit wurde die Beklagte als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG qualifiziert, was ihr Markenschutzinteressen entziehen kann.
“Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A. » und andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Beklagten – abgesichert hatte. Wie bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsführer der Beklagten B. in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Eigentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat.”