Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1). ↩
RS 220 ↩
Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1). ↩
Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1). ↩
30 commentaries
Erhebt eine Partei Einwendungen mit Bezug auf unterschiedliche Prüfgrundlagen (etwa Nichtigkeits- versus Verletzungsverfahren), muss sie konkret darlegen, inwiefern die abweichende Prüfung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Allgemeine oder rein abstrakte Vorwürfe genügen nicht.
“und insbesondere Urteil 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2.1). Die Beschwerdeführerin beruft sich auf diese Unterschiede und macht geltend, das Handelsgericht habe in seinen Erwägungen zum Nichtigkeitsbegehren (Art. 52 MSchG) einzig darauf verwiesen, dass die Verwechselbarkeit bei der Prüfung des Unterlassungsantrags (Art. 55 MSchG) bereits bejaht worden sei. Es habe diese Beurteilung "einfach übernommen", ohne die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG differenziert zu prüfen. Diese "Methodik" sei "zum vornherein verfehlt und unhaltbar" und das Urteil "schon aus diesen Gründen" aufzuheben. Der Beschwerdeführerin ist insoweit Recht zu geben, als sie auf die unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen des Zeichen- und Markenvergleichs im Verletzungsverfahren einerseits und im Nichtigkeitsprozess andererseits aufmerksam macht. Indes belässt sie es bei diesen abstrakten Vorwürfen, ohne konkret aufzuzeigen, inwiefern die von ihr postulierte "Methodik" im vorliegenden Fall zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Dass dies der Fall wäre, ist denn auch nicht erkennbar.”
Dauert eine Markenverletzung an, hat der Inhaber ein offensichtliches Interesse, deren Beendigung zu verlangen.
“On admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume de relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2). L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). 2.4 Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant-droit a un intérêt évident à en demander la cessation (SCHLOSSER, CR, Propriété intellectuelle, 2013, ad art. 62 LDA n. 20 et ad art. 55 LPM n. 9). Les critères sont les mêmes en matière de mesure provisionnelles, si ce n'est que la vraisemblance suffit (SCHLOSSER, op. cit, ad art. 65 LDA n. 19 et ad art. 59 LPM n. 19). 2.5.1 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des enregistrements de marques objets de ses conclusions et que la citée en a fait usage, en application du contrat de franchise du 22 décembre 2021 liant les parties. La citée soutient avoir résilié le contrat pour de justes motifs au 31 août 2023, tandis que la requérante, à en croire son courriel du même jour, a contesté l'existence de justes motifs partant la validité de la résiliation. Selon la citée, toute utilisation de marque s'est terminée le 8 septembre 2023 au soir, soit un délai raisonnable à son sens pour prendre les mesures nécessaires consécutives à la fin du contrat intervenue sans préavis. Elle relève à ce propos que l'art. 16 du contrat liant les parties est muet quant au délai dans lequel l'usage doit cesser; elle pointe également l'absence de toute mise en demeure de la part de la requérante.”
Art. 55 Abs. 1 MSchG ermöglicht dem, der in seinem Recht an einer Marke oder Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter Unterlassung und Beseitigung zu verlangen. In Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG kann sich ein Anspruch auch gegen die Verwendung von Zeichen richten, die nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Die Praxis anerkennt, dass sich markenrechtlicher Schutz auch gegen die Verwendung eines Zeichens als Firmenbestandteil, gegen Domainnamen und gegen Logos im geschäftlichen Verkehr erstrecken kann.
“Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) namentlich verlangen: eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG wiederum schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (sogenannter relativer Ausschlussgrund). Darauf stützte die Beschwerdeführerin ihr Rechtsbegehren-Ziffer 2, mit dem sie (zusammengefasst) verlangt, den Beschwerdegegnerinnen den Gebrauch des Zeichens "Tell" (und insbesondere die Darstellungsformen "TELL GROUP", und ) im geschäftlichen Verkehr zu verbieten. Auch gegen die Verwendung eines Zeichens als Firmenbestandteil bieten die markenrechtlichen Bestimmungen Schutz (vgl. Art. 13 Abs. 2lit. e MSchG; Urteil 4A_265/2020 vom 28.”
“Zusammenfassend hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass die Zeichen der Beschwerdeführerin nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (zu grossen Teilen) vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Dies gilt einerseits hinsichtlich dem Zeichen "Luminarte", dem Logo , der Firma "Luminarte GmbH" sowie den Domainnamen "luminarte.ch" und "luminarte.de", welche die Beschwerdeführerin im geschäftlichen Verkehr verwendet. Die auf Art. 55 Abs. 1 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG gestützte Unterlassungsklage dringt damit durch. Dies trifft andererseits (zu grossen Teilen) auf die CH-Marke Nr. 654460 "Luminarte" zu. Folglich hat das Handelsgericht auch der Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG zu Recht stattgegeben.”
“Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) namentlich verlangen: eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG wiederum schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (sogenannter relativer Ausschlussgrund). Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2.”
Zur Begründung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit im Zusammenhang mit Art. 55 Abs. 1 MSchG genügt schlüssiger Vortrag über das behauptete Eintreten des Erfolgs der streitigen Handlung; der Eintritt dieses Erfolgs muss für die Zuständigkeitsbegründung nicht bereits im vollen Beweisstand dargelegt werden.
“Vor der Vorinstanz hatte sich die Beschwerdeführerin darauf berufen, dass es an der international-örtlichen Zuständigkeit fehle. Die Vorinstanz stellte fest, die Beschwerdegegnerin mache geltend, der Erfolg der unerlaubten Handlungen der Beschwerdeführerin sei im Kanton Zug eingetreten, weshalb die schweizerischen Gerichte gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (SR 0.275.12) zur Beurteilung der Informationsklage zuständig seien. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin stütze sich insbesondere auf den ausdrücklich materiellrechtlich normierten Informationsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG. Diese Bestimmung könne sich die verletzte Person auch im Hinblick auf lauterkeitsrechtliche Ansprüche zunutze machen, wenn zugleich mit dem Wettbewerbsverstoss auch eine Immaterialgüterrechtsverletzung vorliege oder drohe. Zu prüfen sei demnach, ob das angerufene Gericht international und örtlich zuständig sei, um den Bestand eines materiellrechtlichen Informationsanspruchs zufolge einer von der Beschwerdeführerin begangenen Markenrechtsverletzung oder zufolge einer unlauteren Handlung zu beurteilen. Dabei handle es sich um eine doppelrelevante Tatsache. Da das LugÜ keine Regel betreffend das Vorgehen bei doppelrelevanten Tatsachen enthalte, sei schweizerisches Recht anwendbar. Danach müssten die behaupteten Tatsachen im Hinblick auf das Eintreten nicht bewiesen werden; vielmehr genüge es, dass sie schlüssig seien, mithin aus rechtlicher Sicht erlaubten, den angerufenen Gerichtsstand zu begründen. Die Tatsachenvorträge der Beschwerdegegnerin seien in diesem Sinne schlüssig. Die Beschwerdeführerin rügt zwar eine Verletzung von Art.”
Im Verletzungsverfahren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist nicht allein auf die Registereinträge abzustellen; die Beurteilung hat die konkreten Marktauftritte sowie die tatsächliche Waren‑/Dienstleistungs‑Gleichheit bzw. -Gleichartigkeit zu berücksichtigen.
“Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen las- sen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Zur Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert ist, wer ein Feststellungsinteresse geltend macht. Passivlegitimiert ist jene Person, gegenüber welcher das festzu- stellende Recht oder Rechtsverhältnis besteht. Als Nichtigkeitsgründe kommen insbesondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG in Betracht (BGE 136 III 102 E. 3.1; S TAUB, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18, N 23, N 44; F RICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18). Anders als im Verletzungsverfahren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist für die Beurteilung der Warengleichheit bezie- hungsweise -gleichartigkeit bei der Nichtigkeitsklage allein auf die Registereinträ- ge der zu beurteilenden Marken abzustellen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 10.3, in: sic! 2021, S. 410 – "Luminarte/Lumimart"). Wurde im Vorfeld bereits ein Wider- spruchsverfahren durchlaufen, ist das Zivilgericht nicht an diesen Entscheid ge- bunden, denn beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein Verwaltungs- verfahren sui generis, in dem die Widerspruchsbehörde mit eng begrenzter Kogni- tion entscheidet, wobei der Entscheid bloss vorläufiger Natur ist (Urteile BGer 4A_129/2020 E. 3.3, in: sic! 2021, S. 246 – "VON ROLL et al./VONROLL HYDRO [fig.] et al."; HG/ZH HG170041 E. 1.3).”
Besteht dem Beklagten gegenüber ein Weiterbenützungsrecht, entfällt der Auskunftsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 MSchG insoweit, als dadurch keine Markenrechtsverletzung vorliegt. Eine solche teilweise Differenzierung setzt allerdings voraus, dass der Inhaber den Umfang des bisherigen Gebrauchs substanziiert darlegt; fehlt dieses Tatsachenfundament, ist ein teilweiser Auskunftsanspruch nicht zu prüfen.
“Eventualiter sieht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 14 MSchG darin, dass die Vorinstanz nicht hinreichend differenziere. Art. 14 MSchG verbiete nur einen über den bisherigen Umfang hinausgehenden Gebrauch. Daher habe sie auf jeden Fall im Umfang des bisherigen Gebrauchs ein Weiterbenutzungsrecht und stehe der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang auch kein Auskunftsrecht zu. Wie oben dargelegt, besteht der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur soweit, als die Beschwerdegegnerin in ihrem Markenrecht verletzt ist. Soweit ein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 14 MSchG besteht, ist die Beschwerdegegnerin in diesem Umfang in ihrem Markenrecht nicht verletzt. Eine Differenzierung setzt jedoch voraus, dass die Beschwerdeführerin auch das entsprechende Tatsachenfundament dargelegt hätte. Die Vorinstanz stellte nun aber für das Bundesgericht verbindlich fest, der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte "Fernabsatz", der unabhängig von den Vertriebspartnern erfolgt sein soll, habe ohnehin nur einen sehr kleinen Teil ausmachen können; "zur Quantität äusserte sich die Beklagte [Beschwerdeführerin] jedoch nicht". Mit andern Worten hat die Beschwerdeführerin nicht substanziiert, in welchem (Teil-) Umfang der bisherige Gebrauch der Zeichen in der Schweiz stattgefunden hat. Darauf geht die Beschwerdeführerin nicht ein. Fehlte es aber an entsprechenden Tatsachenbehauptungen, hat die Vorinstanz zu Recht kein teilweises Weiterbenützungsrecht geprüft.”
Die Leistungsklage nach Art. 55 Abs. 2bis kann erst erhoben werden, sobald die Marke im Register eingetragen ist. Für die Zeit vor der Eintragung kann der Anspruch auf Schadenersatz rückwirkend ab dem Zeitpunkt geltend gemacht werden, in dem der Beklagte vom Inhalt des Eintragungsgesuchs Kenntnis erhalten hat; ferner bestehen für die Vorperiode nach den Quellen teilweise andere prozessuale Anknüpfungspunkte (vgl. Art. 3 lit. d LCD).
“9 LCD est donc concret et la demanderesse a un intérêt suffisant à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). d) S’agissant des conclusions en constatation négative (IV.) et positive (VI.) que la demanderesse a prises à l’encontre de la défenderesse, la situation doit être examinée au regard de l’articulation entre la LPM (Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.11), la LCD, la procédure devant l’IPI et celle devant le juge civil. aa) Selon l’art. 31 al. 1 et 2 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement auprès de l’IPI, dans les trois mois. Cet organisme détermine alors s’il existe des motifs relatifs d’exclusion, c’est-à-dire, en substance, s’il existe une marque antérieure avec des signes identiques (art. 3 LPM). Si l’opposition est fondée, l’enregistrement est révoqué avec un effet ex tunc. La décision de l’IPI n’a pas d’effet matériel et un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert dans les trente jours. Aux termes de l’art. 55 LPM, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque, peut déposer une action en exécution d’une prestation devant le juge civil pour interdire l’atteinte ou la faire cesser. Cette action ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre (art 55 al. 2bis LPM). Le dépôt de la marque ne suffit pas, seul son enregistrement autorise le titulaire à ouvrir action. Ainsi, dans l’hypothèse où la marque est déposée mais non enregistrée, le titulaire peut réclamer le paiement du dommage encouru depuis le dépôt ; il n’obtient la légitimité pour agir que dès qu’il est enregistré. Toutefois, pour la période qui précède l’enregistrement de la marque, l’ayant-droit n’est pas totalement démuni, puisque l’art. 3 let. d LCD lui permet d’agir contre le tiers qui usurpe le signe objet du dépôt (Schlosser, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, nn. 69 et 72 ad art. 55 LPM). Il convient de relever que la décision rendue dans la procédure d’opposition ne lie pas le juge civil.”
“9 LCD est donc concret et la demanderesse a un intérêt suffisant à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). d) S’agissant des conclusions en constatation négative (IV.) et positive (VI.) que la demanderesse a prises à l’encontre de la défenderesse, la situation doit être examinée au regard de l’articulation entre la LPM (Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; RS 232.11), la LCD, la procédure devant l’IPI et celle devant le juge civil. aa) Selon l’art. 31 al. 1 et 2 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement auprès de l’IPI, dans les trois mois. Cet organisme détermine alors s’il existe des motifs relatifs d’exclusion, c’est-à-dire, en substance, s’il existe une marque antérieure avec des signes identiques (art. 3 LPM). Si l’opposition est fondée, l’enregistrement est révoqué avec un effet ex tunc. La décision de l’IPI n’a pas d’effet matériel et un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert dans les trente jours. Aux termes de l’art. 55 LPM, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque, peut déposer une action en exécution d’une prestation devant le juge civil pour interdire l’atteinte ou la faire cesser. Cette action ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre (art 55 al. 2bis LPM). Le dépôt de la marque ne suffit pas, seul son enregistrement autorise le titulaire à ouvrir action. Ainsi, dans l’hypothèse où la marque est déposée mais non enregistrée, le titulaire peut réclamer le paiement du dommage encouru depuis le dépôt ; il n’obtient la légitimité pour agir que dès qu’il est enregistré. Toutefois, pour la période qui précède l’enregistrement de la marque, l’ayant-droit n’est pas totalement démuni, puisque l’art. 3 let. d LCD lui permet d’agir contre le tiers qui usurpe le signe objet du dépôt (Schlosser, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, nn. 69 et 72 ad art. 55 LPM). Il convient de relever que la décision rendue dans la procédure d’opposition ne lie pas le juge civil.”
In HG200039 (E.2.4.2.1) hat das Gericht ausgeführt, dass die Klägerin mit einer für das gesamte Gebiet der Schweiz wirkenden ausschliesslichen Lizenz als klagebefugt angesehen wurde (Art. 55 Abs. 4 MSchG).
“Würdigung 2.4.2.1. Aktivlegitimation Die Klägerin verfügt für die beiden "A._____"- Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) für das gesamte Gebiet der Schweiz über eine ausschliessliche Lizenz (act. 1 N. 19; act. 3/5). Dies ist unbestritten geblieben (vgl. act. 14). Sie ist entsprechend zur Klage aktivlegitimiert (Art. 55 Abs. 4 MSchG). 2.4.2.2. Hinterlegungspriorität Der Beklagte verfügt über keine eingetragenen Marken. Entsprechend kommt der Klägerin hinsichtlich der beiden "A._____"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) Hinterlegungspriorität zu. 2.4.2.3. Massgebliche Verkehrskreise Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Ausgangspunkt da- für ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil B-1009/2020 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 2 ‒ "Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]"). Die Abnehmerkreise der von den klägerischen "A._____"-Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen ‒ u.a. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchenge- räte, Waren der Unterhaltungselektronik und schliesslich auch Reparatur- und Un- terhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren ‒ bestehen sowohl aus Durchschnittskonsumenten (insbesondere Endkonsumen- ten) als auch aus Fachleuten (z.B. Händlern). 2.”
Der Auskunftsanspruch nach Art. 55 MSchG unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Auskunft kann nur in dem Umfang verlangt und durchgesetzt werden, als sie erforderlich und verhältnismässig ist.
“Der Auskunftsanspruch unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Staub, a.a.O., N. 72 und 74 zu Art. 55 MSchG; Willi, a.a.O., N. 41 zu Art. 55 MSchG). Die Beschwerdeführerin bestreitet in lediglich pauschaler Form und damit ungenügend, dass der angeordnete Umfang der Auskunftserteilung verhältnismässig sei. Im Übrigen verweist sie auf ihren Standpunkt, die Beschwerdegegnerin verfüge, wie die in der ursprünglichen Klage vorgenommene (und damit mögliche) Quantifizierung zeige, bereits über alle Informationen. Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Ausführungen (vgl. hiervor E. 6) verwiesen werden.”
“Der Auskunftsanspruch unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Staub, a.a.O., N. 72 und 74 zu Art. 55 MSchG; Willi, a.a.O., N. 41 zu Art. 55 MSchG). Die Beschwerdeführerin bestreitet in lediglich pauschaler Form und damit ungenügend, dass der angeordnete Umfang der Auskunftserteilung verhältnismässig sei. Im Übrigen verweist sie auf ihren Standpunkt, die Beschwerdegegnerin verfüge, wie die in der ursprünglichen Klage vorgenommene (und damit mögliche) Quantifizierung zeige, bereits über alle Informationen. Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Ausführungen (vgl. hiervor E. 6) verwiesen werden.”
Eine Verfügung im Oppositionsverfahren bindet den Zivilrichter nicht. Wer im Oppositionsverfahren unterliegt, kann daher grundsätzlich vor dem Zivilgericht klagen; die Chancen auf einen entgegenstehenden zivilrechtlichen Entscheid sind jedoch nach den zitierten Kommentaren eher gering, sofern der Kläger keine extrinsischen Beweismittel zum Registerinhalt vorbringt.
“La décision de l’IPI n’a pas d’effet matériel et un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert dans les trente jours. Aux termes de l’art. 55 LPM, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque, peut déposer une action en exécution d’une prestation devant le juge civil pour interdire l’atteinte ou la faire cesser. Cette action ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre (art 55 al. 2bis LPM). Le dépôt de la marque ne suffit pas, seul son enregistrement autorise le titulaire à ouvrir action. Ainsi, dans l’hypothèse où la marque est déposée mais non enregistrée, le titulaire peut réclamer le paiement du dommage encouru depuis le dépôt ; il n’obtient la légitimité pour agir que dès qu’il est enregistré. Toutefois, pour la période qui précède l’enregistrement de la marque, l’ayant-droit n’est pas totalement démuni, puisque l’art. 3 let. d LCD lui permet d’agir contre le tiers qui usurpe le signe objet du dépôt (Schlosser, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, nn. 69 et 72 ad art. 55 LPM). Il convient de relever que la décision rendue dans la procédure d’opposition ne lie pas le juge civil. Par conséquent, l’opposant qui a été débouté peut ouvrir action devant le juge civil en constatation de la nullité de la marque du défendeur, ainsi qu’en interdiction ou en cessation de l’usage de cette marque ; de son côté, le défendeur qui a vu l’enregistrement de sa marque révoqué, peut ouvrir action pour faire constater par le juge civil que le signe en question peut être protégé et valablement enregistré comme marque. L’IPI et le Tribunal administratif fédéral pratiquant de façon extensive le droit des marques et étant par conséquent supposés rendre, dans les procédures d’opposition, des décisions reposant sur une connaissance approfondie de la doctrine et de toute la casuistique jurisprudentielle, celui qui, débouté dans la procédure d’opposition, ouvrirait une action civile pour tenter d’aboutir à une décision inverse de celle rendue sur opposition devrait être conscient que les chances d’aboutissement favorable de son action ne sont pas élevées ; c’est évidemment sous réserve que le demandeur à l’action civile puisse invoquer des éléments extrinsèques au registre des marques (Mühlstein, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n.”
“L’IPI et le Tribunal administratif fédéral pratiquant de façon extensive le droit des marques et étant par conséquent supposés rendre, dans les procédures d’opposition, des décisions reposant sur une connaissance approfondie de la doctrine et de toute la casuistique jurisprudentielle, celui qui, débouté dans la procédure d’opposition, ouvrirait une action civile pour tenter d’aboutir à une décision inverse de celle rendue sur opposition devrait être conscient que les chances d’aboutissement favorable de son action ne sont pas élevées ; c’est évidemment sous réserve que le demandeur à l’action civile puisse invoquer des éléments extrinsèques au registre des marques (Mühlstein, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 3 ad art. 33 LPM). bb) En l’espèce, la défenderesse a intenté une procédure à forme de l’art. 31 LPM, laquelle est suspendue en raison de l’action pendante devant la Cour civile. Quant à la demanderesse, elle agit ici principalement sur la base de la LCD, alors que les conclusions IV et VI relèvent de la LPM, puisqu’elles tendent à déclarer nulle la marque « [...] » (IV), respectivement à constater le droit à la marque « [...] » pour la Suisse (VI). La cour de céans est l’autorité compétente pour l’action de l’art. 55 LPM et les procédures ouvertes sur la base de la LCD et de la LPM peuvent être cumulées, puisque l’attraction de compétence est possible (cf. arrêt de la Cour de Justice (GE) du 25 août 2021, ACJC/1084/2021). S’agissant de la conclusion IV, dès lors que la marque « [...] » n’est pas enregistrée, la demanderesse n’est pas titulaire de la marque au sens où l’exigent les actions découlant de la LPM et elle n’a pas la qualité pour agir contre la défenderesse. La conclusion IV de la demande doit donc être rejetée. S’agissant de la conclusion VI, cette action civile est prématurée dès lors que ni l’IPI, ni respectivement le Tribunal administratif fédéral n’ont rendu leur décision. Dans cette perspective, soit la demanderesse obtient l’enregistrement et la défenderesse pourra saisir le juge civil en constatation de la nullité de la marque enregistrée, soit la demanderesse n’obtient pas l’enregistrement et elle disposera alors, outre les actions découlant de la LCD, d’une action civile pour faire constater qu’elle a le droit d’être protégée.”
Formales: Unterlassungsbegehren nach Art. 55 Abs. 1 können als Haupt- oder als Eventualbegehren gestellt werden; sie gelten als Unterlassungsbegehren i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a. Materiell: Eine Verletzungshandlung ist Voraussetzung für die Leistungsklagen nach Art. 55 Abs. 1 lit. a–c (etwa den Auskunftsanspruch).
“Ziffer 1, 1a, 2 und 3 der klägerischen Rechtsbegehren stehen im Verhältnis als Haupt-, Eventual- bzw. Subeventualbegehren zueinander. Es handelt sich um Unterlassungsbegehren i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.”
Voraussetzung für eine Geltendmachung von Rechten nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist, dass der Markeninhaber sich auf eine gültige Markeneintragung stützen kann. Fehlt eine solche Eintragung, liegt nach den zitierten Quellen regelmässig keine durch Art. 55 Abs. 1 gedeckte Verletzungs- bzw. Gefährdungslage vor.
“Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterschei- dungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati- ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihalte- bedürftig sind (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeich- nung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrau- chen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in sei- nem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwech- selbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrech- ten liegt indes nur vor, wenn sich der Markeninhaber auf eine gültige Markenein- tragung abstützen kann (Frick, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG).”
“Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterschei- dungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati- ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihalte- bedürftig sind (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeich- nung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrau- chen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in sei- nem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwech- selbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrech- ten liegt indes nur vor, wenn sich der Markeninhaber auf eine gültige Markenein- tragung abstützen kann (Frick, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG).”
Für Unterlassungs- und sonstige zivilrechtliche Ansprüche nach Art. 55 MSchG ist eine räumliche Beziehung zur Schweiz erforderlich. Nur Handlungen, die einen solchen Bezug zur Schweiz aufweisen, können mit einer Klage nach Art. 55 MSchG verboten werden (Territorialitätsprinzip).
“Dieser Einwand geht fehl: Immaterialgüterrechtliche und lauterkeitsrechtliche Ansprüche sind territorial begrenzt: Sie sind auf das Gebiet des Staats beschränkt, der den betreffenden Schutz gewährt. Deshalb wird für die Bejahung einer Rechtsverletzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine "räumliche Beziehung" zur Schweiz vorausgesetzt (zum Ganzen: Urteil 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 3.3.1, zur Publikation vorgesehen; BGE 113 II 73 E. 2a S. 75). Aus diesem Grund können mit der Klage nach Art. 55 MSchG nur Handlungen verboten werden, die einen solchen Bezug zur Schweiz aufweisen. Wenn die Beschwerdegegnerin mit ihren Rechtsbegehren verlangt, bestimmte Verhaltensweisen in der Schweiz zu verbieten, liegt darin folglich keine "extensive Auslegung der Territorialität [...] von schweizerischem Recht", sondern ist dies gerade umgekehrt Ausfluss des das Immaterialgüterrecht beherrschenden Territorialitätsprinzips.”
Nach Art. 55 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber vom Richter verlangen, eine drohende Markenverletzung zu verbieten; die Bestimmung umfasst daneben auch die Möglichkeit, eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. a und b).
“Einleitung Das Markenrecht verleiht dem Inhaber oder der Inhaberin einer Marke innerhalb des Schutzbereichs das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit.”
“Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) namentlich verlangen: eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG wiederum schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (sogenannter relativer Ausschlussgrund). Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2.”
Der Kläger kann nach Art. 55 Abs. 1 beim Richter die Unterlassung drohender oder die Beseitigung andauernder Verletzungen beantragen. In der Praxis sind einstweilige bzw. vorläufige Massnahmen nach Art. 59 einschlägig, und es können Vollstreckungsmassnahmen wie die Androhung einer Tagesbusse angeordnet werden, soweit sie verhältnismässig sind.
“Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Das Zeichen der Beklagten ... [Abbildung des Zeichens der Beklagten] erweist sich als verwechselbar mit den Bildmarken der Klägerin ... [Abbildung klägerisches Zeichen]. Der relative Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist gegeben. Durch die Verwendung des Zeichens auf ihren Waren und den Vertrieb dieser Waren in der Schweiz hat die Beklagte bereits Markenrechtsverletzungen begangen, und es drohen weitere Verletzungshandlungen. Das verletzende Verhalten ist ihr zukünftig gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG und gemäss den Präzisierungen in der Erwägung zur Bestimmtheit des Rechtsbegehrens (Erwägung 1.3.2) zu untersagen. Zudem ist die Schweizer Bildmarke Nr. 1 der Beklagten nichtig, da ein relativer Ausschluss- grund vorliegt. Insofern ist die Klage vollumfänglich gutzuheissen. Entsprechend kann offenbleiben, ob darüber hinaus ein Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht vorliegt. Die Vollstreckungsmassnahme der Androhung einer Tagesbusse gegen- über der Beklagten für den Fall der Widerhandlung erweist sich als verhältnis- mässig, weshalb sie anzuordnen ist. Weitere Vollstreckungsmassnahmen sind demgegenüber nicht erforderlich.”
“En effet, plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). Pour évaluer le risque de confusion, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage, d'une part, du signe enregistré et, d'autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n'ayant le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu'un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n'ayant en principe qu'une faible influence sur l'impression d'ensemble des signes examinés (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM). b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp.”
Unterlassungsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG: Aktivlegitimiert ist die Inhaberin bzw. der Inhaber der verletzten Marke; passivlegitimiert ist die Person, die die Verletzungshandlung vornimmt oder voraussichtlich vornehmen wird. Als Gefährdung genügt, dass eine Markenrechtsverletzung unmittelbar bevorsteht oder droht. Die Verletzungshandlung ist rechtswidrig, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt; ein Verschulden ist nicht vorausgesetzt.
“Wer in seinem Recht an einer Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Aktivlegitimiert ist der Inhaber oder die Inhaberin der verletzten Marke. Passivlegitimiert ist die Person, welche die Verletzungshandlung vornimmt oder voraussichtlich vornehmen wird. Eine Markenrechtsverletzung liegt dann vor, wenn die beklagte Partei in rechtswidriger Weise eine der in Art. 13 Abs. 2 und - 30 - Abs. 2 bis MSchG näher definierten Handlung vornimmt und dadurch in den Schutzbereich einer prioritätsälteren Marke gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG eingreift. Eine Gefährdung liegt vor, wenn eine Markenrechtsverletzung unmittelbar bevorsteht oder droht. Eine Verletzungshandlung ist rechtswidrig, wenn kein Rechtferti- gungsgrund gegeben ist. Ein Verschulden wird nicht vorausgesetzt (BGE 146 III 89 E.”
“e MSchG), hat sie in den Schutzbereich der klägerischen Bildmarken eingegriffen und dadurch eine Markenrechtsverletzung begangen (act. 3/4-5; act. 3/14; act. 41/36; act. 41/38-41). Da sie ihre geschäftli- che Tätigkeit fortzusetzen gedenkt, drohen ferner zukünftig weitere Verletzungen (vgl. act. 19 S. 2; act. 60 S. 5). Rechtfertigungsgründe, wie beispielsweise die Er- mächtigung durch die Klägerin in Form einer Lizenz (Art. 18 MSchG) oder eines Weiterbenützungsrechts (Art. 14 MSchG), welche eine Verwendung der klägeri- schen Marke durch die Beklagte zulassen würden, wurden von der Beklagten nicht dargelegt. Solche sind auch nicht ersichtlich. Folglich erweist sich die Mar- kenrechtsverletzung der Beklagten als rechtswidrig. Als Inhaberin der verletzten Marken ist die Klägerin aktivlegitimiert. Die Beklagte, welche die Markenrechtsver- letzungen begeht, ist passivlegitimiert. Die Voraussetzungen für eine Unterlas- sungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG sind erfüllt. Das Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin ist daher – in präzisierter Form (vgl. Erwägungen”
“Rechtliches Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder ge- fährdet wird, kann vom Richter verlangen (1.) die drohende Verletzung zu verbie- ten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Unterlassungsanspruch) und/oder (2.) eine be- stehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Beseitigungsan- spruch). Die genannten Ansprüche ergeben sich gleichsam aus Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG. - 29 -”
Verfahren nach Lauterkeitsrecht (LCD) und nach dem Markenschutzrecht (LPM/MSchG) können nebeneinander erhoben und kumuliert werden; die Zivilgerichtsbarkeit kann in diesem Zusammenhang die Zuständigkeit für eine Klage nach Art. 55 MSchG an sich ziehen (Anziehung der Zuständigkeit möglich).
“L’IPI et le Tribunal administratif fédéral pratiquant de façon extensive le droit des marques et étant par conséquent supposés rendre, dans les procédures d’opposition, des décisions reposant sur une connaissance approfondie de la doctrine et de toute la casuistique jurisprudentielle, celui qui, débouté dans la procédure d’opposition, ouvrirait une action civile pour tenter d’aboutir à une décision inverse de celle rendue sur opposition devrait être conscient que les chances d’aboutissement favorable de son action ne sont pas élevées ; c’est évidemment sous réserve que le demandeur à l’action civile puisse invoquer des éléments extrinsèques au registre des marques (Mühlstein, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 3 ad art. 33 LPM). bb) En l’espèce, la défenderesse a intenté une procédure à forme de l’art. 31 LPM, laquelle est suspendue en raison de l’action pendante devant la Cour civile. Quant à la demanderesse, elle agit ici principalement sur la base de la LCD, alors que les conclusions IV et VI relèvent de la LPM, puisqu’elles tendent à déclarer nulle la marque « [...] » (IV), respectivement à constater le droit à la marque « [...] » pour la Suisse (VI). La cour de céans est l’autorité compétente pour l’action de l’art. 55 LPM et les procédures ouvertes sur la base de la LCD et de la LPM peuvent être cumulées, puisque l’attraction de compétence est possible (cf. arrêt de la Cour de Justice (GE) du 25 août 2021, ACJC/1084/2021). S’agissant de la conclusion IV, dès lors que la marque « [...] » n’est pas enregistrée, la demanderesse n’est pas titulaire de la marque au sens où l’exigent les actions découlant de la LPM et elle n’a pas la qualité pour agir contre la défenderesse. La conclusion IV de la demande doit donc être rejetée. S’agissant de la conclusion VI, cette action civile est prématurée dès lors que ni l’IPI, ni respectivement le Tribunal administratif fédéral n’ont rendu leur décision. Dans cette perspective, soit la demanderesse obtient l’enregistrement et la défenderesse pourra saisir le juge civil en constatation de la nullité de la marque enregistrée, soit la demanderesse n’obtient pas l’enregistrement et elle disposera alors, outre les actions découlant de la LCD, d’une action civile pour faire constater qu’elle a le droit d’être protégée.”
“L’IPI et le Tribunal administratif fédéral pratiquant de façon extensive le droit des marques et étant par conséquent supposés rendre, dans les procédures d’opposition, des décisions reposant sur une connaissance approfondie de la doctrine et de toute la casuistique jurisprudentielle, celui qui, débouté dans la procédure d’opposition, ouvrirait une action civile pour tenter d’aboutir à une décision inverse de celle rendue sur opposition devrait être conscient que les chances d’aboutissement favorable de son action ne sont pas élevées ; c’est évidemment sous réserve que le demandeur à l’action civile puisse invoquer des éléments extrinsèques au registre des marques (Mühlstein, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 3 ad art. 33 LPM). bb) En l’espèce, la défenderesse a intenté une procédure à forme de l’art. 31 LPM, laquelle est suspendue en raison de l’action pendante devant la Cour civile. Quant à la demanderesse, elle agit ici principalement sur la base de la LCD, alors que les conclusions IV et VI relèvent de la LPM, puisqu’elles tendent à déclarer nulle la marque « [...] » (IV), respectivement à constater le droit à la marque « [...] » pour la Suisse (VI). La cour de céans est l’autorité compétente pour l’action de l’art. 55 LPM et les procédures ouvertes sur la base de la LCD et de la LPM peuvent être cumulées, puisque l’attraction de compétence est possible (cf. arrêt de la Cour de Justice (GE) du 25 août 2021, ACJC/1084/2021). S’agissant de la conclusion IV, dès lors que la marque « [...] » n’est pas enregistrée, la demanderesse n’est pas titulaire de la marque au sens où l’exigent les actions découlant de la LPM et elle n’a pas la qualité pour agir contre la défenderesse. La conclusion IV de la demande doit donc être rejetée. S’agissant de la conclusion VI, cette action civile est prématurée dès lors que ni l’IPI, ni respectivement le Tribunal administratif fédéral n’ont rendu leur décision. Dans cette perspective, soit la demanderesse obtient l’enregistrement et la défenderesse pourra saisir le juge civil en constatation de la nullité de la marque enregistrée, soit la demanderesse n’obtient pas l’enregistrement et elle disposera alors, outre les actions découlant de la LCD, d’une action civile pour faire constater qu’elle a le droit d’être protégée.”
Import, Export und Durchfuhr von (gewerblich hergestellten) Waren gelten als inländische Benützungsakte im Sinne des durch Art. 55 MSchG geschützten Markenrechts und können vom Inhaber einer schweizerischen Marke untersagt werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Kennzeichnung im Ausland rechtmässig ist oder die Marke dort geschützt ist; massgeblich ist die territoriale Wirkung in der Schweiz.
“Der mit Art. 55 Abs. 1 MSchG gewährte zivilrechtliche Rechtsschutz knüpft an die Verletzung oder Gefährdung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und Abs. 2bis MSchG umschriebenen Handlungen vorgenommen wird (BGE 146 III 89 E. 8.1.3 mit umfassenden Hinweisen; vgl. auch das Urteil 4A_1/2016 vom 25. April 2016 E. 2.4 zum insofern vergleichbaren Art. 62 Abs. 1 lit. c URG [SR 231.1]). Die Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten bezieht sich dabei auf Rechte an schweizerischen Marken. Dies bedeutet in territorialer Hinsicht, dass die Verletzung oder Gefährdung in der Schweiz stattfinden muss (Staub, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 55 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Er kann anderen insbesondere verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG). Dieser Ausschliesslichkeitsanspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG steht dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2bis MSchG; BGE 146 III 89 E. 8.1.1). Import, Export und Durchfuhr von Waren gelten folglich als inländische Benützungshandlungen, die ausschliesslich dem Schweizer Markeninhaber vorbehalten sind. Es ist nicht relevant, ob die Marke im Ausland geschützt ist (vgl. BGE 115 II 387 E. 1) und, wenn ja, ob der Dritte im ausländischen Ein- oder Ausfuhrstaat zum Gebrauch der geschützten Marke berechtigt ist. Unbehelflich ist deshalb etwa der Einwand des Importeurs, die Marke sei im Ausland rechtmässig auf der Ware angebracht worden (Thouvenin/Dorigo, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.”
Fehlt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, lässt sich ein Unterlassungsbegehren nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen.
“Unter Berücksichtigung des - im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung - eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweist sich die von der Vorinstanz festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 684329 (fig.) der Beschwerdeführerin als ungerechtfertigt und fehlt es an einem Anspruch der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten. Die Gutheissung der Klage hält vor Bundesrecht nicht stand. Das klägerische Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) lässt sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen und das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Ob der Beschwerdegegnerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, hat die Vorinstanz offengelassen. Sie hat damit nach erfolgter Rückweisung abschliessend zu beurteilen, ob das Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen ist.”
“) für die in Klasse 25 beanspruchten Waren für nichtig und wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an, die Marke nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist im Markenregister entsprechend zu löschen. B.c. Gegen dieses Urteil (nachfolgend "erstes Urteil") erhob die Beklagte Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses hiess die Beschwerde teilweise gut, hob das Urteil des Handelsgerichts vom 2. Oktober 2023 auf und wies das Nichtigkeitsbegehren (Antrags-Ziff. 2) ab. Im Übrigen wies es die Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) nach UWG an das Handelsgericht zurück (Urteil 4A_540/2023 vom 26. März 2024; nachstehend "Rückweisungsurteil"). Anders als das Handelsgericht verneinte das Bundesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen dem klägerischen und dem beklagtischen Zeichen. Es wies daher das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Klägerin ab und erkannte, das Unterlassungsbegehren lasse sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen. Da das Handelsgericht offengelassen hatte, ob der Klägerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, wies es die Sache insofern zurück, damit das Handelsgericht abschliessend beurteile, ob das Unterlassungsbegehren allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen sei. B.d. Nach erfolgter Rückweisung setzte das Handelsgericht das Verfahren fort. Die Klägerin reichte dem Handelsgericht am 5. Juni 2024 eine Eingabe ein. Mit Urteil vom 15. Juli 2024 wies das Handelsgericht die Klage ab, soweit nicht bereits durch Urteil des Bundesgerichts 4A_540/2023 vom 26. März 2024 erledigt. Dabei berücksichtigte es die Eingabe der Klägerin vom 5. Juni 2024 nicht. Es verneinte eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr und damit einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin. C. Die Beschwerdeführerin beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Juli 2024 aufzuheben.”
Das Unterlassungsbegehren muss sich gegen eine individualisierte, eindeutig umschriebene Verletzungshandlung richten; pauschale oder generell gehaltene Verbotsanträge sind unzulässig. Zu bezeichnen ist das Verletzungszeichen (nicht das geschützte Zeichen); bei Wort-/Bildmarken empfiehlt sich die Aufnahme einer Abbildung in das Begehren.
“Vorab ist festzuhalten, dass die Rechtsbegehren Ziff. 1, 1a und 2 kein tat- sächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, definie- ren. Vielmehr soll die Verwendung der geschützten Zeichen generell verboten werden. Eine solche Unterlassungsklage ist gemäss obenstehenden Ausführun- gen gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG nicht zulässig. Diese Rechtsbegehren sind daher schon aus diesem Grund abzuweisen. Gleichwohl ist nachfolgend kurz auf die einzelnen Begehren einzugehen.”
“Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht unter anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Mit der Unterlassungsklage sollen zukünftige Markenrechtsverletzungen des Beklagten verhindert werden. Sie muss sich gegen eine individualisierte, d.h. eine genau und bestimmt um- schriebene Verletzungshandlung richten. Ein generelles Verbot, das Markenrecht des Klägers nicht zu verletzen, ist nicht möglich (F RICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 55 N 33; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Markenschutzge- setz, 2. Aufl., 2017, Art. 55 N 36 f.). Im Begehren muss das Zeichen, dessen Ge- brauch verboten werden soll, genau definiert werden. Zu bezeichnen ist das Ver- letzungszeichen, nicht das verletzte Zeichen. Bei Wort-/Bildmarken ist es ange- zeigt, eine Abbildung in das Begehren zu integrieren. Das Erfordernis der Be- stimmtheit des Unterlassungsbegehrens verunmöglicht es, auf Verwendung eines Zeichenbestandteils in jeglichem Zusammenhang zu klagen.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die Rechtsbegehren Ziff. 1, 1a und 2 kein tat- sächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, definie- ren. Vielmehr soll die Verwendung der geschützten Zeichen generell verboten werden. Eine solche Unterlassungsklage ist gemäss obenstehenden Ausführun- gen gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG nicht zulässig. Diese Rechtsbegehren sind daher schon aus diesem Grund abzuweisen. Gleichwohl ist nachfolgend kurz auf die einzelnen Begehren einzugehen.”
Der Inhaber der Marke ist nach Art. 55 MSchG klagelegitimiert. Die Klage kann gegen jede Person gerichtet werden, die die Marke verletzt, namentlich Hersteller, Importeur, Grossist, Wiederverkäufer, Detailhändler oder sonstige an der Vertriebskette beteiligte Personen sowie weitere Teilnehmer.
“36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). Tant le siège à Genève de la société défenderesse que l'accessibilité de son site Internet depuis la Suisse fondent la compétence de la Cour de céans à raison du lieu. 1.3 Etant titulaire des marques dont la protection s'étend à la Suisse et invoquant une concurrence déloyale commise à son encontre, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (art. 55 LPM et 9 LCD). 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4.1 La demanderesse remet en cause la recevabilité de la réplique de la défenderesse à son écriture de plaidoirie finale. 1.4.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid.”
“1 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid.”
Der Auskunftsanspruch kann auch die Herausgabe von Belegen (z. B. Lieferscheine, Rechnungen, Zollunterlagen und sonstige Dokumente) umfassen, soweit diese für die Kontrolle der erteilten Auskunft bzw. zur Feststellung der Menge, der Herkunft oder der Weitergabe erforderlich sind.
“Die Vorinstanz erwog unter Hinweis auf Lehrmeinungen (Staub, a.a.O., N. 78 zu Art. 55 MSchG; Frick, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 MSchG), der eigenständige Auskunftsanspruch umfasse auch die Herausgabe von Belegen wie Lieferscheine und Rechnungen zu Beweiszwecken. Sie dienten der Kontrolle, ob die Verletzerin ihrer Auskunftspflicht umfassend nachgekommen sei. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies in grundsätzlicher Weise. Der Anspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG sei auf eine blosse Wissenserklärung beschränkt. Sie setzt sich damit nicht mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, weshalb es bereits an einer genügenden Rüge fehlt (vgl. E. 2 hiervor). Ihr (einziger) Hinweis auf eine Lehrmeinung, die ihren Standpunkt schützt (Willi, a.a.O., N. 40 zu Art. 55 MSchG) ist im Übrigen nur schon deshalb nicht einschlägig, weil sich diese auf die Formulierung im Gesetzestext vor der mit der Revision per 1. Juli 2008 in Kraft getretenen verschärften Regelung bezieht. Während der alte Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur die Auskunft über die "Herkunft" erwähnte, umfasst der Auskunftsanspruch neu nicht nur die "Herkunft" (und bei Weitergabe die "Adressaten"), sondern auch die "Menge" bzw. das "Ausmass". Es ist nicht ersichtlich, wie eine Verletzerin etwa bei einer Lieferung verschiedener Gegenstände sinnvoll Auskunft erteilen können will, wenn nicht unter Hinweis auf entsprechende Lieferscheine. Andernfalls müsste sie gleichwohl in ihrer Wissenserklärung den Inhalt des Lieferscheins wiedergeben. Konkret macht die Beschwerdeführerin sodann geltend, die Beilegung von Zollunterlagen und "sämtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stückzahlen der obgenannten Waren hervorgehen", wie von der Vorinstanz angeordnet, sei unzulässig. Ersteres könne sich nur auf etwaige Ausfuhren von Waren in eines ihrer Lager in der EU bzw. in Deutschland beziehen. Bezüglich dieses Einwands kann auf die obigen Ausführungen (vgl. hiervor E. 9.3.1 in fine) verwiesen werden. Die Formulierung "sämtlicher weiterer Dokumente..." ist zwar weit, mit der Einschränkung, "aus denen die Stückzahlen der obgenannten Waren hervorgehen", ist aber klar, was gemeint ist.”
“Umstritten ist auch, auf welche Belege hinsichtlich der zu erteilenden Informationen die Beschwerdegegnerin Anspruch hat. Die Beschwerdeführerin rügt, auch diese könnten sich hinsichtlich der Weitergabe nur auf solche an gewerbliche Abnehmer beziehen. Dem ist aufgrund der obigen Ausführungen (vgl. hiervor E. 9.3.1) ohne Weiteres zu folgen. Die Vorinstanz erwog unter Hinweis auf Lehrmeinungen (Staub, a.a.O., N. 78 zu Art. 55 MSchG; Frick, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 MSchG), der eigenständige Auskunftsanspruch umfasse auch die Herausgabe von Belegen wie Lieferscheine und Rechnungen zu Beweiszwecken. Sie dienten der Kontrolle, ob die Verletzerin ihrer Auskunftspflicht umfassend nachgekommen sei. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies in grundsätzlicher Weise. Der Anspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG sei auf eine blosse Wissenserklärung beschränkt. Sie setzt sich damit nicht mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, weshalb es bereits an einer genügenden Rüge fehlt (vgl. E. 2 hiervor). Ihr (einziger) Hinweis auf eine Lehrmeinung, die ihren Standpunkt schützt (Willi, a.a.O., N. 40 zu Art. 55 MSchG) ist im Übrigen nur schon deshalb nicht einschlägig, weil sich diese auf die Formulierung im Gesetzestext vor der mit der Revision per 1. Juli 2008 in Kraft getretenen verschärften Regelung bezieht. Während der alte Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nur die Auskunft über die "Herkunft" erwähnte, umfasst der Auskunftsanspruch neu nicht nur die "Herkunft" (und bei Weitergabe die "Adressaten"), sondern auch die "Menge" bzw. das "Ausmass". Es ist nicht ersichtlich, wie eine Verletzerin etwa bei einer Lieferung verschiedener Gegenstände sinnvoll Auskunft erteilen können will, wenn nicht unter Hinweis auf entsprechende Lieferscheine. Andernfalls müsste sie gleichwohl in ihrer Wissenserklärung den Inhalt des Lieferscheins wiedergeben.”
Der primäre Zweck des Auskunftsanspruchs nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber die Ermittlung von Produktions‑ und Absatzketten rechtsverletzender Gegenstände zu ermöglichen, namentlich zur Bekämpfung und Verfolgung von Verletzungen (u. a. Fälschungen). Die Vorschrift ist nicht auf diesen Zweck allein zu beschränken. Sie bezweckt grundsätzlich nicht in erster Linie die vollständige Berechnung von Wiedergutmachungsansprüchen, kann aber deren Vorbereitung dienen und als Grundlage einer Stufenklage verwendet werden.
“Bei der ersten Stufe - der Geltendmachung des Informationsanspruchs - handelt es sich also um einen normalen zivilrechtlichen Leistungsanspruch (BGE 144 III 43 E. 4.1; vgl. auch Oberhammer/Weber, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 85 ZPO). Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder im Rahmen einer Stufenklage als besondere Form der objektiven Klagenhäufung. Die Stufenklage dient nicht dazu, die gegebenen Klagemöglichkeiten einzuschränken, sondern diese zu ergänzen (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2). Der primäre Zweck des Auskunftsanspruchs gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so bestehende oder drohende Verletzungen abzuwehren (Roger Staub, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 67 zu Art. 55 MSchG; Frick, a.a.O., N. 57 zu Art. 55 MSchG). Dies hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt. Der Anspruch auf Auskunft gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG setzt entgegen der Beschwerdeführerin nicht voraus, dass gleichzeitig ein reparatorischer Anspruch geltend gemacht wird.”
“Wie nachfolgend (vgl. E. 9.3 hiernach) gezeigt wird, ergeben sich verschiedene Auskunftsansprüche aus dem klaren Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG. Wenn die Beschwerdeführerin generell das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin bestreitet, basiert ihre Argumentation darauf, dass sie unter Hinweis auf den von ihr in den Vordergrund gestellten Normzweck - die Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie - den Wortlaut der Norm unzulässig einschränkt. Denn für eine solche Einschränkung besteht keine Grundlage. In der Botschaft zur Revision des Patentgesetzes (Botschaft vom 23. November 2005 zur Änderung des Patentgesetzes [...], BBl 2006 37; 119 Ziff. 2.4.2), im Rahmen derer auch das Markenschutzgesetz geändert wurde, heisst es: "Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von Fälschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu" (Hervorhebung beigefügt). Zweifellos geht es dabei um Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie - der entsprechende Abschnitt steht auch unter diesem Titel -, aber eben nicht ausschliesslich. Eine Einschränkung des Wortlauts der Norm im Hinblick auf diesen Zweck ist daher abzulehnen.”
“Die Vorinstanz verkannte nicht, dass die Beschwerdeführerin bereits in der Klageschrift einen Schaden von Fr. 9'405'904.-- geltend gemacht hatte. Vielmehr verneinte sie wegen dieser bereits erfolgten Bezifferung einen "präparatorischen" Informationsanspruch hinsichtlich des Schadenersatzanspruchs. Sie erwog sodann, der Informationsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG bezwecke (in erster Linie), dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so die Verletzung in ihrem Ursprung zu bekämpfen und den weiteren Vertrieb bereits in Verkehr gesetzter Produkte zu verhindern. Dagegen bezwecke diese Vorschrift grundsätzlich nicht, den Rechtsinhaber in die Lage zu versetzen, allfällige Wiedergutmachungsansprüche berechnen zu können. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nicht als Anspruchsgrundlage einer Stufenklage dienen könne. Gestützt auf diese Angaben dürfte es dem Rechtsinhaber in der Regel möglich sein, "den von ihm durch selbst nicht getätigte Verkäufe erlittenen Schaden zu berechnen [...], soweit er diesen Schaden nicht bereits auf anderer Grundlage berechnet und beziffert hat".”
“Die Prüfung der Begründetheit der Wiedergutmachungsansprüche bleibt in der ersten Stufe sistiert (Leumann Liebster, a.a.O., S. 97 f.; Frick, a.a.O., N. 123 zu Art. 55 MSchG). Entsprechend hielt auch die Vorinstanz fest, sie befinde nur über die erste Stufe, mithin ausschliesslich über die Informationsklage. Die Beschwerdeführerin scheint demgegenüber fälschlicherweise davon auszugehen, es sei bereits im vorliegenden Verfahrensstadium darüber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die unbezifferte Klage auf finanzielle Wiedergutmachung (Rechtsbegehren Ziff. 2) erfüllt sind. Entsprechend beziehen sich ihre auf Art. 85 ZPO gestützten Einwendungen auf die Voraussetzungen der unbezifferten Forderungsklage. Darauf, ob eine Abweisung der unbezifferten Klage bereits im ersten Verfahrensstadium in Frage käme, weil die Informationsklage zum vornherein nicht - auch nicht subsidiär - dem Zweck der Bestimmung eines finanziellen Leistungsanspruchs dienen kann (i.d.S. Leumann Liebster, a.a.O., S. 117 und Anmerkung 452), muss hier nicht weiter eingegangen werden. Denn zum einen kann die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG - neben ihrem Hauptzweck - auch der Vorbereitung finanzieller Ansprüche dienen (Staub, a.a.O., N. 67 zu Art. 55 MSchG; Baechler, a.a.O., S. 6). Zum anderen verlangt die Beschwerdeführerin ausdrücklich, es sei die Klage gemäss Ziffer 1 des (mit der Replik vom 10. Mai 2019) geänderten Rechtsbegehrens abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Sie verlangt damit explizit nur die Abweisung des von der Vorinstanz beurteilten Informationsanspruchs, nicht auch der unbezifferten Forderungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziffer”
Im Verletzungsverfahren nach Art. 55 MSchG ist die Verwechslungsgefahr anhand des tatsächlichen oder drohenden Gebrauchs des jüngeren Zeichens zu beurteilen. Dies unterscheidet sich von der im Nichtigkeitsverfahren anzustellenden, registerbasierten Gegenüberstellung der Marken.
“Im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 MSchG sind die streitgegenständlichen Marken gemäss ihrem jeweiligen Registereintrag gegenüberzustellen. So ist bei der Beurteilung der Warengleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit auf jene Waren abzustellen, für welche die Marken ihrem Registereintrag zufolge Schutz beanspruchen (siehe etwa JOLLER, a.a.O., N. 122 und 269 zu Art. 3 MSchG; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 37-39 und 122 zu Art. 3 MSchG). Insofern unterscheidet sich die Beurteilungsgrundlage von jener im Verletzungsverfahren nach Art. 55 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG, wo die Verwechslungsgefahr gestützt auf einen Vergleich der älteren Marke mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen ist (Erwägung”
“Im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 MSchG sind die streitgegenständlichen Marken gemäss ihrem jeweiligen Registereintrag gegenüberzustellen. So ist bei der Beurteilung der Warengleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit auf jene Waren abzustellen, für welche die Marken ihrem Registereintrag zufolge Schutz beanspruchen (siehe etwa JOLLER, a.a.O., N. 122 und 269 zu Art. 3 MSchG; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 37-39 und 122 zu Art. 3 MSchG). Insofern unterscheidet sich die Beurteilungsgrundlage von jener im Verletzungsverfahren nach Art. 55 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG, wo die Verwechslungsgefahr gestützt auf einen Vergleich der älteren Marke mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen ist (Erwägung”
Die Nennung eines konkret tatsächlich verwendeten Zeichens zusammen mit dessen Abbildung und der Angabe genau umgrenzter Verbotstatbestände (z. B. Verbot der Verwendung zur Kennzeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen oder als Geschäftsname) ergibt ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG. Im entschiedenen Fall reichte diese Kombination aus, um die Begehren gegen die Verwendung des konkreten Zeichens/Logos für Waren- und Dienstleistungskennzeichnung sowie als Name eines Konditorei-/Restaurationsbetriebs als genügend bestimmt zu qualifizieren.
“Damit definieren die Kläger ein spezifisches tatsächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch ver- boten werden soll. Zudem werden einzelne, sehr konkrete und auch genügend eingegrenzte Verbotstatbestände genannt (lit. a-c). So soll die Verwendung zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. a mit weiteren Präzisierungen), zur Kennzeichnung von Dienstleistungen ei- nes Restaurationsbetriebes (lit. b mit weiteren Präzisierungen) und als Name ei- nes Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. c mit weiteren Präzisierun- gen) untersagt werden. Die im ursprünglichen Rechtsbegehren enthaltene lit. d wurde im abgeänderten Rechtsbegehren gemäss Replik fallen gelassen. Auf- grund der Kombination einer konkret verwendeten Bezeichnung samt Abbildung des entsprechenden Logos mit den beschriebenen Verbotstatbeständen liegt ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren vor, welches den Anforderungen von - 37 - Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG genügt. Da die Beklagte durch die Verwendung dieses Zeichens – wie dargelegt – die Markenrechte der Kläger verletzt, ist das Rechts- begehren Ziff. 3 gutzuheissen.”
“Damit definieren die Kläger ein spezifisches tatsächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch ver- boten werden soll. Zudem werden einzelne, sehr konkrete und auch genügend eingegrenzte Verbotstatbestände genannt (lit. a-c). So soll die Verwendung zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. a mit weiteren Präzisierungen), zur Kennzeichnung von Dienstleistungen ei- nes Restaurationsbetriebes (lit. b mit weiteren Präzisierungen) und als Name ei- nes Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. c mit weiteren Präzisierun- gen) untersagt werden. Die im ursprünglichen Rechtsbegehren enthaltene lit. d wurde im abgeänderten Rechtsbegehren gemäss Replik fallen gelassen. Auf- grund der Kombination einer konkret verwendeten Bezeichnung samt Abbildung des entsprechenden Logos mit den beschriebenen Verbotstatbeständen liegt ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren vor, welches den Anforderungen von - 37 - Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG genügt. Da die Beklagte durch die Verwendung dieses Zeichens – wie dargelegt – die Markenrechte der Kläger verletzt, ist das Rechts- begehren Ziff. 3 gutzuheissen.”
Der Auskunftsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein materiellrechtlicher Anspruch. Er kann Gegenstand einer selbständigen Erfüllungsklage sein. Zweck des Auskunftsanspruchs ist insbesondere, dem Rechtsinhaber die Ermittlung der Produktions‑ und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermöglichen. Der Anspruch setzt nicht voraus, zugleich reparatorische Ansprüche geltend zu machen.
“Der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG ist unbestritten ein materiellrechtlicher Anspruch (vgl. auch Markus R. Frick, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 64 zu Art. 55 MSchG). Entsprechend kann er Gegenstand einer selbständigen Erfüllungsklage bilden (BGE 140 III 409 E. 3.2). Bei der ersten Stufe - der Geltendmachung des Informationsanspruchs - handelt es sich also um einen normalen zivilrechtlichen Leistungsanspruch (BGE 144 III 43 E. 4.1; vgl. auch Oberhammer/Weber, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 85 ZPO). Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder im Rahmen einer Stufenklage als besondere Form der objektiven Klagenhäufung. Die Stufenklage dient nicht dazu, die gegebenen Klagemöglichkeiten einzuschränken, sondern diese zu ergänzen (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2). Der primäre Zweck des Auskunftsanspruchs gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so bestehende oder drohende Verletzungen abzuwehren (Roger Staub, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.”
“Der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG ist unbestritten ein materiellrechtlicher Anspruch (vgl. auch Markus R. Frick, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 64 zu Art. 55 MSchG). Entsprechend kann er Gegenstand einer selbständigen Erfüllungsklage bilden (BGE 140 III 409 E. 3.2). Bei der ersten Stufe - der Geltendmachung des Informationsanspruchs - handelt es sich also um einen normalen zivilrechtlichen Leistungsanspruch (BGE 144 III 43 E. 4.1; vgl. auch Oberhammer/Weber, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 85 ZPO). Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder im Rahmen einer Stufenklage als besondere Form der objektiven Klagenhäufung. Die Stufenklage dient nicht dazu, die gegebenen Klagemöglichkeiten einzuschränken, sondern diese zu ergänzen (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2). Der primäre Zweck des Auskunftsanspruchs gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so bestehende oder drohende Verletzungen abzuwehren (Roger Staub, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 67 zu Art. 55 MSchG; Frick, a.a.O., N. 57 zu Art. 55 MSchG). Dies hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt. Der Anspruch auf Auskunft gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG setzt entgegen der Beschwerdeführerin nicht voraus, dass gleichzeitig ein reparatorischer Anspruch geltend gemacht wird.”
Unterlassungsbegehren nach Art. 55 Abs. 1 können in der Klage als Haupt-, Eventual- bzw. Subeventualbegehren gestellt werden; diese prozessuale Einordnung ist für die Prozessführung relevant.
Nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann der Beklagte zur Auskunft über die Herkunft und die Menge der widerrechtlich mit der Marke versehenen Gegenstände verpflichtet werden, die sich in seinem Besitz befinden; zudem sind Adressaten und Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer anzugeben. Nach der Rechtsprechung erfasst der Auskunftsanspruch auch blossen Besitz (gelagerte Bestände) sowie in diesem Zusammenhang Bestellungen und Herstellung der betreffenden Ware.
“Neben den Auskünften über Adressaten und Ausmass der Weitergabe umfasst die Auskunftspflicht des Beklagten gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG die "Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände". Die Beschwerdeführerin rügt, eine Auskunft über in die Schweiz "eingeführte", "besessene" und/oder zu solchen Zwecken "hergestellte" und/ oder in Herstellung "gegebene " und/oder "bestellte" Waren knüpfe nicht an eine tatsächlich erfolgte Weitergabe an Dritte an. Dies trifft offensichtlich zu. Die Vorinstanz stützte die entsprechenden Auskunftsansprüche denn auch nicht auf den Tatbestand der Weitergabe. Vielmehr erwog sie, auch der blosse Besitz von widerrechtlich markierten Waren werde vom Auskunftsanspruch erfasst. Deshalb sei auch über die gelagerten (besessenen) Waren Auskunft zu erteilen. Da ferner auch die Ein-, Aus- und Durchfuhr dem Markeninhaber vorbehalten sei, sei auch die Bestellung solcher Waren - insbesondere aber nicht nur zwecks Weitervertriebs - unzulässig. Nach dem Gesagten sei schliesslich umso mehr auch die Herstellung markenrechtsverletzender Waren verboten. Entsprechend habe die Beschwerdeführerin auch Auskunft über die Bestellung und Herstellung solcher Ware zu erteilen.”
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann der Beklagte verpflichtet werden, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.”
Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist ein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Ein solches besteht nach der Rechtsprechung nur, wenn eine Verletzung droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt.
“Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 128 III 96 E. 2e).”
“Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 128 III 96 E. 2e).”
Steht der Markeninhaber mit Schutzwirkung für die Schweiz in Anspruch, so hat er nach Art. 55 Abs. 1 MSchG die prozessuale Befugnis zu klagen. Die inländische gerichtliche Zuständigkeit kann insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Online‑Angeboten bejaht werden, wenn sich diese erkennbar an das schweizerische Publikum richten (z. B. Zahlungsoption in CHF, Lieferung in die Schweiz), sodass ratione loci einzuordnen ist.
“com peut être consulté depuis la Suisse. Ce site contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, en particulier à Genève, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse. La compétence des autorités judiciaires genevoises doit ainsi être admise. Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour connaître de la présente action. 1.3 A______ AG étant titulaire des marques internationales semi-figuratives "A______" n° 1______ et "A______" n° 2______, ainsi que des marques verbales "A______" n° 3______ et "A______" n° 4______, pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse, elle a la qualité pour agir, au sens des art. 55 al. 1 LPM et 9 al. 1 LCD. B______ SA étant le distributeur, dans le monde entier, des produits vendus sous la marque A______, elle dispose également de la qualité pour agir. 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 252 al. 2 et 130 CPC), la présente requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC) est recevable. 1.5 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”
“com peut être consulté depuis la Suisse. Ce site contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, en particulier à Genève, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse. La compétence des autorités judiciaires genevoises doit ainsi être admise. Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour connaître de la présente action. 1.3 A______ AG étant titulaire des marques internationales semi-figuratives "A______" n° 1______ et "A______" n° 2______, ainsi que des marques verbales "A______" n° 3______ et "A______" n° 4______, pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse, elle a la qualité pour agir, au sens des art. 55 al. 1 LPM et 9 al. 1 LCD. B______ SA étant le distributeur, dans le monde entier, des produits vendus sous la marque A______, elle dispose également de la qualité pour agir. 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 252 al. 2 et 130 CPC), la présente requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC) est recevable. 1.5 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”