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Art. 17 Abs. 3 MSchG erlaubt es, Klagen bis zur Registereintragung der Übertragung gegen den bisherigen, im Markenregister noch eingetragenen, aber tatsächlich nicht mehr berechtigten Inhaber zu richten; dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur auch, wenn der Kläger von der tatsächlichen Berechtigungslage Kenntnis hat.
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen. Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Klagen nach diesem Gesetz können bis zur Eintragung der Übertragung gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG). Gemäss Rechtsprechung ist damit der bisherige, im Markenregister noch eingetragene, aber nicht mehr berechtigte Markeninhaber gemeint (Tribunal cantonal de Fribourg du 30 janvier 2006, in: sic! 2006 662, 664 "Rugby"; Gregor Bühler, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 17 N 34 [zit. SHK-Bearbeiter]). Dies gilt auch für den Fall, dass der Kläger von der tatsächlichen Berechtigungslage Kenntnis hat (Manuel Bigler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 17 N 37; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 17 N 20).”
Bei einem nicht im Register eingetragenen Kennzeichen konnten die entsprechenden Kennzeichenrechte im entschiedenen Fall formlos übertragen werden.
“, 2018, Art. 29 N 2; HILTI, in: SIWR III/2, 3. Aufl., 2019, N 9 ff.). Dass der Betrieb des Res- taurants «Club C._____» auf die Beklagte überging, bestreitet die Klägerin nicht (vgl. act. 1 Rz. 53). Unabhängig davon, ob Enseignes und Geschäftsbezeichnun- gen als Namen i.S.v. Art. 29 ZGB zu qualifizieren sind, muss es möglich sein, ei- ne solche zusammen mit dem jeweiligen Betrieb zu übertragen (so auch A GTEN, Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unter- nehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, 2011, S. 57; vgl. auch HILTI, a.a.O., N 13), was in der Praxis auch so gehandhabt wird. Vor diesem Hintergrund ist die entsprechende Argumentation der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 35 ff.) nicht nachvollziehbar bzw. unbehelflich. 3.4.3.4. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 MSchG mit der Eintragung im Register. Die Übertragung von Marken bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Das Kennzeichen CLUB C._____ war bei der Ab- spaltung unbestrittenermassen nicht im Register eingetragen. Daher konnten die Rechte an diesem Kennzeichen formlos übertragen werden. Das Schriftformer- fordernis im Markenschutzgesetz spricht entgegen der Auffassung der Klägerin (act. 24 Rz. 36) per se nicht für den Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klä- gerin. 3.4.3.5. Die von der Klägerin behauptete Eigenständigkeit des Clubs C._____ (vgl. act. 24 Rz. 30 f.) wird von der Beklagten bestritten (vgl. act. 28 Rz. 93 f.). Selbst wenn der entsprechende Nachweis gelingen würde, ist nicht nachvollzieh- bar, inwiefern dieser Umstand für die Position der Klägerin oder diejenige der Be- klagten spräche, weshalb sich weitergehende Ausführungen erübrigen.”
In der Praxis werden in markenrechtlichen Nichtigkeits- und Übertragungsverfahren häufig Verfügungsbeschränkungen oder Registersperren angeordnet. Die Gerichtspraxis begründet dies damit, dass eine während des Verfahrens erfolgende Übertragung an gutgläubige Dritte die Passivlegitimation der beklagten Partei und damit die Durchsetzbarkeit der Klage vereiteln könnte. In der Literatur besteht Uneinigkeit darüber, ob nach einer solchen Übertragung die Passivlegitimation weiterhin besteht; vor diesem Hintergrund halten Gerichte präventive Verfügungsverbote bzw. Registersperren für angezeigt.
“Das Präsidium des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, folgt nach einer summarischen Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts und der Rechtsgrundlagen der klägerischen Sichtweise, wonach nicht per se ausgeschlossen und somit befürchtet werden kann, dass die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer die streitgegenständlichen Marken an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder veräussern könnte. Eine solche Handlung der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers würde – ohne Verfügungsbeschränkung oder Registersperre – die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern kein Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit nicht anzunehmen ist (SHK MSchG-Staub, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; OFK ZPO-Morf, 3. Aufl., 2023, Art. 83 N 5; DIKE ZPO-Göksu, 2. Aufl., 2016, Art. 83 N 16; BSK ZPO- Graber, 3. Aufl., 2017, Art. 83 N 17 f.). Damit fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus. In der Rechtsliteratur besteht Uneinigkeit darüber, ob gestützt auf Art. 17 Abs. 3 MSchG die Passivlegitimation einer beklagten Partei bei einer Übertragung einer Marke während eines Nichtigkeitsverfahrens bestehen bleibt (vgl. vorstehende Literaturhinweise für den Wegfall der Passivlegitimation; anders BSK MSchG-Städeli, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 24; Bigler, a.a.O., Art. 17 N 39; Frick, a.a.O., Art. 53 N 8). Diese Frage ist bislang durch die Gerichte nicht geklärt worden. In der markenrechtlichen Praxis kommt es aber regelmässig vor, dass Verfügungsverbote und Registersperren angeordnet werden, um einer Übertragung während des Prozesses vorzubeugen (SHK MSchG-Staub, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; BSK MSchG-Frick, 3. Aufl., 2017, Art. 53 N 12). Um die Gefahr einer allfälligen Übertragung der streitgegenständlichen Marken an gutgläubige Dritte entgegenzuwirken, ist im hier zu beurteilenden Fall eine Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre angezeigt. Andernfalls droht, dass der glaubhaft gemachte Übertragungsanspruch der Klägerin vereitelt werden könnte.”
“Das Präsidium des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, folgt nach einer summarischen Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts und der Rechtsgrundlagen der klägerischen Sichtweise, wonach nicht per se ausgeschlossen und somit befürchtet werden kann, dass die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer die streitgegenständlichen Marken an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder veräussern könnte. Eine solche Handlung der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers würde – ohne Verfügungsbeschränkung oder Registersperre – die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern kein Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit nicht anzunehmen ist (SHK MSchG-Staub, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; OFK ZPO-Morf, 3. Aufl., 2023, Art. 83 N 5; DIKE ZPO-Göksu, 2. Aufl., 2016, Art. 83 N 16; BSK ZPO- Graber, 3. Aufl., 2017, Art. 83 N 17 f.). Damit fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus. In der Rechtsliteratur besteht Uneinigkeit darüber, ob gestützt auf Art. 17 Abs. 3 MSchG die Passivlegitimation einer beklagten Partei bei einer Übertragung einer Marke während eines Nichtigkeitsverfahrens bestehen bleibt (vgl. vorstehende Literaturhinweise für den Wegfall der Passivlegitimation; anders BSK MSchG-Städeli, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 24; Bigler, a.a.O., Art. 17 N 39; Frick, a.a.O., Art. 53 N 8). Diese Frage ist bislang durch die Gerichte nicht geklärt worden. In der markenrechtlichen Praxis kommt es aber regelmässig vor, dass Verfügungsverbote und Registersperren angeordnet werden, um einer Übertragung während des Prozesses vorzubeugen (SHK MSchG-Staub, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; BSK MSchG-Frick, 3. Aufl., 2017, Art. 53 N 12). Um die Gefahr einer allfälligen Übertragung der streitgegenständlichen Marken an gutgläubige Dritte entgegenzuwirken, ist im hier zu beurteilenden Fall eine Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre angezeigt. Andernfalls droht, dass der glaubhaft gemachte Übertragungsanspruch der Klägerin vereitelt werden könnte.”