Art. 52

“Mit Rechtsbegehren 1 und 2 beantragt die Klägerin die Nichtigerklärung und Löschung der strittigen Marke. Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungklage (Art. 52 MSchG). Gemäss Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl.”

“Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, gerichtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht. Fehlt ein ausreichendes rechtliches Interesse, ist auf die Klage nicht einzu- treten (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ausreichend ist das Feststellungsinteresse rechtsprechungsgemäss, "wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert" (BGE 136 III 102 E. 3.1). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtge- brauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.”

“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem Interesse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; Frick, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosse Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; Staub, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2; vgl. auch David, a.a.O., Rz.”

“Feststellungsinteresse Die Klägerin beantragt u.a. die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer-Marke Nr. 1 "B._____" (act. 1 S. 3; act. 22 S. 3). Sie stützt sich auf Art. 52 MSchG. Die Klägerin muss dafür ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke darlegen (S TAUB, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N. 53). Bei Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 52 MSchG sind die Anforderungen an das Feststellungsinteresse geringer als bei anderen positiven oder negativen Feststellungsklagen (BGE 136 III 102 E. 3.4 S. 104 f. ‒ "Yello/Yallo"). Es genügt, dass der Nichtigkeitskläger durch den Bestand der als nichtig zu erklärenden Marke behindert wird oder er befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren In- haber behindert zu werden (BGE 103 II 339 E. 3a S. 342 – "More"). Die Klägerin mahnte die Beklagten unbestrittenermassen im November bzw. De- zember 2017 mit diversen Schreiben ab (act. 1 N. 19; act. 3/8.1‒3). Namentlich - 9 - forderte sie die Beklagte 1 mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 auf, die Schweizer-Marke Nr. 1 "B._____" zu löschen und auf deren Gebrauch zu verzich- ten (act. 3/8.3). Die Beklagten kamen diesen Aufforderungen unbestrittenermas- sen nicht nach (act. 1 N. 19; act. 3/8.4). Die Klägerin verwendet diverse Marken (siehe hierzu unter Ziff. 2.1.1.2) mit dem Bestandteil "B.”

“Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse nach Art. 52 MschG Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach MSchG besteht (Art. 52 MSchG). Der Begriff des rechtlichen Interesses nach Art. 52 MSchG ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Selbst die Berücksichtigung eines tatsächlichen Interesses ist nicht ausgeschlossen (BGE 140 III 251 E. 5.1.). Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jede Person, die durch ihren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit dadurch behindert zu werden (BSK MSchG – F RICK, Art. 52 N 21). Der vorliegende Streitgegenstand betrifft die Wortmarken G._____ der Klägerin bzw. C._____ der Beklagten, welche für dieselbe Warenklasse eingetragen wor- den sind. Die Parteien befinden sich hinsichtlich einer potentiellen Verwechs- lungsgefahr der Beklagtenmarke mit der Marke der Klägerin in Konflikt. Die Be- klagte hat ihre Marke zwar im Markenregister eintragen lassen, und ihr Arzneimit- - 7 - tel wurde in der Schweiz zugelassen, indessen wird es derzeit hierorts noch nicht verwendet. Mit einem Markteintritt ist aber in absehbarer Zeit durchaus zu rech- nen (vgl.”

“Beweisbelastet für die fehlende Gebrauchsabsicht ist nach der gesetzlichen Grundregel von Art. 8 ZGB die Klägerin, welche sich auf die Nichtigkeit der streit- gegenständlichen Marke beruft (vgl. BGE 127 III 160 1.a; RIZVI / DAVID, a.a.O., Art. 5 N 43 ff.). Zu beachten ist, dass es sich dabei um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Grundsätzlich genügt deshalb "der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstella- tion im Rahmen der Gesamtwürdigung" (BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; vgl. auch HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.). Den Markeninhaber als Gegenseite trifft daraufhin eine qualifizierte Be- streitungslast: Im Rahmen einer Mitwirkungspflicht muss er zumindest darlegen, weshalb trotz Vorliegen von entsprechenden Indizien im konkreten Fall keine feh- lende Gebrauchsabsicht vorliegt (BGer Urteil 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1.; BGer Urteil 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1.; F RICK, a.a.O., Art. 52 MSchG N 4 und N 11 ff. m.H.). - 12 -”

“Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz diese Grundsätze verletzt hätte, indem sie erwog, die Marke "E.________" sei nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden, sondern in der Absicht, von der Beschwerdegegnerin finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb sie nach Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei. Die Vorinstanz ging aufgrund der Korrespondenz zwischen den Parteien davon aus, dass die Beschwerdeführerin darum wusste, dass die Beschwerdegegnerin die Marke hinterlegen wollte. Nach erfolgter Eintragung habe sie von der Beschwerdegegnerin Ende 2020 sukzessiv erhöhte Geldbeträge für die Übertragung der Marke verlangt. Inwiefern sie die Marke "E.________" selber hätte gebrauchen wollen, legte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht dar. Die Vorinstanz hat angesichts der festgestellten Indizien bundesrechtskonform erwogen, die Markeneintragung sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt. Dabei hat sie hinreichend begründet, weshalb sie von einer missbräuchlichen Hinterlegung ausging, womit sich der in der Beschwerde erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) als unbegründet erweist. Ins Leere zielt auch der Einwand, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die qualifizierte Bestreitungslast auferlegt und damit Art.”

“Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungklage (Art. 52 MSchG). Mit ihr verlangt die Klägerin Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Gegenstand der Feststellung können nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil internationaler Marken sein (Staub, a.a.O., N 44 ff. zu Art. 52 MSchG). Als Nichtigkeitsgründe kommen die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG in Betracht. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG).”

“Par conséquent, le droit suisse est applicable. 1.2 L'art. 52 LPM prévoit une action générale en constatation de droit en disposant qu'a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM], FF 1991 I 1, 39 ; ATF 120 II 20 consid. 2). Un tel intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation (ATF 120 II 144 consid. 2). Bien que dans le domaine de la propriété intellectuelle seule la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets [LBI] ; RS 232.14) prévoie expressément l'action en nullité de la marque, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement la possibilité d'invoquer une telle action sur la base de l'art. 52 LPM (ATF 140 III 251 consid. 5.1 ; CR PI-Killias/de Selliers, 2013, art. 52 LPM n. 70). L'action en nullité de la marque est une action en constatation de droit négative qui a pour effet de modifier ou de radier une inscription figurant au registre des marques (ATF 140 III 251 consid. 5.1). Elle ne consiste donc ni en une action en exécution d'une prestation ni en une action formatrice mais en une action déclarative en fixation de droit (Feststellungsklage) qui a pour but de faire disparaître le risque de confusion entre les signes en conflit (art. 3 al. 1 LPM ; Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, 2005, p. 185). Partant, l'action en nullité de la marque peut porter sur la marque dans son entier ou n'être que partielle dans le cas où elle est enregistrée en lien avec des biens ou des services similaires ou identiques à ceux de la personne dont les droits de la marque sont atteints. S'il est déclaré nul par un jugement entré en force, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle radie tout ou en partie l'enregistrement de la marque (art.”

“Ergebnis: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung" als "Art. 52 MSchG [Löschung/Nichtigkeit]" (act. 1 Rz. 69). Bei der Klage gemäss Art. 52 MSchG handelt es sich um eine Feststellungsklage, welche als negative Klage auf die gerichtliche Nichtigerklärung der Marke gemäss Art. 35 lit. c MSchG abzielt. Danach kann die nichtig erklärte Marke vom Institut für geistiges Eigentum - 13 - gebührenfrei gelöscht werden (Art. 35 MSchV; BGE 139 III 424 E. 2.3.2). Rechts- begehren Ziffer 2 ist als Nichtigkeitsklage gemäss Art. 52 MSchG zu qualifizieren. Durch die eindeutige Bezugnahme zur Marke der Beklagten erweist sich dieses Rechtsbegehren als genügend bestimmt. Schliesslich ist auch Rechtsbegehren Ziffer 3 genügend bestimmt, da die anzu- drohenden Vollstreckungsmassnahmen konkret umschrieben werden.”

“Rechtliches Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall - 30 - der negativen Feststellungsklage dar. Mit ihr verlangt der Kläger die Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen unter anderem die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die zustimmungslose Agenten- marke (S TAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 44). Der Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke dartun (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53).”

“Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, besteht zwischen der von ihr eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ und der Marke Nr. yyy CLUB X.________ der Beschwerdegegnerin, die für gleiche bzw. zumindest gleichartige Dienstleistungen eingetragen wurde, dem Gesamteindruck nach eine Verwechslungsgefahr. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Damit ist die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre ältere Marke Nr. xxx X.________ nach Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG grundsätzlich berechtigt, die Löschung der später eingetragenen Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu verlangen. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, es sei angesichts dieser markenrechtlichen Anspruchslage an der Beschwerdegegnerin zu beweisen, dass sie dennoch zur Eintragung des verwechselbaren Zeichens CLUB X.________ ins Markenregister berechtigt war, indem ihr ein entsprechendes Recht eingeräumt wurde. Dies verkennt die Beschwerdegegnerin nebst der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ (Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG), wenn sie sich in der Beschwerdeantwort auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei dafür beweispflichtig, da der Umstand der Eintragung der (späteren) Marke deren Gültigkeit indiziere.”

“Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, besteht zwischen der von ihr eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ und der Marke Nr. yyy CLUB X.________ der Beschwerdegegnerin, die für gleiche bzw. zumindest gleichartige Dienstleistungen eingetragen wurde, dem Gesamteindruck nach eine Verwechslungsgefahr. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Damit ist die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre ältere Marke Nr. xxx X.________ nach Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG grundsätzlich berechtigt, die Löschung der später eingetragenen Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu verlangen. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, es sei angesichts dieser markenrechtlichen Anspruchslage an der Beschwerdegegnerin zu beweisen, dass sie dennoch zur Eintragung des verwechselbaren Zeichens CLUB X.________ ins Markenregister berechtigt war, indem ihr ein entsprechendes Recht eingeräumt wurde. Dies verkennt die Beschwerdegegnerin nebst der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ (Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG), wenn sie sich in der Beschwerdeantwort auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei dafür beweispflichtig, da der Umstand der Eintragung der (späteren) Marke deren Gültigkeit indiziere.”

“Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.00. Der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, ist schwer bestimmbar. Der Streitwert der Nichtigkeitsklage bemisst sich am Wert der Marke. Dabei ist von demjenigen Wert auszugehen, den die Marke für die Markeninhaberin hat (Staub, in: Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 79 zu Art. 52 MSchG). Gestützt auf die Erfahrungen in der Praxis wird angenommen, dass der Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00 liegt, wenn es um eher unbedeutende Zeichen geht. Vorliegend sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Da die Beklagte die Marke aber bereits verwendet (KB 1), ist der Streitwert vorliegend auf CHF 75ꞌ000.00 zu schätzen (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 f.).”

“Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.00. Sie führt aus, dass es sich bei der Marke der Beklagten, deren Löschung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilde, um ein in der Schweiz noch nicht benutztes, wirtschaftlich unbedeutendes Zeichen handle (vgl. Rz. 7 der Klage, pag. 3). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen (Staub, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG; Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin von einer eher unbedeutenden Marke im Bereich von CHF 50'000.00 auszugehen.”

“Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen (Frick, a.a.O., N 83 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; Staub, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Weil der Streitwert angesichts der schwierigen Markenbewertung nur schwer bestimmbar ist, bedient sich die Rechtsprechung folgender Faustregel: CHF 50'000-100'000 für wirtschaftlich eher unbedeutende Marken, CHF 250'000-500'000 bei mittlerer Bedeutung, CHF 500'000-1 Mio. bei erheblicher Bedeutung (Frick, a.a.O., N 84 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Obwohl nur die schweizerische Marke Streitgegenstand bildet, können Auswirkungen auf den Rechtsschutz im Ausland mitberücksichtigt werden (Staub, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Im Einzelnen ist jedoch umstritten, wie der Streitwert zu berechnen ist, wenn während der Zeit der Abhängigkeit ausländischer Schutzrechte vom schweizerischen Basisrecht dessen Nichtigkeit auch die ausländischen Parallelrechte zu Fall bringt (vgl. David, a.a.O., Rz. 109; Frick, a.a.O., N 85 zu Vor Art. 51a-60 MSchG).”

“Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1, 135 III 378 E. 2.2, 123 III 414 E. 7b, 120 II 144 E. 2). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art.”

“Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Feststellungsinteresse Die Klägerin beantragt u.a. die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer-Marke Nr. 1 "B._____" (act. 1 S. 3; act. 22 S. 3). Sie stützt sich auf Art. 52 MSchG. Die Klägerin muss dafür ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke darlegen (S TAUB, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N. 53). Bei Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 52 MSchG sind die Anforderungen an das Feststellungsinteresse geringer als bei anderen positiven oder negativen Feststellungsklagen (BGE 136 III 102 E. 3.4 S. 104 f. ‒ "Yello/Yallo"). Es genügt, dass der Nichtigkeitskläger durch den Bestand der als nichtig zu erklärenden Marke behindert wird oder er befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren In- haber behindert zu werden (BGE 103 II 339 E. 3a S. 342 – "More"). Die Klägerin mahnte die Beklagten unbestrittenermassen im November bzw. De- zember 2017 mit diversen Schreiben ab (act. 1 N. 19; act. 3/8.1‒3). Namentlich - 9 - forderte sie die Beklagte 1 mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 auf, die Schweizer-Marke Nr.”

“Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; Frick, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosse Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; Staub, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2; vgl. auch David, a.a.O., Rz. 133). Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigkeitsklage, da sie das Zeichen der Beklagten zur Bewerbung von Geländewagen zu benutzen beabsichtigt (Klage, Rz. 9). Zudem hat sie u.a. das Zeichen «» als Marke schützen wollen (Klageantwort, Rz. 17; Replik, Rz. 27), wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 3, 38; Replik, Rz. 12, 36). Aufgrund des vorliegenden Rechtstreits sind die zurzeit hängigen Widerspruchsverfahren vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) sistiert (Replik, Rz. 12; KB”

“Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf absolute Ausschlussgründe, gilt zwar grundsätzlich, dass der Beklagte als Inhaber der Marke diejenigen Tatsachen vorzubringen hat, aus denen er die Gültigkeit seiner Marke ableitet. Umgekehrt gilt aber, dass Negativa nicht zu beweisen sind. Und der Umstand der Eintragung der Marke indiziert deren Gültigkeit. Der Kläger trägt daher die Behauptungs- und Beweislast für Tatsachen, aus denen er ableitet, dass die Marke des Beklagten rechtswidrig ist oder zum Gemeingut gehört (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 73).”

“Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf absolute Ausschlussgründe, gilt zwar grundsätzlich, dass der Beklagte als Inhaber der Marke diejenigen Tatsachen vorzubringen hat, aus denen er die Gültigkeit seiner Marke ableitet. Umgekehrt gilt aber, dass Negativa nicht zu beweisen sind. Und der Umstand der Eintragung der Marke indiziert deren Gültigkeit. Der Kläger trägt daher die Behauptungs- und Beweislast für Tatsachen, aus denen er ableitet, dass die Marke des Beklagten rechtswidrig ist oder zum Gemeingut gehört (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 73).”

“Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf absolute Ausschlussgründe, gilt zwar grundsätzlich, dass der Beklagte als Inhaber der Marke diejenigen Tatsachen vorzubringen hat, aus denen er die Gültigkeit seiner Marke ableitet. Umgekehrt gilt aber, dass Negativa nicht zu beweisen sind. Und der Umstand der Eintragung der Marke indiziert deren Gültigkeit. Der Kläger trägt daher die Behauptungs- und Beweislast für Tatsachen, aus denen er ableitet, dass die Marke des Beklagten rechtswidrig ist oder zum Gemeingut gehört (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 73).”

“Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf absolute Ausschlussgründe, gilt zwar grundsätzlich, dass der Beklagte als Inhaber der Marke diejenigen Tatsachen vorzubringen hat, aus denen er die Gültigkeit seiner Marke ableitet. Umgekehrt gilt aber, dass Negativa nicht zu beweisen sind. Und der Umstand der Eintragung der Marke indiziert deren Gültigkeit. Der Kläger trägt daher die Behauptungs- und Beweislast für Tatsachen, aus denen er ableitet, dass die Marke des Beklagten rechtswidrig ist oder zum Gemeingut gehört (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 73).”

“Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.1). Die klagende Partei kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe in Art. 3 MSchG berufen (Urteile 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.1.2; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 4.1). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.”

“Nachdem keine vertragliche Berechtigung der Beschwerdegegnerin erstellt ist, das Zeichen CLUB X.________ als Marke im schweizerischen Markenregister zu hinterlegen, trägt sie nach Art. 8 ZGB die Folgen der Beweislosigkeit. Aufgrund der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ steht der Beschwerdeführerin demnach gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG ein Anspruch auf Löschung der später eingetragenen verwechselbaren Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu.”

“Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Die Marke der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut und die Eintragung erfolgte nicht rechtsmissbräuchlich. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist damit insgesamt abzuweisen. Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt sich nur inter partes aus (Frick, a.a.O., N 28 zu Art. 52 MSchG).”

“Die Marke der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut und die Eintragung erfolgte nicht rechtsmissbräuchlich. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist damit insgesamt abzuweisen. Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt sich nur inter partes aus (Frick, a.a.O., N 28 zu Art. 52 MSchG).”

“52 MSchG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl. Staub, a.a.O., N 53 zu Art. 52 MSchG). Durch den Gebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird die Klägerin in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Folglich hat sie ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist materiell zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002 E. 2.2.).”

“11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl. Staub, in: Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG). Durch den Gebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird die Klägerin in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Folglich hat sie ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist materiell zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002 E. 2.2.).”

“Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Unter Berücksichtigung des - im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung - eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweist sich die von der Vorinstanz festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 684329 (fig.) der Beschwerdeführerin als ungerechtfertigt und fehlt es an einem Anspruch der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten. Die Gutheissung der Klage hält vor Bundesrecht nicht stand. Das klägerische Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) lässt sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen und das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Ob der Beschwerdegegnerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, hat die Vorinstanz offengelassen. Sie hat damit nach erfolgter Rückweisung abschliessend zu beurteilen, ob das Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen ist.”

“Insgesamt ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie angesichts der von ihr festgestellten Indizien erwog, die Hinterlegung der Marke "E.________" sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt, weshalb sie gestützt auf Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei.”

“Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.1). Die klagende Partei kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe in Art. 3 MSchG berufen (Urteile 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.1.2; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 4.1). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.”

“Nachdem keine vertragliche Berechtigung der Beschwerdegegnerin erstellt ist, das Zeichen CLUB X.________ als Marke im schweizerischen Markenregister zu hinterlegen, trägt sie nach Art. 8 ZGB die Folgen der Beweislosigkeit. Aufgrund der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ steht der Beschwerdeführerin demnach gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG ein Anspruch auf Löschung der später eingetragenen verwechselbaren Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu.”

“c MSchG stehe nach ständiger Rechtsprechung der Eintragung von Zeichen entgegen, die auf ein bestimmtes Ereignis von öffentlichem Interesse hinwiesen, wozu er auf einen Entscheid be- treffend die Bezeichnung "Sion 2006" verweist (act. 1 Rz. 100; act. 30 Rz. 4). Die Marke "B._____ WORLD CUP H._____" sei irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG, da die Beklagte so eine tatsächlich nicht bestehende Verbindung bzw. sonstige Beziehung zum Kläger als Veranstalter respektive mit der Fussball- Weltmeisterschaft in I._____ als solche vortäusche (act. 1 Rz. 101). Die Bezeich- nung Austragungsland + Austragungsjahr, so namentlich "H._____", werde von den Sponsoren der Weltmeisterschaften für ihre Werbung verwendet, um kundzu- tun, dass sie den Kläger als offizieller Ausrichter der Fussball-Weltmeisterschaft finanziell unterstützten (act. 1 Rz. 104). Da zusammengefasst der absolute Aus- schlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG vorliege, seien die fraglichen Marken ge- mäss Art. 52 MSchG für nichtig zu erklären (act. 1 Rz. 98). - 14 - In der Replik führt der Kläger aus, gerade die Marken-Kombination mit dem Vo- ranstellen von "B._____" spreche für die irreführende Aneignung des fremden Eventnamens; so sei es v.a. im Sportbereich im Rahmen des sog. "Titel- Sponsorings" üblich, bei offizieller Sponsoreneigenschaft den Sponsornamen dem Namen des Events oder der Sportstätte voranzustellen (act. 30 Rz. 3, Rz. 81 ff.). Es gebe in der Tat kein "indirektes Sponsoring" durch die Beklagte, welche jeweils einzelne Teilnehmer bzw. Mannschaften der Fussball-Weltmeisterschaften unterstütze. Weder leiste die Beklagte finanzielle Unterstützung an den Kläger oder die Fussball-Weltmeisterschaft noch seien die Verbände auf diese Unter- stützung angewiesen, um an dem Event teilzunehmen (act. 30 Rz. 57 ff.). Die Beklagte bringt zunächst vor, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der englische Begriff "World Cup" als Synonym für die vom Kläger organi- sierte Fussball-Weltmeisterschaft der Männer stehe, wozu sie u.”

“In der Lehre wird ausgeführt (Staub, a.a.O., N 8 zu Art. 52 MSchG) es sei ungeklärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Prozessvoraussetzung handle (so Frick, a.a.O., N 16 zu Art. 52 MSchG; Willi, a.a.O., N 5 zu Art. 52 MSchG; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b) oder ob es die Frage der Aktivlegitimation beschlage (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Januar 2006, sic! 2006, 662 ff., E. 2a). In der kantonalen Rechtsprechung wird auch vertreten, das Feststellungsinteresse sei doppelrelevant, da es sowohl die Prozessvoraussetzungen betreffe als auch die materiell-rechtliche Sachlegitimation beschlage (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150021 vom 6. März 2019 E. 1.7). Dagegen geht das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 52 MSchG bei der Frage des Feststellungsinteresses konsequenterweise von einer Prozessvoraussetzung aus, ohne separat bzw. explizit auf die Frage der Aktivlegitimation einzugehen (BGE 136 III 102 E. 3.1, 3.4, in welchem im Rahmen der Ausführungen zum Feststellungsinteresse aber auch von Klagelegitimation bzw.”

“In der Lehre wird ausgeführt (Staub, a.a.O., N 8 zu Art. 52 MSchG) es sei ungeklärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Prozessvoraussetzung handle (so Frick, a.a.O., N 16 zu Art. 52 MSchG; Willi, a.a.O., N 5 zu Art. 52 MSchG; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b) oder ob es die Frage der Aktivlegitimation beschlage (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Januar 2006, sic! 2006, 662 ff., E. 2a). In der kantonalen Rechtsprechung wird auch vertreten, das Feststellungsinteresse sei doppelrelevant, da es sowohl die Prozessvoraussetzungen betreffe als auch die materiell-rechtliche Sachlegitimation beschlage (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150021 vom 6. März 2019 E. 1.7). Dagegen geht das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 52 MSchG bei der Frage des Feststellungsinteresses konsequenterweise von einer Prozessvoraussetzung aus, ohne separat bzw. explizit auf die Frage der Aktivlegitimation einzugehen (BGE 136 III 102 E. 3.1, 3.4, in welchem im Rahmen der Ausführungen zum Feststellungsinteresse aber auch von Klagelegitimation bzw. Legitimation die Rede ist; Urteile des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2, 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.1, 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2, 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3).”

“Das von der Klägerin beantragte Verbot richtet sich auf die Hinterlegung bzw. Registrierung einer Marke beim IGE oder der WIPO. Die Klägerin führt nicht aus, inwiefern es sich bei einer (erneuten) Markenanmeldung um eine widerrechtliche Handlung handelt. Eine festgestellte Nichtigkeit bezieht sich nur auf die konkrete Markeneintragung. Weitere, allenfalls sogar identische Markeneintragungen, die nicht Gegenstand des Rechtsbegehrens sind, sind von der Rechtskraft nicht erfasst. Der Markeninhaber kann zudem dieselbe Marke neu anmelden und dadurch eine neue gültige Eintragung erlangen. Dies kann z.B. dann angezeigt sein, wenn ein Nichtigkeitsgrund nachträglich weggefallen ist (z.B. zwischenzeitliche Löschung oder Degenerierung der Marke des Nichtigkeitsklägers, der relative Ausschlussgründe geltend gemacht hatte; zwischenzeitlich eingetretene Verkehrsdurchsetzung eines aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG gelöschten Zeichens; Staub, a.a.O., N 66 zu Art. 52 MSchG). Eine Rechtsverletzung könnte bei Benutzung der strittigen Marke im Geschäftsverkehr in der Schweiz drohen, wofür eine Hinterlegung bzw. Registrierung der Marke jedoch nicht Voraussetzung ist. Bei der Markenanmeldung an sich handelt es sich nicht um eine widerrechtliche Handlung. Auf das Rechtsbegehren 3 ist mangels Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.”

“Ergebnis: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung" ist von "Art. 55 Abs. 1 [Unterlassung/Verbot] und Art. 52 MSchG [Löschung/Nichtigkeit]" die Re- de, nicht jedoch von der Beseitigung einer bestehenden Verletzung (act. 1 Rz. 69). Der Replik sind diesbezüglich keine weitergehenden Hinweise zu ent- nehmen (vgl. act. 40 bzw. act. 55 Rz. 59). Insofern erschliesst sich nicht, ob die Klägerin überhaupt einen Beseitigungsanspruch geltend machen will. Da Rechts- begehren Ziffer 1 keine konkreten Beseitigungshandlungen enthält, sich solche auch nicht durch Auslegung im Lichte der Begründung ermitteln lassen und sich in der Klage mehrheitlich Hinweise auf eine "reine" Unterlassungsklage finden, ist dieses Rechtsbegehren einzig als Unterlassungsklage zu qualifizieren. Andernfalls wäre auf die Beseitigungsklage mangels Bestimmtheit nicht einzutre- ten, denn die Klägerin hat es unterlassen, Beseitigungshandlungen genügend konkret zu umschreiben. Da sie anwaltlich vertreten ist, erscheint die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht nicht angezeigt, weil es ansonsten zu einer einseiti- gen Bevorzugung der Klägerin käme.”

“Fazit zur Hauptklage Die zur Diskussion stehenden beklagtischen Marken "B._____ WORLD CUP H._____" und "B._____ WORLD CUP 2022" stellen keine irreführenden Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG dar. Abgesehen davon, dass keine Beeinträchti- gung der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion behauptet wurde, gelingt es dem Kläger nicht darzutun, inwiefern diese Marken objektiv geeignet sein sollen, unzutreffende Vorstellungen über die Beziehung der Beklagten zu ihm respektive zur A._____ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu wecken. Auch unter dem Aspekt des UWG ergibt sich keine Nichtigkeit der beiden Marken im Sinne von Art. 52 MSchG. Dementsprechend erübrigt sich die Prüfung der beiden Rechtsbegehren- Ziffer 3 und 4 und die Hauptklage ist gesamthaft abzuweisen.”

“Wie die Beklagte zu Recht ausführt, lassen sich solche weitergehenden Schutzrechte nicht alternativ auf die Generalklausel von Art. 2 UWG stützen. Schliesslich wird auch nicht näher dargetan, inwiefern US-Entscheide des USPTO [ UNITED STA- TES PATENT AND TRADEMARK OFFICE ], so namentlich betreffend "B._____ Bos- ton 2021" bzw. "B._____ Tokyo 2021" oder "B._____ EURO 2021", hier einschlä- gig sein sollen, zumal schon die (rechtlichen) Hintergründe dieser Entscheide so- wie v.a. deren rechtliche Verbindlichkeit (Rechtskraft) unbekannt sind. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Eine umfassende Würdigung der beklagtischen Marken ergibt, dass weder eine Täuschung/Irreführung noch ein anderes, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes, Verhalten vorliegt. Demzufolge ergeben sich ebenfalls - 29 - keine Ansprüche nach den geltenden lauterkeitsrechtlichen Grundlagen, mit wel- cher sich eine Nichtigkeit im Sinne von Art. 52 MSchG begründen liesse.”

“Oktober 1997, in: JdT 1998, S. 347, E. 2b). Der Zeitablauf ist allerdings nicht allein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei vernünftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon ausgehen durfte, dass der Berechtigte sein Verhalten dulde (siehe einlässlich Urteile 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 6.3; 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1). Dass solch besondere Umstände vorliegend bereits nach einer Dauer von drei Jahren gegeben wären, ist den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Dabei fällt namentlich ins Gewicht, dass dem Berechtigten eine vernünftige Zeitspanne verbleiben muss, um die Rechtslage, die Bedeutung der Markenrechtsverletzung sowie die Nachteile, die ihm aus einer allfälligen Verwechslungsgefahr entstehen, abzuklären und auf dieser Grundlage sorgfältig über die Einleitung rechtlicher Schritte zu entscheiden (siehe BGE 109 II 338 E. 2a S. 341; KILLIAS/DE SELLIERS, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 zu Art. 52 MSchG). Ein offenbarer Missbrauch des Rechts, wie dies Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt, liegt auch vor diesem Hintergrund nicht vor. Dies hat das Handelsgericht zutreffend erwogen; anders, als die Beschwerdeführerin meint, hat es die hier aufgeworfene Frage nicht übergangen.”

“Oktober 1997, in: JdT 1998, S. 347, E. 2b). Der Zeitablauf ist allerdings nicht allein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei vernünftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon ausgehen durfte, dass der Berechtigte sein Verhalten dulde (siehe einlässlich Urteile 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 6.3; 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1). Dass solch besondere Umstände vorliegend bereits nach einer Dauer von drei Jahren gegeben wären, ist den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Dabei fällt namentlich ins Gewicht, dass dem Berechtigten eine vernünftige Zeitspanne verbleiben muss, um die Rechtslage, die Bedeutung der Markenrechtsverletzung sowie die Nachteile, die ihm aus einer allfälligen Verwechslungsgefahr entstehen, abzuklären und auf dieser Grundlage sorgfältig über die Einleitung rechtlicher Schritte zu entscheiden (siehe BGE 109 II 338 E. 2a S. 341; KILLIAS/DE SELLIERS, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 zu Art. 52 MSchG). Ein offenbarer Missbrauch des Rechts, wie dies Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt, liegt auch vor diesem Hintergrund nicht vor. Dies hat das Handelsgericht zutreffend erwogen; anders, als die Beschwerdeführerin meint, hat es die hier aufgeworfene Frage nicht übergangen.”

“Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, zwischen ihren Marken und der Marke der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, weshalb die Beklagte durch Verwendung ihres Zeichens die klägerischen Markenrechte verletze. Daher klagt sie auf Unterlassung des Zeichengebrauchs (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und Ungültigerklärung der Marke (Art. 52 MSchG). Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung mangels Verwechslungsgefahr. Sie weist darauf hin, dass die fehlende Verwechslungsge- fahr bereits von der Opposition Division EUIPO im Rahmen des von der Klägerin eingeleiteten Widerspruchsverfahrens betreffend die EU Designation der interna- tionalen Registrierung der identisch aussehenden internationalen Marke Nr. 9 der Beklagten, mit Schutzwirkung in der Schweiz, festgehalten worden sei. Zudem habe die Klägerin bei der Registrierung der Schweizer Marke der Beklagten im Dezember 2015 darauf verzichtet, Widerspruch einzureichen. Entsprechend be- antragt sie Klageabweisung.”

“Allein diese Unterscheidungs- eignung respektive das Potenzial zur Identifikation des eigenen Angebotes im Wettbewerb mit Konkurrenzprodukten ist rechtlich geschützt (E UGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, N. 567). Allfällige weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilie- rung oder Kommunikation der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen selbständigen Schutz. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. Die Werbung mit einer Drittmarke findet dort ihre Grenze, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1. unter Hinweis auf BGE 128 III 146 E. 2b.bb bzw. BGE 122 III 469 E. 5f). Nach Art. 2 lit. c MSchG sind u.a. irreführende Zeichen vom Markenschutz aus- geschlossen (absoluter Ausschlussgrund). Wer ein rechtliches Interesse nach- weist, kann dies mittels Feststellungsklage gemäss Art. 52 MSchG feststellen las- sen. Bei der Beurteilung des Schutzausschlussgrundes der Irreführungsgefahr ist massgebend, ob nach dem mutmasslichen Verständnis der konkret angespro- chenen Schweizer Verkehrskreise respektive einem beachtlichen Teil davon un- zutreffende Erwartungen erweckt werden (S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 284 zu Art. 2 MSchG; M ICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 9 zu Art. 2 lit. c MschG). Im Allgemeinen ist ein Zeichen unter drei Aspekten irreführend, wenn es geeignet ist, (i) falsche Vorstel- lungen über die sachlichen Eigenschaften, (ii) die geschäftlichen Verhältnisse oder (iii) die geografische Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu wecken (S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 280 zu Art. 2 MSchG unter Hinweis auf den Entscheid des Bundesverwal- tungsgerichts B-3052/2009 vom 16.”

“Einleitung Das Markenrecht verleiht dem Inhaber einer Marke innerhalb des Schutzbereichs das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu ver- fügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Nach Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches In- teresse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechts- verhältnis gemäss diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrecht- liche Feststellungsklage in Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage erlaubt die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Wer die Feststellungsklage anhebt, kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 4.1.).”

“oder eine beste- hende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der In- haber oder die Inhaberin einer Marke anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrau- chen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG wegen Identität oder Ähnlichkeit mit der ei- genen älteren Marke vom Markenschutz ausgeschlossen ist (sog. relative Aus- schlussgründe). Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis gemäss diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage in Form der Löschungs- oder Nichtig- keitsklage erlaubt die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Mar- kenregister. Wer die Feststellungsklage anhebt, kann sich in diesem Zusammen- hang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Urteil BGer 4A_265 2020 E. 4.1).”

“Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.1). Die klagende Partei kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe in Art. 3 MSchG berufen (Urteile 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.1.2; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 4.1). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.”

“Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1, 135 III 378 E. 2.2, 123 III 414 E. 7b, 120 II 144 E. 2). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art.”

“Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Feststellungsinteresse Die Klägerin beantragt u.a. die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer-Marke Nr. 1 "B._____" (act. 1 S. 3; act. 22 S. 3). Sie stützt sich auf Art. 52 MSchG. Die Klägerin muss dafür ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke darlegen (S TAUB, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N. 53). Bei Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 52 MSchG sind die Anforderungen an das Feststellungsinteresse geringer als bei anderen positiven oder negativen Feststellungsklagen (BGE 136 III 102 E. 3.4 S. 104 f. ‒ "Yello/Yallo"). Es genügt, dass der Nichtigkeitskläger durch den Bestand der als nichtig zu erklärenden Marke behindert wird oder er befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren In- haber behindert zu werden (BGE 103 II 339 E. 3a S. 342 – "More"). Die Klägerin mahnte die Beklagten unbestrittenermassen im November bzw. De- zember 2017 mit diversen Schreiben ab (act. 1 N. 19; act. 3/8.1‒3). Namentlich - 9 - forderte sie die Beklagte 1 mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 auf, die Schweizer-Marke Nr.”

“Unter Berücksichtigung des - im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung - eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweist sich die von der Vorinstanz festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 684329 (fig.) der Beschwerdeführerin als ungerechtfertigt und fehlt es an einem Anspruch der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten. Die Gutheissung der Klage hält vor Bundesrecht nicht stand. Das klägerische Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) lässt sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen und das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Ob der Beschwerdegegnerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, hat die Vorinstanz offengelassen. Sie hat damit nach erfolgter Rückweisung abschliessend zu beurteilen, ob das Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen ist.”

“a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2019 prédéfendeur consid. 3.2 et les références). Les actions en interdiction et en cessation de trouble en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale peuvent en principe être invoquées tant que subsiste un risque de réitération ou de continuation du comportement illicite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1; Frick, Commentaire bâlois, Markenschutzgesetz, 3ème éd., 2017, ad art. 51a-60 LPM n. 53; Thouvenin, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Stämpfli 2017, n. 68 ad art. 51-60 LPM; Killias/De Selliers, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 14 ad art. 52 LPM; Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, in Sic! 2006 p. 549s.). Le risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur conteste l'illicéité du comportement incriminé. Cette présomption subsiste même lorsque le défendeur a mis fin au comportement en question, tant qu'il ne reconnaît pas simultanément le bien-fondé des prétentions du demandeur. Même une déclaration du défendeur selon laquelle il ne poursuivra pas le comportement dont on lui fait grief peut ne pas suffire à écarter le risque de réitération si l'intéressé persiste à postuler la licéité de sa pratique passée. En principe, ce n'est qu'en présence d'un engagement écrit sans réserves et dénué d'équivoque que l'on admettra qu'il n'y a pas de risque de réitération. Le juge devrait se montrer relativement sévère : le défendeur doit le convaincre qu'il respectera son engagement même en l'absence d'injonction judiciaire. Outre l'engagement écrit, il est des circonstances qui sont susceptibles de conduire le juge à écarter le risque de réitération, singulièrement celles qui sont de nature à rendre toute récidive objectivement impossible (Schlosser, La mise en œuvre de la protection en droit des marques : aperçu à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 2004 II p.”

“Den beiden von der Beklagten eingetragenen Zeichen "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" und "PUMA WORLD CUP 2022" ist demnach gemäss Art. 2 lit. c MSchG der Markenschutz zu versagen. Entsprechend sind die Feststellungsbegehren Ziffern 1 und 2 gestützt auf Art. 52 MSchG gutzuheissen und die beiden Marken im Markenregister zu löschen. (...) BGE 148 III 257 S. 266 Beschwerde der Beklagten (4A_526/2021)”

“Den beiden hinterlegten Zeichen "QATAR 2022" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) ist demnach gemäss Art. 2 lit. a MSchG der Markenschutz insgesamt zu versagen. Entsprechend ist die Widerklage gutzuheissen und die beiden eingetragenen Marken sind gestützt auf Art. 52 MSchG für nichtig zu erklären.”

“Zusammenfassend hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass die Zeichen der Beschwerdeführerin nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (zu grossen Teilen) vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Dies gilt einerseits hinsichtlich dem Zeichen "Luminarte", dem Logo , der Firma "Luminarte GmbH" sowie den Domainnamen "luminarte.ch" und "luminarte.de", welche die Beschwerdeführerin im geschäftlichen Verkehr verwendet. Die auf Art. 55 Abs. 1 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG gestützte Unterlassungsklage dringt damit durch. Dies trifft andererseits (zu grossen Teilen) auf die CH-Marke Nr. 654460 "Luminarte" zu. Folglich hat das Handelsgericht auch der Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG zu Recht stattgegeben.”

“Die Vorinstanz hat einen auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG gestützten Anspruch der Beschwerdeführerin als Inhaberin der Marke Nr. xxx X.________ auf Löschung der später eingetragenen Marke Nr. yyy CLUB X.________ mit der Begründung verneint, die Beschwerdeführerin könne keine bessere Berechtigung geltend machen, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Aufspaltung im Jahr 2006 auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.________ und X.________ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten. Die Parteien hätten gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen X.________ und CLUB X.________ nebeneinander bestünden und hätten damit eine Verwechslungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.”

“Die Vorinstanz hat einen auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG gestützten Anspruch der Beschwerdeführerin als Inhaberin der Marke Nr. xxx X.________ auf Löschung der später eingetragenen Marke Nr. yyy CLUB X.________ mit der Begründung verneint, die Beschwerdeführerin könne keine bessere Berechtigung geltend machen, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Aufspaltung im Jahr 2006 auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.________ und X.________ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten. Die Parteien hätten gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen X.________ und CLUB X.________ nebeneinander bestünden und hätten damit eine Verwechslungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.”

“Partant, l'action en nullité de la marque peut porter sur la marque dans son entier ou n'être que partielle dans le cas où elle est enregistrée en lien avec des biens ou des services similaires ou identiques à ceux de la personne dont les droits de la marque sont atteints. S'il est déclaré nul par un jugement entré en force, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle radie tout ou en partie l'enregistrement de la marque (art. 35 let. c LPM). En l'espèce, la marque « E.________ » de la demanderesse a été enregistrée en Suisse les 28 février 2012 (n° 1118465) et 30 octobre 2012 (n° 1140666). Le 12 avril 2018, R.________ a enregistré la marque « E.________ » sous son nom mais pour le compte de la demanderesse (n° 715150). La marque «ati-nail (fig. de la défenderesse ayant été enregistrée le 17 novembre 2006, il doit être reconnu à la demanderesse un intérêt digne de protection à la constatation immédiate des droits entre les parties afin qu'elle ne soit pas entravée ni ne craigne de l'être dans un avenir proche (arrêt TF 4A_589/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 304 ; CR PI-Killias/de Selliers, 2013, art. 52 LPM n. 60). 1.3. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens des art. 5 CPC en relation avec 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1). En l’espèce, une action en constatation de la nullité de la marque sati-nail (fig (n° P-552580) pour non-usage fondée sur les art. 52 en relation avec 12 LPM a été déposée par la demanderesse contre la défenderesse, si bien que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.4. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. La demanderesse a attribué à la cause une valeur litigieuse de CHF 50'000.”

“Aktivlegitimation Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Be- klagte anmasst (S TAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die Marke CLUB C._____ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach ent- scheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C._____ hat und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat.”

“Einleitung Das Markenrecht verleiht dem Inhaber einer Marke innerhalb des Schutzbereichs das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu ver- fügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Nach Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches In- teresse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechts- verhältnis gemäss diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrecht- liche Feststellungsklage in Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage erlaubt die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Wer die Feststellungsklage anhebt, kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 4.1.).”

“52 LPM prévoit une action générale en constatation de droit en disposant qu'a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM], FF 1991 I 1, 39 ; ATF 120 II 20 consid. 2). Un tel intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation (ATF 120 II 144 consid. 2). Bien que dans le domaine de la propriété intellectuelle seule la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets [LBI] ; RS 232.14) prévoie expressément l'action en nullité de la marque, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement la possibilité d'invoquer une telle action sur la base de l'art. 52 LPM (ATF 140 III 251 consid. 5.1 ; CR PI-Killias/de Selliers, 2013, art. 52 LPM n. 70). L'action en nullité de la marque est une action en constatation de droit négative qui a pour effet de modifier ou de radier une inscription figurant au registre des marques (ATF 140 III 251 consid. 5.1). Elle ne consiste donc ni en une action en exécution d'une prestation ni en une action formatrice mais en une action déclarative en fixation de droit (Feststellungsklage) qui a pour but de faire disparaître le risque de confusion entre les signes en conflit (art. 3 al. 1 LPM ; Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, 2005, p. 185). Partant, l'action en nullité de la marque peut porter sur la marque dans son entier ou n'être que partielle dans le cas où elle est enregistrée en lien avec des biens ou des services similaires ou identiques à ceux de la personne dont les droits de la marque sont atteints. S'il est déclaré nul par un jugement entré en force, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle radie tout ou en partie l'enregistrement de la marque (art. 35 let. c LPM).”

“Ergebnis: Verwechslungsgefahr und Markenverletzung" als "Art. 52 MSchG [Löschung/Nichtigkeit]" (act. 1 Rz. 69). Bei der Klage gemäss Art. 52 MSchG handelt es sich um eine Feststellungsklage, welche als negative Klage auf die gerichtliche Nichtigerklärung der Marke gemäss Art. 35 lit. c MSchG abzielt. Danach kann die nichtig erklärte Marke vom Institut für geistiges Eigentum - 13 - gebührenfrei gelöscht werden (Art. 35 MSchV; BGE 139 III 424 E. 2.3.2). Rechts- begehren Ziffer 2 ist als Nichtigkeitsklage gemäss Art. 52 MSchG zu qualifizieren. Durch die eindeutige Bezugnahme zur Marke der Beklagten erweist sich dieses Rechtsbegehren als genügend bestimmt. Schliesslich ist auch Rechtsbegehren Ziffer 3 genügend bestimmt, da die anzu- drohenden Vollstreckungsmassnahmen konkret umschrieben werden.”

“Den beiden von der Beklagten eingetragenen Zeichen "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" und "PUMA WORLD CUP 2022" ist demnach gemäss Art. 2 lit. c MSchG der Markenschutz zu versagen. Entsprechend sind die Feststellungsbegehren Ziffern 1 und 2 gestützt auf Art. 52 MSchG gutzuheissen und die beiden Marken im Markenregister zu löschen. (...) BGE 148 III 257 S. 266 Beschwerde der Beklagten (4A_526/2021)”

“Zusammenfassend hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass die Zeichen der Beschwerdeführerin nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (zu grossen Teilen) vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Dies gilt einerseits hinsichtlich dem Zeichen "Luminarte", dem Logo , der Firma "Luminarte GmbH" sowie den Domainnamen "luminarte.ch" und "luminarte.de", welche die Beschwerdeführerin im geschäftlichen Verkehr verwendet. Die auf Art. 55 Abs. 1 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG gestützte Unterlassungsklage dringt damit durch. Dies trifft andererseits (zu grossen Teilen) auf die CH-Marke Nr. 654460 "Luminarte" zu. Folglich hat das Handelsgericht auch der Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG zu Recht stattgegeben.”

“Ausreichend ist das Feststellungsinteresse rechtsprechungsgemäss, "wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert" (BGE 136 III 102 E. 3.1). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtge- brauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; BGer Urteil - 7 - 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 1.1.). In diesem Fall fehlt das Feststellungsinteresse nur dann, wenn die klagende Partei die fragliche Marke gar nicht benützen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; S TAUB, in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzge- setz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N 57; FRICK, in: David / Frick, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz. Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 MSchG N 24). Vorliegend begründet die Klägerin ihr Fest- stellungsinteresse damit, dass die streitgegenständliche Marke in den Schutzbe- reich ihrer eigenen Markenrechte falle und ohne Gebrauchsabsicht resp. in miss- bräuchlicher Absicht hinterlegt worden sei (act. 1 Rz. 5 und Rz. 39). Damit und mit Blick auf den identischen Wortlaut der streitgegenständlichen Marke und der Mar- ke der Klägerin ist das hinreichende Rechtsschutzinteresse der Klägerin ohne Weiteres gegeben. Am Feststellungs- resp. Rechtsschutzinteresse der Klägerin ändert im Übrigen nichts, dass gegen die streitgegenständliche Marke am IGE (Institut für geistiges Eigentum) ein Widerspruchsverfahren hängig ist (so auch die Klägerin: act. 1 Rz. 6 und Rz. 35 m.H.a. act. 3/31): Das Widerspruchsverfahren ist ein rasches und kostengünstiges Verwaltungsverfahren sui generis mit beschränkter Kogniti- on auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG, dessen Ent- scheid bloss vorläufiger Natur ist und weder die Zivil- noch die Strafgerichte bin- det (vgl.”

“Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jede Person, die durch ihren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit dadurch behindert zu werden (BSK MSchG – F RICK, Art. 52 N 21). Der vorliegende Streitgegenstand betrifft die Wortmarken G._____ der Klägerin bzw. C._____ der Beklagten, welche für dieselbe Warenklasse eingetragen wor- den sind. Die Parteien befinden sich hinsichtlich einer potentiellen Verwechs- lungsgefahr der Beklagtenmarke mit der Marke der Klägerin in Konflikt. Die Be- klagte hat ihre Marke zwar im Markenregister eintragen lassen, und ihr Arzneimit- - 7 - tel wurde in der Schweiz zugelassen, indessen wird es derzeit hierorts noch nicht verwendet. Mit einem Markteintritt ist aber in absehbarer Zeit durchaus zu rech- nen (vgl. act. 1 Rz. 21, Rz. 38 und Rz. 44 ff. sowie act. 14 Rz. 9). Entsprechend liegt ohne Weiteres und unbestrittenermassen ein ausreichendes Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse der Klägerin i.S.v. Art. 52 MSchG vor.”

“FRICK, in: Da- vid/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 52 MSchG). Da der vorliegende Streitgegenstand ähnliche Marken der Par- teien betrifft, welche in einzelnen Elementen gar identisch sind, und sich die Par- teien zudem bereits im Konflikt befinden, u.a. durch Widersprüche beim IGE ge- gen die Markeneintragungen, liegt ohne Weiteres ein ausreichendes Rechts- schutzinteresse des Klägers vor; die entsprechenden Einwände der Beklagten be- treffen ohnehin eher die Frage der Begründetheit. Zur Klageänderung: Da mit der Änderung von Rechtsbegehren-Ziffer 2 in der Replik (act. 30) die Verfahrensart nicht ändert und ein sachlicher Zusammenhang vorliegt, ist die Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO zulässig. Überdies ist die vorgenommene Klageänderung unter markenrechtlichen Gesichtspunkten ge- - 11 - boten (vgl. R OGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz SHK, 2. Aufl. 2017, N. 50 zu Art. 52 MSchG). Da zudem die geforderten Kostenvorschüsse gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO ge- leistet wurden und die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) keinen An- lass zu Bemerkungen geben, ist damit auf die Hauptklage einzutreten.”

“Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungklage (Art. 52 MSchG). Mit ihr verlangt die Klägerin Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Gegenstand der Feststellung können nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil internationaler Marken sein (Staub, a.a.O., N 44 ff. zu Art. 52 MSchG). Als Nichtigkeitsgründe kommen die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG in Betracht.”

“52 LPM prévoit une action générale en constatation de droit en disposant qu'a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM], FF 1991 I 1, 39 ; ATF 120 II 20 consid. 2). Un tel intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation (ATF 120 II 144 consid. 2). Bien que dans le domaine de la propriété intellectuelle seule la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets [LBI] ; RS 232.14) prévoie expressément l'action en nullité de la marque, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement la possibilité d'invoquer une telle action sur la base de l'art. 52 LPM (ATF 140 III 251 consid. 5.1 ; CR PI-Killias/de Selliers, 2013, art. 52 LPM n. 70). L'action en nullité de la marque est une action en constatation de droit négative qui a pour effet de modifier ou de radier une inscription figurant au registre des marques (ATF 140 III 251 consid. 5.1). Elle ne consiste donc ni en une action en exécution d'une prestation ni en une action formatrice mais en une action déclarative en fixation de droit (Feststellungsklage) qui a pour but de faire disparaître le risque de confusion entre les signes en conflit (art. 3 al. 1 LPM ; Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, 2005, p. 185). Partant, l'action en nullité de la marque peut porter sur la marque dans son entier ou n'être que partielle dans le cas où elle est enregistrée en lien avec des biens ou des services similaires ou identiques à ceux de la personne dont les droits de la marque sont atteints. S'il est déclaré nul par un jugement entré en force, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle radie tout ou en partie l'enregistrement de la marque (art. 35 let. c LPM).”

“Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1, 135 III 378 E. 2.2, 123 III 414 E. 7b, 120 II 144 E. 2). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art.”

“Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse nach Art. 52 MschG Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach MSchG besteht (Art. 52 MSchG). Der Begriff des rechtlichen Interesses nach Art. 52 MSchG ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Selbst die Berücksichtigung eines tatsächlichen Interesses ist nicht ausgeschlossen (BGE 140 III 251 E. 5.1.). Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jede Person, die durch ihren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit dadurch behindert zu werden (BSK MSchG – F RICK, Art. 52 N 21). Der vorliegende Streitgegenstand betrifft die Wortmarken G._____ der Klägerin bzw. C._____ der Beklagten, welche für dieselbe Warenklasse eingetragen wor- den sind. Die Parteien befinden sich hinsichtlich einer potentiellen Verwechs- lungsgefahr der Beklagtenmarke mit der Marke der Klägerin in Konflikt. Die Be- klagte hat ihre Marke zwar im Markenregister eintragen lassen, und ihr Arzneimit- - 7 - tel wurde in der Schweiz zugelassen, indessen wird es derzeit hierorts noch nicht verwendet.”

“L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Une marque individuelle sera déclarée nulle si elle ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 1 à 4 LPM (Killias/De Selliers, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 85 ad art. 52 LPM). A un intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque toute personne qui, du fait de l'existence de la marque litigieuse, est entravée dans son activité, ou pourrait l'être dans un avenir proche (Cherpillod, op. cit., p. 229). Un intérêt juridique à la constatation doit ainsi être reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/176/2016 dans la cause C/1850/2015, consid. 6.1; ACJC/1378/2011 dans la cause C/22832/2010 publié in sic! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3). La LPM ne prévoit pas d'action en radiation d'un enregistrement de marque. Les tribunaux civils doivent se borner à constater la nullité de la marque faisant l'objet de la procédure et l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) doit révoquer l'enregistrement lorsque le jugement entre en force.”

“Das Rechtsschutzinteresse muss erheblich sein (BGE 136 III 102 E. 3.1, 120 II 144 E. 2a). Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1, 135 III 378 E. 2.2, 123 III 414 E. 7b, 120 II 144 E. 2). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.”

“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem Interesse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; Frick, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosse Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; Staub, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2; vgl. auch David, a.a.O., Rz.”

“Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022, précité, consid. 3.2 et les références citées). 2.3 Selon l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. L'art. 53 LPM prévoit qu'au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée (al.1). L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement (al. 2). Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (al. 3). Les demandes en dommages-intérêts sont réservées (al. 4). L'art. 55 al 1 let. b LPM dispose que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore.”

“Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich- tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra- gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen- tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (F RICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3).”

“Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen las- sen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Zur Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert ist, wer ein Feststellungsinteresse geltend macht. Passivlegitimiert ist jene Person, gegenüber welcher das festzu- stellende Recht oder Rechtsverhältnis besteht. Als Nichtigkeitsgründe kommen insbesondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG in Betracht (BGE 136 III 102 E. 3.1; S TAUB, in: SHK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18, N 23, N 44; F RICK, in: BSK MSchG, a.a.O., Art. 52 N 18). Anders als im Verletzungsverfahren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist für die Beurteilung der Warengleichheit bezie- hungsweise -gleichartigkeit bei der Nichtigkeitsklage allein auf die Registereinträ- ge der zu beurteilenden Marken abzustellen (Urteil BGer 4A_265/2020 E. 10.3, in: sic! 2021, S. 410 – "Luminarte/Lumimart"). Wurde im Vorfeld bereits ein Wider- spruchsverfahren durchlaufen, ist das Zivilgericht nicht an diesen Entscheid ge- bunden, denn beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein Verwaltungs- verfahren sui generis, in dem die Widerspruchsbehörde mit eng begrenzter Kogni- tion entscheidet, wobei der Entscheid bloss vorläufiger Natur ist (Urteile BGer 4A_129/2020 E.”

“Im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 MSchG sind die streitgegenständlichen Marken gemäss ihrem jeweiligen Registereintrag gegenüberzustellen. So ist bei der Beurteilung der Warengleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit auf jene Waren abzustellen, für welche die Marken ihrem Registereintrag zufolge Schutz beanspruchen (siehe etwa JOLLER, a.a.O., N. 122 und 269 zu Art. 3 MSchG; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 37-39 und 122 zu Art. 3 MSchG). Insofern unterscheidet sich die Beurteilungsgrundlage von jener im Verletzungsverfahren nach Art. 55 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG, wo die Verwechslungsgefahr gestützt auf einen Vergleich der älteren Marke mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen ist (Erwägung”

“Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, besteht zwischen der von ihr eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ und der Marke Nr. yyy CLUB X.________ der Beschwerdegegnerin, die für gleiche bzw. zumindest gleichartige Dienstleistungen eingetragen wurde, dem Gesamteindruck nach eine Verwechslungsgefahr. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Damit ist die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre ältere Marke Nr. xxx X.________ nach Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG grundsätzlich berechtigt, die Löschung der später eingetragenen Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu verlangen. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, es sei angesichts dieser markenrechtlichen Anspruchslage an der Beschwerdegegnerin zu beweisen, dass sie dennoch zur Eintragung des verwechselbaren Zeichens CLUB X.________ ins Markenregister berechtigt war, indem ihr ein entsprechendes Recht eingeräumt wurde. Dies verkennt die Beschwerdegegnerin nebst der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ (Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG), wenn sie sich in der Beschwerdeantwort auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei dafür beweispflichtig, da der Umstand der Eintragung der (späteren) Marke deren Gültigkeit indiziere.”

“Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom”

“Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1, 135 III 378 E. 2.2, 123 III 414 E. 7b, 120 II 144 E. 2). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blosse Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art.”

“Die Lehre führt aus, sofern ein Rechtsschutzinteresse bestehe, erstrecke sich dieses grundsätzlich auf die gesamte angefochtene Marke. Die Nichtigkeit werde in dem Umfang festgestellt, in welchem sie tatsächlich bestehe. So finde z.B. keine Einschränkung des Rechtsschutzinteresses auf diejenigen Klassen statt, für welche die Marke des Nichtigkeitsklägers eingetragen sei (Staub, a.a.O., N 60 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 136 III 102).”

“Die Lehre führt aus, sofern ein Rechtsschutzinteresse bestehe, erstrecke sich dieses grundsätzlich auf die gesamte angefochtene Marke. Die Nichtigkeit werde in dem Umfang festgestellt, in welchem sie tatsächlich bestehe. So finde z.B. keine Einschränkung des Rechtsschutzinteresses auf diejenigen Klassen statt, für welche die Marke des Nichtigkeitsklägers eingetragen sei (Staub, a.a.O., N 60 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 136 III 102).”