A trade mark right belongs to the person who first files the trade mark.
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Die Priorität einer früher hinterlegten Marke nach Art. 6 MSchG kann wirkungslos sein, wenn der Inhaber seine markenrechtlichen Abwehransprüche infolge verspäteter Rechtsausübung verwirkt hat; eine solche Verwirkung kommt etwa in Betracht, wenn beim anderen Beteiligten ein schutzwürdiger, wertvoller Besitzstand entstanden ist, so dass die Ausübung der Prioritätsrechte nicht mehr durchsetzbar ist.
“Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. In der Replik änderte die Klägerin ihr Begehren 1b etwas ab (zusätzliche "Sachbezeichnungen" statt "Elemente"), die Beklagten hielten an ihren Begehren fest. B.b. Mit Urteil vom 26. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit es darauf eintrat. B.c. Das Bundesgericht hob diesen Entscheid mit Urteil 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 (Rückweisungsentscheid) auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Luzern zurück. Es erwog, gemäss den Feststellungen des Kantonsgerichts habe die Beklagte 1 (im Rückweisungsentscheid Beschwerdegegnerin 1) ihre Marke "OTTO-VERSAND" für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke "OTTO" im Jahre 1994 hinterlegt, während die Klägerin (im Rückweisungsentscheid Beschwerdeführerin) ihre Marken "OTTO'S" und "OTTO'S" (Fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegt habe. Die Beklagte 1 könne daher für ihre Marken für die von beiden Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen gestützt auf Art. 6 MSchG (SR 232.11) Priorität beanspruchen. Die Beklagte 1 habe aber ihre Marken in der Schweiz nicht gebraucht. Nach Art. 5.1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: der Staatsvertrag) gelte der Gebrauch der Marke in Deutschland auch als Gebrauch der Marke in der Schweiz. Dem angefochtenen Entscheid sei nicht zu entnehmen, wie die Beklagte 1 ihre Marken in Deutschland gebraucht habe. Das Kantonsgericht habe indes festgestellt, der rechtserhaltende Gebrauch der prioritären Marken der Beklagten 1 in Deutschland sei nicht bestritten. Die Beklagte 1 könne sich aber gegenüber der Klägerin nicht auf ihre prioritären Markenrechte berufen, um dieser den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen, denn sie habe ihre markenrechtliche Abwehransprüche wegen verspäteter Rechtsausübung verwirkt. Das Kantonsgericht habe die Voraussetzungen einer Verwirkung (namentlich den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes) zu Unrecht verneint.”
Ausländische Schutzrechte begründen in der Schweiz keinen Vorrang; für das Bestehen eines Schweizer Markenrechts ist die schweizerische Hinterlegung/Eintragung massgebend.
“Gemäss dem Territorialitätsprinzip bestimmt sich nach dem Recht des Staats, auf dessen Gebiet der Inhaber für seine Marke Schutz beansprucht, ob und in welchem Umfang ein Markenrecht besteht, und ist der von einem Staat gewährte Schutz auf dessen Gebiet beschränkt (vgl. David, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Vor Art. 1-46a MSchG N 2; Kaiser/Rüetschi, Immaterialgüterrecht in a nutshell, 3. Auflage, Zürich 2018, S. 15; Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1: Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 31 f.; Thouvenin/Noth, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Einleitung N 88). Aus dem Erwerb eines ausländischen Schutzrechts kann für das Inland nichts abgeleitet werden (David, a.a.O., Vor Art. 1-46a MSchG N 2). Im vorliegenden Fall steht der Gebrauch von Marken in der Schweiz und nicht in Lichtenstein zur Diskussion. Folglich bestimmen sich Bestand und Umfang der Markenrechte nach schweizerischem Recht. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) mit der Eintragung im Register. Es steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b), und Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf diese relativen Ausschlussgründe kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Sie werden vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) im Eintragungsverfahren nicht von Amtes wegen geprüft und entfalten erst Wirkung, wenn sie vom Inhaber einer älteren Marke im Widerspruchsverfahren oder in einem Zivilprozess erfolgreich geltend gemacht werden (Joller, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2.”
Die Schutzwirkung einer älteren Marke hängt von ihrer Kennzeichnungskraft ab. Je schwächer die Kennzeichnungskraft, desto enger ist ihr Schutzbereich; je stärker bzw. mindestens normal ausgeprägt die Kennzeichnungskraft, desto weiter kann der Schutz reichen. Bei schwächerer Kennzeichnungskraft sind engere Unterschiede zu fordern, damit eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist; bei normaler Kennzeichnungskraft kann bereits eine geringere Zeichenähnlichkeit relevant für die Annahme einer Verwechslungsgefahr sein. Bei der Prüfung ist der konkrete Schutzbereich der älteren Marke und alle weiteren Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“Il s'ensuit que la partie figurative a le même sens que la partie verbale, laquelle n'est pas distinctive (consid. 6.3.1). 6.3.3 Au final, le Tribunal est amené à retenir une force distinctive au mieux normale du signe opposant, si l'on admet que l'on ne verra pas nécessairement une fabrique dans sa partie figurative. 7. Vu la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection au mieux normal de la marque opposante (consid. 6.3.3) et du faible degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“Pour la comparaison des produits revendiqués par la marque attaquée en classe 30, la classe pertinente du côté de la marque opposante est la classe 43 (consid. 6.1.3). Or, le Tribunal vient de retenir une force distinctive et un champ de protection faibles pour les services de cette classe (fourniture d'aliments) (consid. 6.3.2). 7. Vu l'identité, respectivement la similarité de certains produits et services en cause (consid. 4.3) et les similarités visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes opposés (consid. 5.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection faible de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.3). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
Bei streitigen Markenverhältnissen kann die früher erfolgte Hinterlegung gegenüber späterem tatsächlichem Gebrauch Vorrang begründen; dies gilt insbesondere, wenn es sich um identische Waren handelt.
“Die Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 der Gesuchstellerin wurde am 2. Oktober 1995 hinterlegt (GB 3). Sie beansprucht Schutz in der Klasse 30 für folgende Produkte: «Chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, pâtisserie, glaces comestibles.» Die Marke der Gesuchstellerin ist unbestrittenermassen älter, da sie am 2. Oktober 1995 hinterlegt wurde (vgl. Art. 6 MSchG), während die Gesuchsgegnerin das Zeichen erst seit dem 3. August 2020 benutzt (GB 25). Ebenso unbestritten ist, dass es sich bei dem von der Gesuchsgegnerin angebotenen Schokoladenriegel um Schokolade bzw. ein Schokoladenprodukt handelt, weshalb von Warenidentität auszugehen ist.”
“Die Schweizer Formmarke Nr. 2P-432512 der Gesuchstellerin wurde am 2. Oktober 1995 hinterlegt (GB 3). Sie beansprucht Schutz in der Klasse 30 für folgende Produkte: «Chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie, pâtisserie, glaces comestibles.» Die Marke der Gesuchstellerin ist unbestrittenermassen älter, da sie am 2. Oktober 1995 hinterlegt wurde (vgl. Art. 6 MSchG), während die Gesuchsgegnerin das Zeichen erst seit dem 3. August 2020 benutzt (GB 25). Ebenso unbestritten ist, dass es sich bei dem von der Gesuchsgegnerin angebotenen Schokoladenriegel um Schokolade bzw. ein Schokoladenprodukt handelt, weshalb von Warenidentität auszugehen ist.”
Ob der Vorrang der älteren Marke greift, hängt vom konkreten Verwechslungsrisiko im Marktumfeld ab. Bei der Prüfung sind der Schutzumfang der älteren Marke, die Umstände des Einzelfalls sowie der erhöhte bzw. unterschiedliche Grad der Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise zu berücksichtigen.
“Cet enregistrement se présente ainsi : L'autorité inférieure admet l'opposition par décision du 14 avril 2022 et révoque l'enregistrement de la marque attaquée. Par acte du 16 mai 2022, la Klarpay AG dépose un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral Par arrêt du 13 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Extrait des considérants : 7. Vu l'identité des services en cause ([...]) et la similarité entre les signes opposés ([...]), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante ([...]) et du degré d'attention accru des consommateurs visés ([...]). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 " Appenzeller "; 119 II 473 consid. 2c " Radion "; 122 III 382 consid. 1 " Kamillosan "). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 " Kamillosan "). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“En procédure de recours, non seulement l'intimée n'a pas apporté d'éléments supplémentaires pour renverser cette conclusion, mais encore elle ne revient tout simplement pas sur cette question dans sa réponse au recours. Aussi, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause la décision attaquée sur ce point et s'en tient à un champ de protection normal. 7. Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.3) et la similarité visuelle, quoique faible, entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.2) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“En revanche, le coq est sans rapport direct avec les produits vinicoles revendiqués et la combinaison graphique qu'il forme avec le sceau et la partie verbale permet d'admettre un champ de protection normal. Si l'on devait admettre une force distinctive réduite et donc un champ de protection plus faible, la solution du litige n'en serait que renforcée (consid. 7.3). 7. Vu l'identité ou la similarité de certains produits en cause (consid. 4.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4 il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
Bei der Beurteilung des Verwechslungsrisikos ist nach Art. 6 das gesamte Umstandsbild zu berücksichtigen. Ein erhöhtes Schutzspektrum einer älteren Marke (z. B. wegen Bekanntheit) kann dazu führen, dass trotz nur geringer visueller Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr bejaht wird. Entscheidend ist die Gesamtwürdigung der Zeichenähnlichkeit, des Schutzbereichs der älteren Marke und des aufzubringenden Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Öffentlichkeit.
“4 Ainsi, le champ de protection accru vaut non seulement pour les montres et autres instruments de mesure, mais également pour les autres produits, à savoir les articles de bijouterie et joaillerie ainsi que les métaux précieux, à l'exception des seuls métaux et leurs alliages. 7. Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.3) et la faible similarité visuelle entre les signes opposés (consid. 5.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection accru de la marque opposante (consid. 6.4) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“Par conséquent, même si l'intimée avait démontré une audience importante en Suisse (audimat), ou une présence forte en magasin (CD de compilations musicales), cela n'aurait pas concerné la marque opposante, mais une autre marque. Autrement dit, elle a bien échoué à démontrer que la marque "CHERIE" est connue et au bénéfice d'un champ de protection accru. 7. Vu la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“En revanche, le coq est sans rapport direct avec les produits vinicoles revendiqués et la combinaison graphique qu'il forme avec le sceau et la partie verbale permet d'admettre un champ de protection normal. Si l'on devait admettre une force distinctive réduite et donc un champ de protection plus faible, la solution du litige n'en serait que renforcée (consid. 7.3). 7. Vu l'identité ou la similarité de certains produits en cause (consid. 4.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4 il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
Das Recht an der Marke folgt dem Prioritätsprinzip: es steht grundsätzlich demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 6). Die Rechtsprechung räumt jedoch eine Ausnahme ein, wenn die Eintragung in böser Absicht erfolgte; in solchen Fällen kann die Eintragung als nichtig bzw. aufgehoben werden. Als Indizien für böse Absicht nennt die Rechtsprechung insbesondere Eintragungen, die nicht zur tatsächlichen Nutzung, sondern dazu dienen, Dritten die Nutzung zu verwehren, den Schutzbereich einer tatsächlich verwendeten Marke zu erweitern oder um vom bisherigen Nutzer eine finanzielle Entschädigung zu erlangen. Werden zulasten Dritter Rechte (Zession, Lizenzen) zwischenzeitlich eingeräumt und der Eintrag später aufgehoben bzw. abgegeben, fallen diese Rechte; gutgläubig berufsmässig nutzende Dritte können jedoch Anspruch auf Erteilung einer nicht-exklusiven Lizenz haben. Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.
“Selon la jurisprudence, le rôle de la marque est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 148 III 257 consid. 6.2.1; 122 III 382 consid. 1, 469 consid. 5f; 119 II 473 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 destiné à la publication consid. 5.5) La protection d'une marque vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale (cf. ATF 129 III 353 consid. 3.4; 127 III 160 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.3.4 et les références citées; 4A_181/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, aucune protection ne peut être accordée à une marque qui n'aurait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers ou, autre cas de figure, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée. De même aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid.”
“Selon la jurisprudence, le rôle de la marque est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 148 III 257 consid. 6.2.1; 122 III 382 consid. 1, 469 consid. 5f; 119 II 473 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 destiné à la publication consid. 5.5) La protection d'une marque vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale (cf. ATF 129 III 353 consid. 3.4; 127 III 160 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.3.4 et les références citées; 4A_181/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, aucune protection ne peut être accordée à une marque qui n'aurait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers ou, autre cas de figure, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée. De même aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid.”
“Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (al. 3). Les demandes en dommages-intérêts sont réservées (al. 4). L'art. 55 al 1 let. b LPM dispose que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore. 2.4.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe "A______" correspond à la raison sociale de la demanderesse, et que les deux parties (la demanderesse étant au bénéfice de la cession du dépôt opéré par E______) ont procédé à un enregistrement de la marque qui correspond à ce signe, de sorte qu'elles ont qualité pour agir et pour défendre respectivement. Il est par ailleurs constant que le défendeur a déposé la marque le premier; il est dès lors au bénéfice du principe de priorité au sens de l'art. 6 LPM. La demanderesse lui oppose la limite apportée à ce principe de priorité que constitue l'interdiction des dépôts frauduleux, lequel permet de constater la nullité du dépôt effectué de manière abusive même lorsque le titulaire a été le premier à déposer la marque. Il s'agit dès lors d'examiner l'intention du défendeur lorsqu'il a procédé, le ______ novembre 2020, à l'enregistrement de la marque, qui correspondait au signe "A______" déjà utilisé par la demanderesse. 2.4.2 Dans le cadre de cet examen, il s'impose de déterminer qui est à l'origine dudit signe, dont les deux parties se disputent la paternité. Le défendeur a démontré qu'il avait travaillé de façon indépendante sur un projet initial, matérialisé, selon lui en 2018, dans le document intitulé "Un concept de C______, H______" (limité à du 2______), dont il a déclaré qu'il l'avait soumis en mars 2019 à E______, ce que ce dernier n'a pas contesté. Le défendeur a ensuite apporté la preuve, au travers du document comportant divers noms et images (dont celui de "A______"), qu'il avait continué à travailler le projet initial, enrichi d'un second volet consacré à du 3______.”
Relativen Ausschlussgründe gegen eine Eintragung kann nur der Inhaber einer älteren Marke geltend machen; das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum prüft diese nicht von Amtes wegen im Eintragungsverfahren. Sie entfalten Wirkung, wenn sie vom Inhaber einer älteren Marke im Widerspruchsverfahren oder in einem Zivilprozess erfolgreich geltend gemacht werden.
“Gemäss dem Territorialitätsprinzip bestimmt sich nach dem Recht des Staats, auf dessen Gebiet der Inhaber für seine Marke Schutz beansprucht, ob und in welchem Umfang ein Markenrecht besteht, und ist der von einem Staat gewährte Schutz auf dessen Gebiet beschränkt (vgl. David, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Vor Art. 1-46a MSchG N 2; Kaiser/Rüetschi, Immaterialgüterrecht in a nutshell, 3. Auflage, Zürich 2018, S. 15; Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1: Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 31 f.; Thouvenin/Noth, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Einleitung N 88). Aus dem Erwerb eines ausländischen Schutzrechts kann für das Inland nichts abgeleitet werden (David, a.a.O., Vor Art. 1-46a MSchG N 2). Im vorliegenden Fall steht der Gebrauch von Marken in der Schweiz und nicht in Lichtenstein zur Diskussion. Folglich bestimmen sich Bestand und Umfang der Markenrechte nach schweizerischem Recht. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) mit der Eintragung im Register. Es steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b), und Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf diese relativen Ausschlussgründe kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Sie werden vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) im Eintragungsverfahren nicht von Amtes wegen geprüft und entfalten erst Wirkung, wenn sie vom Inhaber einer älteren Marke im Widerspruchsverfahren oder in einem Zivilprozess erfolgreich geltend gemacht werden (Joller, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2.”
Ein betrügerischer bzw. missbräuchlicher Eintrag kann die Priorität des zuerst Hinterlegenden entkräften. Bei der Prüfung ist die Absicht des Eintragenden zentral; es ist insbesondere zu klären, wer Ursprung und Urheber des Zeichens ist und wer dessen frühere Verwendung bzw. Entstehung nachweist.
“Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (al. 3). Les demandes en dommages-intérêts sont réservées (al. 4). L'art. 55 al 1 let. b LPM dispose que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore. 2.4.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe "A______" correspond à la raison sociale de la demanderesse, et que les deux parties (la demanderesse étant au bénéfice de la cession du dépôt opéré par E______) ont procédé à un enregistrement de la marque qui correspond à ce signe, de sorte qu'elles ont qualité pour agir et pour défendre respectivement. Il est par ailleurs constant que le défendeur a déposé la marque le premier; il est dès lors au bénéfice du principe de priorité au sens de l'art. 6 LPM. La demanderesse lui oppose la limite apportée à ce principe de priorité que constitue l'interdiction des dépôts frauduleux, lequel permet de constater la nullité du dépôt effectué de manière abusive même lorsque le titulaire a été le premier à déposer la marque. Il s'agit dès lors d'examiner l'intention du défendeur lorsqu'il a procédé, le ______ novembre 2020, à l'enregistrement de la marque, qui correspondait au signe "A______" déjà utilisé par la demanderesse. 2.4.2 Dans le cadre de cet examen, il s'impose de déterminer qui est à l'origine dudit signe, dont les deux parties se disputent la paternité. Le défendeur a démontré qu'il avait travaillé de façon indépendante sur un projet initial, matérialisé, selon lui en 2018, dans le document intitulé "Un concept de C______, H______" (limité à du 2______), dont il a déclaré qu'il l'avait soumis en mars 2019 à E______, ce que ce dernier n'a pas contesté. Le défendeur a ensuite apporté la preuve, au travers du document comportant divers noms et images (dont celui de "A______"), qu'il avait continué à travailler le projet initial, enrichi d'un second volet consacré à du 3______.”
Ist eine ältere Marke als bekannt oder als mit erweitertem Schutzbereich zu qualifizieren, ist dieser bei der Verwechslungsprüfung zu berücksichtigen. Wird ein solcher erweiterter Schutzbereich nicht nachgewiesen, erfolgt die Beurteilung nach dem gewöhnlichen Schutzbereich der älteren Marke.
“Par conséquent, même si l'intimée avait démontré une audience importante en Suisse (audimat), ou une présence forte en magasin (CD de compilations musicales), cela n'aurait pas concerné la marque opposante, mais une autre marque. Autrement dit, elle a bien échoué à démontrer que la marque "CHERIE" est connue et au bénéfice d'un champ de protection accru. 7. Vu la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
Vorbenutzungsrecht: Das aus der Priorität des Eintrags resultierende Recht an der Marke ist insofern gegenüber früheren Benutzern eingeschränkt. Wer ein Zeichen bereits vor der Hinterlegung verwendet hat, darf es in dem Umfang weiterverwenden, in dem es bisher benutzt wurde; das Vorbenutzungsrecht bildet damit eine Ausnahme vom ausschliesslichen Gebrauch der eingetragenen Marke (Art. 14 LPM).
“14 LPM, dans la mesure où la condition de la bonne foi ferait défaut. A titre superfétatoire, la requérante soutient qu'en continuant à utiliser le suffixe "A______" nonobstant la fin du partenariat liant les parties, les citées adopteraient un comportement déloyal et illicite, sanctionné par les dispositions de la LCD, dans le but de tromper le public et lui faire croire que la requérante intervient toujours dans la gestion et l'organisation de l'école d'éducation canine. Les citées invoquent l'usage antérieur, avec l'accord de la requérante, du signe A______. Elles soutiennent que la requérante a déposé la marque A______ en été 2022 dans un but chicanier "uniquement dans le but de [les] faire plier". Elles contestent l'existence d'un risque de confusion, d'une atteinte risquant de causer à la requérante un préjudice irréparable, ainsi que de toute urgence temporelle. Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine". 3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b). L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM). N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque.”
Bei Identität der Waren oder Dienstleistungen und vorhandener Ähnlichkeit der Zeichen begründet die ältere Marke ein zu prüfendes Risiko der Verwechslung gegenüber dem jüngeren Zeichen. Dieses Risiko kann – auch bei nur mittlerer Unterscheidungskraft und einem normalen Schutzbereich der älteren Marke – bejaht werden.
“Elle est donc en principe revêtue d'une force distinctive moyenne et d'un champ de protection normal. Le Tribunal laisse ouverte la question du champ de protection accru de la marque opposante. En effet, comme cela ressortira plus loin de l'arrêt (consid. 7.3), le risque de confusion doit être confirmé même avec un champ de protection normal. 7. Vu l'identité des services en cause (consid. 4.2) et la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention accru des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“En procédure de recours, non seulement l'intimée n'a pas apporté d'éléments supplémentaires pour renverser cette conclusion, mais encore elle ne revient tout simplement pas sur cette question dans sa réponse au recours. Aussi, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause la décision attaquée sur ce point et s'en tient à un champ de protection normal. 7. Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.3) et la similarité visuelle, quoique faible, entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.2) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
Der Markenanspruch entsteht mit der Eintragung und gehört dem, der die Marke zuerst anmeldet (Art. 6). Der Inhaber der älteren eingetragenen Marke kann dem späteren Gebrauch eines identischen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen entgegentreten, wenn dadurch die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt wird bzw. Verwechslungsgefahr besteht.
“d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 2.2.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la Loi fédérale sur la protection des marques (LPM – RS 232.11) est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Un intérêt juridique à la constatation est reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/1378/2011 publié in: sic! 3/2012, c. 4.1.1 à 4.1.3). Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 (art. 13 al. 2 LPM). Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b et c LPM). Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 c.”
“d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 2.2.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la Loi fédérale sur la protection des marques (LPM – RS 232.11) est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Un intérêt juridique à la constatation est reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/1378/2011 publié in: sic! 3/2012, c. 4.1.1 à 4.1.3). Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 (art. 13 al. 2 LPM). Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b et c LPM). Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 c.”
Die Inhaberin der älteren Marke kann die Löschung einer für gleiche oder gleichartige Waren/Dienstleistungen verwechselbar eingetragenen späteren Marke verlangen. In solchen Fällen obliegt es der Inhaberin der späteren Marke zu beweisen, dass ihr ein Recht zur Eintragung eingeräumt worden war.
“xxx X.________ und der Marke Nr. yyy CLUB X.________ der Beschwerdegegnerin, die für gleiche bzw. zumindest gleichartige Dienstleistungen eingetragen wurde, dem Gesamteindruck nach eine Verwechslungsgefahr. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Damit ist die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre ältere Marke Nr. xxx X.________ nach Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG grundsätzlich berechtigt, die Löschung der später eingetragenen Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ zu verlangen. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, es sei angesichts dieser markenrechtlichen Anspruchslage an der Beschwerdegegnerin zu beweisen, dass sie dennoch zur Eintragung des verwechselbaren Zeichens CLUB X.________ ins Markenregister berechtigt war, indem ihr ein entsprechendes Recht eingeräumt wurde. Dies verkennt die Beschwerdegegnerin nebst der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X.________ (Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG), wenn sie sich in der Beschwerdeantwort auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei dafür beweispflichtig, da der Umstand der Eintragung der (späteren) Marke deren Gültigkeit indiziere.”
Nach schweizerischem Territorialitätsprinzip bestimmt sich das Bestehen von Markenrechten nach schweizerischem Recht; das Markenrecht entsteht mit der Eintragung und die frühere Hinterlegung hat im Inland Vorrang gegenüber spätem Gebrauch. Aus einem ausländischen Schutzrecht lässt sich für das Inland kein Schutz ableiten.
“Gemäss dem Territorialitätsprinzip bestimmt sich nach dem Recht des Staats, auf dessen Gebiet der Inhaber für seine Marke Schutz beansprucht, ob und in welchem Umfang ein Markenrecht besteht, und ist der von einem Staat gewährte Schutz auf dessen Gebiet beschränkt (vgl. David, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Vor Art. 1-46a MSchG N 2; Kaiser/Rüetschi, Immaterialgüterrecht in a nutshell, 3. Auflage, Zürich 2018, S. 15; Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1: Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 31 f.; Thouvenin/Noth, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2. Auflage, Bern 2017, Einleitung N 88). Aus dem Erwerb eines ausländischen Schutzrechts kann für das Inland nichts abgeleitet werden (David, a.a.O., Vor Art. 1-46a MSchG N 2). Im vorliegenden Fall steht der Gebrauch von Marken in der Schweiz und nicht in Lichtenstein zur Diskussion. Folglich bestimmen sich Bestand und Umfang der Markenrechte nach schweizerischem Recht. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) mit der Eintragung im Register. Es steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b), und Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf diese relativen Ausschlussgründe kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Sie werden vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) im Eintragungsverfahren nicht von Amtes wegen geprüft und entfalten erst Wirkung, wenn sie vom Inhaber einer älteren Marke im Widerspruchsverfahren oder in einem Zivilprozess erfolgreich geltend gemacht werden (Joller, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar MSchG, 2.”
Bei Art. 6 steht die Prüfung des Verwechslungsrisikos zwischen der älteren Marke und dem neueren Zeichen im Vordergrund. Die Beurteilung erfolgt nicht durch einen abstrakten Vergleich der Zeichen allein, sondern unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falls und des Gesamteindrucks. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sowie der Grad der Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrskreises.
“L'argumentation du recourant néglige le principe voulant que l'impression d'ensemble est déterminante et non pas les éléments pris pour eux-mêmes. En l'absence d'un usage accru, le signe opposant possède donc une force distinctive et un champ de protection normaux. 7. Vu la similarité des produits en cause (consid. 4.3) et la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2). 7.1 7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.”
“L'intimée ne se prononce pas à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'intimée ne rend pas vraisemblable que la marque opposante est connue et est ainsi dotée d'une force distinctive accrue (cf. arrêts du TAF B-1398/2020 du 22 septembre 2021 consid. 12.1.2.2 in fine "PLANÈTE + [fig.]/ PERPETUAL PLANET", B-1084/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.5 et 6.2.1-6.3.2 "INVISALIGN/ SWISS INSIDE SUISSEALIGN [fig.]" et B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 13-14 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]"). 18. Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. 18.1 18.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Il y a un risque de confusion lorsqu'une marque porte atteinte à cette fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM). 18.1.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). 18.1.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion/ Radomat"; arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 18.1.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf.”