Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479;FF 2005 3569). ↩
6 commentaries
Bei Teilverzicht sind nachträgliche Änderungen der Ansprüche nur zulässig, wenn die nunmehr beanspruchten Werte oder Wertebereiche bereits in den erteilten/ursprünglichen Ansprüchen enthalten sind; andernfalls liegt nach der zitierten Rechtsprechung eine unzulässige Änderung i.S.v. Art. 24 Abs. 1 PatG vor.
“Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, der Entscheid T 1919/11 der Technischen Beschwerdekammer des EPA vom 15. Mai 2013 betreffe unmittelbar die vorliegend zu beurteilende Fragestellung. Wie die Beschwerdegegnerinnen zutreffend einwenden, ist der ins Feld geführte Entscheid des EPA nicht einschlägig: Dieser betraf einen Fall, in dem der ursprüngliche Patentanspruch einzig eine obere Grenze einer Konzentration von Silber ("900μM or less") vorsah und demnach zu beurteilen war, ob der nachträglich eingeführte Wertebereich ("at least 1μM to less than 200μM") in der Beschreibung offenbart war, die zwei Werte in zwei verschiedenen Sätzen aufführte (E. 2.2.2). Im zu beurteilenden Fall war der in den geänderten Ansprüchen aufgeführte untere und obere Wert demgegenüber jeweils bereits in den ursprünglichen Fassungen der Ansprüche enthalten. Die Vorinstanz hat daher folgerichtig in Auslegung der erteilten Ansprüche 4 und 7 geprüft, ob sich die nunmehr beanspruchten Wertebereiche bereits aus den ursprünglichen Ansprüchen ergaben. Trifft dies zu, liegt keine nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unzulässige Änderung vor und stösst auch der Vorwurf der Verletzung von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ins Leere.”
In den vorliegenden Fällen wurde ein Teilverzicht nach Art. 24 PatG während bzw. im Verlauf eines Gerichtsverfahrens beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum beantragt; das IGE genehmigte die Anträge und die eingeschränkten schweizerischen Teile wurden in Swissreg publiziert. Die Verfahren wurden danach weitergeführt.
“Es sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten - insbesondere aktuellen, früheren oder potentiellen Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1 - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder deren 'X.________' oder 'Y.________' Technologie würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP yyy des europäischen Patents EP xxx verletzen. IX. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin." B.b. Am 7. Mai 2020 erfolgte das Fachrichtervotum, zu dem die Parteien jeweils mit Eingabe vom 19. Juni 2020 Stellung nahmen. Ebenfalls mit Eingabe vom 19. Juni 2020 teilte die Klägerin mit, dass sie beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Teilverzicht des Klagepatents im Sinne von Art. 24 PatG gestellt habe. Am 17. August 2020 teilte die Klägerin mit, dass der Antrag auf Teilverzicht vom IGE gutgeheissen und das eingeschränkte Patent EP yyy am 14. August 2020 publiziert worden sei. Am 3. September 2020 fand die Hauptverhandlung statt. B.c. Mit Urteil vom 14. Dezember 2020 schrieb das Bundespatentgericht die Hauptklage (Patentverletzung) im Umfang der Rechtsbegehren Ziffern 1 bis 5 gemäss Replik zufolge Klagerückzugs als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 1). Im Übrigen wies es die Hauptklage ab (Dispositiv-Ziffer 2). Auf die Widerklage trat das Bundespatentgericht im Umfang von Rechtsbegehren VII (Feststellung Nichtverletzung) nicht ein (Dispositiv-Ziffer 3). Im Umfang von Rechtsbegehren II (Feststellung Nichtigkeit B1-Fassung) schrieb es die Widerklage als gegenstandslos ab (Dispositiv-Ziffer 4). Im Umfang von Rechtsbegehren VI (Feststellung Nichtigkeit H1-Fassung) wies es die Widerklage ab (Dispositiv-Ziffer 5). In Gutheissung von Rechtsbegehren III der Widerklage (Feststellung UWG-Verletzung) stellte das Bundespatentgericht fest, dass die Schreiben der Klägerin an die F.”
“Anspruch 3: M'3.1 Inhalationskapseln, die als Inhalationspulver M'3.2 Tiotropium M'3.3 im Gemisch mit einem physiologisch unbedenklichen Hilfsstoff enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass M'3.4 das Kapselmaterial Hydroxypropylmethylcellulose ist und M'3.5 das Kapselmaterial einen reduzierten Feuchtegehalt als TEWS- oder Halogentrockner-Feuchte von ≤ 5% aufweist M'3.6 und dass der physiologisch unbedenkliche Hilfsstoff Lactose ist." Die B.________ Ltd. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Grossbritannien. Sie hat Interesse daran, eine Tiotropium enthaltende Inhalationskapsel auf den Markt zu bringen, worin sie durch das Klagepatent behindert werden könnte. B. Mit Klage vom 24. April 2018 beantragte die Klägerin dem Bundespatentgericht, die Nichtigkeit des schweizerischen Teils von EP xxx festzustellen. Am 7. September 2018 informierte die Beklagte über den von ihr beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) veranlassten Teilverzicht im Sinne von Art. 24 PatG, der vom IGE am 6. September 2018 genehmigt und am 31. Oktober 2018 veröffentlicht wurde. Daraufhin reichte die Klägerin eine ergänzte Klageschrift ein mit unverändertem Rechtsbegehren. Die Beklagte trug auf Abweisung der Nichtigkeitsklage an. Am 20. März 2020 erstattete der referierende Richter ein Fachrichtervotum, wozu beide Parteien Stellung nahmen. Die Hauptverhandlung fand am 10. Dezember 2020 statt. Mit Urteil vom 2. Februar 2021 hiess das Bundespatentgericht die Klage gut und stellte fest, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP xxx H1 nichtig ist. Es verneinte sowohl für den unabhängigen Anspruch 1 als auch für den unabhängigen Anspruch 3 die erfinderische Tätigkeit. C. Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts vom 2. Februar 2021 sei in Bezug auf Anspruch 3 des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP xxx H1 (veröffentlicht im schweizerischen Patentregister Swissreg am 31. Oktober 2018) aufzuheben.”
Durch teilweisen Verzicht wird der Schutzbereich durch das gezielte Streichen oder die Wiedereinfügung von Anspruchsformulierungen konkretisiert; dies kann zu einer Einschränkung oder Wiederherstellung bestimmter Varianten des Anspruchs führen (vgl. Beispiel der Wiedereinführung einer Formulierung in der Rechtsprechung).
“Folgendes aus: "Des Weiteren wird der Anspruch auf in der erteilten Fassung bloss 'insbesondere' oder 'vorzugsweise' beanspruchte Varianten gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG eingeschränkt. Es werden im vorliegenden Verfahren nur Werkzeugeinrichtungen beansprucht, - welche zur Verwendung mit einer Werkzeugmaschine geeignet sind, die eine sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegende Antriebseinrichtung aufweist (anstatt bloss 'insbesondere oszillierend'); - deren Anschlusseinrichtung 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche aufweist (anstatt bloss einer 'geraden Anzahl'); - deren Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen an den Übergangsberei- chen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind (anstatt bloss 'vorzugsweise'); [...]." Nachdem die Beschwerdeführerin am 19. August 2020 in ihrer Duplik beanstandet hatte, dass die Streichung von "eine gerade Anzahl" zu einer Ausweitung des Schutzbereichs und einer unzulässigen Änderung der Patentansprüche führe, reichten die Beschwerdegegnerinnen mit der Stellungnahme vom 21. September 2020 zur Duplik erneut geänderte Patentansprüche ein, die sich von den mit der Replik eingereichten einzig dadurch unterschieden, dass "eine gerade Anzahl" wieder eingeführt wurde.”
Ein beim IGE erklärter Teilverzicht nach Art. 24 PatG kann während eines anhängigen Verfahrens erfolgen. Ein solcher, vom IGE genehmigter und publizierter Teilverzicht kann für das Gericht relevant werden, weil er das Streitobjekt verändert und damit die Klage- oder Widerklageanträge beeinflussen kann (z. B. noch vor der Urteilsfällung).
“Es sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten - insbesondere aktuellen, früheren oder potentiellen Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1 - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder deren 'X.________' oder 'Y.________' Technologie würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP yyy des europäischen Patents EP xxx verletzen. IX. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin." B.b. Am 7. Mai 2020 erfolgte das Fachrichtervotum, zu dem die Parteien jeweils mit Eingabe vom 19. Juni 2020 Stellung nahmen. Ebenfalls mit Eingabe vom 19. Juni 2020 teilte die Klägerin mit, dass sie beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Teilverzicht des Klagepatents im Sinne von Art. 24 PatG gestellt habe. Am 17. August 2020 teilte die Klägerin mit, dass der Antrag auf Teilverzicht vom IGE gutgeheissen und das eingeschränkte Patent EP yyy am 14. August 2020 publiziert worden sei. Am 3. September 2020 fand die Hauptverhandlung statt. B.c. Mit Urteil vom 14. Dezember 2020 schrieb das Bundespatentgericht die Hauptklage (Patentverletzung) im Umfang der Rechtsbegehren Ziffern 1 bis 5 gemäss Replik zufolge Klagerückzugs als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 1). Im Übrigen wies es die Hauptklage ab (Dispositiv-Ziffer 2). Auf die Widerklage trat das Bundespatentgericht im Umfang von Rechtsbegehren VII (Feststellung Nichtverletzung) nicht ein (Dispositiv-Ziffer 3). Im Umfang von Rechtsbegehren II (Feststellung Nichtigkeit B1-Fassung) schrieb es die Widerklage als gegenstandslos ab (Dispositiv-Ziffer 4). Im Umfang von Rechtsbegehren VI (Feststellung Nichtigkeit H1-Fassung) wies es die Widerklage ab (Dispositiv-Ziffer 5). In Gutheissung von Rechtsbegehren III der Widerklage (Feststellung UWG-Verletzung) stellte das Bundespatentgericht fest, dass die Schreiben der Klägerin an die F.”
“Anspruch 3: M'3.1 Inhalationskapseln, die als Inhalationspulver M'3.2 Tiotropium M'3.3 im Gemisch mit einem physiologisch unbedenklichen Hilfsstoff enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass M'3.4 das Kapselmaterial Hydroxypropylmethylcellulose ist und M'3.5 das Kapselmaterial einen reduzierten Feuchtegehalt als TEWS- oder Halogentrockner-Feuchte von ≤ 5% aufweist M'3.6 und dass der physiologisch unbedenkliche Hilfsstoff Lactose ist." Die B.________ Ltd. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Grossbritannien. Sie hat Interesse daran, eine Tiotropium enthaltende Inhalationskapsel auf den Markt zu bringen, worin sie durch das Klagepatent behindert werden könnte. B. Mit Klage vom 24. April 2018 beantragte die Klägerin dem Bundespatentgericht, die Nichtigkeit des schweizerischen Teils von EP xxx festzustellen. Am 7. September 2018 informierte die Beklagte über den von ihr beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) veranlassten Teilverzicht im Sinne von Art. 24 PatG, der vom IGE am 6. September 2018 genehmigt und am 31. Oktober 2018 veröffentlicht wurde. Daraufhin reichte die Klägerin eine ergänzte Klageschrift ein mit unverändertem Rechtsbegehren. Die Beklagte trug auf Abweisung der Nichtigkeitsklage an. Am 20. März 2020 erstattete der referierende Richter ein Fachrichtervotum, wozu beide Parteien Stellung nahmen. Die Hauptverhandlung fand am 10. Dezember 2020 statt. Mit Urteil vom 2. Februar 2021 hiess das Bundespatentgericht die Klage gut und stellte fest, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP xxx H1 nichtig ist. Es verneinte sowohl für den unabhängigen Anspruch 1 als auch für den unabhängigen Anspruch 3 die erfinderische Tätigkeit. C. Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts vom 2. Februar 2021 sei in Bezug auf Anspruch 3 des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP xxx H1 (veröffentlicht im schweizerischen Patentregister Swissreg am 31. Oktober 2018) aufzuheben.”
Bei Teilverzicht können Streitigkeiten über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen auftreten. Die Praxis zeigt dies etwa, wenn Varianten, die in der erteilten Fassung nur als 'insbesondere' oder 'vorzugsweise' genannt waren, gestrichen und später wieder eingeführt werden (vgl. Beispiel zur Wiedereinführung von 'eine gerade Anzahl').
“Folgendes aus: "Des Weiteren wird der Anspruch auf in der erteilten Fassung bloss 'insbesondere' oder 'vorzugsweise' beanspruchte Varianten gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG eingeschränkt. Es werden im vorliegenden Verfahren nur Werkzeugeinrichtungen beansprucht, - welche zur Verwendung mit einer Werkzeugmaschine geeignet sind, die eine sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegende Antriebseinrichtung aufweist (anstatt bloss 'insbesondere oszillierend'); - deren Anschlusseinrichtung 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche aufweist (anstatt bloss einer 'geraden Anzahl'); - deren Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen an den Übergangsberei- chen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind (anstatt bloss 'vorzugsweise'); [...]." Nachdem die Beschwerdeführerin am 19. August 2020 in ihrer Duplik beanstandet hatte, dass die Streichung von "eine gerade Anzahl" zu einer Ausweitung des Schutzbereichs und einer unzulässigen Änderung der Patentansprüche führe, reichten die Beschwerdegegnerinnen mit der Stellungnahme vom 21. September 2020 zur Duplik erneut geänderte Patentansprüche ein, die sich von den mit der Replik eingereichten einzig dadurch unterschieden, dass "eine gerade Anzahl" wieder eingeführt wurde.”
Ein Teilverzicht nach Art. 24 PatG kann dazu führen, dass laufende Patentstreitigkeiten hinsichtlich der eingeschränkten Ansprüche als erledigt bzw. durch Klagerückzug behandelt werden.
“Es sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten - insbesondere aktuellen, früheren oder potentiellen Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1 - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder deren 'X.________' oder 'Y.________' Technologie würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP yyy des europäischen Patents EP xxx verletzen. IX. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin." B.b. Am 7. Mai 2020 erfolgte das Fachrichtervotum, zu dem die Parteien jeweils mit Eingabe vom 19. Juni 2020 Stellung nahmen. Ebenfalls mit Eingabe vom 19. Juni 2020 teilte die Klägerin mit, dass sie beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Teilverzicht des Klagepatents im Sinne von Art. 24 PatG gestellt habe. Am 17. August 2020 teilte die Klägerin mit, dass der Antrag auf Teilverzicht vom IGE gutgeheissen und das eingeschränkte Patent EP yyy am 14. August 2020 publiziert worden sei. Am 3. September 2020 fand die Hauptverhandlung statt. B.c. Mit Urteil vom 14. Dezember 2020 schrieb das Bundespatentgericht die Hauptklage (Patentverletzung) im Umfang der Rechtsbegehren Ziffern 1 bis 5 gemäss Replik zufolge Klagerückzugs als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 1). Im Übrigen wies es die Hauptklage ab (Dispositiv-Ziffer 2). Auf die Widerklage trat das Bundespatentgericht im Umfang von Rechtsbegehren VII (Feststellung Nichtverletzung) nicht ein (Dispositiv-Ziffer 3). Im Umfang von Rechtsbegehren II (Feststellung Nichtigkeit B1-Fassung) schrieb es die Widerklage als gegenstandslos ab (Dispositiv-Ziffer 4). Im Umfang von Rechtsbegehren VI (Feststellung Nichtigkeit H1-Fassung) wies es die Widerklage ab (Dispositiv-Ziffer 5). In Gutheissung von Rechtsbegehren III der Widerklage (Feststellung UWG-Verletzung) stellte das Bundespatentgericht fest, dass die Schreiben der Klägerin an die F.”