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Nach Art. 58 Abs. 2 PatG gilt der von den Beschwerdekammern des EPA entwickelte «Goldstandard»: Änderungen sind nur zulässig, wenn der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens — objektiv und mit Blick auf den Anmeldetag — den geänderten Inhalt unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Ein unzulässiges Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl durch Hinzufügen als auch durch Weglassen von Informationen erfolgen.
“Die Patentanmeldung und das Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG). Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt Art. 123 Abs. 2 EPÜ (entsprechend Art. 58 Abs. 2 PatG) eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als "Goldstandard" bezeichnet. Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann dabei sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen (BGE 147 III 337 E. 7.1.2; 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen).”
Der vom EPA entwickelte «Goldstandard» (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) ist als Prüfmassstab für die Zulässigkeitskontrolle nach Art. 58 Abs. 2 PatG heranzuziehen; dies dient der Harmonisierung des europäischen Patentrechts.
“Bevor die Vorinstanz zur Neuheitsprüfung schritt, untersuchte sie, ob die gemäss Duplik geänderten Patentansprüche zulässig sind, was sie bejahte. Dabei ging sie zutreffend vom sogenannten Goldstandard aus, wie er von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) zu Art. 123 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ; SR 0.232.142.2) entwickelt wurde und im Sinne einer Harmonisierung des europäischen Patentrechts auch als Prüfungsmassstab zu Art. 58 Abs. 2 PatG heranzuziehen ist.”
Bei Änderungen der Ansprüche kann ein Verstoss gegen Art. 58 Abs. 2 PatG dazu führen, dass die geänderten Ansprüche als nicht rechtsbeständig beurteilt werden. Werden dadurch sämtliche geltend gemachten Ansprüche nicht rechtsbeständig, kann dies zur Abweisung der Klage führen.
“Es ging von einem Mitbenützungsrecht aus, obwohl es feststellte, die Beklagte habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche (E. 3.2). Das Bundesgericht erwog, das Bundespatentgericht habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft, was nach erfolgter Rückweisung nachzuholen sei (E. 3.3). B.c. Mit Urteil vom 12. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage ab. Es erwog zunächst, der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag sei neu gegenüber dem C.________ Flyer 2005. In der Folge prüfte es in Bezug auf diesen Anspruch auch die erfinderische Tätigkeit und verneinte diese. Im Weiteren prüfte das Bundespatentgericht die Zulässigkeit der erfolgten Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag und erwog, diese erwiesen sich wegen Verstosses gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ bzw. Art. 58 Abs. 2 PatG als nicht rechtsbeständig. Damit erwiesen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig, und die Klage sei insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festgestellt worden sei, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP yyy rechtsbeständig sei. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 aufzuheben und die Klage sei gemäss den Rechtsbegehren in der Replik gutzuheissen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt, auf die Beschwerde sei insbesondere wegen fehlender Sachanträge nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 zu bestätigen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die Parteien haben repliziert und dupliziert.”
“Es ging von einem Mitbenützungsrecht aus, obwohl es feststellte, die Beklagte habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche (E. 3.2). Das Bundesgericht erwog, das Bundespatentgericht habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft, was nach erfolgter Rückweisung nachzuholen sei (E. 3.3). B.c. Mit Urteil vom 12. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage ab. Es erwog zunächst, der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag sei neu gegenüber dem C.________ Flyer 2005. In der Folge prüfte es in Bezug auf diesen Anspruch auch die erfinderische Tätigkeit und verneinte diese. Im Weiteren prüfte das Bundespatentgericht die Zulässigkeit der erfolgten Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag und erwog, diese erwiesen sich wegen Verstosses gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ bzw. Art. 58 Abs. 2 PatG als nicht rechtsbeständig. Damit erwiesen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig, und die Klage sei insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festgestellt worden sei, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP yyy rechtsbeständig sei. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 aufzuheben und die Klage sei gemäss den Rechtsbegehren in der Replik gutzuheissen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt, auf die Beschwerde sei insbesondere wegen fehlender Sachanträge nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 zu bestätigen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die Parteien haben repliziert und dupliziert.”
Bei Ergänzungen der technischen Unterlagen können frühere Fachschriftstellen als Offenbarungsquelle herangezogen werden, sofern diese im Verfahren bereits genannt bzw. offengelegt wurden; nur in diesem Fall sind solche Ergänzungen mit Art. 58 Abs. 2 PatG vereinbar.
“1 ZPO erhobene Vorwurf, ein solches allgemeines Fachwissen sei von keiner Partei plädiert und auch nicht offengelegt worden, stösst von vornherein ins Leere, wird in der Beschwerdeantwort doch aufgezeigt, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hatte, der Fachmann entnehme die Definition eines abtrennbaren Verbinders als geeigneter Linker der WO 199 auf Seite 7:3-12, wobei keine Einschränkung auf die dort offenbarten abtrennbaren Linker notwendig sei. Ausserdem wurde der erwähnte technische Zusammenhang bereits im Fachrichtervotum vom 2. Dezember 2020 (act. 59 Rz. 52) ausdrücklich erwähnt. Ebenso wenig kann der Beschwerdeführerin gefolgt werden, wenn sie es vor Bundesgericht als gerichtsnotorisch bezeichnet, dass alternativ zu einer Abspaltung des Fluoreszenzlabels die Fluoreszenzmarkierung auch etwa durch Einstrahlung mit einem geeigneten Laser "gelöscht" werden könne, und gestützt darauf behauptet, die Abspaltbarkeit des Fluoreszenzlabels durch einen "cleavable linker" sei keineswegs zwingend. Der einmal mehr erhobene Vorwurf der Willkür (Art. 9 BV) ist auch in diesem Zusammenhang unbegründet. Die Beschwerdeführerin vermag auch hinsichtlich des Merkmals "cleavable linker" in Anspruch 15 keine Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 und Art. 58 Abs. 2 PatG aufzuzeigen.”
Art. 58 Abs. 2 PatG knüpft an die Auslegung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ an: Unter dem «Gegenstand» ist nicht der Schutzbereich der Ansprüche (Art. 69 EPÜ), sondern die gesamte in der Anmeldung offenbare Darstellung zu verstehen, also Beschreibung und Zeichnungen. Änderungen der technischen Unterlagen sind daher nicht zulässig, wenn sie den Gegenstand der Anmeldung über die ursprünglich eingereichte Offenbarung hinaus erweitern.
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ in das nationale Recht überführt (BGE 147 III 337 E. 7.1.1 E. 340; 146 III 177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPÜ an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (BGE 147 III 337 E. 7.1.1; 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.”
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt ( BGE 146 III 177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische BGE 147 III 337 S. 341 Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren ( BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ 2000 zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.”
Änderungen sind unzulässig, soweit sie den Gegenstand der Anmeldung über die in der ursprünglich eingereichten Offenbarung (einschliesslich Beschreibung und Zeichnungen) enthaltenen Inhalt hinaus erweitern. Damit sollen nachträgliche Weiterentwicklungen ausgeschlossen und die Öffentlichkeit vor einer überraschenden Ausdehnung des beanspruchten Schutzes geschützt werden.
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ in das nationale Recht überführt (BGE 147 III 337 E. 7.1.1 E. 340; 146 III 177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPÜ an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (BGE 147 III 337 E. 7.1.1; 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.”
“Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ in das nationale Recht überführt (BGE 147 III 337 E. 7.1.1 E. 340; 146 III 177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPÜ an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (BGE 147 III 337 E. 7.1.1; 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.”