Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028;FF 1996 II 1273). ↩
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Die OMPI‑Gazette wird elektronisch geführt und ist kostenfrei über den OMPI Madrid Monitor zugänglich. In der ersten Online‑Maske werden nur die Marke, die Registrierungsnummer, der Name der Inhaberin, das Ursprungsland, die Transaktionsart und die Gazette‑Nummer angezeigt; die vollständigen Eintragungsangaben sind durch Anklicken der Registrierungsnummer einsehbar.
“Nachdem fest steht, dass für die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Registrierung (in erster Linie) auf die Publikation in der Gazette der OMPI abzustellen ist, soll zunächst auf diese Publikation eingegangen werden. Die Gazette selber wird seit 2009 ausschliesslich elektronisch geführt und kann, wie im Übrigen auch sämtliche Angaben aus dem internationalen Markenregister, von jedermann online und kostenfrei über den sogenannten "OMPI Madrid Monitor" (ehemals: Romarin) aufgerufen werden (aufrufbar unter: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/ fr/ > Gazette OMPI; Fraefel, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 17). Wer die Publikation einer internationalen Registrierung in der Gazette aufruft, gelangt auf eine "Maske", in welcher einzig die Marke, die Registrierungsnummer, der Name der Markeninhaberin, das Ursprungsland, die Transaktionsart sowie die Gazette-Nummer dargestellt sind. Die Markenabbildung ist dabei - ähnlich einem Thumbnail - auf der Maske kleiner dargestellt als die darunterliegende und bereits in dieser Maske direkt aufrufbare elektronische Bilddatei. Da in dieser Maske nicht alle Informationen zur Eintragung ins internationale Register (vgl. E. 5.4.2.2 f. hiervor) angezeigt werden, muss der Benutzer aktiv auf die Registrierungsnummer klicken. Nur so gelangt man auf die vollständige Darstellung aller Informationen, nämlich den Registereintrag. Die darin auffindbaren Informationen und Abbildungen entsprechen jenen, welche den Markenämtern in der Notifikation mitgeteilt werden. In Bezug auf die Markenabbildung ist festzustellen, dass diese sowohl in der Gazette wie auch im internationalen Register in der Maske als Thumbnail in einer kleineren Auflösung dargestellt ist: Beim Aufrufen der elektronischen Bilddatei wird die Marke in einer grösseren Auflösung dargestellt.”
Die Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke für die Schweiz wird weder im Zeitpunkt der internationalen Registrierung noch durch die die Anmeldung registrierende Behörde geprüft.
“Anders als bei einer nationalen Marke erfolgt die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke weder im Zeitpunkt ihrer Registrierung, noch durch die die Anmeldung registrierende Behörde (Stefan Fraefel, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 46 MSchG Rz. 4). Vielmehr sind bis zum Zeitpunkt der Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke folgende Schritte zu durchlaufen:”
Bei internationaler Registrierung ist für die Bestimmung des geschützten Zeichens und des Warenverzeichnisses grundsätzlich auf die Publikation in der OMPI‑Gazette abzustellen. Die Gazette enthält die Eintragungsdaten wie im internationalen Register und entspricht inhaltlich der Notifikation an das designierte nationale Markenamt.
“In der Schweiz gilt bei der Prüfung der Schutzvoraussetzung einer internationalen Marke - im Übrigen gleich wie bei einer nationalen Marke - der Grundsatz, wonach das Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet wurde (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-2294/2018 E. 5 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Einträge bzw. Dokumente, welche belegen, wie eine internationale Marke angemeldet wurde, finden sich, wie hiervor ausgeführt, in der Eintragungsbescheinigung (vgl. E. 5.4.2.2 hiervor) und folglich in der Publikation der Eintragung ins internationale Register, also jene in der Gazette (vgl. E. 5.4.2.3 hiervor). Die Notifikation ans designierte nationale Markenamt entspricht inhaltlich der Gazette-Publikation. Daraus folgt, dass bei einer internationalen Registrierung bezüglich des geschützten Zeichens und des Warenverzeichnisses grundsätzlich auf die Publikation in der Gazette der OMPI abzustellen ist (Dorigo/ Wild, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 4).”
Die Schutzausdehnung auf die Schweiz wird dem nationalen Markenamt durch die bei Publikation erfolgende Notifikation mitgeteilt. Mit dieser Notifikation werden die Prüfungsfristen des Madrider Systems ausgelöst. Die materielle Prüfung der Schutzfähigkeit erfolgt durch das nationale Amt des bezeichneten Vertragsstaates jeweils nach dessen nationalem Recht. Für die Schweiz ist die Notifikation elektronisch bzw. sind die relevanten Akten elektronisch geführt.
“Damit erfolgt die Prüfung der Schutzfähigkeit einer internationalen Marke durch das nationale Markenamt des im Gesuch bezeichneten Vertragsstaates, und zwar nachdem dieses mittels Notifikation von der Registrierung bzw. Anmeldung der internationalen Registrierung erfahren hat (Regel 14 Abs. 1 GAFO; vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 373, S. 88; Fraefel, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). Mit der Notifikation werden die Prüfungsfristen gemäss dem Madrider System ausgelöst (vgl. Art. 5 MMP). Die Prüfung selber erfolgt jeweils gemäss der Gesetzgebung des bezeichneten Vertragsstaates (vgl. Guide du système de Madrid, Ziff. 392, S. 92).”
“Zeitgleich bzw. zeitnah an der Publikation der Registrierung in der Gazette erfolgt die sogenannte "Notification" der Schutzausdehnung an das nationale Amt des in der internationalen Anmeldung designierten Mitgliedstaates (Regel 14 Abs. 1 GAFO; Guide du système de Madrid, Ziff. 373, S. 88; Fraefel, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). In diesem Zusammenhang gilt es für die Prüfung von Schutzausdehnungen auf die Schweiz festzustellen, dass die Vorinstanz seit dem 21. Mai 2015 hierfür ausschliesslich elektronische Aktenhefte führt (Fraefel, a.a.O., Art. 40 MSchG Rz. 9; vgl. zur Bedeutung der Modalitäten der Notifikation Ling, a.a.O., S. 673 f.).”